Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "123agro.cl"

ARBITRAJE:  123AGRO.CL

En Santiago, a  25 de Enero del 2002, Gabriela Paiva Hantke, Juez Arbitro designada para resolver la disputa respecto del dominio 123agro.cl viene en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

Comparecen en autos por una parte Soc. Com. Vision, Imagen y Publicidad Ltda., representado por don Mauricio Carrasco Montenegro, abogado, para estos efectos domiciliado en Salinas 23, San Felipe, y por la otra Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., representado por don Marcos Morales Andrade, abogado y don Luis Manuel Fuentes, Estudio Silva y Cía, todos domiciliados para estos efectos en hendaya 60, piso 4º, Las Condes, partes que se diputan el nombre de dominio 123agro.cl.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES

1.- Con fecha 19 de Abril de 2001, se recibió en mi oficina la carpeta Nic 226/2000 en la cual se me proponía como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación de un árbitro arbitrador, y la renuncia de recursos procesales entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2- Con fecha 23 de Abril de 2001 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de Nic Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes por dicho medio, y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 11 de Mayo de 2001, a las 17:00 hrs., todo lo cual consta en autos.

3.- Que, con fecha 11 de Mayo de 2001 se llevó a efecto el comparendo decretado para ese día, con asistencia de don Mauricio Domingo I., en representación de Soc. Com. Visión, Imagen y Publicidad Ltda y su abogado don Mauricio Carrasco Montenegro a quién en ese acto se le otorgó poder, y de don Marcos Morales Andrade y don Luis Manuel Fuentes en representación de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. El poder de don Luis Manuel Fuentes se tiene por acompañado, en tanto el poder de don Marcos Morales Andrade se acompañará proximamente.

4.- Que en dicha  oportunidad y explorada la conciliación, las partes asistentes deciden otorgarse un plazo a fin de probablemente materializar un avenimiento, por lo que se fija un nuevo comparendo para el día 05 de Junio del 2001, en el cual, de no haber acuerdo, se fijarían las reglas del procedimiento.

5.- Que con fecha 05 de Junio de 2001, se llevó a efecto el comparendo decretado con la asistencia de don Mauricio Domingo I. y de don Mauricio Carrasco Montenegro, abogado, en representación de Soc. Com. Visión, Imagen y Publicidad, y de don Luis Manuel Fuentes, en representación de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. Vista la posiblidad de una conciliación, ésta no es posible, por lo cual se hizo necesario continuar con el procedimiento arbitral.

6.- En esa ocasión se levantó acta y se fijaron las reglas del procedimiento de acuerdo a lo previsto en la Reglamentación de Nic Chile y en el comparendo anterior.

7.- Que con fecha 25 de Junio de 2001 don Mauricio Carrasco Montenegro en representación de Soc. Com. Visión, Imagen y Publicidad solicitó una prórroga de 15 días hábiles para presentar su demanda y pruebas respecto a su derecho sobre el dominio en disputa, la cual se tuvo por presentada con fecha 28 de Junio de 2001.

8.- Que con fecha 27 de Junio de 2001 el Estudio Silva acompaña cheque por los honorarios arbitrales definitivos.

9.- Que con fecha 19 de Julio de 2001, don Mauricio Carrasco Montenegro en representación de Soc. Com. Visión, Imagen y Publicidad presentó, dentro de plazo, sus argumentos sobre su mejor derecho al nombre 123agro.cl.

10.- Que con fecha 23 de Julio de 2001, don Mauricio Domingo I., en representación de Soc. Com. Visión, Imagen y Publicidad envía diseño del sitio web 123agro.cl como prueba del buen uso del dominio 123agro.cl.

11.-Que con fecha 14 de Agosto de 2001, don Mauricio Carrasco Montenegro en representación de Soc. Com. Visión, Imagen y Pulicidad solicita se le asigne el dominio en disputa a su representada en virtud que las normas de procedimiento otorgaban al árbitro la facultad de otorgar el sominio 123agro.cl a la parte cumplidora para el caso que alguna de las partes no consignara o acompañara argumentos dentro de plazo, puesto que la parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.no habría acompañado sus argumentos, pruebas y depósito dentro de plazo.

12.- Que, por resolución de fecha 27 de Agosto de 2001 se tuvo por acompañado cheque presentado por el Estudio Silva y, en consecuencia, por pagados los honorarios arbitrales respecto de la parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., y se dejó constancia que dicha empresa no aocmpañó argumentos y pruebas sobre sus derechos en el dominio en disputa quedando en rebeldía en ese trámite. Respecto de la otra parte se tuvo por señaladas las consideraciones indicadas por don Mauricio Carrasco Montenegro en representación de Soc. Com. Visión, Imagen y Publicidad y se tuvieron por acompañados los documentos indicados en dicha presentación, y a la petición de asignación de dominio a la parte de Soc. Com. Visión, Imagen y Publicidad se decidió que dicha petición se resolvería una vez transcurridos el término de 10 días para observaciones y comentarios a los argumentos y pruebas presentados. Que el árbitro expresamente dejó constancia de la reserva de la facultad de otorgar el dominio a la parte cumplidora, en este caso Soc. Com. Visión, Imagen y Publicidad.

13.- Que, de acuerdo al procedimiento fijado en autos, don Jaime Silva Barros, en repesentación de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. presentó sus observaciones a los argumentos de la contraria y con fecha 10 de Septiembre presentó un escrito solicitando se tuvieran presentes las consideraciones ahí indicadas, todo lo cual con fecha 19 de Octubre de 2001 se tuvo por archivado en autos, con la misma salvedad de la facultad reservada indicada.

14.- Que con fecha 12 de Octubre de 2001, don Mauricio Carrasco Montenegro, en representación de Soc. Com. Visión, Imagen y Publicidad solició una audiencia con el fin de aclarar antecedentes del juicio, por lo cual con fecha 19 de Octubre se resolvió citar a las partes a una audiencia el día 25 de Octubre de 2001, a las 16:30 hrs.

15.- Que con fecha 25 de Octubre de 2001 a las 16:30 hrs. Se lleva a cabo el comparendo decretado con la asistencia de don Mauricio Carrasco Montenegro, abogado y don Mauricio Domingo I. en representación de Soc. Com. Visión, Imagen y Publicidad en donde se deja constancia que los objetivos del comparendo no se logran puesto que no hay diálogo ya que no concurre una de las partes, resolviéndose la citación de las partes a oir sentencia.

16.- Que los argumentos sostenidos por Soc. Com. Visión, Imagen y Publicidad, representado por don Mauricio Carrasco Montenegro se resumen en los siguientes:

La motivación de don Mauricio Domingo I. con respecto a otorgar información especializada al mundo agrícola nacional para beneficio del agricultor y su producción a través de Internet.

Señala que el Reglamento para el funcionamiento de Registros de Nombres de Dominios en .CL está fundado en gran parte enel Domain System Structure and Delegation y éste en el “first come, first served”.

Alega que el uso del término genérico 123agro se utiliza para indicar rapidez en la búsqueda de información agrícola, no existiendo ningún objetivo adicional.

Indica que la solicitud del nombre de dominio se ha enmarcado dentro de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento y además que en dicho Reglamento no se contienen normas que prohiban la inscripción de términos genéricos descriptivos de uso común.

Declara que al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa no violó ningún derecho derivado de propiedad intelectual y/o industrial y no se encuentra en alguna situación de comptencia desleal.

Agrega que consta en autos que el asignatario ha sido el primer solicitante del dominio.

Que en la inscripción no ha habido un uso malicioso de esta denominación, solo el aprovechamiento de un término genérico de uso común.

Señala que el reclamante de autos no puede ver afectados los derechos que provienen de los registros marcarios que le pertenecen, toda vez que al no haberse acreditado un empleo por parte del asignatario que exceda del ámbito de protección de la marca que le pertenece, mal puede afectar las potestades que asisten al reclamante como titular de sus marcas comerciales.

Además, señala que debe tenerse presente que el espectro de la propiedad marcaria es´ta limitado a los servicios o productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto ddo el especial marcode protección que arranca del derecho marcario, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominaciónen Internet por el solo hecho de tener una marca comercial.

Hace notar que en Internet, ya está asignado el nombre de dominio 123agro.com a Soc. Com Visión, Imagen y Publicidad y que está operativo dicho sitio.

Al efecto acompaña los siguientes documentos:

Entrevista realizada por el Diario La Tercera donde quedaría demostrado que el uso del genérico 123 no es interpretado como propiedad de el reclamante ni se relaciona con este.

Estudio de Valoración de Marcas realizado por Prolam, Young and Rubicam y Adimark sobre las 10 mejores marcas en Chile, donde no aparece mencionada la marca del reclamante.

17.- Que no se recibieron argumentos y pruebas dentro de plazo por la parte de empresa nacional de Telecomunicaciones si no que con posterioridad sólo en el plazo otorgado para observaciones, dicha empresa representada por don Jaime Silva Barros, se Alega que el concepto comercial que ENTEL ha creado y que ha identificado con 123, no debe ser compartido porque tal y cual lo señala el concepto “secondary meaning” el cual señala que una expresión cualquiera de origen genérico, pasa a ser distintivo e identificatorio cuando el uso y la costumbre reiterados en el tiempo  rfelacionan directa e inequívocamente a aquella con un artículo o entidad particular, lo que ayuda a entender el posicionamiento de 123 en el conciente e inconciente colectivo.

Agrega además, que su representado ENTEL hace uso de un derecho concesible que le otorgó el Estado de Chile y como tal, tiene la condición de “explotable” y “exclusivo”, por lo que el concesionario puede y debe ejercer las acciones que propendan a la protección de su inversión y de los frutos resultantes

Señala que no se puede suponer ignorancia en cuanto al significado comercial de 123, puesto que la campaña publicitaria que impulsa ENTEL abarca todos los medio de comunicación al alcance de cualquier persona, por lo que la contraparte no puede aducir desconocimiento de estos antecedentes.

Menciona un dictamen de la Corte de Dusseldorf de 1997 que extiende la protección no sólo a actos de violación de derechos marcarioso equivalentes directos, si no que también a “actos que generen un riesgo de lesión para tal derecho”. De acuerdo a ello, en muchas ocaciones se aprovecha el impulso de signos de alto renombre o notoriamente conocidos para, sin el conocimiento de su legítimo titular, registrar nombres de dominio formados exclusivamente pr esos signos o por una combinación de los mismos con otros vocablos, o bien registrar nombres de dominio con alguna pequeña variación respecto del principal, siendo 123 el signo principal de la identidad ENTEL, el dominio 123agro no sería otra cosa que una combinación del signo principal con otro vocablo y constituiría un nombre de dominio con una simple variación respecto del principal, es decir, 123.

Además, indica que el “principio first come, first serves” debe ser superado hoy por los árbitros debiéndoanalisar los distintos casos a la luz de los principios generales del derecho, por lo cual se debería tomar en cuenta toda la trayectoria, presencia, inversión publicitaria y registros marcarios a la hora de perfilar el “mejor derecho”.

Por último, señala que ENTEL es titular de una variada gama de marcas registradas y solicitadas que distinguen servicios relacionados con la red, las cuales pasa a enunciar.

Esa parte acompaña listado de marcas registradas y solicitadas que contienen por ENTEL S:A. Que contienen la expresión 123.

CONSIDERANDO

1) Las disposiciones de la Reglamentación NIC Chile que en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que revisado el material acompañado por el primer solicitante de Soc. Com. Visión, Imagen y Publicidad respecto al dominio123agro.cl, es posible acreditar el giro agrícola del portal cuya dirección es 123agro.cl., lo que permite adecuadamente delimitar su área de actividad.

3) Que dicha parte, tiene la calidad de primer solcitante y que ha demostrado usar el dominio en disputa en una actividad concreta, cual es un portal agrícola, según se detalla. No sólo bajo el sitio en .CL, si no también en .COM.

4) Que la parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. no demostró oportunamente que se vean vulnerados sus derechos marcarios, puesto que en el portal agrícola en 123agro.cl no se promocionan ninguno de los productos y servicios cubiertos por las marcas esgrimidas como registradas por parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

5) La falta de argumentos oportunos de parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. que permitan acreditar el interés y el uso que esa parte le daría al nombre de dominio 123agro.cl, y la reserva de facultades del árbitro para otorgar el dominio a la parte diligente, empresa que en su calidad de segundo solicitante estaba ciertamente en la necesidad y carga procesal de acreditar cuales eran sus derechos respecto del nombre en disputa.

6) El atendible argumento que demuestra la no intención del primer solicitante de vincularse a las actividades o servicios prestado por ENTEL, puesto que con la expresión 123 unida a la palabra AGRO quIere significar el concepto de agilidad y rapidez en su rubro, ello asociado a que precisamente el sitio en comento está activo, y existe con un fin determinado y específico como es un portal agrícola, no relacionado con los servicios de ENTEL.

7) Que a mayor abundamiento se encuentra la facultad de otorgar el dominio a la parte diligente, reservada por el árbitro.

Que en estas circunstancias, SE RESUELVE:

Se asigna el dominio  123AGRO.CL a SOC. COM. VISION, IMAGEN Y PUBLICIDAD LTDA., primer solicitante en autos.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada pudiendo el árbitro enviar copia  por correo electrónico a las partes si lo estima pertinente.

Santiago,  25 de enero del 2002.

___________________

Juez Arbitro Arbitrador

Gabriela Paiva Hantke