Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "123telefonos.cl"

Santiago, dieciséis de Noviembre de 2004.-

 

VISTOS:

Con fecha 11 de Mayo de 2004 doña Jessica Arlette Muñoz Cerda, solicitó la inscripción del nombre de dominio "123telefonos.cl".

Posteriormente, con fecha 2 de Junio de 2004 la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., domiciliada en Av. Andrés Bello Nº 2687, Piso 13, Las Condes, representada por Silva & Cía., domiciliados en  Hendaya Nº 60, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "123telefonos.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 3981 de 3 de Agosto de 2004 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante.

            En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

            A fs. 53, sólo el segundo solicitante durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

            A fs. 56 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

            A fs. 57, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "123telefonos.cl". 

            A fojas  92, se citó a las partes a oír sentencia. 

 

CONSIDERANDO:

 

PRIMERO: Que como se señaló en la parte expositiva, con fecha 11 de Mayo de 2004 doña Jessica Arlette Muñoz Cerda, domiciliada en Ortúzar Nº 492, Melipilla, solicitó la inscripción del nombre de dominio "123telefonos.cl". Que posteriormente, con fecha 2 de Junio de 2004 la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., representada por Silva & Cía., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "123telefonos.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL". Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., hizo valer sus derechos y defensas y solicitó el rechazó de las pretensiones de la primera solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa "123telefonos.cl" a su favor en razón del mejor derecho que tiene.

 TERCERO: Funda su pretensión en primer lugar señalando que el concepto que ha creado, y que ha identificado con 123, es fruto del desarrollo de una actividad dinámica, sólidamente posicionada y ampliamente reconocida en el medio chileno cuyo signo único y distintivo es 123, el que no puede ni debe ser compartido, ya que no obedece a una mera agrupación de tres números de una expresión social que implique inmediatez o el fin de un plazo perentorio, por lo que carecería de un derecho preferente sobre dicha expresión "123", sino que "123 de Entel" se ha llevado al mundo "comercial" donde se ha transformado en algo distintivo e identificatorio, ya que es portador de imagen comercial y corporativa. Que ENTEL ha transformado a la expresión "123" en la piedra angular de su identidad comercial, hasta el punto de ser hoy un elemento vivo, que dice lo que es ENTEL, anuncia y refuerza su presencia y lleva implícita su filosofía. Que cita al concepto inglés "secondary meaning" para explicar el posicionamiento en el mercado de la expresión "123" en el conciente e inconsciente colectivo, que no es otra cosa que cualquier persona hoy en Chile la asocia en forma inmediata con ENTEL.

Agrega, que ENTEL eligió 123 como su signo distintivo no por un giro antojadizo, sino que esta ejerciendo el legítimo derecho que le asiste por ser el asignatario de una concesión del Estado de Chile de un código que le permite a sus usuarios de acceder al servicio de telecomunicación "multicarrier", siendo Entel favorecido con el código "123", siendo un derecho concesible explotable y exclusivo, por lo que debe ejercer las acciones que propendan a la protección de su inversión. Que en uso de estas prerrogativas legítimas, difundió y propicio el uso de este código mediante la publicidad, convirtiéndolo no sólo en un acceso a un servicio determinado, sino en el contenedor de su identidad, habiendo realizado al respecto registros marcarios y de nombres de dominio en número apreciable. Que el primer solicitante de autos no puede desconocer todos estos antecedentes y las normas que rigen a los nombres de dominio, en especial el art. 14 del Reglamento de Nic Chile.

Por último, hace presente jurisprudencia extranjera para argumentar que el nombre de dominio en disputa es una combinación del signo principal con otro vocablo y que es una simple variación respecto del principal "123", es decir se trataría de una apropiación por vía de aducir "creación novedosa" efectuando una simple adición de un genérico a un signo notoriamente conocido y famoso.

 

CUARTO: Que a su vez, en el período respectivo de prueba sólo el segundo solicitante la rindió y para acreditar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario: 1) Listado de 140 marcas solicitadas y otras registradas a su nombre que contienen la expresión "123" y 2) Sentencia arbitral recaída en el conflicto sobre el nombre de dominio 123-WAP.cl.

QUINTO: Que de lo señalado por el segundo solicitante y la prueba rendida consta que la denominación "123", se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte del segundo solicitante y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

SEXTO: Que la segunda solicitante, la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., tiene registrada a su nombre en distintas clases del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales, entre otros servicios de telecomunicaciones vía internet, etc., de la clase 38 y entre otras, la marca comercial "123" en Chile según la documentación acompañada en autos, desde el año 2000, es decir cuatro años de antigüedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile.

SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "123telefonos.cl".

OCTAVO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "123telefonos.cl".

 

            POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

 

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio "123telefonos.cl" al segundo solicitante Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

II.- Que se rechaza la solicitud de doña Jessica Arlette Muñoz Cerda.

III.- Que cada parte pagará sus costas.

 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes. -

Déjese copia simple de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral. -

 

 

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA  ADRIANA FREDES TOLEDO.- 

Rol 35 - 2004.