Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "adimac.cl"

Mat.: sentencia definitiva adimac.cl.

 

PARTES: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION LTDA.

               ADIMARK INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA

 

En Santiago de Chile, a veintiocho de Julio de dos mil tres, en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio adimac.cl, suscitado entre CONSTRUTORA Y COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRICCIÓN LTDA., RUT: 78.598.390-4, y ADIMARK INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA, RUT: 83.625.300-0, ya individualizados en autos, se resuelve:

VISTOS:

1.- Que con fecha 02 de mayo del año en curso se recibió de NIC Chile el Oficio N° OF02784, por el que doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como Árbitro del presente conflicto por inscripción del nombre de dominio.

2.- Que a fs. 4 por resolución de fecha trece de mayo del año dos mil tres se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes 20 de mayo del año en curso a las 15:00 horas, notificándose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 5.

3.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia del representante del segundo solicitante ADIMARK INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA, tal y como consta a fojas 6. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes por la no concurrencia de una de ellas, se fijó el procedimiento arbitral, notificándose la resolución correspondiente personalmente al segundo solicitante y por correo electrónico al primer solicitante.

4.- Que a fojas 10, la segunda solicitante ADIMARK INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA representada por el abogado Luis Eduardo Rodríguez Burr, presenta demanda arbitral, solicitando se le asigne el nombre de dominio en disputa, fundándose en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

A.- LOS HECHOS: Señala que con fecha 13 de diciembre de 2002, la Sociedad CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN LIMITADA solicitó la inscripción del nombre de dominio "adimac.cl". Sostiene que la eventual asignación del referido nombre de dominio a un tercero, en este caso a dicha sociedad, perjudica ostensiblemente los derechos de su representada, ADIMARK INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA, quien es dueña de la famosa marca registrada ADIMARK y quien además posee derechos legítimos en relación a la marca y nombre de dominio integrados precisamente por los vocablos ADIMAC.

B.- EL DERECHO:

a) Como antecedentes de derecho, esta parte invoca una serie de registros marcarios con el nombre de "ADIMARK" y "GEO-ADIMARK", los que se transcriben:

1.- "ADIMARK" N° 459.310, mixta "ETIQUETA CONSISTENTE EN LA PALABRA ADIMARK SOBRE ESTA UNA FLECHA FORMANDO UN LAZO. TODO EN COLOR NEGRO SOBRE FONDO BLANCO", para proteger productos de la clase 16, publicaciones periódicas y no periódicas. Otorgado por el Departamento de Propiedad Industrial el 29 de marzo de 1996.

2.-"ADIMARK", Registro N° 459.311, mixta "ETIQUETA CONSISTENTE EN LA PALABRA ADIMARK SOBRE ESTA UNA FLECHA FORMANDO UN LAZO. TODO EN COLOR NEGRO SOBRE FONDO BLANCO." para proteger servicios de la clase 42, servicio de investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros. Otorgado por el Departamento de Propiedad Industrial el 29 de marzo de 1996.

3.-"ADIMARK", Registro N° 473.427, mixta "ETIQUETA CONSISTENTE EN LA PALABRA "ADIMARK" SOBRE ESTA UNA FLECHA FORMANDO UN LAZO. TODO EN COLOR NEGRO SOBRE FONDO BLANCO." para proteger servicios de la clase 36, servicio de desarrollo y explotación de informaciones financieras. Otorgado por el Departamento de Propiedad Industrial el 04 de diciembre de 1996.

4.-"ADIMARK", Registro N° 460.909, mixta "ETIQUETA CONSISTENTE EN LA PALABRA "ADIMARK" SOBRE ESTA UNA FLECHA FORMANDO UN LAZO. TODO EN COLOR NEGRO SOBRE FONDO BLANCO.", para proteger servicios de la clase 38, servicios electrónicos de intercambio de documentos e información actualizada en línea de datos financieros, comerciales, económicos, jurídicos y otros de comercio exterior vía enlaces computacionales remotos, dedicados, conmutados, satelitales. Otorgado por el Departamento de Propiedad Industrial el 13 de mayo de 1996.

5.- "ADIMARK", Registro N° 494.485, mixta "ETIQUETA CONSISTENTE EN LA PALABRA "ADIMARK" SOBRE ESTA UNA FLECHA FORMANDO UN LAZO. TODO EN COLOR NEGRO SOBRE FONDO BLANCO.", para proteger servicios de la clase 35, servicio de asesoría en dirección de negocios entre ellos, estudio de mercado. Otorgado por el Departamento de Propiedad Industrial el 10 de octubre de 1997.

6.- "GEO- ADIMARK", Registro N° 615.333, denominación, para proteger servicios de las clases 35, 36 y 42. Otorgado por el Departamento de Propiedad Industrial el 2 de enero de 2002.

Clase 35: Servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada, servicios de asesoría en dirección de negocios, servicios de distribución de muestras directamente o por correo, servicios de registro, transcripción, composición, transmisión o grabación de comunicaciones escritas.

Clase 36: Servicios de instituciones bancarias, de ahorro y compañías de seguros, servicios financieros, de fondos mutuos, de inversiones de corredores de valores y bienes, de agencias de cambios, de clearing, de leasing, de cooperativas de créditos, de administradoras y enajenadoras de inmuebles y de alquiler de todo tipo.

Clase 42: Servicios de asesorías, consultas profesionales y técnica correspondiente a servicios de ingeniería, geología, economía, administración y otros servicios conexos, servicios de computación integral.

b) Además invoca los siguientes nombres de dominio inscritos a nombre de "ADIMARK INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA": i.- Nombre de dominio "ADIMARK.CL"; ii.- "ADIMARKQUALITY.CL"; iii.- "GEOADIMARK.CL",

c) En tercer lugar, hace presente las causales por las cuales considera que la solicitud de inscripción del nombre de dominio "adimac.cl" por parte de la sociedad CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN LIMITADA es abusiva. Argumenta que la letra a) del artículo 22 del Reglamento del ramo, establece como requisitos fundamentales, para que la inscripción sea ABUSIVA, los siguientes: Artículo 22 letra a): "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

c.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe".

Continúa señalando que sin duda alguna que la eventual inscripción del nombre de dominio "adimac.cl" a nombre de la sociedad CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION LIMITADA se enmarca dentro de las causales de una inscripción abusiva y de mala fe señaladas, fundando su apreciación en que esa parte no se presentó a la primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento.

De su parte, estima que siendo su representada dueña de los registros marcarios "ADIMARK" se ve respaldado su mejor derecho sobre el vocablo ADIMAC para distinguir precisamente servicios relacionados con el giro que es propio de su representada en la clase 42.

Además de lo anterior, hace presente la afama y trayectoria de la empresa Adimark Ltda., en Chile como una empresa especializada en la Investigación de Mercados y Opinión Pública con sede principal en Santiago de Chile. Señala que presta servicios de diseño y realización completa de estudios de tipo cuantitativo, y cualitativo, encuestas en muestras probabilísticas, estudios de "focusgroups" y otras herramientas de recolección y análisis de información. Agrega que además de la capacidad de implementación de tales proyectos, su equipo humano, experiencia y recursos técnicos proporcionan una sofisticada capacidad de diagnóstico, basado en resultados de investigación, aplicables a empresas privadas, gobierno, e instituciones sin fines de lucro.

Señala que Adimark fue fundado en Chile en 1974, y ha alcanzado una posición de liderazgo en el campo de su competencia, que presta servicios a las más importantes empresas, nacionales e internacionales, que operan en la región, organismos públicos, empresas del Estado, e incluso los gobiernos, muchos de los cuales utilizan sus servicios en forma regular. Agrega que su desarrollo se ha acelerado en los últimos años y los servicios se han diversificado, contando actualmente con varias sociedades filiales, entre las que destaca : Adimark Investigaciones de Mercado Ltda.; Alela Ltda., Recolección y tratamiento de datos; Geo-Adimark S.A. Servicios de análisis geográfico; Adimark Comunicaciones. División servicios a medios de comunicación; Collect Investigaciones de Mercado S.A. Investigaciones de mercado.

Sostiene que el equipo de personas que se desempeña en Adimark está constituido por profesionales de reconocido prestigio. Ellos combinan una sólida formación en las bases técnicas de investigación con un excelente conocimiento y experiencia del "mundo real" de los mercados, los consumidores y los negocios, además de una vasta y repetida experiencia en la investigación de temas sociales. Agrega que calidad en el diseño de investigación, estricto control de calidad en las diferentes fases del proceso, cumplimiento de plazos y un cultivado espíritu de servicio a sus clientes son objetivos como investigadores de mercado. Además, señala que Adimark dispone de una completa infraestructura propia para realizar directamente el proceso completo de la obtención y el análisis de la información, lo que le permite asegurar los más altos estándares de calidad posibles en la industria. Entre ello destaca: Completo departamento de Terreno, con presencia en las principales ciudades, y más de 300 encuestadores disponibles permanentemente; Unidad para entrevistas telefónicas. Consta de 25 posiciones de trabajo, con equipamiento y operarias entrenadas y dedicadas exclusivamente a investigación. (No se realiza tele-marketing); Capacidad de procesamiento y análisis de datos con técnicas estadísticas sofisticadas. Análisis multivariable, Cluster Analysis, Segmentación, Chaid, Análisis geográfico vía GIS (Geographic Information System) y otras; Salas propias completamente equipadas para la realización de "Focus Groups".

Continúa diciendo que su representada se ha destacado tanto en el ámbito nacional e internacional por su marca comercial "ADIMARK" que ha usado durante todos estos años para distinguir la conocida y famosa empresa especializada en la Investigación de Mercados y Opinión Pública, que acredita con fotocopias de la página web www.adimark.cl que acompaña, del brochure de ADIMARK y cuadros estadísticos del número de visitantes a la página web: www.adimark.com.

Destaca de los cuadros estadísticos acompañados el número de visitantes únicos entre enero y mayo del año 2001, el page view y tiempo/sesión, la participación de visitas en el sitio Adimark.com areas del sitio (Page view-promedio últimos 12 meses), el tráfico por horas (promedio) y la distribución por día de las visitas al sitio web www.adimark.com.

Sostiene luego que cree imposible un "desconocimiento" de parte de la sociedad CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN LIMITADA, de la marca registrada ADIMARK, de propiedad de su representada, la cual posee una antigua e incuestionable trayectoria y prestigio a nivel nacional. Agrega que esa parte no puede pretender mediante la vía de solicitar el nombre de dominio "adimac.cl" apropiarse de dicho dominio, atendidos los derechos o intereses legítimos con respecto a dicho nombre de dominio que detenta su parte, tal como lo prescribe el artículo 22 letra b) del Reglamento de NIC Chile.

Agrega que la jurisprudencia ya ha recogido este criterio de otorgar el nombre de dominio al segundo solicitante cuando existe mala fe o inactividad del primer solicitante, no acogiendo el principio "first come first served ", dicha jurisprudencia se encuentra en el fallo del Juicio Arbitral por el nombre de dominio "sta-emilia.cl" de fecha 2 de junio de 2003, dictado por la juez árbitro Lorena Donoso Abarca el cual acompaño en estos autos, que señala en las partes considerativa y resolutiva lo siguiente: "Que la primera solicitante no se apersonó ni allegó antecedentes probatorios a estos autos por lo que habrá que discurrir derechamente en torno a si la segunda solicitante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio sta-emilia.cl, disputado en estos autos al punto que permita romper el principio "first come first served" que como actualización tecnológica del viejo aforismo jurídico prior in tempore prior in iure inspira la solución de conflictos por asignación de nombres de en Internet..

QUINTO: Que en todo caso, habiéndose constatado el uso de los nombres de dominio que esta parte invoca, se ha constatado que sólo utiliza aquel que lleva al sitio web URL http:// www.santiaemiliana.cl, mientras que en los restantes sólo aparece el mensaje "sitio protegido". Al respecto esta árbitro estima que estos antecedentes hacen presumir fundadamente que la intención del segundo solicitante es la identificarse en la Red bajo esta única denominación, la que conforme a los criterios de distintividad secundaria, sí podría analizarse bajo los parámetros invocados.

SÉPTIMO: Que, en todo caso, sólo esta parte se ha apersonado en estos autos, ha allegado pruebas y antecedentes al mismo, con lo cual ha demostrado al menos un interés legítimo en la cadena de caracteres en disputa. A su vez, la inactividad del primer solicitante hacen presumir su falta de interés en el registro dominio el que además se ve reflejado en que, como ha constatado este árbitro, el dominio a esta fecha aún no se ha activado".

SE RESUELVE: Asígnese el nombre de dominio "sta-emilia.cl" al segundo solicitante BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA EMILIANA S.A., ya individualizada en autos.".

Concluye que esa parte considera que se debe seguir la misma lógica y jurisprudencia emanada del fallo transcrito y asignar el nombre de dominio al segundo solicitante del nombre de dominio "adimac.cl", toda vez que ADIMARK ha demostrado que utiliza el nombre de dominio ADIMARK.CL Y ADIMARK-COM, con los cuales se direcciona a su página web y se "ha apersonado en el juicio allegando pruebas y antecedentes al mismo, con lo cual ha demostrado al menos un interés legítimo en la cadena de caracteres en disputa. A su vez, la inactividad del primer solicitante hacen presumir su falta de interés en el registro de dominio materia de autos".

Asimismo, considera que, desde el momento de ingresar la solicitud de nombre de dominio "adimac.cl", la contraparte debió o debía estar en conocimiento del registro de marca ADIMARK cuyo primer registro fue otorgado el 29 de marzo de 1996 pues resulta de toda lógica el interés previo en saber si el dominio que se pretende registrar está disponible o que no afecte legítimos intereses de terceros. Mas bien, estará en conocimiento de la sociedad CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN LIMITADA, que la utilización del nombre de dominio, para propósitos comerciales, podría eventualmente significar un grave atentado en contra de las disposiciones establecidas en la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial, la cual, en su artículo 28 letras a) y b), expresamente dispone:

"Artículo 28.- Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 unidades mensuales:

a.- Los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del clasificador vigente.

b.- Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada."

Sostiene que sin lugar a dudas el nombre de dominio en disputa inscrito a nombre de un tercero ajeno a su representada, es causal de todo tipo de error y confusión entre los consumidores y usuarios de Internet quienes tendrán la más plena convicción acerca de una total inactividad del sitio web de su representada, lo que perjudica gravemente sus intereses. Lo que resulta ser más grave aún, si consideramos el desarrollo en materia de comercio electrónico en este último tiempo, medio del cual estaría siendo privada su representada para poder ejercerlo, con el consiguiente perjuicio económico a que se está viendo expuesta, al no lograr desarrollar sus actividades comerciales libre de obstáculos, usando para sí en la red la palabra ADIMAC.

Agrega como antecedente de derecho adicional lo señalado por el Sr. Juez Arbitro del NIC Chile don Andrés Echeverría Bunster en el "Fallo por Arbitraje de dominio "todochile.cl" de fecha 3 de abril de 2002, pág. 20, punto XVIII.

Concluye su argumentación indicando que todos los fundamentos expresados a lo largo de su presentación, resultan suficientes para concluir que su representada ADIMARK INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA tiene un mejor derecho que la sociedad CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN LIMITADA, para que se le asigne el nombre de dominio "adimac.cl".

En el petitorio solicita que de acuerdo lo dispuesto en las normas reguladoras de la materia y antecedentes expuestos en lo principal de su presentación, se tenga en consideración el mejor derecho de su representada para ser titular del nombre de domino "adimac.cl" y en definitiva sea asignado a nombre de ADIMARK INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA.

5.- Que a fs. 71 se tienen por interpuestas las alegaciones de mejor derecho de parte del segundo solicitante. Se da traslado de ellas y se tiene por acompañados los documentos, ordenándose agregar a los autos.

6.- Que la primera solicitante no se apersonó en autos ni agregó antecedentes probatorios a favor de su mejor derecho.

7.- Que a fs. 72 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en su fase tecnológica se ha plasmado en el aformismo anglosajón "first come first served" sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita sea el único servido. Este principio que opera plenamente en caso de igualdad entre las partes, sólo podrá desatenderse en aquellos casos en que este equilibrio se rompa por algunas de las causales que la legislación, reglamentos técnicos, doctrina o jurisprudencia reconocen. Es así como para la apreciación de estas circunstancias en nuestro ámbito se ha previsto una solución arbitral, en que el tribunal que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

SEGUNDO: Que en general se estima que provoca desequilibrio entre las partes el que una de ellas realiza su inscripción de mala fe, la que, acorde a los principios generales habrá de acreditarse con antecedentes clarosy concretos, por cuanto la  buena fe se presume respecto de los solicitantes mientras no se acredite lo contrario. En concreto, en materia de nombres de dominio, el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema de Nombres de Dominio en Chile, entre las causales de revocación, considera aquellas que se refieren a inscripciones abusivas, que hace consistir en a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. A su vez, considera que serán antecedentes para considerar que el solicitante ha obrado de mala fe: a.- Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio; b.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta; c.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia; d.- Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.  

TERCERO:Que la segunda solicitante sostiene la mala fe de la primera solicitante en la fama y notoriedad de la empresa ADIMARK y en las inscripciones marcarias que acredita con la siguiente documental, no objetada de contrario:

a)       Seis fotocopias simples de títulos de registros de la marca "ADIMARK" emanados del Departamento de Propiedad Industrial de fs. 21 a 26.

b)       Impresión de consulta al Registro de Nombres de Dominio, de fs. 27 a 37, referidos a los nombres de dominio: "ADIMARK.CL", "ADIMARKQUALITY.CL", "GEOADIMARK.CL" Y "ADIMARK.COM", los tres primeros a nombre de Adimark investigaciones de mercado, y el último a nombre de Geo Adimark S.A.

c)       Impresión de páginas web del sitio cuyo URL es www.geoadimark.com. de fs. 38 y 42.

d)       Impresión de fallo del fallo por Arbitraje de dominio "sta-emilia.cl" dictado con fecha 2 de junio de 2003 por la juez árbitro de NIC Chile Lorena Donoso Abarca de fs. 43 a 48.

e)       Impresión de páginas web del sitio cuyo URL es www.adimark.cl de fs. 49 a 60.

f)         Original y copia del brochure de ADIMARK de fs. 61 a 64.

g)       Cuadros estadísticos proporcionado por certifica.com en relación al número de visitantes al sitio web www.adimark.com de fs. 65 a 70.

CUARTO:Que el argumento marcario debe ser considerado en su real dimensión, esto es, como uno de los antecedentes a considerar en la resolución de conflictos por solicitudes competitivas, el cual debe ser aplicado en coherencia con los demás principios que inspiran esta materia. Esto por cuanto los nombres de dominio son  identificadores mnemotécnicos, que coadyuvan al funcionamiento práctico de la Red, a través de la localización de los distintos sitios Web que se levantan y mantienen en esta Red de Redes. Siendo así, a los nombres de dominio les asiste una función primaria de carácter técnico, sin que nuestro ordenamiento les haya reconocido algún carácter identificador o derecho exclusivo a la usanza del que se concede a los titulares de propiedad intelectual, industrial o incluso patronímico.

Sin perjuicio de lo anterior, hoy en día a consecuencia de su uso y de cara a los usuarios de la Red la doctrina reconoce que han adquirido de facto  un carácter identificador de los bienes y/o servicios o de sus productores o autores en su actuación en el "tercer entorno", lo que ha llevado a la doctrina a reconocer una "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida", que les hace colisionar con los signos distintivos, especialmente las marcas comerciales, sobre todo por la importancia adquirida por la Internet en las estrategias de trademarketing. Ello ha llevado a que en la resolución de los conflictos a que la inscripción de un nombre de dominio se deba analizar si la inscripción del dominio afecta derechos de terceros, a fin de evitar usos indiscriminados o abusivos de los mismos, que puedan causar perjuicios a quienes teniendo legítimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por inscripciones previas.

Sin embargo esta distintividad sólo será aplicable en aquellos casos en que la titular del dominio haya ejercido actos concretos que demuestren su voluntad de identificarse con el referido dominio, lo cual sólo podrá determinarse caso a caso, mediante el examen de los respectivos sitios web.

QUINTO: Que en el caso de autos, habiéndose acreditado la propiedad marcaria del segundo solicitante sobre los signos que invoca, habrá de considerarse si la cadena de caracteres "adimac.cl" cumple los requisitos de identidad que son requeridos para considerar que la inscripción es abusiva. Al respecto habrá de considerarse que a diferencia de las marcas el funcionamiento del sistema DNS impide que bajo el TLD .cl subsistan dos cadenas de caracteres idénticas como nombres de dominio inscrito, lo que es perfectamente posible tratándose del Registro Marcario, en que esta subsistencia es posible mientras tales cadenas se inscriban en distintas categorías del clasificador Internacional de Marcas. Asimismo, habrá que tenerse presente que por las características técnicas del sistema DNS, en que cada cadena de caracteres es única e irrepetible, no es posible sostener ligeramente el argumento de la sinonimia entre dos cadenas de caracteres alfanuméricas.

SEXTO: Que en el caso de autos, se ha constatado que la segunda solicitante detenta el dominio adimark.cl, que es el que corresponde exactamente a su marca comercial y que utiliza para la promoción de sus actividades, asimismo utiliza el dominio geoadimark.cl. Que en este sentido no es posible sostener que la segunda solicitante pueda verse perjudicada por no tener posibilidades de tener presencia en la Red. Es más siendo el dominio adimark que detenta, idéntico a la marca comercial de que es titular e invoca, con la cual es conocido en el mercado, tampoco es posible sostener que la asignación del dominio que se disputa en estos autos al primer solicitante necesariamente produzca una dilución de esta marca, en desmedro de su imagen comercial.

SEPTIMO: Que el primer solicitante no se ha apersonado en autos ni ha allegado antecedentes probatorios a los mismos, sin embargo es un criterio uniforme que esta inactividad nada puede representar a los ojos del sentenciador en cuanto a la mala fe del primer solicitante. De su parte, respecto de la falta de interés en el nombre de dominio que de ello pueda derivarse esto deberá apreciarse en forma coherente con los demás antecedentes que se han recabado, entre los que destaca que habiéndose ingresado al sitio web URL://www.adimac.cl, se ha constatado que no está en uso, sin perjuicio de mostrar un mensaje "dominio protegido". Siendo así, tratándose los dominios de localizadores mnemotécnicos derivados de la mecánica con que opera la Red, el que en su uso se llegue a páginas web vacías de contenido o con contenidos carentes de relación alguna con el dominio propiamente tal, tales como simples mensajes de bienvenida, paisajes, fotografías, etc., o incluso el mensaje "signo protegido" u otro similar nada puede llevar a concluir en cuanto a la distintividad del mismo. Es más, si bien a utilización del nombre de dominio inscrito no es un requisito para su mantención, la mera inscripción de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo constituirse con el tiempo en una práctica que entorpezca el desarrollo de la red Internet, más aún si consideramos el carácter único y exclusivo que el funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como nombre de dominio.

OCTAVO: Que, de su parte la segunda solicitante se ha apersonado en estos autos, ha allegado pruebas y antecedentes al mismo, con lo cual ha demostrado al menos un interés legítimo en la cadena de caracteres en disputa. A su vez, la inactividad del primer solicitante hacen presumir su falta de interés en el registro dominio el que además se ve reflejado en que, como ha constatado este árbitro, el dominio a esta fecha aún no se ha activado.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "adimac.cl" al segundo solicitante ADIMARK INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA ya individualizada en autos.

Fíjense los honorarios arbitrales definitivos en la suma de $250.000.- y aplíquese a los mismos la consignación efectuada en autos. Emítase la boleta de honorarios correspondiente.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

 

Resolvió: Lorena Donoso Abarca, Arbitro

 

 

 

Actúan como testigos los abogados

 

 

Paula Jervis Ortiz	Alberto Cerda Silva
RUT: 8.542.625-7	RUT: 12.472.069-9