Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "agricolagildemeister.cl"

Oficio Nic 462-2001
Patricio de la Barra Gili
Arbitro

 

Santiago, 8 de Agosto de 2003

 

En Santiago de Chile a 8 de Agosto de 2003, Patricio de la Barra Gili, Juez Arbitro, designado para resolver el conflicto suscitado respecto del dominio "agricolagildemeister.cl", Oficio Nic Nº 462-2001 viene en resolver lo siguiente:

 

Que, con fecha 19 de Abril de 2000, Agrícola Gildemeister S.A. domiciliada en Longitudinal Sur Km. 24, Región Metropolitana, solicita el nombre de dominio agrícolagildemeister.cl.

 

Que, con fecha 28 de Abril de 2000, Automotores Gildemeister S.A. domiciliado en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 2488, Santiago, solicita también el dominio agrícolagildemeister.cl y en atención a los siguientes antecedentes:

 

1) Que, con fecha 3 de Abril de 2001, se recibió carpeta legal oficio Nic Nº 462-2001 en que se me proponía como juez arbitro en el conflicto del nombre de domino agrícolagildemeister.cl.

 

2) Que, con fecha 9 de Abril de 2001, mediante carta certificada este Arbitro Arbitrador aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente, citando a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento para el día 4 de Mayo de 2001 a las 9: 30 horas en su oficina.

 

3) Que, con fecha 4 de Mayo de 2001, a la hora establecida se efectuó el comparendo de conciliación y/o fijación de procedimiento al que asiste don Christopher Doxrud en representación de Agrícola Gildemeister S.A. y don Felipe Vinagre en representación de Automotores Gildemeister S.A. En esta audiencia se fijó el procedimiento arbitral a seguir.

 

4) Que con fecha 17 Mayo de 2001, don Felipe Vinagre en representación de Agrícola Gildemeister S.A. consigna el honorario arbitral.

 

 5) Que, con fecha 17 de Mayo de 2001 se provee dicha presentación y se tiene por consignado el honorario arbitral.

 

6) Que con fecha 18 de Mayo de 2001, Agrícola Gildemeister S.A. representado por Christopher Doxrud consignó el honorario arbitral.  

 

7) Que, con fecha 22 de Mayo de 2001 se provee dicha presentación y se tiene por consignado el honorario del Señor Arbitro.

 

8) Que, con fecha 1 de Junio de 2001 Santiago Ortuzar Decombe en representación de Automotores Gildemeister S.A. y conforme a lo establecido en el procedimiento arbitral hace su presentación en la que señala lo siguiente:

 

a)     Que los señores Agrícola Gildemeister formaban parte del grupo Finning Chile S.A.-

 

b)     Que en 1996 Inversiones Finning Chile Ltda. vendió a Angar Inmobiliaria e Inversiones Ltda. la sociedad Agrícola Gildemeister S.A. dicha venta no incluyó las marcas comerciales y licencias sobre las mismas.

 

c)      Que, Finning Chile S.A. en su calidad de titular de la marca a nombre de Gildemeister se comprometió a autorizar a Agrícola Gildemeister el uso de la marca comercial Agrícola Gildemeister sólo para actividades, negocio, líneas desarrolladas por esta empresa a esa fecha.

 

d)     Que, dicha carta de compromiso se extendió el 28 de Noviembre de 1997.

 

e)     Que, en dicha carta de compromiso se deja constancia que se trata de uso exclusivo y limitado, que Finning Chile S.A. otorga en su calidad de dueño de la marca registrada "GILDEMEISTER".

 

f)        Que, mediante contrato otorgado por escritura pública de 24 de 2001 ante el Notario Público don Eduardo Pinto Peralta, Automotores Gildemeister S.A. ha comprado Finning Chile S.A. 4 registros de la marca GILDEMEISTER en diversas clases de productos y servicios adquiriendo así ésta la propiedad plena de esta marca.

 

g)     Que, hoy en día, la marca GILDEMEISTER se encuentra  inscrita a su nombre bajo los registros Nº 427.175 en clase 7 y 9; 427.176 para servicios de las clases 35 y 37; registro "G" Nº 427.177 para establecimiento comercial de toda clase de productos en todas las regiones del país y "G" 427.178, que distingue servicios de las clases 35 y 37.

 

h)     Que, asimismo tiene inscritos los siguientes nombres de dominio: agrícola-gildemeister.cl; agromeister.cl; automeister.cl y gildemeister.cl.

 

i)        Que, en su calidad de dueño de la marca "GILDEMEISTER" mediante carta del 13 de Marzo de 2001, otorgó un plazo de 6 meses a Agrícola Gildemeister a fin que ésta dejara de utilizar la expresión Agrícola Gildemeister que poseía en virtud de la autorización de uso que le concedió Finning Chile S.A.

 

j)        Que, según consta de los fallos que se acompañan referentes a la marca "AGRICOLA GILDEMEISTER" , "AG AGRICOLA GILDEMEISTER", "AUTOMOTORES GILDEMEISTER DIVISION AGRICOLA",  en la actualidad Automotores Gildemeister S.A ha ganado una serie de juicios marcarios referentes a dichas expresiones.

 

k)      Que, Agrícola Gildemeister S.A. en la actualidad no tiene solicitudes ni registros de marcas con la marca "AGRICOLA GILDEMEISTER".

 

l)        Que, por consiguiente la denominación "AGRICOLA GILDEMEISTER" es de propiedad de Automotriz Gildemeister S.A. y que el nombre de dominio solicitado en autos sólo pretende distinguir otra clase de productos dentro del rubro agrícola, por lo que no existen fundadas razones para conceder el registro del dominio.

 

9) Que, con fecha 4 de Junio de 2001 y conforme a lo establecido en la fijación del procedimiento arbitral don Andrés Echeverría Bunster en representación de Agrícola Gildemeister S.A. viene en evacuar el traslado y en hacer su presentación argumentando las razones por las que a su juicio tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio agricolagildemeister.cl, señalando lo siguiente:

 

a)     Que, Agrícola Gildemeister S.A. y Automotora Gildemeister S.A. tienen su origen y división de que fuera objeto la sociedad Gildemeister S.A.C. el año 1992.

 

b)     Que, Finning Chile S.A. es la  continuadora legal de la sociedad Gildemeister S.A C. constituida en 1953.

 

c)      Que, Finning Chile Ltda. sociedad canadiense y adquirió los derechos de Sociedad de Inversiones El Tilo S.A. y Anturium N.V., en la sociedad Finning Chile S.A.

 

d)     Que, Agrícola Gildemeister S.A. al igual que Automotores Gildemeister S.A. fueron divisiones de la empresa Gildemeister S.A.C., que en el caso de mi representada adquirió plena independencia en 1992, operando desde ese entonces en el mercado nacional a través de su razón social Agrícola Gildemeister S.A.

 

e)     Que, sin embargo, la existencia Agrícola Gildemeister S.A. como división comercial Gildemeister Sociedad Anónima Comercial data de principios de siglo.

 

f)        Que, según consta de los documentos que se acompañan en un otrosí y de la numerosísima documentación correspondiente a publicidad y presentaciones la revista del campo del Diario El Mercurio, Publiguias, Páginas Amarillas, Facturas, la expresión Agrícola Gildemeister S.A. ha sido la forma natural y obvia de individualizar a la compañía de dicho desde principios del  año 1953.

 

g)     Que, mediante diversos fallos fueron acogidas las oposiciones presentadas por Agrícola Gildemeister S.A. y Finning Chile S.A. rechazándose las marcas pedidas por Automotores Gildemeister S.A en todo lo relacionado con los productos de la clase 7.

 

h)     Que, Automotores Gildemeister S.A. reiteradamente a tratado de apropiarse de las expresiones AGRICOLA GILDEMEISTER en distintas versiones todo lo cual evidentemente con la única intención de apropiarse de la razón social de mi mandante.

 

i)        Que, la buena fe con que ha actuado Agrícola Gildemeister S.A está de manifiesto sobre todo si efectúa un análisis del contenido de la Hoja Web de Agrícolagildemeister.cl donde aparecen las actividades que desarrolla mi mandante.

 

19) Que, con fecha 5 de Junio de 2001 se proveyó la presentación efectuada por Agrícola Gildemeister S.A. y se notificó a la otra parte por correo electrónico.

 

20) Que, con fecha 20 de Junio de 2001 Christopher Doxrud Garcia-Huidobro en representación de Agrícola Gildemeister S.A. evacua el traslado de la presentación efectuada por Automotores Gildemeister S.A. en dicha presentación reitera argumentos  ya enunciados en su presentación inicial.

 

21) Que, con fecha 12 de Abril de 2002 don Santiago Ortúzar Decomber en representación de Automotores Gildemeister S.A. reitera los argumentos enunciados en su presentación principal y solicita se reciba la causa a prueba.

 

22) Que, con fecha 2 de Mayo de 2003, se recibe la causa a prueba y se fijan los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Dicha resolución es notificada tanto por correo electrónico como por fax.

 

23) Que, con fecha 9 de Mayo de 2003, don Rodrigo Puchi en representación de Automotores Gildemeister S.A, acompaña los siguientes documentos:

 

·        Copia del registro de la marca GILDEMEISTER en clase 7 y 9 concedido en 1994.

 

·        Copia del registro de la marca GILDEMEISTER  para distinguir los servicios de la clase 35 y 37 concedido el 27 de Mayo de 1994.

 

·        Copia del registro de la marca "G" concedida el 27 de Mayo donde consta que el nombre de domino agricolagildemeister fue inscrito por primer vez el 17 de Octubre de 1997.

 

·        Carta compromiso de fecha 28 de Noviembre de 1997 en la que tiene el uso exclusivo del nombre GILDEMEISTER

 

·        Sentencia Nº 105764 que recae sobre al marca solicitada Agrícola Gildemeister.

 

·        Sentencia Nº 105.763 que recae sobre la marca comercial AG AGRICOLA GILDEMEISTER.

 

·        Sentencia Nº 105.765 que recae sobre al marca solicitada "AGRICOLA GILDEMEISTER".

 

·        Sentencia Nº 93.343 de 11 de Enero de 1999 que concedió la marca AUTOMOTORES GILDEMEISTER DIVISION AGRICOLA.

 

·        Sentencia Nº 105760 de 31 de Octubre de 2000 que rechazó la oposición de Agrícola Gildemeister en contra de la solicitud Nº 364.290 AGRICOLA GILDEMEISTER.

 

22) Que, con fecha 9 de Junio de 2003 don Christopher Doxrud en representación de Agrícola Gildemeister S.A acompaña los siguientes documentos.

 

Copia de los siguientes fallos:

 

·        105755,105756,105758,105759,105760,105762,105765,105766,109369,114779, en que se acogieron todas las oposiciones presentadas en contra de la marca solicitadas por Automotores Gildemeister S.A y acogiendo las oposiciones de Finning Chile S.A. y de Agrícola Gildemeister.

 

·        Impresos obtenidos en la página web Gildemeister.cl

 

·        Impresos obtenidos en el buscador de google donde se puede apreciar e individualizar la razón social de mi mandante para sus diversos links

 

23) Que, con fecha 18 de 2003 se proveyó ambas presentaciones y fueron debidamente notificadas por correo electrónico.

 

24) Que, con fecha 25 de Julio de 2003 el Señor Arbitro citó a las partes a oír sentencia.

 

CONSIDERANDO,

 

1)     Que, las disposiciones del reglamento NIC CHILE, y particularmente el art. 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y no vulnere derechos de terceros.

 

2)     Que, por otra parte el mismo reglamento, en su art. 10 establece un término para que terceros que vean afectados sus derechos por la presentación de una solicitud de nombre de domino, puedan presentar una idéntica, dando inicio a un procedimiento arbitral, término dentro del cual Automotores Gildemeister S.A. presentó su solicitud por el dominio es disputa Agrícolagildemeister.cl

 

3)     Que, el segundo solicitante, esto es, Agrícola Gildemeister S.A. ha acreditado ser dueño de varias marcas comerciales  que incluyen la expresión GILDEMEISTER para varios servicios y productos, todos los cuales fueron debidamente acompañados durante el proceso y no objetados por la contraparte.

 

4)     Que, asimismo se acompañaron fallos en que indistintamente se aceptaban y se rechazaban oposiciones en contra de solicitudes de marcas presentadas por Automotores Gildemeister S.A para distinguir entre otros marcas que incluyen la expresión "G", AUTOMOTORES GILDEMEISTER, AGRICOLA GILDEMEISTER Y AG AGRICOLA GILDEMEISTER.

 

5)     Que, Agrícola Gildemeister S.A. y Automotores Gildemeister S.A. tienen su origen en la división de que fuera objeto Gildemeister S.A.C el año 1992.

 

6)     Que, Agrícola Gildemeister S.A existe como ente independiende desde el año 1992 y su razón social se tomó la sección de Gildemeister S.A.C. dedicada al rubro Agrícola.

 

7)     Que, asimismo consta en autos que el año 1997 se le dio una autorización por escrito por parte de quien ostentaba la titularidad de las marcas GILDEMEISTER para que Agrícola Gildemeister S.A pudiera utilizar la marca comercial Agrícola Gildemeister para distinguir exclusivamente los servicios y productos relacionados con el giro agrícola.

 

8)     Que, asimismo consta en el expediente que Agrícola Gildemeister S.A. como tal ha coexistido pacíficamente con Automotores Gildemeister S.A. a lo menos desde el año 1992, sin que se produjera confusión entre las actividades en que se desempeña uno y el otro.

 

9)     Que, este Arbitro no puede negar que respecto a la marca comercial GILDEMEISTER goza de preferencia Automotores Gildemeister S.A, desde el momento que además de tenerla válidamente registrada para innumerables productos y servicios desde el año 1994, la emplea para dichos productos y servicios, tal como consta de los documentos que en su oportunidad fueron acompañados por esta.

 

10)Que, sin perjuicio de lo anterior, Agrícola Gildemeister S.A tiene el legítimo derecho de inscribir como nombre de dominio la razón social que la identifica en el mercado y que ha utilizado ininterrumpidamente a lo menos desde el año 1992, esto es con anterioridad a la fecha de los registros de las marcas GILDEMEISTER, acompañados a este expediente por Automotores Gildemeister S.A.

 

11)Que, en estas circunstancias y no obstante los derechos que ostenta Automotores Gildemeister S.A, estos no pueden sobreponerse al legítimo derecho que tiene Agrícola Gildemeister S.A para utilizar en la red su razón social, que además ha coexistido durante todo este tiempo con las marcas y la razón social de Automotores Gildemeister S.A

 

12)Que, en estas circunstancias, el hecho de tener registrada una marca comercial no necesariamente determina un mejor derecho sobre el nombre de dominio pues deben ponderarse también los derechos de que goza cada una de las partes.

 

13)Que, según consta de los antecedentes acompañados, la solicitud por parte de Agrícola Gildemeister S.A corresponde simplemente al legítimo derecho de inscribir como nombre de dominio su razón social  que por lo demás es  la forma natural y obvia como es individualizada en el mercado por parte de los consumidores que objetivamente lo buscan. De lo anterior, se puede deducir que Agrícola Gildemeister ha solicitado el dominio con la legítima intención de utilizarlo para identificarse en la red tal como lo hace actualmente en los medios tangibles de difusión, como son las  páginas amarillas, diarios, revistas, etc..

 

14)Que, en este sentido no cabe ninguna duda que Agrícola Gildemeister S.A. goza de preferencia para la asignación del nombre de dominio desde el momento que solicitó el dominio primero, por lo que cabe también aplicar el principio del first come first served.

 

15)Que, frente a esta circunstancia a juicio de este Arbitro corresponde aceptar los argumentos de Agrícola Gildemeister S.A y rechazar las de Automotores Gildemeister S.A.

 

 

 

VISTOS SE RESUELVE,

 

Asígnese el nombre de dominio a agrícolagildemester.cl a Agrícola Gildemeister S.A.

 

Que, respecto a las costas cada una de las partes se hará cargo de las mismas.

 

Santiago 8 de Agosto de 2002

 

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada.