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Sentencias Arbitrales
sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos |
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Fallo por Arbitraje de dominio "amarillasmercantil.cl"
Santiago, diecisiete de junio de dos mil tres.
VISTOS:
PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "amarillasmercantil.cl", siendo partes Chilnet S.A., domiciliado en Av. Las Torres 1375 C, Huechuraba, e Impresora y Comercial Publiguías S.A., domiciliada en Av. Santa María N° 0792, Providencia, Santiago.
SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación en Huérfanos 779, oficina 701, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 7 y siguientes.
TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El primero asistió representado por don James Brierley Basagoitía y el Segundo por doña Carla Pacheco Morales, quienes exhibieron los poderes respectivos. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.
CUARTO: Que, a fojas 25 y siguientes consta que el Árbitro que suscribe puso en conocimiento de las partes la circunstancia de que desarrolla labores remuneradas para la empresa Telefónica Móvil de Chile S.A. En base a ello, el Primer Solicitante presentó a fojas 26 una recusación amistosa que fue rechazada por este Tribunal en la sentencia interlocutoria que rola a fs.60.
QUINTO: Que, dentro de plazo, a fojas 72 el Primer Solicitante deduce demanda de mejor derecho para asignación de nombre de dominio y acompaña documentos, con citación.
Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:
a) Que Chilnet S.A. es una empresa dedicada a desarrollar actividades en el rubro de los directorios desde 1990. Desde 1991 opera con su producto denominado "Guía de Empresas Chilnet", antes llamado "Indifax", y que se trataría de la más completa y poderosa base de datos, contando con más de 75.000 empresas indexadas en todo Chile.
b) Que la misión de su representada es entregar las mejores soluciones para el desarrollo de las empresas. Para ello, incorporó su guía de empresas internet en el sitio "www.chilnet.cl" para ofrecer mayores herramientas de búsqueda a sus clientes.
c) Que en el ámbito de internet, su representada opera entonces con tres portales, a saber: "www.chilnet.cl", "www.mercantil.com" y "www.amarillas.com".
d) Invoca en su favor el principio "first come, first served"
e) Señala que se encuentran inscritas a su nombre las marcas "mercantil", "mercantil.com", "mercantil.com descubriendo américa", "mercantil.com redescubriendo américa", "Chilnet yellow pages" y "Chilnet.cl miembro de amarillas.com". Que en virtud de ello, parte del nombre de dominio solicitado corresponde a una marca comercial para la cual su representada ya ha obtenido protección.
f) Que la primera parte del nombre de dominio en disputa corresponde a una expresión genérica "amarillas" que es indicativa a nivel mundial del rubro de directorios y en el cual Chilnet desarrolla sus negocios. Se trata de una denominación genérica de una industria que consiste en guías o directorios de empresas, personas o actividades, etc. Respecto de expresiones genéricas, el derecho marcario siempre ha sostenido la tesis de que están en el dominio público y de tal forma pueden ser usadas libremente por cualquier persona. De otro modo, se permitiría el establecimiento de un monopolio sobre los productos que utilizaren una marca genérica.
g) Que la propia segunda solicitante habría reconocido la condición de genérica de la expresión "amarillas" en la tramitación de un proceso marcario relacionado con el otorgamiento de la marca "Las Amarillas de Publiguías".
h) Que su representada actúa con un interés comercial legítimo en este negocio.
i) El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:
1. Página del sitio Web NIC Chile, según la cual Chilnet S.A. solicitó primero el dominio objeto de esta disputa, y en la cual figuran además todos los nombres de dominio que ha solicitado posteriormente su contraparte generando los conflictos respectivos, signadas con los N° 1 al 5.
2. Ejemplar Impreso de la Guía de Empresas de Chilnet del año 2001-2002, signado con el N° 6.
3. Ejemplar Impreso de la Guía de Empresas de Chilnet del año 2002-2003 signado con el N° 7.
4. Dos folletos publicitarios relativos a la Guía de Empresas Chilnet y al Portal de Negocios Chilnet.cl. en los cuales se destaca que Chilnet es una filial de Mercantil y el uso de esta marca signados con los N° 8 y 9.
5. Diskette con archivos de audio relativos a publicidad radial efectuada por Chilnet en las radios Agricultura e Infinita, signado con el N° 10.
6. Copia de 8 avisos publicitarios en Prensa: Diarios El Diario Financiero, Estrategia, La Tercera. Revista Capital, Revista Informática, numerados del 11 al 18.
7. Páginas de los sitios web www.chilnet.cl; www.mercantil.com; www.amarillas.com signadas con los números 19 al 24.
8. Información entregada por los sitios www.opensrs.org y www.nic.cl numerada del 25 al 39, que prueban los nombres de dominios .com y .cl solicitados y registrados a nombre de Chilnet S.A. o de su relacionada Mercantil.com que contienen la expresión "amarillas" y "mercantil".
9. Información entregada por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía Minería y Energía, y títulos que prueban la titularidad de las marcas concedidas a Chilnet S.A. que contienen la expresión "amarillas" y "mercantil" en los idiomas español e inglés, numerados del 40 al 53.
10.Cuatro páginas numeradas del número 54 al 57 con información de Marcas registradas en distintos países de Latinomerica a nombre de distintas empresas que contemplan la expresión amarillas.
11.Información de diferentes web Sites numerados desde el 58 al 107 indicando que Chilnet S.A. o su relacionada Mercantil son empresas de Business Directory.
12.Información entregada por el sitio www.yppa.com, sitio de la asociación de paginas amarillas de E.E.U.U., numerada desde el 108 al 111.
13.Información entregada por el sitio www.amarillas.cl (de propiedad de Comercial Publiguías S.A.) relativa a páginas amarillas en todo el mundo, separada por continente, numeradas desde el 112 al 117.
14.Información entregada por el buscador Google, numeradas del 118 al 133, que demuestran la presencia de Chilnet S.A. en el rubro y el uso de su marca mercantil.
15.Fallo del Tribunal Arbitral del Departamento de Propiedad Industrial que señalan que la expresión amarillas no es registrable por genérica, signado con el N°134.
16.Fallo del Tribunal Arbitral del Departamento de Propiedad Industrial, que contienen en sus considerandos argumentos de la contraparte según los cuales reconoce que la expresión amarillas es genérica, signado con el N° 138.
SEXTO: Que, también dentro de plazo, a fojas 222, el Segundo Solicitante presenta escrito formulando observaciones sobre el nombre de dominio en disputa y acompañando documentos, señalando que el dominio "amarillasmercantil.cl" debe serle asignado, fundamentando su mejor derecho en los siguientes argumentos:
a) Impresora y Comercial Publiguías S.A., es una compañía legalmente constituida en el año 1974 llevando por tanto en el mercado 29 años en el giro de Edición de Guías Telefónicas imprimiendo su publicación LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS, dedicada a la prestación de servicios en el área de la información, mediante la creación de una enorme base de datos constituida por información aportada por aquellas personas naturales o jurídicas interesadas en figurar en ella. Esta gran fuente de información fue primeramente puesta a disposición del público consumidor en una guía gratuita para el usuario en formato papel, por todos conocida denominada "Las Amarillas de Publiguías" también conocida popularmente como "LAS AMARILLAS" o "AMARILLAS". Dicha famosa publicación circula en la actualidad en más de 3.100.000 ejemplares a nivel nacional conjuntamente con la guía telefónica y es la principal fuente de información a la cual recurren los consumidores en materias de información y datos comerciales y empresariales. Dicha publicación, se le conoce hoy principalmente por el nombre coloquial "LAS AMARILLAS" o "AMARILLAS", dado que a oídos y ojos del consumidor dicha expresión ha pasado a ser más natural y obvia y con la cual se ha popularizado y masificado la publicación. Posteriormente, señala, con la llegada de nuevas tecnologías y la necesidad de complementar el servicio de publicación en papel ya reconocido por el público, comenzó con gran éxito, a prestar sus servicios de entrega de datos e información comercial a través de Internet bajo el dominio que es a la vez marca comercial de mi mandante WWW.AMARILLAS.CL y también LASAMARILLAS.CL, pudiendo accederse a su sitio desde cualesquiera de estos nombres de dominio, acumulando mensualmente 11.476.918 páginas vistas según estadísticas de Marzo de 2003 publicadas en la Asociación de Medios en Internet (AMI, www.ami.cl). De esta manera, el segundo solicitante llevaría ya 7 años (Septiembre 1996) operando su sitio en Internet, el cual es ampliamente identificado por el público consumidor, y el que ha sido considerado por los usuarios de Internet de Las Amarillas como una prolongación natural en el uso de los servicios del formato papel.
b) El hecho que el público consumidor asocia e identifica la expresión "LAS AMARILLAS" con el producto y servicios otorgados por Publiguías se encuentra avalado por estudios efectuados por empresas independientes como EMER GFK, en los cuales se concluye que la publicación LAS AMARILLAS DE PUBLIGUÍAS tiene la primera preferencia dentro del público consumidor con un 79 % de las preferencias en una primera mención con respecto a la notoriedad espontánea de medios para obtener información, y un 92% en el total de las menciones. A su vez en dicho estudio se demuestra que el 100% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS ESPONTÁNEAMENTE ELIGE PUBLIGUÍAS PARA BUSCAR INFORMACIÓN O DICE CONOCER ESTE PRODUCTO CUANDO SE LE MENCIONA. En todo caso, la significación y el posicionamiento que la expresión "LAS AMARILLAS" o "AMARILLAS" posee en el público consumidor, no ha sido gratuita ni obra de la casualidad, si no que se debe al hecho que Publiguías ha realizado un continuo trabajo potenciador de la expresión, tanto desde el punto de vista de los hechos, a través de una enorme inversión publicitaria, que al día de hoy situaría al segundo solicitante en el lugar número 66 de las primeras mil empresas que invierten en publicidad en Chile, tanto desde el punto de vista jurídico, obteniendo protección mediante su registros marcarios, y sin ir más lejos, en el ámbito de Internet en donde como se indicó es titular de la marca WWW.AMARILLAS.CL. Por lo anterior, señala se puede podemos afirmar que la familia de marcas de Publiguías S.A. que gira en torno a la expresión "LAS AMARILLAS" o "AMARILLAS" ha alcanzado fama y notoriedad, y dicha fama es tal que prácticamente ningún chileno de nivel cultural medio desconoce la existencia y la publicación LAS AMARILLAS.
c) Que el segundo solicitante es titular de numerosos registros de marcas relacionadas con la expresión LAS AMARILLAS, todos ellos activamente usados y publicitados. Entre otros ,cita las siguientes:
Clases
Registro
Marca
16
385284
CONSULTE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16
385285
TODO LO QUE A UD. SE LE OCURRA LO ENCONTRARA EN LAS AMARILLAS DE
9
572898
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16
572899
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
35
576041
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38
475671
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
42
475672
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16
572900
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS: LA MEJOR Y MAS COMPLETA GUIA CLASIFICADA COM..
16
582864
LAS AMARILLAS INTELIGENTES, PUBLIGUIAS S.A.
35
582623
LAS AMARILLAS INTELIGENTES, PUBLIGUIAS S.A.
16
582622
LAS AMARILLAS INTERACTIVAS, PUBLIGUIAS S.A.
35
582621
LAS AMARILLAS INTERACTIVAS, PUBLIGUIAS S.A.
16
570701
LAS AMARILLA DE PUBLIGUIAS
16
570681
LAS AMARILLAS COMUNALES
16
553022
LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16
564386
LOS CUPONES DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
35
575018
LOS CUPONES DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38
564387
LOS CUPONES DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
41
564388
LOS CUPONES DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38
580218
GUIA UTIL DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16
580213
GUIA UTIL DE LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38
588635
LAS AMARILLAS HABLADAS DE PUBLIGUIAS
38
588636
LAS AMARILLAS POR TELEFONO DE PUBLIGUIAS
16
595935
CUALQUIER COSA LO QUE A UD SE LE OCURRA LO ENCONTRARA EN LAS PAGINAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38
615872
AMARILLAS PLUS
35
615871
AMARILLAS PLUS
16
615870
AMARILLAS PLUS
38
615851
WWW.AMARILLAS.CL
16
626095
CONSULTE... CONSULTE, LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16
632086
TODO, TODO LO QUE A UD. SE LE OCURRA LO ENCONTRARA EN LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
d) Chilnet S.A. intentó solicitar protección marcaria para la expresión LAS AMARILLAS DE CHILNET, solicitud que fue rechazada por el Departamento de Propiedad Industrial en virtud de la existencia de la marca comercial del segundo solicitante "LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS". Teniendo presente que la denominación común existente en el signo solicitado y el signo registrado LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS de mi mandante es justamente la expresión LAS AMARILLAS, que duda cabe que dicho organismo no otorgó la marca LAS AMARILLAS DE CHILNET solicitada en virtud que, aún cuando dicha denominación iba acompañada del nombre o razón social de la primera solicitante, se provocarían errores o engaños en el público consumidor, debido a la naturaleza de la expresión LAS AMARILLAS, posicionada por Publiguías, no siendo suficiente la adición a la expresión de la razón social del solicitante para otorgarle novedad al signo solicitado.
e) La Internet es un medio más, un soporte más mediante el cual entregar al público una compilación intelectual como es la base de datos de información comercial de Publiguías. Natural resulta entonces, que éste pretenda distinguir plenamente su publicación y servicios por cualquier tipo de medios, incluyendo el medio virtual y principalmente a través de Internet. Además, al igual que en el ámbito marcario, Publiguías contaría con una familia de nombres de dominio que lo identifican en Internet y que cuentan en su denominación, por su puesto, con la expresión identificatoria LAS AMARILLAS, los cuales se derivan y corresponden a sub-clasificaciones precisamente del dominio LASAMARILLAS.CL o AMARILLAS.CL, todos a nombre del segundo solicitante. Dichos dominios han sido solicitados exclusivamente con el objeto de potenciar su negocio, y de responder a lo que el público espera, ya que sin duda el público espera encontrar bajo dichos dominios la base de datos o la información que entrega Publiguías y NO LA DE UN TERCERO QUE NUNCA SE HA IDENTIFICADO CON DICHA EXPRESIÓN., prestando un mejor servicio a los consumidores, y a su vez, como una forma de proteger su proyecto comercial.
f) Chilnet S.A. lleva aproximadamente 13 años en el mercado prestando servicios de publicidad e información, esto es, presta los mismos servicios y desarrolla su actividad económica en el mismo giro que Publiguías, por lo que mal pudo haber desconocido el impulso y desarrollo que éste le ha otorgado a la expresión "Las Amarillas". Lo anterior, nos lleva legítimamente a concluir que la pretensión del primer solicitante es atraer al público consumidor a su página mediante la utilización de una expresión que se ha convertido en famosa y notoria precisamente por la acción desplegada por Publiguías, y obtener el prestigio que significa la identificación con dicha expresión y que la primera solicitante no contribuyó a construir. De lo precedentemente señalado, se puede concluir que Chilnet S.A. no pudo en ningún caso desconocer el significado que la expresión "LAS AMARILLAS" o "AMARILLAS" posee en el mercado chileno dentro del giro desarrollado por las partes en disputa. Teniendo en cuenta que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido la cosa por medios legítimos y exentos de todo fraude o vicio no vemos como el primer solicitante pudo haber desconocido el hecho que Publiguías es quien ha utilizado la expresión "LAS AMARILLAS" o "AMARILLAS" y quién le ha otorgado la fama y notoriedad que dicha expresión goza dentro del público consumidor. No cabe duda que el motivo principal por el cual Chilnet S.A. solicitó el nombre de dominio amarillasmercantil.cl, fue atraer al público consumidor a su sitio, produciéndose de alguna manera una confusión con Publiguías y su buena reputación, pudiendo creer los consumidores que existe una relación comercial inexistente.
g) Por último, alega igualmente estar de buena fe en la solicitud de nombre de domino en disputa.
h) Para probar sus dichos, el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:
1. Copias de Portadas de las Guías de "Las Amarillas de Publiguias" de los años 1975 a 2003.
2. Copia Autorizada del Estudio "Hábitos de Consumo de Las Amarillas de Publiguías', Región Metropolitana", elaborado por Media Direction en el mes de Abril del año 2000.
3. Copia Autorizada de Estudio "Hábitos de Consumo 'Las Amarillas de Publiguías´, Región Metropolitana", elaborado por The Media Group en el mes de Diciembre del año 2001.
4. Copia Autorizada del Estudio "Hábitos de Consumo 'Las Amarillas de Publiguías´, Regiones", elaborado por The Media Group en el mes de Mayo del año 2002.
5. Copia Autorizada de "Publitracking Publiguias-Estudio de Monitoreo de Publicidad y Marcas", elaborado por Punto de Vista en Junio del año 2002.
6. Copia Autorizada del "Test de Logo 'Perrito' de Publiguías Chile" elaborado por EMER GFK en Julio del 2002.
7. 31 Títulos Marcarios de los registros cuya titularidad pertenecen a Impresora y Comercial Publiguías S.A.
8. Impresiones de Dominios registrados por Impresora y Comercial Publiguías en Chile, obtenidos desde la Base de datos de Nic Chile desde el año 1996.
9. Recibo de Inscripción, Declaración única y de Iniciacion de Actividades de Impresora y Comercial Publiguías S.A., de fecha 23 de Septiembre de 1974.
10.Impresión de Certificado de Audiencia Sitio www.amarillas.cl - AMI, obtenido en la Asociación de Medios On Line, correspondiente al mes de Abril del 2003.
11.Campaña Usuarios Vía Pública, Prensa, Usuarios TV "Circulo", Usuarios Radio "Circulo", Vía Pública "Circulo", Campaña TV, Campaña Prensa y Campaña Radio.
12.Selección de Piezas Promocionales e Impresos, elaborado entre los años 1997 y 2002, que acreditan que se han realizado campañas publicitarias de alto valor con abundante impresión de volantes, folletos, trípticos, carpetas promocionales y jingles publicitando la Guía de "Las Amarillas de Publiguías" o "Las Amarillas".
13.Impresión de la Base de datos del Departamento de Propiedad Industrial que acredita el rechazo del oficio de marcas solicitadas por Chilnet S.A.
SÉPTIMO: Que, a fojas 233 este Tribunal da traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus respectivas contrapartes, traslados que fueron evacuados a fojas 235 y 240. A fojas 245 se recibió la causa a prueba. A fojas 247, el Primer Solicitante acompaña nuevos documentos. Por su parte, el Segundo Solicitante, a fojas 259, presenta documentos para reforzar su derecho, y reafirma los argumentos ya señalados en su defensa. A fs. 262 se citó a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO:
OCTAVO: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en los numerales precedentes por ambos solicitantes, no fueron objetados, por lo que este Tribunal los tiene por reconocidos.
NOVENO: Que, con anterioridad al análisis de los argumentos vertidos por las partes, es deber de este Tribunal la determinación de la categoría del conflicto de autos. Por la naturaleza del nombre de dominio y de las mismas alegaciones de las partes, el grupo normativo afectado en la especie dice relación con signos distintivos empresariales y, por ello, deberá ser resuelto teniendo presente, entre otras, la legislación marcaria y aquella relativa a la competencia leal y ética mercantil.
DÉCIMO: Que, la determinación del alcance subjetivo de las conductas atribuibles a los solicitantes en este juicio será igualmente de utilidad al decidir el conflicto. En este aspecto, a juicio de este sentenciador se encuentra suficientemente acreditado en autos que ambos solicitantes tienen, en principio, el interés legítimo de utilizar la denominación "amarillasmercantil" sin un ánimo especulativo, es decir, respecto de ambos solicitantes se presume buena fe y tienen una intención comercial genuina en la utilización del nombre de dominio en disputa. En efecto, no se divisa con la contundencia que las circunstancias ameritan ni de la prueba rendida en autos que alguno de los solicitantes pretenda inscribir el nombre de dominio con el propósito transferir la inscripción a la otra parte o a su competencia; que se haya intentando la referida inscripción con el propósito de impedir al titular de la marca del servicio reflejarla en el nombre de dominio en cuestión; que se intente la inscripción del DNS con el fin preponderante de turbar los negocios de la otra parte; o que, finalmente, se intente por alguna de las partes atraer con fines de lucro a usuarios de Internet creando confusión con la marca o servicios del otro.
DÉCIMO PRIMERO: Que, atendida la buena fe presupuesta a amabas partes, la labor de este Tribunal se circunscribirá, entonces, a la determinación de cuál de los intereses contradictorios que han demostrado tener las solicitantes resulta de mayor relevancia para el derecho y merece, por tanto, la protección de la inscripción en favor del solicitante que lo sustenta.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, ambos solicitantes han esgrimido en su favor diferentes argumentos jurídicos para respaldar su mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Entre ellos, señalaron, a su turno, la protección marcaria que han recibido las expresiones "mercantil", "mercantil.cl", "amarillas.cl", "las amarillas de publiguías" y otras similares, cuya titularidad les ha sido asignada. En igual sentido, expresaron ambos solicitantes el hecho de ser titulares de nombres de dominio que les otorgarían derechos preeminentes sobre aquél en disputa, como "mercantil.cl", "amarillas.cl", "amarillas.com", lasamarillas.cl", y otros similares. Estos dos grupos de argumentos serán desestimados por este sentenciador, por cuanto la protección legal marcaria que los solicitantes han obtenido para las expresiones señaladas, como así la protección reglamentaria alcanzada para sus nombres de dominio, no resultan, a juicio de este Tribunal, suficientes para abarcar otras expresiones que modifiquen el sentido de la primera, ya sea cambiando letras en su estructura o agregándole palabras, como es el caso de autos. Tal razonamiento podría generar el efecto de que en relación con nombres de dominio que contuvieren en alguna forma las expresiones "amarillas" o "mercantil" o similares, las partes titulares de los respectivos derechos de propiedad industrial o nombres de dominio tendrían preeminencia a objeto de asignación de los DNS lo que, desde luego, es contrario principios jurídicos de envergadura tales como la competencia leal y la ética mercantil.
DÉCIMO TERCERO: Que, desestimados todos los argumentos esgrimidos por las partes en relación con las marcas comerciales y los nombres de dominio inscritos y, habiendo establecido este Tribunal que ambas partes actúan de buena fe, corresponde estudiar y ponderar la forma en que las expresiones que integran el nombre de dominio en disputa son reconocidas por los usuarios de Internet y por el público general, como pertenecientes o, al menos, indicativas de alguno de los solicitantes, y a decidir cuál de ellos se ha relacionado comercialmente de una manera más significativa con dichas expresiones, en una entidad tal que permita reconocerle el mejor derecho a su utilización e incorporación en un nombre de dominio.
DÉCIMO CUARTO: Que, en primer lugar se estudiará la naturaleza y posicionamiento del término "mercantil". En cuanto a su naturaleza, este Tribunal tendrá presente que se trata de una expresión genérica, que no designa un producto o servicio determinado, sino que corresponde a una palabra de la lengua española de uso común y que pertenece al dominio público. La definición del término, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, es "Perteneciente o relativo al mercader, a la mercancía o al comercio", con lo cual queda en evidencia que se trata de un término genérico. La circunstancia de que la expresión haya recibido protección marcaria en favor del Primer Solicitante es tan solo un dato ilustrativo del criterio utilizado por el Departamento de Propiedad Industrial para determinar la genericidad de las expresiones cuya inscripción como marca se solicita, mas no obliga a este Tribunal ni posee fuerza argumentativa para generar convencimiento respecto de la supuesta condición de palabra específica que "mercantil" pudiere tener. En cuanto al posicionamiento del término, el Primer Solicitante acreditó con holgada suficiencia la utilización que le ha dado y acompañó documentos suficientes para tener por acreditado que dicha expresión está comercialmente relacionada con su empresa. Entre estos documentos, se tuvieron a la vista fotocopias de los sitios web que son propiedad del Primer Solicitante, entre ellos www.mercantil.com y los documentos relacionados con la inscripción del término como marca a nombre del Primer Solicitante que, si bien no serán tomados en cuenta para asignar el dominio como se razonó precedentemente, bien sirven para tener por acreditados los esfuerzos de aquél para relacionar la expresión con su empresa y giro comercial.
DÉCIMO QUINTO: Que, en cuanto a la naturaleza y posicionamiento de la expresión "amarillas", resulta del todo indiscutible que se trata de una expresión genérica, dado que no solo fluye ello de su definición contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española "De color semejante al del oro, la flor de la retama, etc. Es el tercer color del espectro solar.", sino que en autos se acompañaron antecedentes suficientes para tener por acreditada dicha condición. En efecto, el Primer Solicitante acompañó un fallo del Tribunal de Marcas que determinó dicha calidad genérica, lo que ilustra a este sentenciador y le permite, integradamente con los documentos que dan cuenta de la cantidad de coincidencias encontradas para el término "amarillas" en los buscadores internet, declarar que, al igual que la expresión "mercantil", la palabra "amarillas" es una expresión genérica de la lengua castellana. Ahora bien, en lo que respecta al posicionamiento del término desde el punto de vista comercial, los numerosos documentos acompañados por el Segundo Solicitante, entre los que se cuentan estudios de mercado, encuestas, fotografías publicitarias, recortes e imágenes de guías telefónicas, permiten tener por acreditado que es el Segundo Solicitante el que, en Chile, ha dado fama y notoriedad a la expresión "amarillas" como palabra que designa el rubro de directorios telefónicos. Los documentos que acompañó el Primer Solicitante, si bien dan cuenta de la utilización que ha dado al término "amarillas", uso que, por lo demás, es totalmente ajustado a la ley por tratarse de un término genérico como ya se ha concluido, es considerablemente menos significativo a la hora de identificar comercialmente dicho término con una empresa determinada.
DÉCIMO SEXTO: Que, avanzado ya el análisis jurídico hasta la determinación del mejor derecho a la utilización del nombre de dominio, aún persiste la aparente igualdad entre los solicitantes, dada su propiedad sobre marcas, nombres de dominio y sus esfuerzos comerciales e inversión financiera por posicionar cada uno de ellos la parte del nombre de dominio en disputa que les corresponde. En efecto, es el criterio de este Tribunal que los derechos de los solicitantes al nombre de dominio en disputa son similares, sin perjuicio de lo cual, y en virtud de la condición de arbitrador que permite al Juez suscrito la apreciación de los antecedentes que obran en autos a la luz de diversa colección normativa que permita dilucidar el conflicto, este Tribunal aplicará como uno de los criterios jurídicos diferenciadores en este conflicto el de las normas relacionadas con la libre competencia económica. No está demás en este punto recalcar el carácter de arbitrador que ostenta el juez infrascrito y las disposiciones de la Reglamentación de NIC Chile; en efecto, su carácter de arbitrador le permiten aplicar aquellos cuerpos normativos que la recta razón y justa prudencia le indiquen; la Reglamentación aludida, por su parte, le otorgan competencia en materia de "ética mercantil" y "competencia leal" al indicar dicho cuerpo normativo que los requirentes de nombres de dominio deben asegurarse con su solicitud no estar contrariando dichos principios o grupos normativos.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, establecida de esta forma las facultades jurisdiccionales de este Sentenciador en materia de competencia leal, preciso es destacar que serán objeto de análisis para la decisión de este conflicto aquellos eventuales o supuestos actos de los solicitantes que tengan por finalidad generar confusión en el mercado, aquellos que tiendan de alguna forma tomar provecho de la notoriedad ajena y aquellos que constituyan barreras de entrada producto de posiciones de abuso de poder.
DÉCIMO CTAVO: Que, las conductas referidas informadas por los principios de libre competencia económica entran a jugar un rol decisorio en conflictos relacionados con nombres de dominio, y en los conflictos con alcance marcario, cuando se cumplen ciertas características determinadas en la naturaleza comercial de los solicitantes. Como expresó este sentenciador a propósito de la asignación del nombre de dominio "facsa.cl", entre los principios generales que informan el concepto de competencia se encuentra la participación de los sujetos que compiten en mercados iguales o similares, es decir, la competencia requiere no sólo de una noción jurídica de participación en la vida económica de la sociedad, sino de una noción concreta de participación en un rubro similar, que enfrente a los competidores ante grupos objetivos similares de consumidores. En la especie, no cabe duda que tal competencia en el ámbito jurídico se produce, dado que ambos solicitantes ejercen actividades económicas similares en el rubro de directorios telefónicos, sin perjuicio de otros giros comerciales que pudieren practicar. Por ende, la apreciación de las normas sobre competencia libre en relación con las prácticas comerciales de ambas partes serán de especial trascendencia para resolver el asunto de autos, teniendo presente que dichas normas tienen por objeto resguardar a los consumidores y al mercado en sí mismo, de forma que será reprochable, entre otras, aquellas conductas que inciten a los consumidores a tomar decisiones de mercado fundadas en incorrectas apreciaciones de la realidad como, asimismo, aquellas conductas que lleven a esos consumidores a preferir ciertos productos y servicios en función de abusos de posición de dominio.
DÉCIMO NOVENO: Que, en este sentido, si bien pareciese que alguna de las conductas que este Sentenciador procura evitar -generar confusión en el mercado y tomar provecho de la notoriedad ajena- podrían suponerse al sostener Publiguías que ha dado fama y notoriedad a la expresión "amarillas" y que su utilización en el DNS en cuestión por su contraparte Chilnet acarrearía desconcierto en el público, lo cierto es que por el carácter genérico de dicha expresión como se argumentó y por, precisamente, tener un abultado posicionamiento de mercado acreditado con suficiencia en autos, más bien es esperable entender que la asignación de un DNS diverso -"amarillasmercantil"- a la referida compañía por tener notoriedad en relación con el término "amarillas" , generará una suerte de barrera de entrada o la constitución de facto de una especie de prerrogativa a favor de Publiguías por medio del abuso de su posición respecto del término genérico "amarillas", lo que desde luego es contrario a las normas sobre derecho de la competencia.
VIGÉSIMO: Que, a mayor abundamiento de lo expresado, si bien este Sentenciador ha precisado ya que las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa han sido comercialmente posicionadas por el Primer Solicitante en el caso de "mercantil" y por el Segundo Solicitante en el caso de "amarillas", no puede desconocerse que ambas expresiones han recibido un tratamiento jurídico distinto por parte del ordenamiento jurídico nacional. En efecto, la expresión "mercantil" ha sido y es objeto de protección en el ámbito marcario aun cuando, como se dijo, se trata de un término genérico para el juez a quo, por lo que debe entenderse que, al menos, el derecho marcario chileno reconoce titularidad al Primer Solicitante sobre dicha expresión y confiere a éste los derechos para impugnar las marcas que le sean perjudiciales y para renovar la protección de su signo distintivo e inscribir marcas similares. Por el contrario, los órganos encargados de la aplicación del derecho marcario han negado tal condición a la expresión "amarillas" en forma sistemática, pues no han considerado que la expresión genérica señalada deba ser asignada a un solo titular.
VIGÉSIMO PRIMERO: Que, lo expresado en el considerando anterior ha sido estudiado con detención por este Tribunal y si bien, como se señaló con anterioridad, no será tomado en cuenta como criterio único decisorio al momento de considerar legislación de carácter marcario a este conflicto, entre otras razones jurídicas porque es la opinión del Juez suscrito que ambas expresiones son genéricas, sí será apreciado como un antecedente relevante de las consecuencias que la asignación del dominio disputado podría tener en el ámbito de la competencia libre y leal. En efecto, y si bien ambos solicitantes han invertido en el posicionamiento de la expresión que los identifica, sólo el Segundo Solicitante lo ha hecho en total conocimiento del riesgo que para sus inversiones implica el hecho incuestionable e incontrovertible de que la expresión que ha elegido para su promoción e identificación es un genérico. La protección para el término "amarillas" que le fue negada al Segundo Solicitante por los órganos encargados de aplicar la legislación marcaria no fue óbice para que éste efectuara toda la inversión financiera destinada a posicionar el signo en el mercado chileno y no puede, por tanto, ser ahora un argumento de fondo y decisorio litis que le permita prevenir el ingreso de otros competidores en términos leales y lícitos al mismo mercado de los directorios telefónicos, en especial si se trata de un nombre que es adicionado por otra expresión, cual es el caso de "mercantil". En el ámbito de la libre competencia, entonces, la simple consideración de la inversión efectuada por Impresora y Comercial Publiguías y su asociación por un determinado público consumidor no es argumento de hecho que se corresponda con uno jurídico para otorgarle el control de los nombres de dominio que de una u otra forma integren dicha expresión. En este sentido, es de opinión de este Tribunal que no puede establecerse barreras de entrada a otros competidores a un DNS, sobradamente probado un genérico, por precisamente existir un agente de mayor poder de mercado que esgrime haber ocupado parte del signo distintivo empresarial en el mundo real por medio de fuertes inversiones dinerarias.
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en el orden de ideas expresado en el considerando anterior, la similitud o relación del signo distintivo en cuestión, esto es "amarillas", con el DNS en disputa, hay que ponerla en correlación con el canal de distribución de los productos o servicios materia del conflicto de autos, de tal forma que los productos y medios empleados posean una diferenciación poderosa, que distingan efectivamente a un agente. Así las cosas, en el caso sub lite, el signo distintivo que se pretende proteger por parte de Publiguías es la expresión "amarillas" por el canal de distribución que es Internet, lo que resulta poco sustancioso desde el punto de vista de protección de la leal competencia en abono del Segundo Solicitante ya que, como se ha expresado y probado con suficiencia en autos, ni la expresión "amarillas" ni la expresión "mercantil" y con menor contundencia, ambas unidas como DNS, poseen la aptitud de generar un inmediato reconocimiento del público consumidor con la compañía Publiguías, que pretende posicionarse en el canal comercial virtual Internet a través de su producto de directorios telefónicos.
VIGÉSIMO TERCERO: Que, finalmente, de acuerdo a los principios generales sobre la competencia leal y libre y, en general, con arreglo a los principios generales del derecho que este Sentenciador se impone como límites a su razonamiento jurídico de arbitrador, no debe permitirse que mediante un instrumento de carácter jurisdiccional se abra camino a la formación de una barrera económica artificial como la descrita, por lo cual, y si bien los derechos de ambos solicitantes resultan ser en principio atendibles, este Sentenciador preferirá resguardar el derecho del Primer Solicitante, a fin de no incurrir con esta decisión jurisdiccional en un obstáculo, óbice o entorpecimiento de la libre y sana competencia que debe existir en el mercado chileno de directorios telefónicos, en los términos ya expresados.
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,
RESUELVO:
Asígnase el nombre de dominio "amarillasmercantil.cl" al Primer Solicitante, Chilnet S.A., domiciliada en Av. Las Torres 1375 C, Huechuraba, Santiago.
Cada parte responderá de sus costas.
Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.
Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.
Rol N° 57-2003.
Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Álvaro Pérez Astorga y Francisca Morales Labbé.