Fallo de Arbitraje "amarula.cl", NIC Chile

En Santiago, a 7 de noviembre de 2003

Que don Felipe Saint-Jean Antonijevic domiciliado en Encomenderos 260 Of. 51, Las Condes, Santiago, siendo además su contacto administrativo solicitó con fecha 12 de febrero de 2003, el nombre del dominio amarula.cl, y a su vez, la sociedad Southern Liqueur Brandy Company Limited, cuyo contacto administrativo es doña Sandra Seguel, ambos domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago, solicitó, con fecha 11 de marzo de 2003, el mismo nombre de dominio amarula.cl;

Que mediante Oficio OF02884, de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre del dominio amarula.cl;

Que habiéndose aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución, de fecha 19 de junio de 2003, que rola en autos, mediante carta certificada, a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento, a celebrarse el día 9 de julio de 2003;

Que, con fecha 9 de julio de 2003, a la hora fijada, se lleva a cabo la audiencia con la asistencia de don Fernando Ureta Icaza, en representación de Southern Liqueur Brandy Company Limited, y en rebeldía del señor Felipe Saint-Jean Antonijevic;

Que al no haberse producido conciliación, por la inasistencia de una de las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, inciso 4, anexo I, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, este Tribunal fijó el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levanta Acta, dándose por notificado personalmente la parte asistente y notificándose vía e-mail a la parte inasistente, todo lo que consta en autos;

Que en la misma fecha anterior, comparece don Jorge Caro Cordero, en representación de Southern Liqueur Brandy Company Limited, acompañando poder especial otorgado por esta empresa y delegando poder en el abogado señor Luis Fernando Ureta Icaza, a todo lo cual este Tribunal proveyó, téngase por acompañado con citación;

Que con fecha 22 de julio de 2003, en tiempo y forma, don Luis Fernando Ureta Icaza, en representación de Southern Liqueur Brandy Company Limited, en conformidad a la Cláusula Primera del Acta de Fijación de Procedimiento, realiza presentación en la que en lo principal, solicita asignación del nombre de dominio en cuestión fundado en que la expresión gMarulah, corresponde a un árbol silvestre que crece al sur de África, que representa un rol fundamental en la vida de los pueblos y animales, dado que el fruto producido por este árbol constituye una fuente de alimentación básica. De este fruto, desde hace muchos años se produce el licor gAmarulah. Desde 1989, su mandante ha comercializado a nivel mundial el producto gAmarulah, además su mandante ha invertido grandes sumas de dinero en posicionar la marca gAmarulah, posee varios registros de esta marca, igualmente, su mandante ha registrado los nombres de dominio gamarula.com, amarula.info, amarula.biz, amarula.us y amarula.com.brh, en el años 1998, 2001, 2001, 2002, y 2002 respectivamente. Agrega, que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos con las marcas comerciales que permite sostener que, los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. Por ende, la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios, para el signo pedido como dominio. Además, en enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, la que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de estos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Además, estos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, en los términos que más adelante se señalan. De asignar el nombre de dominio al primer solicitante se estaría produciendo una dilución de la marca AMARULA, de su mandante, que podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio gamarula.clh, con la intención de informarse de los productos que comercializa su mandante, sobretodo teniendo en cuenta que su mandante tiene dominios con su marca gAmarulah. Asimismo, su representada tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio gamarula.clh, debido a que es quien le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e internacional a esta denominación. No existe ningún derecho marcario de la expresión gAmarulah, a nombre del demandado, ni tiene ni detenta ningún derecho sobre esta expresión.

Su mandante es dueño en Chile del registro Nº 634.618 y 568.999, de la marca gAmarulah, para distinguir artículos de la clase 33. igualmente es titular de otros registros de la marca gAmarulah, en Estados Unidos, siendo uno del año 1984 y del años 1992, y de dos registros de la misma marca en le Reino Unido, uno en el año 1983 y el otro en el año 1991.

De esta forma, su representada es quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo gAmarulah en el mercado nacional e internacional, por medio de los productos, y la tiene registrada también en varios países del mundo. Con esto se debería concluir necesariamente en el derecho prioritario de su mandante sobre el signo en disputa. Concluye expresando que, aún prescindiendo de las consideraciones relativas a una eventual infracción marcaria, de la sola aplicación de los criterios reflejados en la Política Uniforme de Resolución de Nombres de Dominio de ICANN y reflejada en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Registro de Nombres de Dominio .CL se debería concluir que su representada es la llamada a la titularidad del dominio gAmarulah; en el primer otrosí acompaña los siguientes documentos: 1.- Copias de los siguientes registros de nombres de dominio de su representado: www.amarula.com creado con fecha 11 de febrero de 1998; www.amarula.info creado con fecha 2 de agosto de 2001; www.amarula.biz creado con fecha 19 de noviembre de 2001; www.amarula.us creado con fecha 24 de abril de 2002; www.marula.com.br creado con fecha 18 de enero de 2002.; 2.- Copia de los siguientes registros de marcas a nombre de Southern Liqueur Brandy Company Limited: Chile, Registro Nº 634.618 gAMARULAh, denominativa, para distinguir productos de la clase 33; Registro Nº 568.999 gAMARULAh, denominativa, para distinguir productos de la clase 33; listado, emitido por WeekmarkNET, que expresa que Southern Liqueur Brandy Company Limited es titular de los siguientes registros marcarios : Nºs 568.999 y 634.618, de la marca AMARULA, en clase 33.; copia de registro en Estados Unidos, Registro marcario Nº 1385394 gAMARULAh, para distinguir licores, clase internacional 33, registro solicitado con fecha 31 de mayo de 1984; Estados Unidos, Registro marcario Nº 1920060 gAMARULAh, para distinguir licores, clase 33, registro solicitado con fecha 22 de abril de 1992; Información bajada de la página web www.amarula.com, que muestra la historia del producto gAMARULAh y diversa información sobre su fabricante; en el segundo otrosí solicita plazo adicional para acompañar los documentos en parte de prueba, a lo cual este Tribunal resolvió, a lo principal, téngase por presentada reclamaciones y observaciones y argumentaciones en conformidad a la cláusula primera del Acta de Fijación de Procedimiento, traslado por el término de 5 días; al primer otrosí, por acompañados con citación, y, al segundo otrosí, concédase el plazo de 10 días para acompañar la documentación anunciada.

Que, con fecha 11 de agosto de 2003, comparece don Luis Fernando Ureta Icaza, realiza presentación en la cuál acompaña los siguientes documentos: 1.- documento sin fecha, ni indicación de origen, denominado gListado de marca gAMARULAh, que da cuenta que esta marca se encuentra registrada y/o solicitada en países, tales como: Algeria, Angola, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Belice, Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), Bolivia, Botswana, Brasil, Bulgaria, Canadá, Islas Caimanes, Chile, China, Colombia, República Democrática del Congo, Costa Rica, Cuba, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Guernsey, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jersey, Kenya, Corea del Sur, Latvia, Lesotho, Macao, Madagascar, Malawi, Malasia, Islas Mauricio, México, Mozambique, Namibia, Nueva Zelandia, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Federación Rusa, Seychelles, Singapur, Sudáfrica, España, Santa Helena, Swazilandia, Suecia, Suiza, Taiwán, Tanganyka, Tailandia, Reino Unido de Gran Bretaña, Estados Unidos de América, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zanzíbar y Zimbabwe; 2.- Copia de certificados de registro en los siguientes países: Sudáfrica Reg. Nº 84/2496 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Sudáfrica.- Reg. Nº 89/5113 gAMARULAh, mixta, clase 33; Alemania.- Reg. Nº 39529907 gAMARULAh, mixta, clase 33; Alemania.- Reg. Nº 2030400 gAMARULAh, mixta, clase 33; Alemania.- Reg. Nº 1067083 gAMARULAh, Mixta, clase 33; Alemania.- Reg. Nº 1066470 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Australia.- reg. Nº A407640 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Australia.- Reg. Nº 656792 gAMARULAh, mixta, clase 33; Hong Kong.- Reg. Nº 1450 gAMARULAh, mixta, clase 33; Argentina.- Reg. Nº 1.586.913 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Belice.- Reg. Nº 406/TM/2002 gAMARULAh, mixta, clase 33; Belice.- Reg. Nº 407/TM/2002 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Bolivia.- Reg. Nº 80264-C gAMARULAh, denominativa, clase 33; Chile.- Reg. Nº 634.618 gAMARULAh, mixta, clase 33; Chile.- Reg. Nº 568.999 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Colombia.- Reg. Nº 237304 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Costa Rica.- Reg. Nº 114779 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Cuba.- Reg. Nº 130582 gAMARULAh, denominativa, clase 33; República Dominicana.- Reg. Nº 129027 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Ecuador.- Reg. Nº 3181-00 gAMARULAh, denominativa, clase 33; El Salvador.- Reg. Nº 143 gAMARULAh, denominativa, clase 33; El Salvador.- Reg. Nº 128 gAMARULAh, mixta, clase 33; Guatemala.- Reg. Nº 122.588 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Guatemala.- Reg. Nº 122.681 gAMARULAh, mixta, clase 33; Jamaica.- Reg. Nº 34.115 gAMARULAh, denominativa, clase 33; México.- Reg. Nº 753946 gAMARULAh, mixta, clase 33; México.- Reg. Nº 428355 gAMARULAh, mixta, clase 33; México.- Reg. Nº 742841 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Nicaragua.- Reg. Nº 56234 LM gAMARULAh, denominativa, clase 33; Nicaragua.- Reg. Nº 55750 LM gAMARULAh, mixta, clase 33; Panamá.- Reg. Nº 98203 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Paraguay.- Reg. Nº 246877 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Perú.- Reg. Nº 80930 gAMARULAh, mixta, clase 33; Perú.- Reg. Nº 1584 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Estados Unidos de América.- Reg. Nº 1.920.060 gAMARULAh, mixta, clase 33; Estados Unidos de América.- Reg. Nº 1.385.394 gAMARULAh, denominativa, clase 33; Uruguay.- Reg. Nº 245.227 gAMARULAh, denominativa, clase 33; 3) Dos folletos promocionales titulados gAMARULA Cream Discover The Secrets of the Legendary Marulah; 4) Folleto Publicitario titulado gAMARULA Cream Taste the wild fruti of Africah, sin fecha ni origen; 5) Páginas de publicidad en revista gSpringbokh de abril de 1992; 6) Publicidad aparecida en revista gHuisgenooth, de 15 de marzo de 2001,; 7) Publicidad en revista gVlieënde Springbokh de Agosto de 1989, a todo lo cual este Tribunal resolvió, por acompañados con citación;

Que con fecha 29 de agosto de 2003 este Tribunal abrió un término de prueba de 5 días a contar del 29 de agosto de 2003 y se fijó como punto de prueba el siguiente: acredítese la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;

Que con fecha 10 de septiembre de 2003 se citó a las partes a oír sentencia.

Que existe constancia en autos que el segundo solicitante pagó la totalidad de los honorarios arbitrales;

TENIENDO PRESENTE

1.- Que con fecha 12 de febrero de 2003, se solicitó el dominio amarula.cl, en primer lugar, por el señor Felipe Saint-Jean Antonijevic, y que con fecha 11 de marzo de 2003, por los señores Southern Liqueur Brandy Company Limited, generándose el conflicto a ser resuelto por este sentenciador;

2.- que respecto a las normas aplicables para la resolución de un conflicto de esta naturaleza, se hace necesario tener presente que, el anexo 1, de la Reglamentación, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de garbitradorh, de los árbitros competentes, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad dictaren;

3.- Que el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de dos solicitudes, por diferentes personas, respecto de un mismo nombre del dominio, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Reglamentación para el Funcionamiento de Registros de Nombres del Dominio, y no un conflicto de revocación;

4.- Que en materias de nombres del dominio se ha desarrollado un principio especial resumido en la expresión inglesa gFirst Come First servedh, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;

5.- Que respecto de la buena fe, en el caso sublite, se presume la buena fe del primer solicitante, de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que no existe ningún antecedente en autos, que acredite un hecho material que pueda constituir mala fe;

6.- Que, en consecuencia, cabe a continuación dilucidar, si el segundo solicitante ha demostrado tener mejor derecho;

6.1.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, consta que ha comparecido en juicio y ha acompañado documentos, no objetados, que dan cuenta que tiene registrada en Chile, la marca gAmarulah, con los números 568.999 y 634.618, siendo el más antiguo del año 2000;

6.2.- Que el segundo solicitante ha demostrado tener registrada la marca gAmarulah, en la clase 33, con documentos, no objetados, en diversos países del mundo, en todos los continentes, tales como, Argentina, Costa Rica, Cuba, Salvador; Guatemala, Australia, Sudáfrica, etc., y, en la mayoría de los cuales, el registro es anterior a la solicitud del nombre del dominio gAmarulah, del primer solicitante;

6.3.- Que, asimismo, el segundo solicitante, ha acompañado documentación no objetada, en la cual se hace publicidad y promociona el producto de la clase 33, que distingue con su marca gAmarulah;

6.4.- Que los numerosos registros de la marca gAmarulah, realizado por la segunda solicitante, a su nombre, la publicidad que realiza respecto del producto marcado con esta expresión, hace presumir que esta expresión goza de notoriedad, a nivel internacional, como marca de la segunda solicitante;

6.5.- Que, en consecuencia, aplicando los principios de prudencia y equidad, este Tribunal estima que, en consideración a que la segunda solicitante tiene registrada como marca comercial la expresión gAmarulah, desde el año 2000, en Chile, que posee innumerables registros a su nombre en el extranjero, que datan de una fecha muy anterior a la solicitud de nombre del dominio del primer solicitante de autos, y que, además, realiza publicidad de la marca y al producto que con esta expresión distingue, hechos todos que denotan notoriedad y conocimiento de esta marca a nivel mundial, y, que además, ha demostrado tener gran interés en este nombre del dominio, interés que no ha sido demostrado por el primer solicitante, puesto que, habiendo sido notificado, no ha comparecido en este juicio, la concurrencia del conjunto de estos hechos, respecto del segundo solicitante, demuestra, en la especie, un mejor derecho respecto de la expresión gamarulah, en relación al primer solicitante de autos, que ameritan dejar sin efecto el principio gFirst come first servedh.

Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en el artículo 10, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, de la misma Reglamentación, SE RESUELVE: asígnese el dominio amarula.cl, al segundo solicitante Southern Liqueur Brandy Company Limited.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por la Árbitro y Secretario Abogado designado, don Héctor Bertolotto Villouta y por doña Lourdes Valdovinos Julio, ambos en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Héctor Bertolotto Villouta Jacqueline Abarza T.

Secretario Abogado - Testigo Juez Árbitro

Lourdes Valdovinos J.

Testigo

	Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos