Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "amenabarimpresores.cl"

RESOLUCION ARBITRAJE: AMENABARIMPRESORES.CL

 

            En Santiago a 30 de Septiembre de 2003, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro designada para resolver la disputa respecto del dominio amenabarimpresores.cl, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Comparecen en autos por una parte, Amenabar Impresores S.A. representada por don Hugo Rubio González y posteriormente por la abogado doña María Luisa Arregui Landaberea., para estos efectos domiciliados en General del Canto 105, Oficina 314, Providencia, Santiago; y por la otra Amenabar Impresores Ltda., representada por la abogado doña Paula Weinstein Palma, domiciliado en La Gioconda 4272, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 08 de Octubre de 2002, se recibió en mi oficina la carpeta Oficio Nº02204 materia solicita arbitraje dominio amenabarimpresores.cl en el cual se me propone como Juez Arbitro Arbitrador de conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile que incluye la designación Arbitro y la renuncia de otros recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 08 de Octubre de 2002, mediante carta certificada de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile este Arbitro Arbitrador declaro aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 23 de Octubre de 2002 a las 15:30 hrs. lo cuál consta en autos.

3. Que con fecha 21 de Octubre de 2002, don Hugo Rubio González consignó los honorarios arbitrales provisorios solicitados.

4. Que con fecha 23 de Octubre de 2002, se llevó a efecto el comparendo decretado en autos con la asistencia de don Hugo Rubio González, abogado, en representación de Amenabar Impresores S.A., y con la inasistencia de la solicitante Amenabar Impresores Ltda.

5. Que don Hugo Rubio González acompañó copia de poder otorgado por Amenabar Impresores S.A. entre otros, a su persona, el que se tuvo por suficiente y por aprobado.

6. Que en esa ocasión, y atendida a que no es posible la conciliación por asistir al comparendo sólo una de las solicitantes, el árbitro debió continuar con el juicio arbitral y procedió a fijar las normas de procedimiento.

7. Que con fecha 12 de Noviembre de 2002, doña Paula Weinstein Palma, en representación de Amenabar Impresores Ltda., solicitó la asignación del nombre de dominio amenabarimpresores.cl a Amenabar Impresores Ltda, mediante la presentación de sus argumentos que fundamentarían su mejor derecho al dominio en disputa.

8. Que con fecha 14 de Noviembre de 2002, don Hugo Rubio González, en representación de Amenabar Impresores S.A. consignó los honorarios arbitrales del presente arbitraje.

9. Que con esa misma fecha, doña María Luisa Arregui Landaberea en representación de Amenabar Impresores S.A., demandó de mejor derecho a la asignación del dominio en disputa.

10. Que con fecha 20 de Noviembre de 2002, se tuvieron por pagados los honorarios arbitrales y por presentados los argumentos que señalan el mejor derecho al nombre de dominio en disputa por parte de ambos solicitantes.

11. Que en esa misma ocasión, se dio inicio al plazo de 10 días hábiles para observaciones y comentarios a los escritos presentados.

12. Que con fecha 03 de Diciembre de 2002, doña Paula Weinstein Palma en representación de Amenabar Impresores Ltda. efectuó observaciones a los escritos y pruebas presentados.

13. Que con fecha 04 de Diciembre de 2002, doña María Luisa Arregui Landaberea en representación de Amenabar Impresores S.A. efectuó observaciones a los escritos y pruebas presentados.

14. Que con fecha 26 de Diciembre de 2002, se tuvieron por interpuestas las observaciones efectuadas por los solicitantes y se citó a las partes a oír sentencia.

15. Que los argumentos expuestos por doña Paula Weinstein Palma, en representación de Amenabar Impresores Ltda., se pueden resumir en los siguientes:

a)      Solicitud no abusiva: Señala que su representado opera legalmente bajo la razón social AMENABAR IMPRESORES LTDA, utilizando el nombre del socio mayoritario. Alega que durante 15 años ha prestado sus servicios, primero bajo el nombre propio NICOLAS AMENABAR y posteriormente, bajo el de la sociedad, cumpliendo con la legislación de aludir en la razón social al tipo de sociedad, giro o a los nombres de los socios.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

i.                     8 copias de facturas de don Nicolás Amenabar fechadas entre el 17 de Febrero de 1995 y el 27 de Noviembre de 1998.

ii.                   10 copias de facturas de Amenabar Impresores Ltda. fechadas entre el 27 de Noviembre de 1998 y el 29 de Octubre de 2002.

iii.                  Copia de protocolización del estracto de constitución de la sociedad Amenabar Impresores Ltda. de 30 de mayo de 2000.

iv.                 Copia del estracto de constitución de Amenabar Impresores Ltda. de 10 de mayo de 2000.

b)      No estar de mala fe: Alega que no existe intención de vender, arrendar, transferir o bloquear a la contraparte dentro del mercado real ni el mundo virtual. Por el contrario alega, la oponente si estaría teniendo una actitud monopólica y abusiva al impedir que su representada pueda tener un nombre de dominio que le permita identificarse en Internet, impidiendo además reflejar su razón social a través de un nombre de dominio. Agrega que su representado a trabajado desde hace más de 15 años en el rubro de los servicios de impresión e imprenta operando con su nombre NICOLAS AMENABAR.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

i.                     Folleto de Dow AgroSciencies impreso por Nicolás Amenabar.

ii.                   Memoria y Balance Anual 1999 Coca-Cola impreso por Nicolás Amenabar.

iii.                  Afiches de Bilz y Pap, Crush y Bilz y Pepsi impreso por Nicolás Amenabar.

iv.                 Folleto de promoción de espectáculos realizado por Amenabar Impresores Ltda.

v.                   Etiqueta de tarro en conserva de duraznos "dos caballos" en la cual aparece el logo de Amenabar Impresores Ltda.

vi.                 Carpeta folleto de Condominio Casas del Sol de Puyai impreso por Amenabar Impresores Ltda.

c)      Titularidad del nombre de dominio amenabarimpresores.com: Señala que desde el 15 de Mayo de 2005 su representado es dueño del dominio amenabarimpresores.com.

d)      Solicitudes de marca AMENABAR IMPRESORES: Alega que en marzo del año 2000 se solicitaron las marcas AMENABAR IMPRESORES en clase 16 y 42, las que fueron objeto de oposición por parte de Amenabar Impresores S.A. encontrándose actualmente radicadas en el TAPI.

e)      Apellido Amenabar: Alega que gracias a los largos años de uso y permanencia en el mercado vinculado a los servicios de la impresión y de imprenta y el ejercicio responsable y honesto que ha ejercido su representado, le habría conferido un valor agregado importante al apellido AMENABAR para los servicios de imprenta e impresión.

f)        "First to file, first to served":Agrega que como lo ha determinado la costumbre en esta materia cabe aplicar el principio por ser el primer solicitante, ya que definitivamente no habría mala fe ni actitud abusiva por parte de su representado ni un mejor derecho de la oponente sobre el dominio.

g)       Conflicto marcario:  Señala que los fallos marcarios que rechazaron las solicitudes de marca AMENABAR IMPRESORES de su representada se encuentran en apelación, porque habrían otorgado protección a la oponente porque la razón social de la sociedad existía desde el año 1996 y las solicitudes  de marca AMENABAR IMPRESORES son del año 2000, siendo la sociedad de su representado del año 1999. Lo grave de acoger esta teoría prosigue, es que se otorgó protección marcaria a una sociedad por el hecho de ser tal, contraponiéndose con nuestras normas marcarias, las que consagran derechos marcarios a aquellos que han sido lo suficientemente diligentes para realizar todos los trámites legales.

h)      Marcas no renovadas: Alega que la oponente tuvo registrada una serie de marcas que no fueron renovadas, transcurriendo un plazo de casi 2 años desde el vencimiento de las marcas sin que se hubieran renovado, por lo cual ni siquiera podría alegarse un error, sino que señala que la oponente actuó con la suficiente diligencia. Afirma que la Ley de Propiedad Industrial señala expresamente un plazo para renovar las marcas y un impuesto para ello, y en caso de no dar cumplimiento éstos, derechamente se configura una manifestación tácita del ánimo de no renovar.

16. Que los argumentos expuestos por doña María Luisa Arregui Landaberea, en representación de Amenabar Impresores S.A., pueden ser resumidos en los siguientes:

a)      Signo pedido corresponde a la razón social de su mandante.

b)      Uso del signo en el mercado por más de 20 años.

c)      Solicitudes de marca AMENABAR IMPRESORES de la oponente rechazadas: Señala que por las razones anteriores, su representada se opuso a las solicitudes de marca AMENABAR IMPRESORES de la oponente razón por la cual dichas solicitudes fueron rechazadas por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, señalando los informes del Sub Departamento Jurídico que "conforme a la documentación acompañada por el actor y no objetada por el demandado, se pudo acreditar fehacientemente que la expresión AMENABAR IMPRESORES S.A., corresponde exactamente a su razón social, con mucha anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud...; igualmente se acreditó que el giro resulta ser coincidente con el rubro solicitado, y además acreditó... que ha usado en forma ininterrumpida desde octubre de 1996, a la fecha, el uso del signo..."

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

i. Fotocopia de los antecedentes referidos a las solicitudes N° 480.303 y 430.304, sobre registro de marcas.

d)      Titularidad del nombre de dominio amenabar-impresores.cl: Señala que aún cuando la reglamentación no lo establezca claramente, induciría a confusión y engaño a los consumidores y perjudicaría enormemente a su parte, al no serle asignado.

Al efecto acompaña los siguientes documentos:

i. Antecedentes del dominio amenabar-impresores.cl.

e)      Nicolás Amenabar: Alega que todos los argumentos de la oponente giran en torno al hecho que la persona conocida en el rubro es don Nicolás Amenabar Correa, por lo que la otra solicitante habría estado reconociendo que quien importa es don Nicolás Amenabar, por lo que llamaría la atención que no se haya solicitado como nombre de dominio el nombre NICOLAS AMENABAR, si no que se habría solicitado amenabarimpresores.cl con la única intención de asemejarse a su representada. Tampoco se entendería porque no se constituyó la sociedad como NICOLAS AMENABAR Y CIA. LTDA.

f)        Documentos acompañados por la oponente son improcedentes: Señala que la oponente acompañó documentos tanto del Sr. Amenabar como de la sociedad peticionaria, lo cual es improcedente, ya que es la persona jurídica la que pide el dominio.

CONSIDERANDO:

1)      Que las disposiciones de la Reglamentación de Nic Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2)      Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado amenabarimpresores.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3)      Que de acuerdo a los antecedentes expuestos en autos, existe una sentencia del Departamento de Propiedad Industrial de fecha 11 de Octubre del 2001 que resuelve respecto de la marca solicitada AMENABAR IMPRESORES por don Nicolás Amenabar Correa, quien en autos figura o está asociado con la parte de Amenabar Impresores Limitada, y a la cual justamente se opone la otra de las partes en autos, Amenabar Impresores S.A.

4)      Que dicho fallo acoge la oposición formulada en base a que la marca solicitada corresponde exactamente a la razón social de la oponente, que existe desde 1996.

5)      Que tal solicitud de marca es de la clase 42, esto es servicios de imprenta y de diseño gráfico.

6)      Que los servicios indicados de la clase 42 constituyen el giro reconocido y probado en autos de ambos solicitantes y que en esas circunstancias el conflicto relativo al nombre en disputa amenabarimpresores.cl se radica fundamentalmente en un mismo rubro, que es llevado a cabo por ambos solicitantes bajo una misma expresión distintiva que es amenabarimpresores.

7)      Que en virtud del fallo de primera instancia del Departamento de Propiedad Industrial, a la fecha la parte de Amenabar Impresores Limitada carece de derechos marcarios en el rubro de imprenta y diseño  indicado. Se deja constancia que dicha sentencia se encuentra en estado de apelación pendiente de confirmación o revocación, razón por la cual el árbitro emite un considerando al respecto al final de esta parte de la sentencia, en el Nº 9).

8)      Que en virtud de lo anterior, es posible afirmar que el uso de la expresión AMENABARIMPRESORES por parte de Amenabar Impresores Limitada, ambas del rubro imprenta y diseño, afecta derechos anteriores y válidamente adquiridos por Amenabar Impresores S.A..

9) Que, finalmente existiendo un recurso de apelación pendiente, el árbitro estima pertinente dejar establecido que en todo caso la Reglamentación de Nic Chile contempla mecanismos que las partes pueden utilizar si una vez resuelta la apelación pendiente ante el Tribunal de Propiedad Arbitral alguna de las partes ve afectados sus derechos en relación a la expresión amenabarimpresores.

SE RESUELVE:

Se da lugar a los argumentos señalados por la parte de Amenabar Impresores S.A., y se rechaza la petición del solicitante Amenabar Impresores Limitada., por lo cual,

Se asigna el dominio AMENABARIMPRESORES.CL A AMENABAR IMPRESORES S.A

 

Se designa a la abogada habilitada Srta. Carla Pacheco Morales de mí mismo domicilio como secretaria abogado para los efectos de actuar como ministro de fe autorizando la presente resolución, quien firma en señal de aceptación.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada pudiendo el árbitro enviar copia por correo electrónico a las partes si lo estima pertinente, para fines informativos.

 

 

 

Juez Arbitro Arbitrados                                                       Secretaria

GABRIELA PAIVA HANTKE                                CARLA PACHECO MORALES