Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Revocación de dominio "americanexpress.cl"

Santiago, 01 de abril de 2004

 

VISTOS:

 

PRIMERO:Que, con fecha 12 de septiembre de 2003, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 20 y 21 del Reglamento de NIC- Chile para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio el abogado, señor Jaime Silva Barros, con domicilio en calle Hendaya Nº 60, piso 4, Las Condes, Santiago, en representación de American Express Company, empresa domiciliada en American Express Toser, World Financial Center, New York, Estados Unidos, presenta solicitud ante NIC-Chile, con la finalidad de solicitar la revocación del nombre de dominio americanexpress.cl, hasta la fecha inscrito a nombre de Sergio Letelier Lahde, señalando los argumentos en que se funda tal solicitud, acompañando documentos con citación y el patrocinio y poder respectivo, lo cual consta en el expediente a fojas 10 y siguientes.

SEGUNDO: Que, de conformidad al artículo 21 del reglamento de NIC-Chile para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, la tramitación de dicha solicitud de revocación se sujeta a las reglas del procedimiento de mediación y arbitraje.

TERCERO: Que, de acuerdo a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", por oficio OF03279, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la revocación del nombre de dominio "americanexpress.cl", siendo partes Sergio Letelier Lahde, Rut 13.273.186-1, con domicilio en Las Luciérnagas 5587 casa f, La Reina, Santiago y American Express Company, Rut 78.310.380-K, representa por Silva y Compañía Patentes y Marcas Limitada,con domicilio en American Express Toser, World Financial Center, New York, Estados Unidos.

CUARTO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Guardia Vieja 408, Providencia, en que se realizaría la audiencia de conciliación, el día 22 de diciembre de 2003, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 5 y siguientes.

QUINTO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambas partes. La revocante asistió representada por el abogado Arturo Covarrubias Vargas, quien exhibió el poder respectivo, en tanto que el titular del dominio asistió a la audiencia personalmente. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral, como consta en autos a fojas 30.

SEXTO: Que, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre la revocación del nombre de dominio, contados desde el 29 de diciembre de 2003, fecha en que se decretó abierto el período de planteamientos de mejor derecho, lo que fue notificado a las partes por correo electrónico, según consta en el expediente a fojas 32.

SÉPTIMO:Que, dentro de plazo, a fs. 33, el abogado Arturo Covarrubias Vargas, por la parte revocante, deduce demanda de revocación de dominio, acompañando documentos con citación, señalando que el dominio "americanexpress.Cl" debe ser transferido a su representada, fundamentando su petición en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

1. ARGUMENTOS DE HECHO:

a.     En primer lugar, señala que los nombres de dominio fueron concebidos como identificadores de los ordenadores que figuran interconectados en la red, pasando a ser, para efectos de su manejo, alfanuméricos. Esto a partir de los años 90, en que el mundo comercial descubre las infinitas potencialidades de Internet, lo que hace nacer, conjuntamente a una actividad parasitaria denominada "Cybersquatting", según la cual terceros no vinculados a las respectivas empresas, solicitaban como nombres de dominio las marcas mas famosas del mundo, ya sea en forma aislada o combinada, con el objeto de lucrar a costa de dichas marcas, sin haber contribuido en nada a dicha fama. Según el revocante, esto se tradujo en un impedimento para que las marcas pudieran reflejar adecuadamente sus marcas en la red, desviando a los consumidores, generando a las organizaciones afectadas un perjuicio comercial objetivo. Continúa señalado, que posteriormente, en uno de los primeros casos de ciberocupación registrado en el mundo, asociado a la marca EPSON, la Corte de Düsseldorf aclaró que el registro de dicha marca constituía un acto de competencia desleal, y se ordenándose la restitución de dicha marca, , jurisprudencia que, según el revocante, tiende a uniformarse perfilando la ciberocupación como una actividad ilegítima, que pervierte el buen y leal funcionamiento del comercio.

b.     En segundo lugar señala que su representante es la creadora y titular de las marcas comerciales Americanexpressen numerosos países, siendo una marca notoria, gracias a la creatividad y capacidad de su mandante. Argumenta que dada la visibilidad mundial que posee el signo Americanexpress, poco cabe agregar para ilustrar la calidad de marca famosa y notoria de dicha expresión, siendo la marca comercial Americanexpress de presencia internacional, hecho que sería tangible, siendo su notoriedad autoevidente, difundida cuantitativa y cualitativamente, lo que se trataría de un hecho público y notorio. No obstante estas consideraciones subjetivas - señala-, como dato objetivo que su mandante es titular de numerosos registros en Chile, entre otros:

1)     Marca AMERICAN EXPRESS, Registro Nº 530.867, destinada a distinguir productos de la clase 16.

2)     Marca AMERICAN EXPRESS, Registro Nº 540.911, destinada a distinguir servicios de la clase 36 y 39.

3)     Marca AMERICAN EXPRESS, Registro Nº 581.172, destinada a distinguir servicios de las clases 36, 39 y 42.

4)     Marca AMERICAN EXPRESS, Registro Nº 617.817 destinada a distinguir servicios de la clase 38.

5)     Marca AMERICAN EXPRESS, Registro Nº 649.354, destinada a distinguir servicios de las clases 36.

6)     Marca AMERICAN EXPRESS, Registro Nº 663.963, destinada a distinguir servicios de la clase 36.

7)     Marca AMERICAN EXPRESS, Registro Nº 652.810, destinada a distinguir servicios de las clases 35, 36,39 y 42.

8)     Marca AMERICAN EXPRESS MEMBERSHIP REWARDS, Registro Nº 499.481, destinada a distinguir servicios de las clases 36, 39 y 41.

9)     Marca AMERICAN EXPRESS MONEY WORKS, Registro Nº 617.832, destinada a distinguir servicios de la clase 36.

10)Marca AMERICAN EXPRESS OPTIMA, Registro Nº 513.795, destinada a distinguir servicios de la clase 36.

11)Marca AMERICAN EXPRESS PUCHASE PROTECTION S M PLAN, Registro Nº 542.763, destinada a distinguir servicios de la clase 36.

12) Marca AMERICAN EXPRESS PUCHASE PROTECTION S M PLAN, Registro Nº 542.762, destinada a distinguir un establecimiento comercial de toda clase de productos en la Región Metropolitana.

13)Marca AMEX, Registro Nº 591.043, destinada a distinguir servicios de las clases 35, 36, 39 y 42.

14)Marca AMEX, Registro Nº 646.247, destinada a distinguir servicios de la clase 36.

 

c.      Por otra parte argumenta que su mandante también es titular de incontables registros marcarios en numerosos países, siendo particularmente importantes los registros norteamericanos, los cuales constan en documentos que se acompañarán en la oportunidad procesal correspondiente.

d.     En cuarto lugar se hace presente que AMERICAN EXPRESS COMPANY, también es titular del nombre de dominio AMERICANEXPRESS.COM.

e.     Se aduce que la buena fe es un principio que debe estar presente en todas las dimensiones del actuar humano, y que en el caso particular se estaría en presencia de un claro caso de mala fe, que atentaría contra el orden público económico, dañándolo profundamente y perjudicando el bien común. Argumentando que si la ciberocupación no es combatida enérgicamente se trastocaría el saludable y leal desarrollo del comercio. Como último argumento de hecho se señala que en este caso existen dos afectados, por un lado AMERICAN EXPRESS COMPANY, la cual a propósito de la ciberocupación ha sufrido un ataque frontal a sus activos de propiedad Industrial. Diluyéndose su potencial de identificación y visibilidad comercial, y por otro lado, los consumidores en general, quienes serían inducidos a toda clase de confusiones y errores, en lo que respecta a la procedencia del dominio afectado. Privándose así de ejercer su autonomía de la voluntad en cuanto a su derecho a tomar decisiones comerciales libres e informadas.

2.- Argumentos de Derecho:

a.     Como primer argumento de derecho, señala el revocante, que el caso en cuestión debe ser mirado desde el punto de vista de los cuerpos normativos y de los principios generales del derecho, como la buena fe, el no enriquecimiento ilícito, la propiedad, etc.

b.     En segundo lugar, hace presente que la expresión AMERICAN EXPRESS corresponde a lo que la doctrina ha denominado marca famosa o notoria, protegida por los tratados internacionales sobre la materia, como el Convenio de París y las legislaciones locales, como la ley Nº 19.039.

c.      Como tercer argumento cita el artículo 8 del Convenio de París que establece "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una fábrica o comercio", esto sería los nombres con que son conocidas la empresas y sociedades, deben ser protegidas en Chile, y en cualquier otro país miembro del Convenio por el solo hecho de ser tal, un nombre comercial, señalando que las normas del Convenio de París antes citadas, tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley.

d.     En cuarto lugar aduce que la OMPI ha emitido indicaciones en cuanto a que el sistema de administración de dominios debe dar cuenta del valor y relevancia de las marcas famosas y notorias, y que se debe reconocer que los dominios que originalmente fueron identificadores simplemente técnicos de los ordenadores, hoy también cumplen funciones marcarias.

e.     Por otra parte hace alusión a la legislación nacional aplicable en este caso, citando el artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que señala "será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe", agregando que "La inscripción de un nombre de dominio se considera abusiva cuando cumplan las tres condiciones siguientes:

1)     Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derecho el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante sea conocido.

2)     Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, y,

3)     Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe".

Señala que en este caso se dan todos y cada uno de los requisito, toda vez que el nombre de dominio "AMERICANEXPRESS" contiene la marca central de su mandante, lo cual evidenciaría a la vez, un intento de aprovechamiento obvio del signo de su cliente que, por otra parte, el actuar titular del dominio AMERICANEXPRESS, carece de derechos e intereses legítimos sobre la expresión creada, desarrollada y posicionada a nivel mundial por su mandante y, por último, que en la inscripción del nombre de dominio "AMERICANEXPRESS.CL" hubo mala fe y sólo vendría a ser la proyección de un patrón de ciberocupación que ya fue sancionado por la OMPI, resultando crucial el artículo 14 del citado Reglamento que establece: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".

f.      En sexto lugar, solicitan al señor árbitro tener presente el espíritu con el cual el creador del sistema de administración de dominios Jon Postel concibió el sistema, enmarcando este tema en el principio de la buena fe, o lo que el denominó "fair use". Postel, al redactar la RFC 1591 apostó a un uso leal de estos recursos, es por ello -señala- que la normativa de Icann y de los Nics geográficos, como tributo a este espíritu con que fue creado el sistema de nombres, han sido muy tajantes a la hora de regular los casos los casos de registros abusivos o de mala fe.

g.     Por último aseveran que los nombres de dominio cumplen en definitiva una función muy similar a las marcas comerciales, es decir, relacionando determinados productos y servicios a ciertas características y cualidades. Todo por asociaciones que efectúa automáticamente el público consumidor, y se han transformado en verdaderas estrategias de marketing, resultando imprescindible el que los usuarios de la red identifiquen adecuadamente un nombre de dominio.

Acompaña, con citación, en el otrosí impresiones de la página web del Departamento de Propiedad Industrial de las marcas American Express.

OCTAVO :Que, a fojas 54, con fecha 13 de enero de 2004, este Tribunal tiene por presentada la demanda de revocación de dominio AMERICANEXPRESS.CL y por acompañados los documentos en la forma solicitada.

NOVENO: Que, a fojas 55, con fecha 16 de enero de 2004, se declara abierto el período de respuestas y se apercibe al titular del dominio, Sergio Letelier Lahde, para que en dicho período haga valer sus argumentos para la conservación del dominio en cuestión.

DÉCIMO : Que, a fojas 56, con fecha 26 de enero, Sergio Letelier Lahde, presenta escrito para la conservación del nombre de dominio AMERICANEXPRESS.CL, señalando que dicho nombre de dominio debe conservarse bajo su titularidad, basándose en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

1.- Argumentos de Hecho:

a)     Señala que la página web creada por su representado difunde el aporte que hizo el desarrollo del EXPRESO AMERICANO (Locomotora Americana, Ferrocarril Americano, etc.)a la historia de Norteamérica, presentándose una breve reseña histórica de la importancia de dicho EXPRESO AMERICANO (AMERICAN EXPRESS), continuando con una pequeña reseña de la AMERICAN EXPRESS LOCOMOTIVE, construída en 1893, exponiendo dos obras de arte, una pintada por Charles Parsons en 1855, llamada AMERICAN EXPRESS Train y la otra también llamada de la misma forma, pintada por Courrier & Ives.

b)     Señala que el interés de su representado en la creación de esta página proviene de su gran afición a los ferrocarriles, y a la historia de éstos, también teniendo gran interés de hacer un aporte de conservación cultural, además de un fin educacional al mundo de habla inglesa, no teniendo su representado ningún interés de ganar dinero a costa de ésta página web o fin de lucro, y no goza de ningún ingreso proveniente de esta página web.

c)      Como tercer argumento señala que el contenido actual de la página web fue creado en habla inglesa a razón de que su representado está conciente que el idioma inglés es el más hablado a nivel mundial, con el objeto de que el contenido de la página web sea entendido por la mayor cantidad de personas posibles en el mundo, siendo esto verificable al conectarse a la página dicha, ya que toda su información aparece en inglés como primera opción y, en español, la segunda.

d)     En cuarto lugar aduce que el nombre de esta página es AMERICANEXPRESS.CL, lo que traducido al español significa EXPRESOAMERICANO.CL, nombre que hace referencia a los Ferrocarriles Americanos, señalando que dicha expresión ya se usaba desde 1855 con certeza, como se comprueba con la obra de arte pintada por Charles Parsons en 1855, y también con el diagrama de estructura de la locomotora AMERICANEXPRESS formulado en 1893, locomotora que actualmente se encuentra en el New Haven y Hartford R. de Nueva York, siendo esta expresión usada para denominar en particular a este tipo de locomotora, la cual fue de gran importancia para el desarrollo de Norteamérica, siendo esta expresión usada comúnmente, desde entonces, para denominar dichas locomotoras.

2.- Antecedentes de Derecho:

a)     Como primer argumento de derecho señala que de acuerdo al Reglamento de NIC-Chile, para que un nombre de dominio sea revocado, deben existir evidencias que demuestren que la inscripción del respectivo nombre de dominio es abusiva o se realizó de mala fe. De esta manera el reglamento señala tres condiciones copulativas, las cuales se analizan independientemente para determinar la absoluta propiedad que tiene su representado sobre el dominio AMERICANEXPRESS.CL, cumpliendo con los requisitos exigidos por el reglamento.

b)     Argumenta que el reglamento, en su artículo 22, señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones señaladas en dicho artículo (por lo que se tendrían que cumplir todas):

b.1.- "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio". Respecto a este punto señala que el interés de su representado es resaltar la figura del "EXPRESO AMERICANO", siendo un interés absolutamente legítimo, en cuanto supone el uso de éste con un fin no comercial, tal como lo ha demostrado en la página Web la cual se encuentra efectivamente dedicada a la finalidad antes mencionada.

Resalta que no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en Internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, lo cual no se produciría en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios.

b.2.- Finalmente el artículo 22 letra c) exige<: "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe". Respecto a este punto cita el artículo 707 del Código Civil, según el cual la mala fe no se presume, regla que constituye un principio general en nuestro derecho. Así, el Reglamento señala que habrá mala fe cuando existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito de venderlo, arrendarlo o transferirlo a la competencia o al reclamante por un valor excesivo, por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante propietario de la marca registrada del bien o servicio. En este caso -aduce- el reclamante es efectivamente titular de una marca comercial que es similar al nombre de dominio en disputa, sin embargo no consta el hecho de que el titular haya tenido la intención de vender o transferir de cualquier forma el nombre de dominio en cuestión a la competencia o al reclamante, ni menos por un precio excesivo.

Una segunda circunstancia dice relación con que la mala fe existiría cuando el nombre de dominio se haya inscrito con la intención de impedir al titular de la marca o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio dicha pauta de conducta, no existiendo tal tipo de conducta por parte de su representado. Argumenta que el nombre de dominio AMERICANEXPRESS.CL está compuesto por la denominación de una máquina y no por una marca de fantasía, lo que no nos permite suponer que haya pretendido impedir reflejar la marca de propiedad de los reclamantes. A su vez, no habrían pruebas de que el asignatario pretenda utilizar dicho nombre de dominio para efectos comerciales, aún menos para ámbitos comerciales relacionados con la empresa AMERICAN EXPRESS Company, sobre todo cuando en la actualidad se encuentra habilitada la página Web en cuestión.

Respecto al mismo requisito, afirma que el reglamento señala que habría mala fe cuando se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, lo cual no podría ser comprobado por el reclamante.

Por último en relación a la mala fe, el reglamento considera que existe mala fe cuando el asignatario del nombre de dominio, usando el mismo, haya intentado atraer con fines de lucro a los usuarios de Internet a su sitio Web, o cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Al igual que en el caso anterior -señala- tal circunstancia no se encuentra probada por medio de los antecedentes. No existiendo, a su juicio, antecedentes que acrediten la mala fe del asignatario del nombre de dominio en disputa.

c)      Como tercer argumento cita el artículo 22 del Reglamento que señala "sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de la siguiente circunstancia, (sin que su enunciación sea taxativa), servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: Que el asignatario está haciendo un uso legítimo no comercial del dominio (fair use), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores". Haciendo presente que su representado no tiene fines de lucro o intenciones comerciales con el dominio y la página Web señalada, y que en la actualidad no está ganando dinero con ella.

d)     Como conclusión señala que su representado tiene todo el derecho a poseer el dominio AMERICANEXPRESS.CL, respaldado por el reglamento, además de no haber mostrado signos de haber actuado de mala fe. Afirmando que la demanda por revocación interpuesta en contra de su representado es abusiva, irresponsable, sin fundamentos sólidos, con descargos propios de un profesional amateur, ofensiva hacia su representado, y finalmente - agrega- genera pérdidas de dinero y tiempo a todas las partes involucradas.

Acompaña impresiones de la página Web AMERICANEXPRESS.CL, y el Fallo por revocación del nombre de dominio "Lincoln .cl".

 

DÉCIMO PRIMERO:Que, a fojas 82, con fecha 29 de enero de 2004 este Tribunal tiene por presentado el escrito de argumentos para conservar la titularidad del dominio en el período de respuestas y se tienen por acompañados los documentos. Además se resuelve abrir por un término especial de 5 días a contar del 1 de marzo de 2004 (atendiendo a que febrero es inhábil) un nuevo período de respuestas en que ambas partes puedan formular las observaciones que estimen pertinentes a los escritos presentados en el proceso, basándose en que los argumentos del titular del nombre de dominio han sido presentados en el período de respuestas, lo que ha dejado sin posibilidad de contrargumentar al revocante y dadas las facultades conferidas a este Tribunal en el artículo 4 letra i) de las Bases del Procedimiento, para modificar el procedimiento "según lo dicte la prudencia y el desarrollo del proceso, notificando a las partes".

 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 83, con fecha 01 de marzo de 2004 y estando dentro de plazo, el abogado Arturo Covarrubias Vargas, por la parte revocante, evacua el traslado conferido, reiterando los argumentos planteados en la demanda de revocación y argumenta en relación a la mala fe por parte de don Sergio Letelier Lahde que cabe hacerse la pregunta de ¿cómo el referido señor simplemente pudo ignorar el verdadero creador intelectual del signo AMERICANEXPRESS al minuto de solicitarlo en NIC- Chile?, afirmando que en la respuesta a dicha pregunta subyace la mala fe del actual titular del nombre de dominio cuya revocación se pide, no interesando que existan otros hechos de mala fe por su parte, sino que los referidos hechos sean actuales, ya que en caso contrario se estaría avalando el registro de todo signo que posee el carácter de "renombrado"por terceras personas que no son sus creadores, o los propietarios que posicionaron el concepto, para fines en apariencia lícitos, pero que en su origen tuvieron una "causa ilícita" y, por ende contraria a derecho, dada la apropiación de un activo intelectual ajeno y a sabiendas (por la notoriedad del signo). Radicando precisamente ahí la mala fe que don Sergio Letelier Lahde ahora desconoce.

DÉCIMO TERCERO: Que, a fojas 85, con fecha 11 de marzo, se resuelve por este Tribunal tener presente las observaciones formuladas por la parte revocante al momento de resolver y se cita a las partes a oír sentencia.

 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a la luz de lo dispuesto en la Reglamentación de NIC-Chile y muy especialmente del párrafo referido a las Revocaciones de Nombres de Dominio, artículos 20 y siguientes, es necesario revisar el cumplimiento de las exigencias que para tal efecto procesal exigen tales disposiciones.

SEGUNDO: Que, el artículo 22 de la citada reglamentación dispone al consagrar las causales que hacen posible la revocación que: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe".

Tal prescripción desde el punto de vista lógico contiene un juicio disyuntivo, por lo que cabe concluir que las causales de revocación son:

a.       El que su inscripción sea abusiva, o;

b.       Que la inscripción haya sido realizada de mala fe.

TERCERO: Que, la revocante, ha alegado la mala fe del titular del dominio, mala fe que se configuraría por la existencia de dos circunstancias fundamentales: la existencia de una marca renombrada y el conocimiento que no pudo dejar de haber tenido el titular del derecho al haber solicitado la asignación del dominio americanexpress.cl

CUARTO: Que, al no haber alegado inscripción abusiva la recurrente no está condicionada por el cumplimiento de los tres requisitos copulativos que se exigen en el artículo 22 del Reglamento, para las condiciones abusivas.

QUINTO: Que, este Tribunal puede dar por acreditado que la empresa American Express Company, según la abundante prueba documental a que se ha hecho referencia en la parte expositiva de este fallo, es titular en ámbito nacional de la marca comercial americanexpress, en numerosas clases, lo que puede que lleva a considerar que tal sociedad tiene una protección generalizada de su marca. También la revocante ha demostrado ser titular de la marca americanexpress en otros países por lo que, y de acuerdo a lo expresado por este juez árbitro en otros fallos, puede darse por acreditado el carácter internacional de la marca americanexpress de propiedad de American Express Company.

SEXTO: Que, otra cosa diferente es dar a una marca el carácter de renombrada, la que a juicio de este Tribunal se relaciona en el ámbito procesal con los conceptos de hechos públicos y notorios, esto es, hechos, conocidos generalmente por los individuos en una sociedad determinada. La circunstancia de que americanexpress es una marca generalmente conocida y prestigiada en la sociedad chilena, puede darse por acreditada por el conocimiento personal que este juez árbitro tiene de tal circunstancia, punto que puede ser ponderado y aceptado por la calidad de árbitro arbitrador que reviste este Tribunal.

SÉPTIMO: Que, la calidad de renombrada de una marca y de constituir -procesalmente- tal circunstancia el carácter de hecho público y notorio conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede si no saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen interesantes desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos.

OCTAVO: Que, en cuanto a la defensa del titular del nombre de dominio en el sentido de que la página web creada por su representado difunde el aporte que hizo el desarrollo del expreso americano a la historia de Norteamérica, no puede ser considerada seria, puesto que para el mismo propósito el solicitante pudiera haber utilizado un sinfín de nombres en lengua inglesa que hubieran reflejado mucho mejor la idea de rendir un homenaje al ferrocarril norteamericano o mostrar una afición y que, no hubieran coincidido en nada con la marca de una de las más conocidas marcas de tarjetas de créditos a nivel mundial, americanexpress.

NOVENO: Que, respecto de la afirmación del titular del dominio de no tener ningún interés de ganar dinero a costa de ésta página web o fin de lucro, y de que no goza de ningún ingreso proveniente de esta página web, puede afirmarse respecto de la primera, que si no tiene interés en ganar dinero, entonces puede lograr el mismo propósito de conservación del material histórico de los ferrocarriles americanos a través de otros dominios, y de la segunda, que no obstante, que en este momento pueda no percibir ingresos por la operación del nombre de dominio americanexpress.cl, es un hecho evidente - y por lo tanto, que no requiere de prueba directa- que la titularidad del dominio significa la posesión de un valor económico que no ha sido fruto del trabajo realizado por el titular, si no por el desarrollo empresarial que ha que de la marca americanexpress ha realizado American Express Company en las últimas décadas.

DÉCIMO: Que, respecto a la afirmación de que la revocación de un dominio debe cumplir las tres condiciones copulativas prescritas en el artículo 22 del Reglamento, y tal como ya se ha dicho, este Tribunal estima que eso no es así, ya que tales condiciones se encuentran prescritas para el caso de que se alegue inscripción abusiva, y en el caso que se falla, la parte revocante ha alegado mala fe, por lo que al no tener requisitos explícitos para tal causal -salvo las presunciones de mala o buena fe establecidas en el mismo artículo 22- debe volverse a la aplicación de las reglas generales.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en relación a la afirmación de que actualmente el asignatario del nombre de dominioposee derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, hecho que quedaría demostrado por el hecho de que la página Web americanexpress.cl exhiba material referido a los ferrocarriles americanos, este Tribunal desestimará tal pretensión, ya que como ha podido comprobar directamente por una inspección personal realizada al sitio en cuestión -cuya impresión se acompaña al presente fallo- se trata de una Web con un contenido muy limitado, que a juicio de este juez árbitro arbitrador no evidencia una voluntad real de implementar la línea de información que se ha sugerido, y que además, como se ha dicho reiteradamente, tal finalidad podría conseguirse igualmente a través de otros dominios .cl, sin lesionar o exponerse a lesionar intereses patrimoniales válidamente adquiridos y dignos de protección jurídica.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, si bien es cierto, como se ha afirmado que la mala fe no puede presumirse, tal principio se refiere a una presunción a priori, y que tal como sucede en materia penal -materia en que son mayormente cauteladas las garantías procesales por los bienes jurídicos comprometidos- los jueces pueden, y de hecho lo hacen, dictar sentencias condenatorias en base a presunciones judiciales, esto es a partir de hechos acreditados en el proceso, en materia de nombres de dominio y atendidas las facultades de árbitro arbitrador de los jueces que integran el panel de jueces Nic-Chile, con mayor razón puede hacerse, ello incluso considerando que en materia penal el juez también tendrá que ponderar aspectos subjetivos dentro de las exigencias del delito, como lo es especialmente, la exigencia de culpabilidad.

DÉCIMO TERCERO: Que, clarificando lo que es la buena o mala fe Fernando Rozas Vial -Los Bienes, Ed. Forense, 1984, p. 229- explica que: "El que tiene dudas sobre la legitimidad del dominio está de mala fe, ya que el código emplea las expresiones "conciencia" y "persuasión"", análisis plenamente aplicables a los nombres de dominio, aunque su naturaleza jurídica no sea, en rigor, un derecho de propiedad, al menos en la concepción clásica de la propiedad.

DÉCIMO CUARTO: Que, tal como se señalado obran en el proceso indicios que llevan a la más absoluta convicción a este Tribunal para estimar que el solicitante no puede haber si no conocido el carácter famoso de la marca americanexpress y de los eventuales beneficios económicos que su registro como nombre de dominio pueden generar a su titular, conducta que no puede si no ser considerada de mala fe, pues este Tribunal considera, que al menos la duda de la legitimidad ha existido sobre una expresión que conforma una marca renombrada o famosa.

DÉCIMO QUINTO: Que dada la condición de árbitro arbitrador de este Tribunal los criterios fundamentales que deben guiar el proceso de resolución de un asunto litigioso son los de la búsqueda de la prudencia y equidad en el fallo, y que es la misma Ley -Código de Procedimiento Civil- la que autoriza a obviar consideraciones legales estrictas en aras de la verdad procesal.

DÉCIMO SEXTO: Que, este Tribunal, considera la conservación del dominio americanexpress.cl como un acto contrario a políticas comerciales de buena fe, y suficiente para integrar el concepto de mantenimiento de un nombre de dominio en forma abusiva, produciéndose sin lugar a dudas una situación de confusión entre los consumidores y usuarios de Internet, además de la lesión de intereses comerciales válidamente adquiridos que debe ser reparado por esta vía.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a juicio de este Tribunal, la función jurisdiccional en el siglo XXI debe transitar desde un excesivo formalismo observado en el derecho decimonónico hacia la resolución adecuada de los problemas de fondo, dando así adecuada respuesta y solución de los conflictos de relevancia jurídica que se produzcan en la sociedad.

En atención a las consideraciones antes expuestas,

RESUELVO:

PRIMERO: Revóquese la inscripción del dominio americanexpress.cl a don Sergio Letelier Lahde, Rut 13.273.186-1, y asígnese el mismo a American Express Company, Rut 78.310.380-K, la que de acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 22 del Reglamento de NIC-Chile deberá cumplir las cargas necesarias para la asignación del nombre de dominio dentro del plazo de 30 días bajo el apercibimiento de eliminar la asignación del referido dominio.

SEGUNDO: Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por la revocante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

TERCERO: Que en lo relativo al pago de las costas no se condena en costas a Sergio Letelier Lahde, independiente de las alegaciones de fondo, la sola circunstancia de tener asignado en calidad de titular un nombre de dominio puede ser considerado motivo plausible para litigar.

 

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a las partes por carta certificada y por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

 

 

 

Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile.

 

 

Autorizan las testigos Claudia Cornejo Kock, cédula de identidad9.341.939-1 y Carmen Kock Motta, cédula de identidad, 6.635.469-5.