Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "andesur.cl"

Mat.:                               Sentencia definitiva andesur.cl.

Partes:                            ANDESUR LTDA.

                                      ANDESUR S.A. REP. SARGENT & KRAHN

Arbitro:                           Lorena Donoso Abarca

 

En Santiago de Chile, a dieciséis de octubre de dos mil tres, en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio andesur.cl, suscitado entre ANDESUR LTDA., representada por don WALTER BRUNO FRINDT VIDAL, RUT: 10.230.119-6 domiciliado en Miguel Claro 420, Providencia, Santiago y ANDESUR S.A., RUT: 79.605.650-9, REP. SARGENT & KRAHN, en la persona de doña SANDRA SEGUEL, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago, se resuelve:

VISTOS:

 

1.- Que con fecha 02 de mayo de 2003, mediante oficio OF02774, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio andesur.cl, como consta a fojas 01.

2.- Que por resolución de fecha 13 de mayo de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día lunes 19 de mayo de 2003, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05, fecha que fue modificada para el día 09 de junio a las 10:00 horas, con el acuerdo de las partes, las que fueron debidamente notificadas como consta a fojas 06.

3.- Que a fojas 27 consta que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral el que fue notificado en ese mismo acto a ambos comparecientes.

4.-Que a fojas 29 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Señala que Andesur S.A. fue fundado en 1985 como una compañía de importaciones y exportaciones, dedicándose a operaciones de comercio internacional de materias primas y provisión de equipamiento para la industria exportadora, entre Chile y el resto del mundo.

En relación a la solicitud del nombre de dominio materia de autos, especifica que con fecha 09 de diciembre de 2002 el demandado solicitó el otorgamiento del nombre de dominio "andesur.cl", misma solicitud que realizó su representado con fecha 20 de ese mismo mes y año.

Agrega que Andesur S.A cuenta a la fecha con un registro marcario, registrado en Chile, para su marca "ANDESUR", que es el Registro Marcario Nº 488.987, para distinguir servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de artículos y productos, con exclusión de máquinas, motores aéreos y acuáticos, motores eléctricos, generadores y otros aparatos motorizados de cualquier naturaleza, sus partes y accesorios comprendidos en la clase 7; transformadores, artículos eléctricos en general para instalación, conducción y transmisión eléctrica y artículos eléctricos similares comprendidos en la clase 9; automóviles, camiones y vehículos en general, sus partes, repuestos y accesorios, neumáticos, llantas rígidas y elásticas comprendidos en la clase 12, clase 35, registro solicitado con fecha 08 de mayo de 1997.

Señala también que su mandante, Andesur S.A ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en nuestro país, que se desprendería los registros marcarios que dan cuenta, según esta parte, del uso y fama de la marca "ANDESUR".

Continúa su fundamentación precisando que si el nombre de dominio "andesur.cl" se le adjudicara a Forestal Andesur Ltda. sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "andesur.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable y produciría confusión en los usuarios de Internet.

Agrega que sobre esto último, es reconocida la actitud de los usuarios de la Red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este sentido, señala que su representado ha registrado el nombre de dominio correspondiente a la extensión tanto mundial como local y que es de fecha anterior  a la solicitud presentada por el demandado: www.andesur.com, creado con fecha 10 de octubre de 2002.

En cuanto a los argumentos de Derecho, el segundo solicitante efectúa un análisis de los criterios aplicables en los conflictos por asignación de nombres de dominio.

En primer lugar, al referirse al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio señala que la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

En este contexto, cita la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"), la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.

Agrega que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio a la contraparte se estaría produciendo una dilución de la marca "ANDESUR" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "andesur.cl" con la intención de informarse sobre los productos que comercializa su mandante en el país y se encontraran con cualquier otra  información, sobretodo teniendo en cuenta que su  mandante tiene dominios para su marca en extensiones .com

Siguiendo en la misma línea argumentativa, enfatiza que  llama poderosamente la atención en este caso que el primer solicitante haya solicitado el nombre de dominio andesur.cl cuando su nombre comercial es Forestal Andesur Ltda., el que se encuentra disponible, así como fandesur.cl o forandesur.cl, entre variadas combinaciones de nombres de dominio que es posible realizar, lo cual demuestra, según su criterio, la intención por parte del primer solicitante de valerse de aquella parte de su nombre comercial que resulta igual a la marca comercial de sus mandantes que se encuentra registrada con anticipación y que ya goza de notoriedad en el sector forestal.

En síntesis, señala que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

En segundo lugar hace mención al criterio "notoriedad del signo pedido", que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Sostiene que conforme este criterio, su parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa pues le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e internacional a la denominación "ANDESUR" y por tanto corresponde asignar el dominio en disputa a su representado.

En tercer lugar, alude al criterio del "mejor derecho y buena fe", argumentando que su parte se opuso a la solicitud de "andesur.cl" desde el momento que cuenta con registros marcarios en Chile para la expresión "ANDESUR", destacando que esta marca es una creada, desarrollada y publicitada por su parte, a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet.

Hace además presente que no existe ningún registro marcario para la expresión "ANDESUR" a nombre del otro solicitante.

Respecto de la titularidad de registros marcarios para el signo "ANDESUR" señala que se abocará al estudio y examen de los registros marcarios que las partes en autos pueden invocar en su favor, con el objeto de determinar si el nombre de dominio "andesur.cl" debe serle asignado a esta o a la otra parte. Sostiene que Andesur S.A. es titular de una serie de registros marcarios en Chile para el signo "ANDESUR", en estas circunstancias, agrega, resulta evidente que el mejor derecho sobre el dominio en disputa le corresponde, con el mérito de la marca "ANDESUR" ya referida.

En conclusión, a la luz de lo expuesto y tendiendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de registros marcarios para el signo "ANDESUR" tanto en Chile como en otros países del mundo, considera que su representada es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos. En estas circunstancias y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el reglamento de NIC Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que estima concluyen necesariamente en el derecho prioritario de su parte sobre el signo en disputa. Agrega que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de la Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Estima que la asignación a la contraria constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos legalmente por NIC Chile, aplicables en la materia: Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de su representada. Finalmente, reitera que aún prescindiendo de las consideraciones relativas a la eventual infracción marcaria descrita, la sola aplicación de los criterios de resolución de conflictos reflejados en la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio de ICANN y reflejada en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Registro de Nombres de Dominio en ".cl" debe concluirse que es su representada, Andesur S.A. la llamada a la titularidad del dominio en disputa. Solicita se tenga por interpuesta y en definitiva se acoja su demanda arbitral, con expresa condena en costas a la otra parte.

5.- Que de su parte, el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó los siguientes documentos, no objetados de contrario:

a)       Impresión de consultas al Registro de Nombre de Dominio .com referido al sitio www.andesur.com a nombre del segundo solicitante, creado con fecha 10 de octubre de 2002, como consta a fojas 34.

b)       Impresión de consultas al Registro Marcario que da cuenta que Andesur S.A. es titular del registro marcario: Nº 488.987  "ANDESUR",  registro solicitado con fecha 8 de mayo de 1997, que rola a fojas 35.

c)       Impresión de información de Internet obtenidas de la página web www.andesur.com, que da cuenta de las actividades de su mandante, que constan de fojas a 42.

6.- Que en cuanto a los documentos en que constan los resultados de búsquedas en el sistema de consulta de dominio del sitio www.nic.cl, que rolan a fojas 43 y 44, y que no fueron individualizados en el escrito de la segunda solicitante, se tuvieron igualmente por agregados a los autos.

7.- Que la primera solicitante no obstante haber comparecido a la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, no presentó argumentación de mejor derecho, ni allegó antecedentes en orden a acreditar sus pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la contraria.

8.- Que a fojas 46 se citó a las partes a oír sentencia, notificando por correo electrónico a ambas partes, como consta a fojas 47.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de estos autos nos lleva a discurrir en torno a si la segunda solicitante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio adesur.cl, disputado en estos autos, al punto que permita romper el principio "first come first served" que, como actualización tecnológica del viejo aforismo jurídico prior in tempore prior in iure inspira la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio en Internet.

SEGUNDO:Que el principio first come first served rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

TERCERO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos. A su vez, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl da luces acerca de aquellas circunstancias que podrían significar un mejor derecho cuando, entre las causales de revocación señala que puede darse lugar a una inscripción abusiva  cuando "el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido". Esta causal, en todo caso habrá del ser acreditada por el reclamante.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través de las cuales las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema toda vez que a través de la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un dominio pueda afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que precisamente en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos validamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios y a la utilización de su razón social como nombre de dominio. Es en razón de acreditar esta argumentación y en apoyo de su mejor derecho que la segunda solicitante acompañó la documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta con registros marcarios para el signo ANDESUR, el que además corresponde a su razón social y a su identificación primigenia en la red, a través del nombre de dominio "andesur.com", el cual está actualmente en operaciones y que es utilizado para identificar a su empresa en la Red, consideración que es necesaria para hacer las invocaciones que a su respecto realiza la segunda solicitante, toda vez que no siendo el nombre de dominio un signo distintivo típico, sino más bien un localizador mnemotécnico, aspecto en el cual se le ha reconocido doctrinariamente el carácter de signo distintivo atípico e instrumental, requiere el uso efectivo del signo para invocar a su respecto la protección propia del derecho de marcas o nombres comerciales notoriamente conocidos o renombrados, registrados, por exigir este argumento por antonomasia, el uso de los signos invocados como distintivos de productos, servicios o actividades, aún totalmente distintos de los distinguidos por tales signos en su condición de marca registrada.

SEXTO: Que, sólo esta parte se ha apersonado en estos autos, ha allegado pruebas y antecedentes al mismo que llevan a concluir su derecho sobre el signo en disputa, sin que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado. Es más su  inactividad pese a haber sido notificado por carta certificada y correo electrónico tal como prevé el reglamento de Nic Chile, relativo al funcionamiento del sistema Nombres de Dominio en el ccTLD .cl, hacen presumir su falta de interés en el registro dominio. Esto se ve corroborado además por su inactividad en orden a utilizar el dominio, ya que como ha constatado este árbitro, el dominio a esta fecha aún no se ha activado. Estas consideraciones inducen a este árbitro a inclinar su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio andesur.cl, en disputa, por lo que habrá de acogerse su pretensión a este respecto.

SEPTIMO: Que en todo caso no se ha demostrado en autos que la primera solicitante haya inscrito el dominio en abuso de sus derechos o de mala fe, por lo que no podrá acogerse la petición del segundo solicitante en orden a condenar en costas al primer solicitante.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento  para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "andesur.cl" al segundo solicitante ANDESUR S.A., Ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

 

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

 

 

Firman como testigos de actuación los abogados:

 

 

 

Paula Jervis Ortiz,	Alberto Cerda Silva
RUT: 8.542.625-7	RUT: 12.472.069-9