Fallo de Arbitraje "angloamerican.cl", NIC Chile

Santiago, 26 de mayo de 2003.-

Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio angloamerican.cl

Oficio OF00469

VISTOS:

1. Que con fecha 31 de mayo de 2000, HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA, representada en calidad de contacto administrativo por doña MARIA PAMELA HIRANE SARKIS, solicita la inscripción del nombre de dominio angloamerican.cl. Posteriormente, con fecha 23 de junio de 2000, MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA, representada en calidad de contacto administrativo por doña CRISTINA ERRÁZURIZ, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio angloamerican.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF00469, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 29 de junio de 2001, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación para el día 20 de julio de 2001, a las 18:45 horas, en Amunátegui 277, Piso 3, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada. Asimismo, con fecha 16 de julio de 2001, se traslada la audiencia referida para el día miércoles 1 de agosto de 2001 a la misma hora y en el mismo lugar;

4. Que con fecha 1 de agosto de 2001, don RODRIGO PUCCI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA, solicita la suspensión de la audiencia fijada para el día 1 de agosto de 2001, a lo que accede don ANTONIO HIRANE SARKIS en representación de HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA, por lo que con fecha 2 de agosto de 2001, se fija la audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 27 de agosto de 2001 a las 18:45 horas;

5. Que con fecha 24 de agosto de 2001, el señor ANTONIO HIRANE SARKIS en representación de HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA, solicita la postergación de la audiencia fijada para el día 27 de agosto de 2001, a lo que accede don RODRIGO PUCCI ZURITA en representación del Segundo Solicitante, MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA. Las partes señalan que están próximos a llegar a un acuerdo por el nombre de dominio angloamerican.cl;

6. Que con fecha 27 de agosto de 2001, se dicta una resolución mediante la cual se fija una nueva audiencia para el día 23 de octubre de 2001 a las 18:45 horas;

7. Que con fecha 22 de octubre de 2001, don SERGIO RUBIO CHACÓN, en representación del Segundo Solicitante, MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA, solicita nuevamente la suspensión de la audiencia fijada para el día 23 de octubre de 2001, en atención a que las partes necesitan más tiempo para afinar los términos de un posible avenimiento. Don ANTONIO HIRANE SARKIS en representación del Primer Solicitante, HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA, confirma la intención de las partes de suspender, por lo que con fecha 23 de octubre de 2001, se fija una nueva audiencia para el día 14 de noviembre de 2001 a las 11:00 horas;

8. Que con fecha 14 de noviembre de 2001, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don LUIS FELIPE VINAGRE LARRAIN en representación del Segundo Solicitante, MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA. Al no asistir el Primer Solicitante, HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA, se fijan las normas de procedimiento que regirá en conflicto sobre el nombre de dominio angloamerican.cl, las que son notificadas al Primer Solicitante mediante correo electrónico y carta certificada;

9. Que con fecha 5 de diciembre de 2001, el Primer Solicitante, HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA, acredita la consignación de los honorarios arbitrales correspondientes, y asimismo con fecha 4 de diciembre de 2001 lo hace el Segundo Solicitante, MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA, lo que se certifica mediante resolución de fecha 5 de diciembre de 2001;

10. Que con fecha 26 de diciembre de 2001, don JOSE IGNACIO PINOCHET OLAVE y don RODRIGO POLANCO LAZO, en representación del Primer Solicitante, sociedad HIRANE Y COMPAÑIA LIMITADA, presentan demanda de asignación del dominio angloamerican.cl, exponiendo como fundamento de su demanda que la sociedad HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA es, desde el 26 de agosto de 1999, legalmente el sostenedor del colegio particular pagado ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL, sociedad que en el año 1999 registró bajo el N° 545.744 la marca "ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL" para distinguir "servicios de educación, instrucción, enseñanza" de la clase 41. Agregan que la marca "ANGLO AMERICAN" estuvo con anterioridad registrada bajo el N° 258.723 por la SOCIEDAD HESELAARS, WENDT Y COMPAÑÍA LTDA. para distinguir "academia de estudios" de la clase 41, registro marcario que venció el año 1992.

Señala además que en principio, las marcas comerciales son un concepto ajeno al de los nombres de dominio en Internet, pero que ellas sólo entran en juego en situaciones en que exista una conducta dolosa por parte de quien pretende registrar un nombre de dominio, y por ende, las marcas comerciales sólo serían relevantes en relación a los nombres de dominio en la medida en que se pretenda determinar si ha existido o no una inscripción abusiva.

El Primer Solicitante dice ser sucesora en su calidad de sostenedora del colegio ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL de la misma SOCIEDAD HESELAARS, WENDT Y COMPAÑÍA LTDA., titular del registro de la marca "ANGLO AMERICAN" expirado, por lo que el colegio que hoy administra el Primer Solicitante lleva el mismo nombre desde el año 1982, y hoy goza de una marca comercial vigente para proteger el mismo signo que conforma el nombre de dominio solicitado. Por esta razón, señalan que no hay mala fe por parte del Primer Solicitante, en especial teniendo presente que el Segundo Solicitante no se opuso a la solicitud de marca de la cual es hoy titular.

El Primer Solicitante acompaña una serie de documentos a través de los cuales prueba el uso legitimo de la denominación ANGLO AMERICAN, y agregan que la página web que funciona bajo el nombre de dominio en conflicto se limita a promocionar e informar acerca de los servicios educacionales del Primer Solicitante.

Agrega el Primer Solicitante que la cantidad de dinero invertido o del cual es dueño, así como la importancia económica de quien pretende imponer su conveniencia a otro, no debe ser de relevancia en este arbitraje, y citan un párrafo de un documento redactado por doña MARGARITA VALDÉS CORTÉS, consultora jurídica de NIC Chile relativo a la reunión trimestral del directorio de ICANN celebrado en Santiago el año 1999, el cual señala que en dicha reunión "se aprobó minimizar el "Reverse Domain Name Highjacking", esto es, el abuso que las grandes compañías podrían hacer para intimidar a pequeños titulares de dominios y forzarlos a ceder esos nombres".

Por último, señalan que es un principio básico y universal aplicable al área de los nombres de dominio de Internet el principio "first come, first served", excepto cuando exista un actuar doloso en perjuicio de otro que reclame al respecto, por lo que consideran que correspondería aplicar dicho principio a este caso;

11. Que con fecha 27 de diciembre de 2001, don FELIPE VINAGRE LARRAÍN, en representación del Segundo Solicitante, MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA, solicita la asignación del nombre de dominio angloamerican.cl. Fundamenta su demanda en que su mandante es una sociedad que forma parte de un gran conglomerado de empresas mineras con presencia en varios países del mundo, y que en Chile es una sociedad de responsabilidad limitada, de cuyos derechos son titulares la EMPRESA MINERA DE MANTOS BLANCOS S.A. con un 57% de la sociedad y la sociedad MINORCO INVERSUD S.A. con un 39%, y por último la sociedad ANGLO AMERICAN CORPORATION CHILE HOLDING LTD. con el 4% restante. Asimismo, el Segundo Solicitante es dueño de la marca "ANGLO AMERICAN" Registro N° 605.162 que distingue un establecimiento industrial de productos mineros, marca que se encuentra registrada en el extranjero, gozando de gran fama y notoriedad a nivel internacional dentro del rubro de las empresas mineras.

Agrega el Segundo Solicitante que el nombre de dominio en conflicto coincide en su parte esencial con la razón social y nombre comercial de su mandante, además de ser gráfica y fonéticamente idéntico a la marca registrada por MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA, y acompaña documentos que demuestran que la marca "ANGLO AMERICAN" es la denominación que identifica y distingue a todas y cada una de las empresas mineras que forman el grupo ANGLO AMERICAN PLC.

Señalan que el reconocimiento del nombre ANGLO AMERICAN está asociado mayormente con el mundo de la minería dentro del ámbito del mundo real, pero el problema se produce en el mundo virtual o en Internet donde no existe una clasificación de clase ni un campo de regulación, y en consecuencia, fácilmente se pueden burlar las normas y registros del mundo real. Por esta razón, se hace necesario que las marcas famosas y notorias no sean confundidas o más bien, sean protegidas en forma adecuada, ya sea por quienes intentan copiarlas, como, de aquellas solicitudes que pueden prestarse para inducir a error y engaño y de esta forma ir desvirtuando en el tiempo los nombres o marcas comerciales.

Agrega que el Segundo Solicitante tiene una marca famosa, notoria e idéntica a la pretendida, por lo que se puede sostener que tiene un mejor derecho al uso de su marca para Internet, lo cual está siendo obstaculizado por el Primer Solicitante. Consideran que el hecho que el Primer Solicitante se encuentre desarrollando una página web bajo el dominio angloamerican.cl, cuyo contenido se relaciona a un colegio y no a la actividad minera desarrollada por el Segundo Solicitante, produce una distorsión con lo que esa marca ha distinguido en el mundo real por más de dos décadas. En dicha página web, el colegio se distingue bajo el nombre ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL, por lo que señalan que la empresa HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA no es conocida ni reconocida por ANGLO AMERICAN, sino por ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL, por lo que el verdadero identificador debiera ser este último conjunto y no su primera parte que corresponde precisamente a una marca famosa y notoria.

Por último, en relación al principio "first come, first served", señalan que esta regla general tiene como excepción precisamente aquellas solicitudes de nombre de dominio que sufran de una oposición por parte de terceros, ya que de lo contrario, bastaría con que una persona solicite un nombre y se le asigne automáticamente sin mediar procedimiento alguno, por lo que el solo hecho de que el Primer Solicitante haya pedido previamente la adjudicación del dominio en conflicto, no le otorga un mejor derecho para adjudicárselo y desconocer de esta forma los legítimos derechos que el Segundo Solicitante tiene sobre el nombre;

12. Con fecha 7 de febrero de 2002 y 31 de mayo de 2002, don FELIPE VINAGRE LARRAÍN, en representación del Segundo Solicitante MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA acompaña documentos probatorios;

13. Por resolución de fecha 4 de junio de 2002, se da traslado a las partes de las demandas arbitrales correspondientes;

14. Con fecha 24 de junio de 2002, don FELIPE VINAGRE LARRAÍN, en representación del Segundo Solicitante, MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA, evacúa el traslado, señalando que su mandante ha acreditado la mayor antigüedad en el uso de la expresión ANGLO AMERICAN, dado que la SOCIEDAD MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA fue constituida con fecha 29 de septiembre de 1980, a diferencia de la sociedad HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA que fue constituida el 21 de junio de 1992. Asimismo, señalan que la sociedad HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA ha acreditado ser la sostenedora del colegio particular ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL desde agosto de 1999 para la prestación de servicios educacionales. En cambio, la sociedad MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA ha acreditado dedicarse al rubro de la industria minera desde 1980. Agrega que debe tenerse presente que el Segundo Solicitante forma parte de un conglomerado de empresas mineras, con presencia en varios países del mundo.

Señalan que la SOCIEDAD HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA no ha acreditado ser titular de ningún registro de marca, ya que las marcas "ANGLO AMERICAN" Registro N° 545.745 y "ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL" Registro N° 545.744 invocadas por el Primer Solicitante, están a nombre de MARIA GABRIELA DE LA PAZ LARSON BRICEÑO. Asimismo, la declaración jurada que se acompaña a través de la cual la señora LARSON BRICEÑO se compromete a transferir las mencionadas marcas a la sociedad HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA una vez terminado el trámite de registro, la consideran desvirtuada por los hechos, ya que el registro de las referidas marcas se obtuvo en agosto de 1999, y desde esa fecha hasta ahora no consta que hayan sido transferidas al Primer Solicitante de autos.

En cuanto a la existencia de la marca "ANGLO AMERICAN" Registro N° 258.723 perteneciente a la SOCIEDAD HESELAARS, WENDT Y COMPAÑÍA LTDA, ésta no sirve para acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa al haber pertenecido a una empresa distinta del Primer Solicitante, y aunque la sociedad HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA, fuera titular del registro que invoca, su solicitud debiera ser rechazada, por cuanto se trata de marcas concedidas casi 20 años después del registro de la marca "ANGLO AMERICAN" de propiedad del Segundo Solicitante.

Agrega el Segundo Solicitante que el nombre que realmente identifica y distingue al colegio del Primer Solicitante es ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL y no ANGLO AMERICAN que corresponde a la marca registrada por el Segundo Solicitante, lo que puede comprobarse al ingresar al sitio web bajo el nombre de dominio angloamerican.cl, en el cual aparece el signo distintivo del colegio ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL. Agrega que las facturas acompañadas por el Primer Solicitante en estos autos figuran extendidas a nombre de ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL, y ninguna a nombre de colegio ANGLO AMERICAN. Por consiguiente, no existe coincidencia gráfica ni fonética entre la solicitud de nombre angloamerican.cl y el nombre ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL, que identifica y distingue al colegio del mismo nombre, cuyos sostenedor es HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA

El Segundo Solicitante considera que se podría haber evitado este juicio, si el Primer Solicitante hubiera solicitado el verdadero nombre que distingue al colegio que sostiene, y no solicitar un nombre que es idéntico a una marca registrada con anterioridad por un tercero, en este caso MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA Considera que el Primer Solicitante ha incurrido en un abuso del derecho, ya que su solicitud de nombre de dominio no se apoya en ninguna marca registrada, y su actitud ha pasado a ser dolosa desde el momento en que tomó conocimiento de la existencia de la marca "ANGLO AMERICAN" registrada por el Segundo Solicitante hace más de 20 años.

Señala MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA que la marca registrada que posee es idéntica al nombre de dominio en conflicto, con lo cual demuestra que tiene mejor derecho al nombre angloamerican.cl. El hecho marcario de la misma se ve reforzado por el hecho de que todas las sociedades que forman el grupo de empresas mineras ANGLO AMERICAN usan la marca "ANGLO AMERICAN", a nivel internacional, con lo cual es lógico que tengan una misma denominación en todo el mundo cuyo registro más antiguo data de 1917, tal como fue demostrado con las copias de registros de la marca "ANGLO AMERICAN" que fueron acompañadas en estos autos.

Por último, señalan que la Segunda Solicitante no pretende ejercer presión económica, ni menos impedir o intimidar al Primer Solicitante en el desarrollo de su actividad educacional, sino que hacer valer un derecho adquirido con anterioridad sobre la marca "ANGLO AMERICAN", que es idéntica al nombre de dominio que se solicita;

15. Con fecha 25 de junio de 2002, don JOSE IGNACIO PINOCHET OLAVE, en representación de la sociedad HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA, evacúa el traslado, señalando que es un principio básico y universal en aplicación en el área de dominios de Internet que los dominios deben ser asignados al Primer Solicitante, salvo cuando exista un actuar doloso o de mala fe en perjuicio de otro que reclame al respecto, especialmente cuando se afecte con esa mala fe al titular de una marca notoria. Agregan que el Reglamento para el funcionamiento de Registro del Dominio CL, está fundado en gran parte en el Domain Name Systems Structure and Delegation y éste en el "first come, first served", lo que ha sido reconocido en multiples sentencias arbitrales del sistema. Agrega que se hace excepción al principio "first come, first served" sólo cuando se trata de marcas notorias y cuando hay un actuar de mala fe del Primer Solicitante. En este caso, las marcas citadas por el Segundo Solicitante no son notorias, y la antigüedad del registro de la marca "ANGLO AMERICAN" para distinguir establecimiento industrial de productos mineros no le reviste de notoriedad.

Agrega que el Primer Solicitante ha actuado de buena fe, y el Primer Solicitante alega haberse relacionado con la autoridad y con la sociedad bajo la denominación de ANGLO AMERICAN en el rubro de la educación, manteniendo un sitio web bajo el dominio en disputa que efectivamente se relaciona al colegio que opera bajo ese nombre, y difícilmente podría beneficiarse por alguna confusión de público muy especializado del área minera.

La ausencia de mala fe del Primer Solicitante queda demostrada por administrar un colegio real que opera bajo el nombre comercial de colegio ANGLO AMERICAN o ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL; porque se encuentra en funcionamiento el sitio web del colegio, y en dicho sitio se hace un "fair use" del dominio y de la denominación; porque es titular de una marca registrada "ANGLO AMERICAN" Registro N° 545.745 para servicios de la clase 41; porque es evidente que el uso que se pretende dar y se está dando al dominio es legítimo y sin intención de confundir a los consumidores.

El Primer Solicitante agrega que es curioso que el Segundo Solicitante llame la atención sobre el hecho de que su representada no es conocida como ANGLO AMERICAN, sino como ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL, y sin embargo, omite destacar que su razón social tampoco es ANGLO AMERICAN sino que MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA, igualmente omitiendo señalar que es titular del registro del nombre de dominio angloamericanchile.cl inscrita a nombre de EMPRESA MINERA DE MANTOS BLANCO S.A., la que como señala el Segundo Solicitante en su demanda arbitral, es dueña del 57% de MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA

Considera el Primer Solicitante que si se trata de evitar confusiones, debiera primar el principio "first come, first served", por cuanto el colegio ANGLO AMERICAN tiene muchos más usuarios de Internet potenciales en Chile que la minera.

En conclusión, la sociedad HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA señala que ha operado en años pasados ante las autoridades educacionales usando la denominación ANGLO AMERICAN, siendo el titular de la marca "ANGLO AMERICAN" para distinguir establecimiento educacional desde el año 1999; que pudo haberse opuesto al registro del nombre de dominio angloamericanchile.cl y no lo hizo, lo que es una demostración evidente de buena fe; que el Segundo Solicitante no ha alegado mala fe por parte del Primer Solicitante; que el Segundo Solicitante no ha justificado ni probado la notoriedad de su marca; que el Primer Solicitante hace uso legítimo del dominio (fair use) reconocido por el oponente, directamente relacionado con su giro: la administración de un establecimiento educacional; que ha quedado demostrado la ausencia de mala fe del Primer Solicitante y la falta de intención de inducir al publico a confusión; que el Segundo Solicitante en su escrito de mejor derecho no ha señalado ninguna razón plausible para hacer excepción al principio "first come, first served", sino sólo ha dicho que la excepción la constituye el hecho de existir oposición por parte de terceros; que el Segundo Solicitante no ha señalado norma alguna aplicable para sustentar su derecho, sino sólo la legislación de marcas y relevante al efecto;

16.Con fecha 26 de junio de 2002, se proveen los escritos a través de las cuales las partes evacuan el traslado;

17. Con fecha 25 de abril de 2003 se cita a las partes a oír sentencia, resolución que notifica a las partes por correo electrónico;

Y CONSIDERANDO:

18. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y que por ende deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

19. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

20. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

21. Que contrariamente a lo que señala el Primer Solicitante, no es un principio básico y universal en el área de los nombres de dominio de Internet que ellos sean asignados al Primer Solicitante, a excepción de que exista un actuar doloso en perjuicio de otro que reclame al respecto. En los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

22. Que el término ANGLO AMERICAN es indudablemente un término genérico y de uso común, al referirse a aquellas personas, empresas o productos de origen tanto inglés como estadounidense, de tal forma que no es una expresión usada ni asociada únicamente a los solicitantes de autos;

23. Que la antigüedad en el uso de la expresión ANGLO AMERICAN no es relevante en este caso;

24. Que ambas partes litigantes han invocado y acreditado en este juicio arbitral sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

25. Que el Primer Solicitante efectivamente hace uso de la denominación ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL, como puede apreciarse de la papelería del mismo, incluyendo los informes escolares;

26. Que consta en autos que el Primer Solicitante, la sociedad HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA, es legalmente el sostenedor del colegio particular ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL desde el 26 de agosto de 1999. Asimismo, la sociedad predecesora en calidad de sostenedor del colegio es la sociedad HESELAARS, WENDT Y CÍA. LTDA., la cual en 1982 inscribió la marca comercial "ANGLO AMERICAN" bajo el N° 258.723 para distinguir "academia de estudios" de la clase 41, por lo que queda demostrado que desde a lo menos el año 1982 se ha utilizado la expresión ANGLO AMERICAN para distinguir servicios educativos de la clase 41;

27. Que actualmente se encuentran registradas las marcas "ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL" bajo el N° 545.744 y "ANGLO AMERICAN" Registro N° 545.745, ambas para distinguir "servicios de educación, instrucción y enseñanza" de la clase 41. Estas marcas están inscritas a nombre de MARÍA GABRIELA DE LA PAZ LAZO BRICEÑO, habiéndose acompañado en autos una declaración jurada de fecha 6 de julio de 1999 firmada por la misma que señala que la inscripción de dichas marcas fue encomendada por la sociedad HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA y que una vez finiquitado el trámite en el Departamento de Propiedad Industrial, se haría el traspaso legal de ellas a la sociedad mencionada. Aún cuando dicha transferencia no se ha llevado a cabo todavía por razones que no se acreditaron en autos, a juicio de este árbitro ello no tiene relevancia para este procedimiento arbitral, puesto que de los antecedentes expuestos consta que el registro de estas marcas se hizo a petición del Primer Solicitante, sociedad HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA, y que, por ende, el uso que hacen de las marcas "ANGLO AMERICAN" y "ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL" es legítimo;

28. Que el Segundo Solicitante, MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA, ha citado como base marcaria de su demanda arbitral el registro chileno de la marca "ANGLO AMERICAN" N° 605.162 de fecha 10 de octubre de 2001 que distingue un establecimiento industrial de productos mineros, como asimismo, otros registros de dicha marca en el extranjero;

29. Que el argumento del Segundo Solicitante en relación a que el Primer Solicitante no es conocido ni reconocido por la expresión ANGLO AMERICAN sino como ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL, y que por ende, el verdadero identificador debiera ser este último conjunto y no su primera parte, no tiene asidero, toda vez que el Segundo Solicitante también es conocido como MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA, y no simplemente como ANGLO AMERICAN. Asimismo, es lógico pensar que al momento de elegir y determinar qué nombre de dominio va utilizar una empresa en particular, elegirá aquel que pueda distinguirlo de la forma más corta y precisa posible, y en este caso la expresión ANGLO AMERICAN claramente identificaría plenamente al Primer Solicitante, sin que las palabras "INTERNATIONAL" y "SCHOOL" le otorguen una mayor distintividad.

30. Que si bien la expresión ANGLO AMERICAN forma parte de la razón social del Segundo Solicitante, MINERA ANGLO AMERICAN CHILE LIMITADA, y corresponde asimismo a una marca comercial que tiene registrada en Chile, ella coexiste en el mercado con el colegio ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL de propiedad del Primer Solicitante. Además, la marca propiedad del Segundo Solicitante coexiste ya con dos marcas registradas por terceros para servicios de la clase 41;

31. Que al realizar este juez árbitro una breve investigación para detectar la presencia de la expresión ANGLO AMERICAN en Internet, ha podido comprobar que existen numerosas referencias a esa expresión en relación a empresas tales como ANGLO AMERICAN BOOK COMPANY LTD., ANGLO AMERICAN BANK, ANGLO AMERICAN AVIATION, INC. e incluso existen instituciones que prestan los mismos servicios que presta el Primer Solicitante, tales como THE ANGLO-AMERICAN SCHOOL OF MOSCOW y ANGLO-AMERICAN INSTITUTE OF PRAGUE. Asimismo, de los tres gTLD más conocidos, a saber .com, .org y .net, sólo angloamerican.com está activo e inscrito a nombre de ANGLOAMERICAN CEDER PRODUCTS LTD., estando los dominios angloamerican.org y angloamerican.net a la venta. Lo mismo ocurre con los gTLD más nuevos tales como .info y .biz, ninguno de los cuales pertenece al Segundo Solicitante;

32. Que el Primer Solicitante no ha incurrido en abuso del derecho al apoyar su solicitud de nombre de dominio en el uso legítimo del nombre del colegio que sustenta, y que el solo conocimiento de la existencia de la marca "ANGLO AMERICAN" del Segundo Solicitante, no le da el carácter de dolosa a una solicitud de nombre de dominio que se encuentra en tramitación;

33. Que si bien, a juicio de este árbitro, no existe mala fe por parte del Primer Solicitante, no es necesaria la prueba de la misma en el caso de las solicitudes de nombres de dominios competitivas, dado que lo que efectivamente debe probarse en este procedimiento arbitral es el mejor derecho y, en este caso el Segundo Solicitante no ha logrado acreditar un mejor derecho para el nombre de dominio en disputa;

34. Que por el solo hecho de tener el Segundo Solicitante la marca "ANGLO AMERICAN" registrada en Chile, y que dicho término forme parte de su razón social, no le asiste un mejor derecho, y en cambio sí le asiste un mejor derecho al Primer Solicitante, al hacer un uso de buena fe del dominio angloamerican.cl, sin contravenir la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL que rige estos conflictos, y por ser además el primero en solicitar el dominio en conflicto;

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio angloamerican.cl al Primer Solicitante, HIRANE Y COMPAÑÍA LIMITADA.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes personalmente y a NIC Chile por carta certificada.

Sentencia pronunciada por el árbitro don Christian Ernst Suárez

Santiago, 26 de mayo de 2003.-

Christian Ernst S.

ARBITRO

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