Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "anosdorados.cl"

MAT.: sentencia definitiva anosdorados.cl.

PARTES: SERGIO MEZA CARRASCO

               CLINICA LAS CONDES S.A. REP. SARGENT & KRAHN

ARBITRO:Lorena Donoso Abarca

 

 

En Santiago de Chile, a veintitrés de septiembre de dos mil tres, en el conflicto por la inscripción del nombre de anosdorados.cl, suscitado entre SERGIO MEZA CARRASCO, RUT: 05.099.155-5, domiciliado en Diagonal Paraguay Nº481, Of. 126, Santiago y CLINICA LAS CONDES S.A., representada porSARGENT & KRAHN, RUT: 93.930.000-7, en la persona de don Fernando Ureta Icaza, domiciliado en Av. Andrés Bello 2711, of. 1701, se dicta la siguiente sentencia definitiva:

VISTOS:

1.- Que con fecha 17 de marzo del año en curso mediante oficio OF02679 de fojas 1, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro, nombramiento que se aceptó el día 28 de ese mismo mes, como consta a fojas 2, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes 11 de abril de 2003 a las 10:00 horas, lo que fue notificado a las partes por carta certificada, como consta a fojas 5.

2.- Que el día y hora señalados se realizó la audiencia decretada con la sola comparecencia del representante de la segunda solicitante. No siendo posible el llamado a conciliación, se procedió derechamente a la determinación del procedimiento arbitral, como consta a fojas 19.

3.- Que a fojas 20 el primer solicitante presenta sus alegaciones de mejor Derecho, las que funda en que la solicitud del nombre de dominio en disputa es parte del diseño de un proyecto de servicios publicitarios orientado hacia personas de la tercera edad, el cual incluye inscripciones de la marca www.añosdorados.cl en el Departamento de Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción con fecha 13 de septiembre de 2002 y solicitud N° 581.506 y publicada en el Diario Oficial después de una primera edición defectuosa el 25 de noviembre de ese año, N° 37.417, página 10. Esta marca comercial la solicita para la clase 35 sobre servicios publicitarios y por tanto no se contrapone a otras clases solicitadas, como es el caso de la Clínica Las Condes S.A., la cual posee la clase 42 de servicios de Salud.

Agrega que paralelamente a lo anterior consideró necesario también inscribir el dominio en NIC Chile lo que hizo el 25 de octubre de 2002 con el número de proceso 20021025192955 y cancelado con la factura N° 851799 de fecha 12 de noviembre de 2002 y posteriormente se le informa la objeción con fecha 29 de noviembre de 2002.

Sostiene que el proyecto publicitario en desarrollo se genera por la ausencia de una página web y un estilo publicitario que se adapte a las necesidades del segmento de las personas de la tercera edad las cuales pueden acceder a los computadores tanto desde sus domicilios como desde otras empresas e instituciones que entregan el servicio desde el sector público y privado. Agrega que parte fundamental es el diseño de una página web la cual estará disponible permanentemente y donde encontrarán todo tipo de bienes y servicios especialmente adecuados a este segmento de edad. Las empresas interesadas y/o que estén generando dichos bienes y servicios podrán ubicar todo tipo de publicidad en sus más diversas formas y estilos de manera de entregar esta información de la forma más adecuada. Señala a continuación que está en contacto con instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones de personas de tercera edad las que entregarán información acerca de sus actividades, la que se incluirá sin costos para éstas.

Concluye que dada la importancia del dominio para el proyecto publicitario www.añosdorados.cl es que se permite solicitar que este dominio le sea asignado.

4.- Que a fojas 28 la segunda solicitante pide le sea asignado el nombre de dominio en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.- ANTECEDENTES DE HECHO:Argumenta que Clínica Las Condes S.A., sociedad creada en 1979, es una de las empresas lideres en la prestación de servicios privados de salud en el país. En el año 1979, un grupo de médicos con gran vocación, y con el objetivo principal de otorgarle al paciente la mejor atención, comienzan a planear un gran proyecto, la formación de un Hospital privado, que se caracterizara por contar con un equipo profesional de excelencia, atención personalizada y multidisciplinaria de la más alta calidad, junto con tecnología de punta. Así, en 1983 Clínica Las Condes inicia sus actividades, manteniéndose, desde entonces, en un constante desarrollo, para llegar a tener los programas líderes en atención hospitalaria dentro de Chile y Latinoamérica. Está integrada por 250 médicos de planta, más de 1500 médicos acreditados. Esta institución se destaca entre otras por la excelencia de este cuerpo médico. Más de 200 médicos, agrupados en departamentos por su especialidad entregan una dedicación exclusiva a la Clínica. Los criterios de selección son rigurosos y exigen certificación de cada especialidad, cursos de actualización de conocimientos y entrenamiento profesional continuo. Ello permite obtener logros significativos de acciones quirúrgicas, cuidados intensivos, trasplantes de órganos, entre otros.

Sostiene que desde sus inicios, Clínica Las Condes ha incluido equipamiento de punta, siendo uno de los centros de salud más importantes en Latinoamérica, destacando en varias áreas como: Medicina Reproductiva, Pabellones, Departamento de Neurofisiología, etc. Todas sus instalaciones, consultas, hospitalización, pabellones, laboratorios y servicio de urgencia están ubicadas en un mismo lugar, en el sector oriente de Santiago. Agrega que la Subdirección Académica de Clínica Las Condes promueve y patrocina Programas de Formación de Pre y fundamentalmente Postgrado para profesionales del área de la salud, convirtiéndose en campo clínico para el perfeccionamiento de éstos. Además, la Clínica cada año organiza y patrocina cursos y congresos abiertos a la comunidad médica nacional, para los que siempre cuenta con la participación de invitados del más alto nivel, nacionales o extranjeros.

Por otra parte, dada la importancia que otorga a la tecnología, desde el año 1999 la empresa ya cuenta con sitios web en Internet, www.clinicalascondes.cl. Agrega a este respecto que el 25 de octubre de 2002, la contraparte, Sergio Meza Carrasco, solicitó en nombre de dominio "anosdorados.cl", lo que asimismo hizo su representado el 4 de noviembre de ese mismo año, dentro de plazo legal, pues dentro de sus múltiples líneas de servicios ideo la creación del programa "Años Dorados", servicio focalizado en la tercera edad.

Sostiene que su representada cuenta a la fecha con mas de 40 registros marcarios, registrados en Chile, para sus diversas marcas, dentro de las cuales está la marca "AÑOS DORADOS", Registro marcario Nº 576.778, para distinguir "servicios de salud correspondientes a clínicas; de centro médico, de hospital y servicios de urgencia, de laboratorio de diagnóstico, de salud pública, de policlínico, posta de primeros auxilios, de centro de salud dental; de investigaciones médicas y toda clase de prestaciones relacionadas con la salud, clase 42", registro solicitado con fecha 5 de mayo de 2000.

A vía de ejemplo de otros registros marcarios de que su representada es titular, individualiza los siguientes:

a.- Registro marcario Nº 633.178 "CLINICA LAS CONDES", para distinguir "servicios de clínica, clase 42", registro solicitado con fecha 15 de abril de 2002.

b.- Registro marcario Nº 476.775 "CLINICA LAS CONDES CONFIANZA", para distinguir "servicios de centro médico, laboratorio de diagnóstico, de salud pública, policlínicos posta de primeros auxilios, centro de atención dental y toda clase de prestaciones de salud, clase 42", registro solicitado con fecha 15 de abril de 1996.

c.- Registro marcario Nº 535.219 "LAS CONDES", para distinguir "establecimiento comercial de farmacia, droguería, almacenes farmacéuticos, botiquines autorizados y compra-venta de toda clase de productos y artículos en la Región Metropolitana de Santiago", registro solicitado con fecha 3 de diciembre de 1998.

d.- Registro marcario Nº 497.874 "VIVIR MAS", para distinguir "revistas, publicaciones periódicas y no periódicas e impresos en general, clase 16", registro solicitado con fecha 31 de mayo de 1995.

e.- Registro marcario Nº 576.744 "WWW.CLC.CL", para distinguir "servicios de promoción al público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos o de servicios por todos los medios de comunicación, especialmente lo relacionado a comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de información y promocional público de declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o de servicios oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos y digitales, clase 35", registro solicitado con fecha 5 de mayo de 2000.

f.- Registro marcario Nº 576.746 "WWW.CLC.CL", para distinguir "servicios de venta al público de todo tipo de productos o de servicios por correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de venta al público de todo tipo de productos o de bienes por medio de una comunicación oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos y digitales, registro solicitado con fecha 5 de mayo de 2000.

Asimismo, y en este orden de cosas, sostiene que su mandante ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a sus marcas en nuestro país, que estima se prueba con los registros marcarios, información de páginas web y publicaciones de prensa que dan cuenta del uso y fama que la marca "CLINICA LAS CONDES" y en este caso "AÑOS DORADOS" que acompaña y que sostiene no admiten debate alguno.

Agrega que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. El objetivo final de un nombre o razón social es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real". Por ello sostiene que si el nombre de dominio "anosdorados.cl", correspondiente al dominio que representa la marca comercial de su mandante, por la imposibilidad de utilizar la letra "Ñ" del idioma español en Internet, se adjudicara a Sergio Meza Carrasco, los usuarios de Internet, al ingresar al sitio "anosdorados.cl", se encontrarían con información de otro tipo, produciéndose un perjuicio irreparable para su mandante y confusión en los usuarios de Internet, respecto de los que es reconocida su actitud de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este sentido, agrega que su representado ha registrado los siguientes nombres de dominio correspondientes a extensiones locales: a.- www.clinicalascondes.cl, creado con fecha 16 de agosto de 2001; b.- www.clinicalascondes.com, creado con fecha 19 de enero de 2001; c.- www.clinicalascondes.net, creado con fecha 19 de enero de 2001; d.- www.clinicalascondes.org, creado con fecha 7 de julio de 2000; e.- www.clc.cl, creado con fecha 29 de agosto de 2001; f.- www.sabervivir.cl, creado con fecha 31 de enero de 2003; g.- www.canalclc.tv.

II.- ANTECEDENTES DE DERECHO:Sostiene que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores INTERNET, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico, uno de los cuales dice relación con los "nombres de dominio", que en palabras muy sencillas, consisten en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de INTERNET es conocido y se identifica dentro de esta red, para poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio, señala, lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Coca Cola, Nike y/o Universidad de Chile, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en confusa y caótica.

En cuanto a los criterios aplicables a la resolución de conflictos en esta materia aduce el de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Sostiene al respecto que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el "mundo real" sino el mundo virtual que constituye Internet, ante lo que el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos, efectuándose una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, atendido que compartirían un sinnúmero de aspectos, características y propósitos, de tal entidad que llevan a sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. En atención a esta relación, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, atendiendo a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Agrega que cabe tener presente que el 1º de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN", entidad, a nivel mundial, con mayor autoridad en esta materia, que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc., política que en su título preliminar reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios sobre el signo en cuestión, al considerar entre los fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Sostiene luego que dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

Agrega que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio a la contraparte se estaría produciendo una dilución de la marca "AÑOS DORADOS" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "anosdorados.cl" con la intención de informarse sobre los productos que comercializa su mandante en el país y se encontraran con cualquier otra información, sobretodo teniendo en cuenta que ésta tiene dominios para su marca en extensiones .cl, .tv y .com, entre otras. Al respecto agrega que la sentencia arbitral de fecha 9 de julio de 2001 sobre el nombre de dominio "kiwi.cl" señala que "Sí le asistiría un "mejor derecho" al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre kiwi, aunque su solicitud de nombre de dominio sea posterior."

En segundo lugar trae a colación el criterio de la notoriedad del signo pedido, que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Sostiene que la aplicación de este criterio obliga a concluir que su mandante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "anosdorados.cl", por ser esa parte la que le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional a la denominación "AÑOS DORADOS", como sostuvo en la exposición de hechos.

En tercer lugar invoca el criterio del mejor derecho y buena fe, señalando que su representada se opuso a la solicitud de "anosdorados.cl" desde el momento que cuenta con registros marcarios en Chile para la expresión "AÑOS DORADOS", marca CREADA, DESARROLLADA y PUBLICITADA por ella, a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, sostiene que si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet. Agrega al respecto, que no existe ningún registro marcario para la expresión "AÑOS DORADOS", a nombre del demandado, lo que reviste vital importancia pues al momento de trabarse la litis la contraparte no tenía ningún derecho sobre esta expresión y por lo tanto el mejor derecho lo detenta su representada.

En este punto esa parte se aboca al estudio y examen de los registros marcarios que las partes de autos pueden invocar en su favor, con el objeto de determinar a cual de las partes debiera asignarse el nombre de dominio. Aduce al respecto que Clínica Las Condes S.A., es titular de una serie de registros marcarios en Chile para el signo "AÑOS DORADOS" y "CLINICA LAS CONDES", indicados en la exposición de antecedentes de hecho. Por su parte, el demandado de autos no es titular de ningún registro marcario para el signo "AÑOS DORADOS". Concluye entonces que en estas circunstancias, resulta evidente que el mejor derecho sobre el dominio "anosdorados.cl" corresponde a su representada, con el mérito de la titularidad para la marca "AÑOS DORADOS" antes referida.

Luego, sostiene que no es posible aplicar el principio " first come first served al caso de autos, ya que este sólo sirve de principio dirimente cuando ambas partes cuenten con igualdad de derechos frente a un nombre de dominio. Así lo expresa claramente la sentencia que resolvió la asignación del dominio "trabajadores-ccu.cl" la que señaló que "el principio "First Come, First Served" es de opinión de este sentenciador que, si bien es un principio orientador en materia de inscripciones de nombre de dominio, bajo respecto alguno puede considerarse un derecho, menos aún desde el momento que la Reglamentación de NIC Chile permite la presentación de solicitudes competitivas. De esta forma, dicho principio y, como se ha venido diciendo, no derecho, sólo puede aplicarse en el evento de existir igualdad, precisamente de derechos por los requirentes"

Sostiene que en el caso de autos, su mandante cuenta con derechos adquiridos previos a la solicitud del nombre de dominio, derechos con los que no cuenta la contraparte y que no pueden ser ignorados por esta ni por este tribunal, los que impiden la aplicación del principio antes señalado.

Concluye que a la luz de lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de registros marcarios para el signo "AÑOS DORADOS" en Chile, es su representada la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa, porque es quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "AÑOS DORADOS" en el mercado nacional, por medio de los productos comercializados bajo esta denominación. En estas circunstancias, continua, existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalización y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que estima concluyen necesariamente el derecho prioritario de sus mandantes sobre el signo en disputa.

Agrega que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por ello considera que la asignación del dominio "anosdorados.cl" a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile en los artículos 20, 21 y 22, aplicables en esta materia. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de su representada.

En su petitorio solicita se tenga por presentada demanda en juicio arbitral contra de Sergio Meza Carrasco, ya individualizado en autos, acogerla a tramitación y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio "anosdorados.cl" a sus mandantes, con expresa condenación en costas de la contraria.

5.- Que en apoyo de sus argumentaciones la primera solicitante acompañó Fotocopia simple de solicitud de registro marcario N° 581506, para la denominación www.añosdorados.cl, para la clase 35, servicios publicitarios, de fojas 24, además de fotocopia simple de publicación de esta solicitud en el Diario Oficial, de fojas 25 y fotocopia de presentación dirigida al Sr. Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, de fojas 26, en el marco de instancia administrativa de oposición al registro solicitado, en que esta parte sostiene que la oposición se basa en una hipotética semejanza gráfica, fonética y conceptual entre las marcas registradas "Años Dorados", que tiene el Registro N°576.778, correspondiente a la clase 42, esencialmente destinada a servicios de salud, con la solicitud 581.506, sobre registro de marca www.añosdorados.cl, correspondiente a la clase 35 sobre servicios publicitarios. Agrega que no existe semejanza gráfica, fonética y conceptual con la marca de la oposición, por cuanto la finalidad de su petición de registro es la publicidad, especialmente por medios virtuales, hacia un segmento de la población que es el adulto mayor, no generando bienes específicos para el sector mencionado. Aduce luego que el art. 20 letra h) de la Ley 19039 requiere que la semejanza gráfica o fonética o la igualdad de nombre se de en la misma clase, con lo cual se está permitiendo semejanzas en clases distintas.

Señala que el conflicto podría centrarse en la publicidad en un aspecto específico como sería la generación de servicios de salud, clase 45. Si bien el campo específico de la empresa que se opone es la generación de servicios de salud en sus variadas formas, esto no puede impedir la existencia de medios publicitarios para generar publicidad de otros servicios de salud, tanto públicos como privados. Como la Clínica Las Condes genera servicios en salud y no es una empresa publicitaria, ni menos en el área virtual, no se divisa por donde podrían confundirse ambas marcas. Agrega que si bien es cierto que los signos www y .cl no son registrables, esto es efectivo respecto de que no son registrables por sí solos, porque acompañados de cierta lectura están indicando un campo virtual que denota información por medios computacionales y esto es precisamente lo que conlleva la solicitud www.añosdorados.cl, que se describe como un solo término a objeto de reforzar la idea de ser un sitio virtual. De esta manera, continúa, si la Clínica Las Condes no posee marca registrada en servicios publicitarios, como tampoco pretende publicitar a través de marcas en los sitios virtuales, su oposición no es válida para impedir que su marca se registre en la forma solicitada.

Documentos que no fueron objetados de contrario, salvo en lo que respecta a las consideraciones en orden a que la presentación de una solicitud de registro marcario no confiere derechos adquiridos para su titular.

6.- Que de su parte, la segunda solicitante, en apoyo de sus argumentaciones acompañó los siguientes documentos, inobjetados de contrario:

a.- Impresión  de sitio wed www.clinicalascondes.cl de fojas 35 a 42, en los cuales se ofrecen distintos servicios y se exhiben distintos logros.-

b.- Impresión de consultas a la Base de Datos del Registro de Propiedad Industrial para las marcas

Registro marcario Nº 576.746 "WWW.CLC.CL", de 15-09-2002, registro solicitado con fecha 05-05-2000, de fojas 43; Registro marcario Nº 576.744 "WWW.CLC.CL", clase 35, solicitado el 05-052000 y concedida el 15-09-2000, de fojas 44; Registro marcario Nº 497.874 "VIVIR MAS", clase 16, solicitado el 31-05-1995, concedido el 28-11-1997, de fojas 45; Registro marcario Nº 535.219 "LAS CONDES", clases 1 a 34, para distinguir a establecimiento comercial, solicitado el 3-12-1998, concedido el 25-02-1999, de fojas 46; Registro marcario Nº 476.775 "CLINICA LAS CONDES CONFIANZA", clase 42, solicitado el 15-04-1996, concedida el 15-01-1997, de fojas 47; Registro marcario Nº 633.178 "CLINICA LAS CONDES", clase 42, solicitado el 15-04-2002 y concedido el 18-06-2002, sin protección a "clínica", de fojas 48; Registro marcario Nº 576.778 "AÑOS DORADOS", clase 42, solicitado el 5-05-2000 y concedido el 15-09-2000, de fojas 49.

c.- Impresión de consulta a la base de datos de NIC Chile para los docminios clinicalascondes.cl, de fojas 50, clc.cl de fojas 51 y sabervivir.cl, de fojas 52, todos a nombre de Clínica Las Condes S.A..

d.- Consultas a la base de datos whois, de verisign, que dan cuenta, a fojas 53, que el dominio clinicalascondes.com es de titularidad de Clínica Las Condes S.A., dominio que fue creado el 19 de enero de 2001 y expira el 19 de enero de 2004; a fojas 54, que el dominio clinicalascondes.net, creado y a expirar en las mismas fechas detenta la misma titularidad y de fojas 55, que se refiere al dominio clinicalascondes.org habría expirado e 07 de julio del presente año 2003, sin otra información en lo que se refiere al conflicto de autos.

e.- Impresión de consulta a la Base de Datos del Departamento de Propiedad Industrial, de fojas 57, en que se da cuenta de que a la fecha de la consulta, 25 de marzo de 2003, la solicitud marcaria 581506, presentada por don Sergio Meza Carrasco, se encontraba aún en trámite.

7.- Que a fojas 59 la segunda solicitante presenta escrito en que solicita se tenga presente en relación a las argumentaciones de la contraria, que es claro que éste no goza de derecho preferente alguno que invocar para justificar la asignación del nombre de dominio en disputa, atendido que el mismo solicitante reconoce que al momento de solicitar el nombre de dominio de autos no contaba con marca registrada para la marca "AÑOS DORADOS", sino que simplemente contaba con una solicitud de marca presentada, la que ni siquiera estaba publicada para posibles oposiciones. Ello implicaba que al momento de presentar la solicitud de nombre de dominio contaba con una mera expectativa de obtener un derecho, sin que sea posible sostener que esta mera expectativa le de derecho sobre el nombre de dominio, pues el único derecho que esta solicitud le concedió es aquel que se refiere a la posibilidad de oponerse a otras solicitudes de marcas. En segundo lugar señala que el pirncipio first come first served establece que ante igualdad de derechos corresponde la asignación del nombre de dominio al primer solicitante de este, lo que sin embargo no es aplicable al caso de autos ya que como indicara antes, no existe esta igualdad de derechos, requisito fundamental para su aplicación, por cuanto al momento de trabarse la litis el primer solicitante ni contaba con derecho previo alguno sobre el signo solicitado, de lo que desprende el mejor derecho de su representado al signo en disputa.

8.- Que a fojas 62 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:Que de las alegaciones de las partes se desprende que lo controvertido en autos es a cual de las partes les asiste un mejor derecho que justifique se consolide a su nombre el dominio en disputa.

Que a los efectos anteriores, la primera solicitante argumenta que tiene un proyecto destinado a brindar servicios de información a personas de la tercera edad y para acreditar la seriedad de sus afirmaciones acompañó factura N° 851799 correspondiente al pago correspondiente a la solicitud de nombre de dominio anosdorados, bajo el ccTLD .cl, de fojas 23; solicitud de registro de marca N° 581506, correspondiente al signo www.añosdorados.cl, solicitada para la clase 35, correspondiente a servicios publicitarios, de fojas 24; fotocopia de publicación en el Diario Oficial, de la solicitud antes referida, de fojas 25; y escrito en que evacua traslado a la oposición interpuesta en contra de solicitud de marca, de fojas 26. De estos documentos se desprende que la solicitud del dominio no se realiza en perjuicio de las marcas registradas por Clínica las Condes, sino en base a un interés especial y legítimo, cual es el de generar un servicio de información general dirigido al adulto mayor.

SEGUNDO:Que de su parte, la segunda solicitante ha acreditado debidamente los registros marcarios que invoca, entre los cuales destaca el registro "AÑOS DORADOS", para la clase 42, solicitado el 5-05-2000 y concedido el 15-09-2000, no fue objeto de controversia por la otra solicitante, razón por la que nada habrá de considerarse al respecto, salvo en aquello que dice relación con la suficiencia de dichos registros para decidir a su respecto que tiene un mejor derecho sobre la cadena de caracteres solicitada como nombre de dominio. Que de su parte, respecto de las impresiones de su sitio web, no se aprecia en ellas referencias a las atenciones y/o logros referidos a las prestaciones dadas a los adultos mayores, por lo que no habrá de realizarse mayor análisis a su respecto.

TERCERO:Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través de las cuales las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema toda vez que a través de la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un dominio pueda afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

CUARTO:Que, sin embargo, este acercamiento debe hacerse guardando los principios y normas que rigen en materia marcaria. Es así como la siendo la especialidad de la esencia del derecho marcario, la identidad entre dos signos sólo puede afectar a solicitantes que se desempeñen en el mismo mercado objetivo, situación que es recogida en el clasificador internacional de marcas, vigente en nuestro país. Es así como la Clínica Las condes efectivamente al momento de presentar su solicitud competitiva contaba con la marca registrada "AÑOS DORADOS", como acredita a fojas 49, solicitado el 5-05-2000 y concedido el 15-09-2000. Sin embargo, dicha inscripción corresponde a la clase 42 "servicios de salud correspondiente a clínicas...". Asimismo, esta parte cuenta con el registro marcario Nº 576.744 "WWW.CLC.CL", clase 35, coincidente con aquella para la cual el primer solicitante ha solicitado el registro www.añosdorados.cl. el que a la fecha del cierre de la discusión en estos autos, aún se encontraba pendiente de resolución por oposición de la segunda solicitante de estos autos, tal y como consta a fojas 64 y siguiente. Siendo así, y ante la incertidumbre en cuanto a los derechos del primer solicitante, toda vez que al momento de solicitar el dominio no se ha consolidado a su respecto derecho de similar naturaleza que pueda contrarrestar los derechos invocados por esta parte, unido ello a la notoriedad que la empresa Clínica Las Condes ha alcanzado en el Medio Nacional nos lleva a inclinarnos en pos de un mejor derecho en pos de la segunda solicitante.

QUINTO: Que como es de público conocimiento, en Internet no es posible, por los convencionalismos internacionales adoptados al respecto, utilizar la "ñ" en la configuración de los nombres de dominio. Siendo así, no obstante ser la segunda solicitante la titular de la marca "AÑOS DORADOS" no le era posible inscribirla como nombre de dominio en términos similares, siendo así la cadena que le corresponde en esta esfera "ANOS DORADOS". De otra parte, no siendo posible intercalar espacios en blanco entre palabras al configurar un nombre de dominio, este naturalmente se transforma en "anosdorados". Este razonamiento lógico nos lleva a inclinarnos asimismo por el mejor derecho del segundo solicitante.

SEXTO: Que en vistas a los considerandos precedentes y las alegaciones de las partes, no será posible en estos autos dar aplicación al principio "first come first served", por cuanto en conciencia, este árbitro estima que las partes no se encontraban en igualdad de condiciones y derechos al momento de inscribir la cadena de caracteres anosdorados.cl, razón por la cual habrá de acogerse la demanda del segundo solicitante, consolidando el dominio bajo su titularidad.

SEPTIMO:Que en todo caso, no podrá acogerse la demanda de esta parte, en orden a solicitar que se condene en costas al primer solicitante, por cuanto aparece de estos autos que éste tuvo motivo plausible para litigar.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile y los artículos 232 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio anosdorados.cl al segundo solicitante CLINICA LAS CONDES S.A., representada porSARGENT & KRAHN,, ya individualizados en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

 

 

 

Paula Jervis Ortiz	Alberto Cerda Silva
RUT: 8.542.625-7	RUT: 12.472.069-9