Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Revocación de dominio "aol.cl"

JUICIO ARBITRAL

“COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA vs. AMERICA ONLINE, INC.”

Santiago, a 17 de Mayo de 2002.

MAT: Asignación de nombre de dominio “aol.cl”.

Antecedentes:

Se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio OF01508 denominada “Arbitraje dominio AOL.CL”, con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por la revocación del nombre de dominio “aol.cl”.

Se notificó a las partes y a NIC CHILE, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

El día 4 de Octubre de 2001 se verificó el comparendo de conciliación, con la asistencia de don Miguel Andrés Leighton Rengifo, en representación de COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA, apoderado con poder suficiente; y de doña Helena María Siebel Bierwirth, en representación de AMERICA ONLINE, INC., apoderada con poder suficiente. La conciliación no se produjo y se fijó procedimiento.

Con fecha 5 de Noviembre de 2001 COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA presentó su demanda y con la misma fecha AMERICA ONLINE, INC. presentó la suya.

Con fecha 26 de Noviembre de 2001 AMERICA ONLINE, INC. acompañó antecedentes adicionales a los acompañados originalmente con fecha 5 de Octubre de 2001.

Con fecha 20 de Diciembre de 2001 cada parte fue notificada de la demanda presentada por la contraparte, concediéndose traslado por el término de 20 días hábiles.

Con fechas 17 y 21 de Enero de 2001 las partes evacuaron los traslados conferidos e hicieron presente antecedentes adicionales a los acompañados originalmente. COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA interpuso excepción por falta de personería.

Con fecha 26 de Abril de 2002 se confirió traslado a AMERICA ONLINE, INC., por la excepción interpuesta, el que fue evacuado el día 9 de Mayo de 2002.

Con fecha 10 de Mayo de 2002 se desestimó la excepción deducida por COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA y se tuvo por contestada la demanda de AMERICA ONLINE, INC.

Con fecha 14 de Mayo de 2002, COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA solicitó reposición de la resolución de 10 de Mayo de 2002, acompañó y objetó documentos.

Con fecha 16 de Mayo de 2002 se rechazó el recurso de reposición.

De acuerdo al procedimiento fijado, la causa quedó en estado de ser fallada. A tal efecto, se citó a las partes a oír sentencia.

Peticiones y Fundamentos de las partes:

En su escrito de demanda COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA expone como fundamentos los siguientes: a) Que la inscripción no es abusiva ni ha sido efectuada de mala fe; b) El nombre de dominio se pidió para desarrollar diversas actividades comerciales, relacionadas con alimentos para mascotas y correos electrónicos gratuitos; c) Se cumplió cabalmente con la reglamentación de Nic Chile; d) AMERICA ONLINE, INC. no se opuso a la solicitud presentada; e) AMERICA ONLINE, INC. se desistió en una oportunidad de registrar el mismo nombre; f) Desconoce si AMERICA ONLINE, INC. tiene derechos sobre el nombre “aol”; g) AMERICA ONLINE, INC. no opera en Chile; h) AMERICA ONLINE, INC. no es conocida en Chile; i) Se tiene interés y derechos legítimos sobre el nombre; j) Se ha operado el nombre desde 1999; k) Se desarrolla una actividad económica legítima. Acompaña documentación fundante, que se da por reproducida. Solicita en definitiva que se mantenga la inscripción del nombre de dominio “aol.cl”, con expresa condenación en costas de la contraria.

En su escrito de demanda AMERICA ONLINE, INC. expone como fundamentos los siguientes: a) En un procedimiento arbitral anterior, por un error de hecho, se asignó el nombre de dominio a la contraparte, sin que se hubiera decidido el fondo del asunto; b) Siempre se ha tenido interés en el nombre; c) En una solicitud previa presentada ante Nic Chile, no se pagó el arancel y la solicitud caducó, pero ello no demuestra falta de interés; d) AMERICA ONLINE, INC. fue fundada en 1985; e) AMERICA ONLINE, INC. es una empresa famosa a nivel mundial en el rubro de Internet; f) AMERICA ONLINE, INC. tiene inscrita la marca AOL en numerosos países; g) La marca AOL es usada extensivamente en portales de Internet; h) AMERICA ONLINE, INC. ha efectuado cuantiosa publicidad a nivel mundial; i) La contraparte debió conocer la fama del nombre AOL al presentar su solicitud; j) La contraparte jamás ha registrado amigosonline.cl o animalesonline.cl.; k) La contraparte no tiene interés legítimo en el nombre.

Al evacuar el traslado COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA reitera su argumentación, recalcando cuatro puntos que le parecen importante.

Al evacuar el traslado AMERICA ONLINE, INC. reitera su argumentación, recalcando seis puntos que le parecen importante.

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

El fallo arbitral estará regulado por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un titular de registro (COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA), que inscribió el nombre de dominio “aol.cl”, y un revocante (AMERICA ONLINE, INC.), que alega tener un mejor derecho sobre ese nombre por las razones expuestas anteriormente.

Como aspecto fundamental en temas de revocación, cabe hacer presente que la regla general adoptada por Nic Chile es que todo registro de nombre de dominio debe permanecer protegido, salvo que el demandante de revocación demuestre que ha sido inscrito en forma abusiva o de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas, y no sólo como localizadores de direcciones IP.

En razón de la documentación aportada por AMERICA ONLINE, INC. y por el conocimiento personal que este árbitro tiene del término AOL, este término constituye una expresión archinotoria a nivel mundial y notoria a nivel nacional en el rubro de Internet, a nombre de AMERICA ONLINE, INC., el cual se encuentra registrado a nombre de AMERICA ONLINE, INC. en diversas clases y países. Pretender registrarlo con fines comerciales, al menos en el rubro de Internet, constituye un acto de mala fe, salvo que se cuente con una autorización o licencia concedida por AMERICA ONLINE, INC. lo que no consta en autos.

Por la actividad en que opera el titular del nombre de dominio impugnado, éste supo o debió saber acerca de la existencia y notoriedad de la marca del reclamante. A este árbitro le consta la existencia del término AOL como expresión famosa, en el rubro de Internet, al menos desde 1995.

Sostener que se desconocía si AMERICA ONLINE, INC. tenía derechos sobre el nombre “aol” constituye, en el caso del titular del nombre de dominio “aol.cl”, una afirmación de abierta mala fe. Efectivamente, COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA compareció a la audiencia citada en este procedimiento y en ella demostró tener un amplio conocimiento sobre la estructura de Internet y la forma como opera la red. 

Argumentar que el hecho de no tener presencia física en Chile privaría a AMERICA ONLINE, INC. de derechos sobre el nombre AOL en el “ccTLD.cl”, constituye una afirmación de mala fé, ya que a COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA le consta o debe constar que los servicios de Internet se ofrecen preferentemente en forma virtual, sin consideración al lugar físico donde se encuentre la casa matriz del prestador de servicios o el servidor con que se opere. Cualquier persona ubicada en cualquier ciudad de Chile puede acceder las 24 horas de cada día a los servicios denominados AOL de AMERICA ONLINE, INC.

Consultada COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA en la misma audiencia acerca de la razón por la que había registrado el nombre de dominio “aol.cl”, afirmó que lo había hecho para distinguir un sitio de mascotas que se llamaba “animalesonline”. En vista de la respuesta dada, este árbitro inmediatamente buscó en Internet el nombre de dominio “animalesonline.cl” y no lo encontró en los registros de Nic Chile. Acto seguido se le preguntó a COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA si tal sitio estaba visible, a lo que respondió que no, ya que lo habían cambiado por otro que se llamaba “amigosonline”. En vista de la respuesta dada, este árbitro inmediatamente buscó en Internet el nombre de dominio “animalesonline.cl” y no lo encontró en los registros de Nic Chile.

Lo anterior demuestra en forma clara que el único nombre que le importa registrar y usar al titular de “aol.cl” es “aol.cl” y que los argumentos que ofrece sólo pretenden revestir de una aparente legitimidad una situación que a todas luces atenta contra los derechos legítimos de AMERICA ONLINE, INC.

Ha sido determinante para este árbitro la ausencia de registros para las expresiones “animalesonline.cl” y “amigosonline.cl”, ya que tal omisión deja en evidencia la mala fe, la falta de interés sobre tales nombres y la falta de interés legítimo sobre el nombre “aol.cl” , sobre todo si las frases de respaldo a la sigla “aol.cl” no han sido registradas y han ido cambiando a través del tiempo.

COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA, sabiendo o debiendo saber que el nombre AOL era y es famoso en el rubro de Internet a nombre de AMERICA ONLINE, INC., no debió haber pedido el nombre de dominio “aol.cl” y no está en condiciones de demostrar que posee interés legítimo alguno sobre el registro “aol.cl”.

Decisión del Asunto Controvertido:

Revócase el registro para el nombre de dominio “aol.cl”, a nombre de COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA. Condénase a COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA al pago de las costas.

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y transfiérase el registro a AMERICA ONLINE, INC.

Sentencia pronunciada por el Árbitro Luis Felipe Claro Swinburn.