Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "apertura.cl"

Santiago, 12 de septiembre de dos mil tres.

 

VISTO:

 

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del dominio "apertura.cl", siendo partes en este conflicto Jorge Bravo de la Carrera, con domicilio en La Fetra 131, Providencia, Santiago y Mind Opener S.A., representado por Sargent & Krahn, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago.

 

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y  fijé la fecha para la primera actuación, en Nueva York 17, oficina 201, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 4 y siguientes.

 

TERCERO: Que en la fecha indicada se llevó a cabo la audiencia de conciliación con la asistencia de ambos solicitantes, el primero personalmente y el segundo representado por Cristóbal Fainé Henríquez. En dicha oportunidad, no se llegó a avenimiento.

 

CUARTO: Que, constando en autos el cumplimiento de las cargas procesales por parte del segundo solicitante, se ordenó a las partes hacer sus presentaciones en el plazo de ocho días.

 

QUINTO: Que, a fs. 52 el  segundo solicitante expone sus pretensiones sobre el nombre de dominio en disputa, señalando lo siguiente:

 

a)       Que el segundo solicitante, Mind Opener S.A., es una sociedad de origen argentino y edita revistas, dentro de las cales se encuentra la revista Apertura, de un perfil económico y de actualidad.

 

b)      Que para proteger sus derechos, el segundo solicitante registró a su nombre la marca comercial "apertura" en  la clase 16, registro solicitado con fecha 30 de septiembre de 1993. Del mismo modo, posee registros para igual marca en otros países de América Latina.

 

c)       Que ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a la marca señalada, lo que ofrece probar por la vía documental.

 

d)      Que si el nombre de dominio disputado fuera asignado al primer solicitante, los usuarios que ingresen al sitio apertura.cl se encontrarán con información de un tipo distinto a la que ofrece Mind Opener S.A., por lo cual el perjuicio sería irreparable.

 

e)      Que por ello, se han registrado ya los dominios apertura.com y apertura.com.ar para proteger esa eventual ocupación por un tercero de las expresiones a que Mind Opener S.A. ha dado fama.

 

f)         Invoca el criterio jurídico de la notoriedad del signo pedido, por el cual debe otorgarse el nombre de dominio a quien ha dado fama nacional o internacional a la expresión que lo conforma.

 

g)      Señala la titularidad sobre la marca comercial señalada como derecho que le otorga preeminencia sobre la expresión en disputa, por cuanto el otorgamiento del nombre de dominio al primer solicitante provocaría la dilución de la marca "apertura", vulnerándose con ello los derechos de protección marcaria.

 

h)       Invoca el criterio jurídico del mejor derecho al nombre de dominio en disputa, basándose en los hechos señalados, de haber creado y publicitado la marca "apertura", de haberle dado fama y notoriedad y de haber registrado una marca con idéntica expresión con anterioridad a cualquier otro solicitante.

 

i)         El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

 

1.       Copias de los siguientes registros de nombres de dominio: www.apertura.com creado con fecha 21 de septiembre de 2002, y www.apertura.com.ar creado con fecha 15 de octubre de 1996.

2.       Copia de registro marcario y copia de búsqueda en base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, que demuestran que Mind Opener S.A. es titular del siguiente registro marcario: Registro marcario Nº 417.763 "APERTURA", para distinguir publicaciones periódicas y demás, clase 16, registro solicitado con fecha 30 de septiembre de 1993.

3.       Copias de información de la página web "apertura.com", actualmente en mantención, que contiene algunas de las ediciones de la revista "Apertura".

 

SEXTO: Que, a fs. 68 y dentro de plazo, el primer solicitante hace presente sus argumentos para requerir el nombre de dominio, los que se resumen en lo siguiente:

 

a)       Que su solicitud de dominio no es abusiva ni se ha hecho de mala fe, por cuanto realiza una actividad comercial lícita y legítima que se encuentra relacionada con la expresión "apertura". En efecto, dicha expresión hace referencia a la apertura diafragmática de un lente, que determina técnicamente la profundidad de campo, y la actividad comercial es un sitio web sobre fotografía, por lo cual hay estrecha relación entre la expresión y el comercio que ejerce.

 

b)      Que la solicitud de dominio del segundo solicitante no le es oponible, por cuanto la marca protegida se encuentra registrada en una clase distinta a aquélla en la cual ejerce su actividad comercial el primer solicitante. En efecto, el segundo solicitante ha registrado la marca en la clase 16, que se refiere a "Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en estas clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción  o de enseñanza (excepto aparatos) materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), naipes, caracteres de imprenta, clichés." lo que no muestra relación alguna con la actividad comercial del primer solicitante, que es un sitio web sobre fotografía.

 

c)       Que ha efectuado iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, ha solicitado el registro de la marca "apertura" en la clase 38 para "servicios de enlace remoto, correo electrónico y sistemas de redes, expediciones y transmisiones de mensajes (internet), páginas web", ha publicado el sitio Internet denominado "apertura.cl" referido a temas vinculados a fotografía, ha invertido en la diagramación, programación y difusión del sitio, lo que ha implicado la inversión de tiempo y dinero.

 

d)      Que no conoce otra actividad desarrollada en Chile bajo la denominación "apertura" ni posee competencia a que afectar con su actividad.

 

e)      Que la "revocación" del sitio apertura.cl provocaría la pérdida de la labor de difusión cultural relacionada con la fotografía, que ha llegado a más de 37.000 personas hoy. Que muchos artistas chilenos han expuesto sus obras. También ello provocaría perjuicio al primer solicitante por cuanto es a través del sitio web que ofrece sus productos en la tienda Internet y recibe colaboraciones y opiniones.

 

f)         El primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

 

1.       Un legajo que contiene todas las comunicaciones intercambiadas en relación a este caso entre NIC CHILE y el primer solicitante y por S.S. y esta parte, para demostrar que no fue informado de los graves perjuicios que su solicitud de inscripción de dominio causa a "Mind Opener S.A."

2.       Texto del e-mail que se remitió a los representantes de la contraria solicitando información sobre las razones de su demanda, luego de que no asistieran  al primer comparendo ante NIC CHILE, que no tuvo respuesta.

3.       Fotocopia de la solicitud de registro de marca "Apertura", ante el Departamento de Propiedad Industrial, del Ministerio de Economía.

4.       Fotocopia de la factura Nro. 860046, de fecha 20 de Enero de 2003, por la suma de $ 20.000, emitida por la Universidad de Chile, correspondiente a la solicitud de inscripción de dominio.

5.       Fotocopia de la iniciación de actividades, ante el Servicio de Impuestos Internos, para la venta de artículos fotográficos por Internet.

6.       Fotocopia de la Factura Nro. 1006, de fecha 24 de Enero de 2003, por la suma de $ 21.240, emitida por "TChile Hosting", servidor del sitio.

7.       Fotocopia de las boletas de ventas y servicios emitidas hasta la fecha  por mi empresa.

8.       Copia de los gráficos estadísticos de visitas al sitio web, servicio prestado por "NedStat" y que pueden ser vistas a través de internet mediante el acceso al siguiente sitio web:  http://www.nedstatbasic.net/s?tab=1&link=1&id=2103162

9.       Cartas de usuarios donde expresan el interés que ha suscitado la publicación de este sitio web.

 

SÉPTIMO: Que, a fs. 155se confirió traslado de las presentaciones a ambos solicitantes. A fs.165 el primer solicitante evacuó el traslado, señalando que la marca solicitada al Registro de Propiedad Industrial, para la clase 38 con la expresión "apertura" no fue objeto de oposición, por lo cual constituye un derecho y no una mera expectativa y falta solo conocer el número de registro para que se encuentre formalmente constituida.  Por ello, el primer solicitante poseería el privilegio de la protección marcaria a su expresión "apertura" para la clase 38. Reafirma además que no existe actividad económica alguna denominada "apertura" en nuestro país, por lo que es falso que la fama de la marca se deba al segundo solicitante. Que los sitios web del segundo solicitante se encuentran abandonados desde 2001 y que es el primer solicitante quien ha dado prestigio a la marca en Chile, al menos en el corto período en que la ha utilizado.  Por último, presentó objeción a los documentos acompañados por el segundo solicitante. Éste, por su parte, no evacuó el traslado que le fue conferido.

 

OCTAVO: Que a fs. 168 el tribunal recibió la causa a prueba, fijando los siguientes como hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos: 1. Efectividad de que el segundo solicitante ha creado, desarrollado y dado publicidad a la marca "apertura"; y 2. Fama o notoriedad de la marca en la república de Chile. A fs. 171 el primer solicitante acompañó un comprobante de pago del registro marcario "apertura.cl" para la clase 38.

 

NOVENO: Que, a fs. 175 el tribunal citó a las partes a oír sentencia y ordenó, como medida para mejor resolver, que los solicitantes agregaran en el plazo de tres días hábiles los documentos que tuvieren por objeto acreditar sus pretensiones.  En cumplimiento de dicha medida, el primer solicitante acompañó comunicaciones por vía electrónica destinadas a acreditar la fama del sitio web apertura.cl y el segundo solicitante acompañó copia simple de diversos registros marcarios de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile en los que se contiene la expresión "apertura" para diversas clases.

 

CONSIDERANDO:

 

EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS:

 

DÉCIMO: Que, el primer solicitante objetó los documentos acompañados por el segundo solicitante en el primer otrosí de fs. 52, señalando que los del N°1 no son sitios inscritos en los registros de NIC Chile, que los del N°2 se refieren a registros de la clase 16 y el del N°3 dataría del año 2001.

 

UNDÉCIMO: Que, los documentos privados solo pueden ser objetados por falsedad o falta de integridad para intentar negarles valor en juicio y en la especie lo han sido por consideraciones de fondo respecto de la información de que dan cuenta. Por ello, y como corresponde ponderar en definitiva el  valor probatorio de los afirmado en los documentos, la objeción documentaria será rechazada.

 

EN CUANTO AL FONDO:

 

DECIMOSEGUNDO: Que, de los documentos acompañados por ambas partes ha quedado suficientemente establecido que tanto el primer como el segundo solicitante desarrollan actividades económicas lícitas y ejercen legítimamente el comercio, además de exhibir un interés comercial real en la utilización del nombre de dominio disputado, por lo cual no puede tenerse a ninguno de ellos como litigante de mala fe ni rechazarse alguna de las solicitudes presentadas por dicha causal.

 

DÉCIMOTERCERO: Que, como ha expresado este sentenciador en otras causas ventiladas tales como "isantamaria" y "trabajadores-ccu", roles 17-2002 y 21-2002 y, en términos generales, los Tribunales Arbitrales llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio deben analizar y establecer el derecho o grupo normativo afectado, pudiendo configurarse, a grandes rasgos, tres principales categorías de conflictos: aquellos que dicen relación con signos distintivos empresariales, lo que deberá ser resuelto teniendo presente, entre otras, la legislación marcaria y, eventualmente, de defensa de la competencia; las contiendas relativas a derechos de propiedad intelectual, tales como libros, obras de arte u otras de naturaleza análoga y, por último, aquellas relacionadas con derechos de la personalidad y otros similares, entre los que cabe destacar los nombres de personas naturales, localidades, regiones, entre otros.

 

 

DECIMOCUARTO: Que, por consiguiente de lo referenciado, y dado que evidentemente nos encontramos frente a uno de aquellos conflictos en que el derecho marcario es la principal fuente normativa que debe ser sopesada a efectos de dilucidar el conflicto de autos y que, además, ha sido el sustento basal de las argumentaciones de ambas partes, a continuación se analizarán los derechos marcarios de cada solicitante y su gravitación en la constitución del mejor derecho que les pueda asistir para la utilización del dominio en disputa.  En primer lugar, el segundo solicitante ha exhibido y probado con suficiencia que posee un sinnúmero de registros marcarios que contienen la expresión "apertura", registros que inciden en variadas clases del clasificador internacional de marcas comerciales.  Sin embargo, dichos registros han sido otorgados casi en su totalidad fuera del país y obedecen a la intención de proteger marcas en territorios determinados.  De hecho, el único registro marcario válido en la República de Chile lo es para la marca "apertura" en la clase 16, categoría de protección marcaria que no dice relación alguna con el comercio que ejerce el primer solicitante y que, por ello, no puede incidir en el otorgamiento de un registro de nombre de dominio, en virtud del principio de especialidad de la marca, que circunscribe la protección y los privilegios de la ley 19.039 a la clase específica en que se ha inscrito la marca. Por otra parte, las demás marcas cuya existencia se opone como fundamento para el mejor derecho del segundo solicitante, no tienen actual validez en nuestro país, y este Árbitro, sin perjuicio de comprender que en su carácter de arbitrador le es posible ponderar distintos cuerpos normativos o situaciones fácticas, incluso internacionales, para el caso de autos y dadas las alegaciones vertidas, especialmente las del segundo solicitante, relativas a la fama que ha dado a la marca en cuestión en el extranjero, reconocerá como criterio de justa prudencia un límite en su razonamiento que es la relevancia del conflicto jurídico planteado en el ámbito nacional y, en especial, el hecho incuestionable que este conflicto es referido  a un dominio .CL.

 

DECIMOQUINTO: Que, en cuanto a los derechos marcarios del primer solicitante, mediante el documento acompañado a fs. 171 y su relación con el que se acompaña a fs. 85, se acreditó en autos que, con anterioridad a la formación de esta causa, el primer solicitante ya poseía derechos marcarios sobre la expresión "apertura" en la clase 38, que es la clase relacionada con la actividad comercial que ejerce, y que su solicitud de inscripción de marca fue tramitada en forma regular y se encuentra actualmente vigente.

 

DECIMOSEXTO: Que, existiendo una marca registrada exacta e idéntica a aquélla del nombre de domino disputado, habiéndose acreditado que la actividad comercial en que el primer solicitante pretende utilizar el nombre de dominio es una de aquellas que se encuentra protegida por la clase 38 en la cual se ha inscrito la marca referida, y a la luz de los principios sobre protección de los derechos marcarios y prevención de la dilución de las marcas comerciales, corresponde a este sentenciador permitir la asignación del nombre de dominio disputado a aquél de los solicitantes que posee la marca comercial "apertura" registrada en la clase 38, que por lo demás ha desarrollado una actividad comercial íntimamente ligada a la referida clase y que dicha actividad es legítima, no divisándose ni habiéndose probado amenazas o privaciones de derechos ni perjuicios de especie alguna que el segundo solicitante pudiese sufrir, con motivo de los derechos que en materia de identificación en el ámbito de Internet se otorgarán por medio de esta sentencia al primer solicitante.

 

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del Procedimiento citado, resuelvo:

 

a) Recházase la objeción documentaria promovida por el primer solicitante.

 

b) Asígnase el nombre de dominio "apertura.cl" al Primer Solicitante Jorge Bravo de la Carrera, domiciliado en calle La Fetra 131, Providencia, Santiago.

 

Comuníquese a NIC Chile, por carta certificada, para su cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

 

Rol N° 83-2003

 

 

 

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos Francisca Morales Labbé  y Claudia Fernández Pizarro.