Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "bancosodimac.cl"

Mat.:                Sentencia definitiva bancosodimac.cl.

 

Partes:                   Rodrigo Andrés Carvallo Illanes

                             SODIMAC S.A

Arbitro:                Lorena Donoso Abarca

 

En Santiago de Chile, a veintinueve de octubre de dos mil tres,

VISTOS:

1.- Que con fecha 17 de junio del año en curso se recibió de NIC Chile el Oficio N° 02871, por el que doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como Árbitro del presente conflicto por inscripción del nombre de dominio bancosodimac.cl, suscitado entre RODRIGO ANDRES CARVALLO ILLANES, RUT 15.384.234-5, domiciliado en Costa Azul 1501, Vitacura, Santiago, y SODIMAC S.A., RUT 94.479.000-4, domiciliada en Av. Presidente Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago.

2.- Que por resolución de fecha veintitrés de junio del año dos mil tres se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes jueves 3 de julio del año en curso, notificándose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 5.

3.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia de ambas partes, tal y como consta a fojas 6. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral, notificándose de éste en ese mismo acto a las partes.

4.- Que a fojas 15, la solicitante SODIMAC S.A., representada por el abogado Flavio Belair Santi, presenta demanda arbitral, solicitando se le asigne el nombre de dominio en disputa, fundándose en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

LOS HECHOS:

Con fecha 6 de Febrero de 2003, don Rodrigo Carvallo Illanes solicitó la inscripción del nombre de dominio "bancosodimac.cl"; en tanto, con fecha 12 de Febrero de 2003, y de acuerdo a lo dispuesto en el Número 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (en adelante "Reglamento"), "Sodimac S.A." presentó la solicitud competitiva correspondiente, la que se funda en el hecho de constituir una famosa y reconocida empresa nacional, líder en el mercado de la construcción y la venta de productos de esta índole, que goza de gran fama y notoriedad tanto en Chile como en diversos países del mundo en lo que respecta a tal mercado, circunstancias que requieren de una protección exigente y efectiva de su nombre. En efecto, agrega, Sodimac Homecenter dispone en la actualidad de una superficie total superior a los 200 mil metros cuadrados, constituyendo la red más importante de América Latina en el rubro de equipamiento y decoración para el hogar, que con el tiempo ha diversificado y ampliado su actividad dividiéndola en tres grandes sectores a través de tres nombres, los que identifica: HOMECENTER SODIMAC, SODIMAC CONSTRUCTOR y SODIMAC EMPRESAS.

Manifiesta que en tal proceso de diversificación su representada pretende incorporar un nuevo servicio de BANCO SODIMAC, razón por la cual ya cuenta con registros marcarios para tal nombre para las clases 16, 35 y 36 del Clasificador marcario, todas de mayo del año en curso. En adición a lo anterior, sostiene esta parte, su representada es dueña de numerosos nombres de dominio, tantos ccTLD como gTLD, tales como: sodimac.cl, homecentersodimac.cl, sodimachomecenter, sodimacbotanica.cl, sodimacconstructor.cl y sodimacbotanica.com, algunos de los cuales les han sido asignados en conflictos de naturaleza similar al presente.

B. EL DERECHO:

En apoyo de sus derecho invoca el artículo 10 del Reglamento, en cuanto faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, que ha de resolverse por medio de un arbitraje, salvo avenimiento o desistimiento; evento en que corresponde al segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho al nombre de dominio en disputa. De igual modo, invoca el artículo 14 del citado Reglamento, en cuanto hace recaer en la responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

Sostiene esta parte, que SODIMAC S.A. se encuentra en la situación precisa de poseer sobre las marcas antes singularizadas, un derecho de propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud de lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. Al respecto enfatiza el hecho que el común denominador de la totalidad de sus marcas lo constituye "SODIMAC", que es aquel elemento que les otorga la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial, puesto que todos los demás elementos son genérico, y por lo tanto, no son de su propiedad exclusiva y excluyente. Tal circunstancia, estima, torna ilegítima la pretensión de un tercero, que sin derecho alguno, solicita el nombre de dominio "bancosodimac.cl", en que precisamente el elemento central está formado por el vocablo SODIMAC, nombre por el cual es ampliamente reconocida en el mercado.

Agrega en refuerzo de su argumentación, los principios que entiende subyacen en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", en torno a la revocación de un nombre de dominio, cuando ha mediado mala fe en quien ha obtenido la inscripción del mismo, en tanto que el nombre de dominio solicitado corresponde de manera idéntica a la marca comercial registrada BANCO SODIMAC de su propiedad, además de lo señalado en cuanto a que el vocablo SODIMAC es el elemento más importante de su razón social y el común denominador de todas sus marcas.

Por todo lo expuesto, sostiene la parte, que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por su representada, como titular legítima de las marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos y establecimientos de su mandante, que a través del eventual sitio web www.bancosodimac.cl fueran promocionados.

5.-  A fs. 34, el abogado del primer solicitante del dominio en disputa deduce pretensión de mejor derecho, conforme a los siguientes argumentos.

A.-          LOS HECHOS

Sostiene que su representado, en la calidad de estudiante de Ingeniería Comercial y en virtud de un proyecto de investigación de desarrollo de páginas webs, procedió a inscribir el nombre de dominio que en estos autos se disputa. Tal proyecto pretende, inicialmente, el desarrollo de un portal web que provea información general y de carácter avanzado en materias de tipo financiero, que le permita, a quienes acceden a ella, la posibilidad de obtener información relativa a la regulación bancaria como a índices financieros que permitan la mejor toma de decisiones en inversiones a corto, mediano y largo plazo.  Agrega que la escasa presencia de páginas con información comparativa sobre la competitividad en el mercado de las empresas bancarias, motivó a su representado a idear la posibilidad de que por medio de nombres de dominio yacentes o creados, sin inscripción anterior se pueda llegar de una manera intuitiva a información de tipo comercial para inversiones y demás negocios que el mercado financiero permita. La idea de vincular nombres de empresas o nombres propios (patronímicos) a bancos, continúa, no es un negocio nuevo en el mercado; a lo cual se adiciona la circunstancia que varias casas comerciales hoy asocian su nombre a un giro bancario complementario que las mismas poseen. Bajo tal lógica, y dado que la segunda solicitante es una empresa dedicada al giro de la construcción, con gran presencia y notoriedad pública por incursionar en dicho rubro, y no de aquéllas que se dedique al giro bancario -y, en consecuencia autorizada y supervigilada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras-, es que su representado decidió inscribir el nombre de dominio cuyo mejor derecho en este expediente se discute.

B.-          EL DERECHO

El primer solicitante invoca, en primer término, la conocida regla que rige al sistema de administración de dominios de Internet, el "first come, first served", lo que implicaría que, ante un conflicto por la titularidad de un nombre de dominio, debe asignarse éste precisamente al primer solicitante.

En segundo término, sostiene el primer solicitante, el nombre de dominio no es un signo distintivo típico, sino más bien dentro de lo que Internet en su naturaleza representa y constituye un localizador mnemotécnico,  siendo solamente funcional a cualquier tipo de marca o nombres comerciales desconocidos, conocidos o de renombre. Y, si bien es posible que colisionen con signos distintivos, no es tal la situación en el caso de autos, toda vez que Sodimac no se dedica al giro bancario.

Sin embargo, prosigue la parte, a pesar de la posible colisión de intereses entre un registrador de marca y un registrador de dominio, se carece de un reconocimiento y amparo legislativo que permita llegar a considerar al dominio (NIC) como un derecho exclusivo de titulares de propiedad intelectual, industrial o incluso patronímico, sin perjuicio que en la resolución de los conflictos de inscripción de dominios exista la visión de evitar usos indiscriminados de los mismos.

Continua, el primer solicitante, sosteniendo que la reclamación de la segunda solicitante más bien parece una reacción frente a la inscripción de una cadena de caracteres como nombre de dominio, que un interés real por identificarse con él. Lo cual, le lleva a concluir que la pretensión de la contraria sería obtener tutela de un dominio para posteriormente no desarrollarlo o, tal vez, para efectos de señalar que no se trata más que de un dominio protegido.

Sostiene que el primer solicitante inscribió el dominio de buena fe y su intención al inscribirle no ha sido en ningún momento provocar perjuicio a la segunda solicitante, sino que la intención que en un futuro inmediato gestar un portal de información a los consumidores sobre el desarrollo bancario, tasas de interés e información financiera general, y desarrollar el nuevo concepto de bancarización que se ha introducido al mercado financiero.

Agrega que el hecho que la página se encuentre en actual desarrollo, y que en el sitio en cuestión sólo se señale que se trata de una "página en construcción", sólo dice relación con la incertidumbre sembrada por el presente litigio.

Por último, tras consignar que el primer solicitante no es un conocido o habitual registrador de nombres de dominio, manifiesta que la inscripción en disputa no producirá perjuicio comercial a la segunda solicitante, toda vez que dicho nombre de dominio no representa impedimento alguno al tráfico comercial ni un atentado a la circulación de bienes ni servicios, ya que los nombres de dominio no son la única manera de participar en el mercado, existiendo innumerables formas para ello.

6.- Que en auxilio de sus pretensiones, la primera solicitante rindió la PRUEBA, documental que rola en autos y que no fue objetada de contrario, y que consiste en: a) Disquete que contiene parte del desarrollo de la página web que pretende implementar el primer solicitante, agregado a los autos, respecto del cual se ha ordenado su mantención conjunta con el expediente; b) Impresión del proyecto de desarrollo de página web en cuestión, que rola a fs. 42 y 43.

Además de lo anterior, la primer solicitante requirió y obtuvo la inspección personal del tribunal respecto del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, cuya acta rola a fs. 45 y 46. De esta inspección se desprende que habiéndose realizado inspección al sitio web http://www.bancosodimac.cl se ha constatado que sólo presenta un ícono con la leyenda Sitio en Construcción. Se imprime y se agrega a los autos.

7.- De su parte, la segunda solicitante, como medios de PRUEBA de sus alegaciones, rindió la siguiente documental: a) Fotocopia de los registros de las marcas comerciales "BANCO SODIMAC", que rolan a fs. 22 y 23;  b) Fotocopia de la Solicitud Nº 593.790 de la marca BANCO SODIMAC solicitada por su representada para distinguir servicios de la clase 35., la que rola a fs. 24 y 25; c) Impresos obtenidos de la página web www.sodimac.cl, agregados a los autos de fs. 26 a 33 inclusive; d) Impreso obtenido del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial correspondiente ala marca Sodimac, que corre a fs. 57; e) Fotocopia del registro N°410.339 correspondiente a la marca Sodimac para servicios de otorgamiento de crédito y administración de sistemas de crédito con tarjetas de crédito, clase 36.

8.- Que, a fojas 47, el abogado de la segunda solicitante presenta escrito de contrargumentaciones. Sostiene que en la especie las partes han formulado solicitudes paralelas respecto de un mismo nombre de dominio, cuya resolución demanda a los involucrados acreditar un mejor derecho a su respecto. Sobre el particular, refuta tal mejor derecho del primer solicitante, pues busca proveer información de carácter financiero a través de Internet, con menoscabo de derechos reales de titularidad de su representada. Prosigue, reiterando la concurrencia del artículo 19 número 25 de la Carta Fundamental y del artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, así como el hecho de ser su defendida propietaria de la marca comercial Banco Sodimac, y otras numerosas marcas Sodimac. Concluye, tal línea argumental, rechazando la segunda solicitante, que  un "proyecto de investigación" represente un mejor derecho frente a los derechos que la marca comercial le atribuyen a su representada.

Insiste luego en que Sodimac constituye un prestigiosa y reconocida marca comercial en el país, lo cual obsta a estimar que el primer solicitante haya inscrito de buena fe el nombre de dominio en disputa y la circunstancia de no dedicarse al giro bancario no faculta al primer solicitante a servirse de su fama y notoriedad para atraer al público consumidor. Agrega que, por lo demás, tal razonar no se ajusta a la realidad y al desarrollo del comercio moderno, en que otros establecimientos que inicialmente no incursionaron en el área, se han extendido a él, gracias al desarrollo y crecimiento económico.

Aduce además la circunstancia de que su representada ha obtenido el registro marcario a nombre de Banco Sodimac e, incluso, que Homecenter Sodimac oferta a sus clientes un sistema de créditos. Sostiene que la adjudicación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante generará toda clase de confusiones y equivocaciones, lo cual sería pretensión del tal solicitante y muestra de la mala fe con que obraría, ello se refuerza con la intensión del mismo en orden a incluir un waiver o bien un vínculo activo hacia la web de la segunda solicitante. En refuerzo de su posición, colaciona las "Prácticas óptimas de prevención y solución de controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los TLD" adoptadas por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, una de cuyas políticas uniformes de solución de controversias se refiere precisamente a los casos claros de abusos de marcas; las cuales, sostiene, se encuentran reproducidas en el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile.

Agrega el abogado de la segunda solicitante que la aberración que importa la afirmación de la contraria, en orden a que el derecho de propiedad de su representada no es un derecho, o bien uno no valido para el caso, más cuando se trata de una marca famosa y notoria, por lo que requiere de una celosa y profunda protección, más aún cuando se pretende su uso a través de Internet.

Con respecto al principio "first come, first served" esgrimido por el primer solicitante, rechaza su aplicación en el caso, ya que su vigencia se debilita cuando se logra demostrar un mejor derecho, debiendo analizarse otros aspectos, ya que el principio en cuestión tiene aplicación en defecto o ausencia de otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. Concluye al respecto que el mencionado aforismo no puede aplicarse como principio preponderante para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD ".cl", sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas las solicitudes en conflicto se mantengan en igualdad de condiciones, sólo entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de ultima ratio.

9.- Que a fs. 62 constan observaciones a la prueba presentadas por el abogado de la segunda solicitante, en ellas sostiene que las partes involucradas en el presente conflicto han debido acreditar un mejor derecho y, al respecto, estima que su representada ha suministrado probanzas que permiten acreditar que el nombre de dominio pretendido por don Rodrigo Andrés Carvallo Illanes vulnera los legítimos derechos de su defendida, junto con constituir una solicitud que infringe abierta y objetivamente la buena fe y los principios de la ética mercantil. Esgrime los registros marcarios cuyos antecedentes documentales ha acompañado a los autos, los que acreditarían que a su defendida le asisten de un modo innegable, un mejor derecho por sobre ese identificador para ser utilizado en la web, por tratarse no de cualquier identificador, sino de una marca que goza de prestigio y reconocimiento; en tanto, el Sr. Carvallo, sostiene la parte, lisa y llanamente  la "usurpó" con intención de aprovecharse de ella e inducir a error y confusión a los consumidores.

A su vez, desestima los elementos de convicción suministrados por el primer solicitante: 1.- la inspección personal del tribunal al sitio web www.bancosodimac.cl, porque pese a ser calificada como indispensable por la contraria no contó con su propia asistencia y, más grave aún, sostiene el abogado de la segunda solicitante, la inspección constató la existencia de un icono con la leyenda "sitio en construcción"; y, 2.- la documental incorporada en el disquete agregado a los autos por el primer solicitante, consistente en documentos JPG con imágenes que no dicen relación con el conflicto de autos, ya que se visualizaba en la barra de dirección "todobanco.html" con indicadores económicos y financieros.

Termina el abogado de la segunda solicitante requiriendo una ejemplificadora condenación en costas en contra del primer solicitante, dada su evidente mala fe en el presente caso.

10.- Que a fojas 65, consta téngase presente del abogado del primer solicitante, en el que formula las siguientes precisiones.

Primero, en cuanto a la protección del derecho de propiedad otorgado por la marca y la normativa constitucional, que es necesario insistir en que la controversia gira en torno al nombre de dominio bancosodimac.cl y no sobre la marca registrada o nombre de dominio Sodimac.cl. Que, en el mismo orden de consideraciones, la resolución del conflicto se encuentra fuera del alcance de la Ley 19.039 sobre Propiedad Intelectual, así como del artículo 19 número 25 de la Carta Fundamental, pues en caso contrario ha debido recurrir a los mecanismos previstos en aquélla para subsanar sus derechos; además de ser imposible, en un plano estrictamente jurídico, sustentar derecho de dominio sobre un "nombre de dominio". Agrega, que el derecho de propiedad que confiere el registro marcario queda circunscrita a la especialidad marcaria, esto es, a los productos protegidos por el registro correspondiente, sin que pueda fundarse en él la pretensión de extender su amparo a los nombres de dominio, más cuando se pretende protección sin encontrarse la segunda solicitante constituida como banco, ni gozar de la competente autorización. Concluye esta primera línea argumental el primer solicitante, precisando que sobre los nombres de dominio se tienen derechos personales, de modo que habría propiedad sobre tales derechos, mas al no existir una fuente legal, como lo prescribe la Constitución, que reconozca que sobre un nombre de dominio existe propiedad, no puede infraccionarse tal Carta Fundamental ni disposición legal alguna.

Segundo, en cuanto a las marcas comerciales y nombres de dominio. Sostiene el primer solicitante que la regulación marcaria confiere al titular de una marca un derecho exclusivo para hacer uso de ella en la comercialización de cierto tipo de productos o servicios en determinados territorios; que las marcas están clasificadas como una forma de propiedad intelectual, no encuentran su justificación en el incentivo y recompensa a la creatividad, sino en la protección del productor y del consumidor, al permitir identificar productos y servicios; que, por su parte, los nombres de dominio cumplen primeramente una función técnica, al obrar como localizadores de computadores en la Internet, si bien han adquirido una función semejante, pero no igual a la de las marcas comerciales. La colisión entre marcas comerciales y nombres de dominio tiene lugar cuando se hace uso marcario de estos últimos, o bien cuando su inscripción se realiza con la intensión de privar a un titular de un derecho marcario de la posibilidad de usar dicho nombre de dominio. Estima el primer solicitante, que ninguna de tales situaciones acontece en el caso de autos, desde que la segunda solicitante no existe como entidad bancaria; observa, al respecto, que el registro marcario invocado por la contraria es posterior a la solicitud de registro de nombre de dominio formulada por el primer solicitante.

Tercero, existencia de un reverse domain name hijacking. Sostiene el primer solicitante que los dichos y actitudes de la contraria le llevan a creer que en autos estaríamos en presencia de un caso de reverse domain name hijacking, esto es, de un hostigamiento por el uso del nombre de dominio, es decir, la utilización de mala fe de una política de revocación de nombres de dominio a fin de intentar privar de aquél disputado al titular del mismo registrado; se trata, continua la parte, de un esfuerzo sistemático por parte del titular de una marca por tomar el nombre de dominio de su poseedor legítimo, quién ha registrado de buena fe.

Cuarto, sobre infracción al artículo 39 de la Ley General de Bancos. Junto con insistir en que el registro marcario con la denominación Banco Sodimac es posterior a la solicitud de inscripción del nombre de dominio, desestima el mismo por corresponder a uno de la clase 36, no obstante infringir lo dispuesto en el artículo 39 del DFL 252 de 1960, lo cual hace devenir su título en ilegítimo y por consiguiente de mala fe consecuencial.

11.- Que a fojas 72, consta téngase presente del abogado de la segunda solicitante, en el cual hace presente las circunstancias que se precisan en los párrafos siguientes.

Que, insiste la parte, debe contextualizarse las afirmaciones de la contraria en el entendido que la expresión Sodimac constituye una marca que goza de fama y prestigio, de la cual pretende servirse el Sr. Carvallo, avalando la existencia de un sistema alternativo de piratería, usurpación y debilidad de los identificadores en general, y de las marcas en particular.

Agrega la parte, que la actitud y los elementos de convicción suministrados por la contraria no contribuyen a establecer un mejor derecho en el Sr. Carvallo; acusa a la representación de su contraparte de introducir elementos ajenos a la litis; y, repudia la argumentación de un eventual "hostigamiento de uso del nombre de dominio".

12.- Que a fs. 70 se citó a las partes a oír sentencia.

 

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que, atendido el grado de complejidad que ha alcanzado la Red Internet, resultan esenciales para la localización de las páginas que integran la gran telaraña mundial de información y que en muchos casos representan a personas y entes que se desenvuelven y desarrollan sus actividades cotidianas en el entorno virtual. Es así como sin perjuicio de cumplir una función técnica primaria, cual es coadyuvar al funcionamiento práctico de la Red, les asiste el carácter de "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida" como consecuencia de su uso de cara a los usuarios, en que han pasado a constituirse en identificadores de ciertos bienes y/o servicios o de sus productores o autores para su localización en la Red. De ahí que colisionen con los signos distintivos concebidos en Derecho, especialmente las marcas comerciales, sobre todo atendida la importancia que ha adquirido la Internet en las estrategias de trademarketing, que lleva a que cada día se atribuya mas importancia y valor económico a los nombres de dominio, constituyéndolos en activos patrimoniales respecto de sus titulares y que ha llevado a que no podamos desatender el criterio marcario al momento de resolver un conflicto en esta materia. Es así como el conflicto por asignación de nombres de dominio se producirá cuando una persona, natural o jurídica, estime que en la inscripción de un nombre de dominio se produce un menoscabo a sus derechos legítimamente adquiridos.

SEGUNDO: Que conforme las cláusulas contractuales que se establecen en el Reglamento de Nic Chile, la inscripción de nombre de dominio no se consolida sino una vez vencido el plazo de 30 días para presentación de solicitudes competitivas sin que exista otro solicitante o, en el caso de haberlo, en el momento que se resuelva la competencia, ya sea por acuerdo de partes en la instancia de mediación o arbitraje o a través de la sentencia arbitral correspondiente, la que se tramitará conforme a las reglas que establezca el árbitro y de acuerdo a los principios de equidad y justicia que imperan respecto de los árbitros arbitradores. En este contexto y para la dictación de su sentencia, si bien el árbitro no habrá de sujetarse a derecho estricto, a través del Reglamento de Nic Chile y otros instrumentos nacionales e internacionales se han reconocido algunas reglas básicas o criterios que podrían inspirar la resolución. A este respecto, el primer principio al que debemos atender es al de "first come, first served", aforismo técnico que viene a recoger el ya conocido aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en esta materia, por las condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, se traduce en que "el primero que llega es el único servido", característica que diferencia a los nombres de dominio de las marcas comerciales, en las cuales, atendidos los principios de especialidad y territorialidad que las informan perfectamente pueden sobrevivir dos signos idénticos, siempre que no concurran en una misma clase y unidad territorial determinada. Este primer criterio sólo habrá de ser desatendido cuando concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre los derechos de las partes, ya sea por un mejor derecho indubitado respecto del segundo solicitante o por la acreditación de una inscripción abusiva, contraria a la buena fe de parte del primer solicitante

TERCERO: Que siendo la buena fe un principio general del Derecho que impone a quien alega mala fe que lo acredite en forma clara y certera. Siendo así, la carga de la prueba en el caso de autos, recayó en la segunda solicitante, quien no hizo constar en autos que en la especie se haya realizado la inscripción en forma abusiva y en perjuicio de los derechos del segundo solicitante. Siendo así, no podrá sostenerse que el primer solicitante haya actuado en esta forma en el presente conflicto. Por tanto, habrá que discurrir acerca de si al segundo solicitante le asiste un mejor derecho de aquellos que producirían un desequilibrio tal en las posiciones de las partes, que autorice que se deje de lado el principio de first come first served, ya enunciado en el considerando anterior.

CUARTO: Que en pos de invocar un mejor derecho la segunda solicitante sostiene y prueba que es titular de registros marcarios diversos, todos los cuales presentan como elemento común el término SODIMAC, palabra arbitraria, que no consta en los diccionarios y que sería de su creación y posicionamiento en el mercado como marca notoria. De su parte, la primera solicitante, no discute la propiedad marcaria invocada, sino que alega que en materia de marcas rigen criterios de especialidad y territorialidad en base a los cuales se limita la protección sólo a las materias incorporadas en la clase del registro internacional de marcas para el cual se ha practicado el Registro.

QUINTO: Siendo así habremos de considerar su la titularidad marcaria invocada, con las particularidades del caso de autos, es un antecedente suficiente para atribuir un mejor Derecho al segundo solicitante. En este sentido, habremos de tener presente que la distintividad sobrevenida que se reconoce a los nombres de dominio se refiere, entre otros elementos, a que los usuarios de la Red los invoquen para la localización de sujetos o productos que reconoce en el mundo real a través de algún signo o denominación reconocido por el sistema jurídico. Es así como siendo los dominios de libre configuración por los usuarios, en la medida que éstos los formulen en términos coincidentes con cadenas de caracteres respecto de los cuales alguna persona tenga derechos válidamente adquiridos y reconocidos por el ordenamiento jurídico en exclusividad, podrá verse afectado por una oposición de el titular de ese derecho, si bien no necesariamente por medio de la titularidad marcaria, sino, en base al reconocimiento que la marca es un activo patrimonial que contribuye al posicionamiento de ese actor en el Mercado virtual, como una extensión natural del mercado físico analógico en que tradicionalmente se ha desenvuelto antes, otorgándoles protección a través de las normas que resguardan la competencia leal que debe imperar en el mercado.

SEXTO: Asimismo, la identidad o semejanza fonética o gráfica de estos con signos distintivos reconocidos en exclusividad por el ordenamiento jurídico permite atender a las normas e protección de dichos signos a la hora de resolver un conflicto por asignación o revocación de nombres de dominio. Con esto queremos evidenciar que, sin reconocerles carácter de signos distintivos a los nombres de dominio, la eventual función de distintividad de los mismos ha alertado a la doctrina nacional e internacional en cuanto a la potencial lesión que en su registro puede producirse a algún derecho exclusivo, como son los derechos marcarios.

En el caso de autos, la segunda solicitante es titular de las marcas que invoca, todas constituidas por la expresión SODIMAC. Entre ellas destaca la Marca BANCO SODIMAC, idéntica a la expresión solicitada en estos autos como signo de dominio. Asimismo, esta marca goza de un reconocido prestigio a nivel nacional que hace estimar a este árbitro que es posible que, aun en el caso que no contara con la marca Banco Sodimac habría de reconocérsele el derecho que invoca, dentro de las normas que rigen a las marcas notorias.

SEPTIMO: Que de su parte, las maquetas de páginas web acompañadas pro el primer solicitante en apoyo de sus derechos no reflejan su identificación con la expresión bancosodimac, sino con la expresión TODOBANCOS, la que se aprecia en la barra de navegación de la representación impresa del documento acompañado por esta parte y que consta en autos a fojas 59. Siendo así no podrá estimarse su argumentación en orden a la vinculación que aduce respecto del proyecto estudiantil que se vería reflejada en la inscripción actual del nombre de dominio, ya que prudencialmente no se aprecia ninguna vinculación del referido proyecto con la solicitud de inscripción de la cadena de caracteres bancosodimac, que permita desatender a los derechos del segundo solicitante. En efecto, la expresión SODIMAC no es un término genérico que daría lugar a dudas respecto de la creatividad legítima del autor del nombre de dominio y BANCO SODIMAC es una marca del segundo solicitante. Siendo así, habrá de cogerse la demanda del segundo solicitante, consolidando en ella la titularidad del nombre de dominio "bancosodimac.cl", en disputa en estos autos.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, no existen antecedentes suficientes en autos como para estimar que el primer solicitante ha actuado de mala fe, ni que haya litigado en forma temeraria, razón por la cual no podrá acogerse la demanda del segundo solicitante en orden a que se le condene en costas.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile y su anexo sobre procedimiento de mediación y arbitraje,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "bancosodimac.cl" al segundo solicitante SODIMAC S.A ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

 

 

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

 

Autoriza: Alberto cerda Silva

Actuario Abogado

 

 

Firman como testigos de actuación los abogados

 

 

Carolina Cruzat Vega	Rodrigo Moya García
RUT: 12.093.189-k.	RUT: 12.852.228-k