Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "bb2.cl"

JUICIO ARBITRAL

“CARLOS BUSTAMANTE RODRIGUEZ vs. MANUFACTURAS BARBADOS LIMITADA”

Santiago, a 9 de Mayo de 2002.

MAT: Asignación de nombre de dominio “bb2.cl”.

Antecedentes:

Se envió por NIC CHILE la carpeta Oficio OF00491 denominada “Arbitraje dominio BB2.CL”, con la correspondiente designación de Árbitro para resolver el conflicto originado por las solicitudes de inscripción de nombre de dominio “bb2.cl” presentadas por: 1) don CARLOS BUSTAMANTE RODRIGUEZ, RUT 11.487.028-5, con fecha 9 de Junio de 2000; y 2) MANUFACTURAS BARBADOS LIMITADA, RUT 78.073.720-4, con fecha 19 de Junio de 2000.

Se notificó a las partes y a NIC CHILE, vía carta certificada y correo electrónico, la declaración jurada de aceptación del cargo y citación a las partes a una audiencia de conciliación.

El día 11 de Abril de 2001 se verificó el comparendo de consignación y conciliación, con la asistencia de don CARLOS BUSTAMANTE RODRÍGUEZ, por sí, y de doña Carolina Sepúlveda Valenzuela, en representación de MANUFACTURAS BARBADOS LIMITADA, apoderada con poder suficiente. La conciliación no se produjo y se fijó procedimiento.

Con fecha 11 de Mayo de 2001 don CARLOS BUSTAMANTE RODRÍGUEZ presentó su demanda y con la misma fecha MANUFACTURAS BARBADOS LIMITADA presentó la suya.

Con fecha 22 de Octubre de 2001 cada parte fue notificada de la demanda presentada por la contraparte, concediéndose traslado por el término de 20 días hábiles.

Las partes no hicieron presentaciones adicionales, con lo cual la causa quedó en estado de ser fallada. A tal efecto, con fecha 9 de Mayo de 2002 se citó a las partes a oír sentencia.

Peticiones y Fundamentos de las partes:

En su escrito de demanda don CARLOS BUSTAMANTE RODRÍGUEZ expone como fundamentos los siguientes: a) Había pensado en una línea de accesorios denominada BB2 y darle un uso legítimo al nombre; b) Al momento de pedir el nombre de dominio, la marca BB2 no existía; c) Tuvo una página web que retiró de circulación; d) Ha invertido una gran cantidad de dinero en el nombre de dominio; e) Se actuó de buena fe, de acuerdo al arctículo 22 de Reglamento de Nic Chile.

En su escrito de demanda MANUFACTURAS BARBADOS LIMITADA expone como fundamentos los siguientes: a) Ser la creadora de la expresión BB2 en 1997 y tenerla registrada como marca; b) Poseer diversas tiendas y haber efectuado cuantiosas inversiones y publicidad en torno a este nombre; c) Haber pedido la contraparte el nombre de dominio de mala fe.

Normas y Criterios relevantes para el fallo:

El fallo arbitral estará regulado por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de NIC CHILE, la prudencia, la equidad y la sana crítica del árbitro.

Consideraciones de Hecho y de Derecho:

La cuestión controvertida puede resumirse en el hecho de existir un solicitante (don CARLOS BUSTAMANTE RODRÍGUEZ), que solicitó primero el nombre de dominio “bb2.cl”, y un segundo solicitante (MANUFACTURAS BARBADOS LIMITADA), que solicitó el mismo nombre con posterioridad, pero que alega tener un mejor derecho sobre el nombre por las razones expuestas anteriormente.

Como aspecto fundamental en temas de Internet, cabe hacer presente que la regla general es que el primer solicitante de un nombre de dominio tendría un mejor derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante demuestre un aún mejor derecho para quedarse con el nombre de dominio pedido.

Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas.

Por el conocimiento que este árbitro tiene del término BB2, éste constituye una expresión notoria en la clase 25 y se encuentra registrado a nombre de una de las partes en dicha clase.

Ambas partes pretenden usar el término BB2 como identificador, como signo distintivo, marcador, localizador o dirección IP en relación con productos de la clase 25.

En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a preferir el que muestra el sustento de una marca comercial, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente.

En el presente caso, sólo una parte exhibe marcas comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales para el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, según consta en la solicitud respectiva.

Decisión del Asunto Controvertido:

No le asistiría un “mejor derecho” al primer solicitante, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores.

Sí le asistiría un “mejor derecho” al segundo solicitante, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores.

Acéptase a registro la solicitud presentada en segundo lugar para el nombre de dominio “bb2.cl”, por MANUFACTURAS BARBADOS LIMITADA, y asígnase a éste el nombre de dominio pedido. Recházase la solicitud presentada por el primer solicitante, don CARLOS BUSTAMANTE RODRÍGUEZ. Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por correo electrónico y carta certificada, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile y regístrese.

Sentencia pronunciada por el Árbitro Luis Felipe Claro Swinburn.