Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "bibendum.cl"

Nombre de dominio “Bibendum.cl”

 

 

                                       Santiago, 26 de diciembre de 2001

 

 

Que mediante oficio N° 340/2000 de NIC Chile, fue comunicada la designación de Arbitro y remitidos los antecedentes de inscripción del nombre de dominio “bibendum.cl”.

Que con fecha 7 de septiembre de 2000 fue aceptado el cargo de Arbitro y enviadas las respectivas cartas certificadas para notificar dicha circunstancia.

Que el 12 de diciembre de 2000 se notificó a las partes el acta que da cuenta del comparendo realizado en autos que contenía la suspensión del procedimiento por un plazo de 30 días a fin de que las partes acompañaran al juez árbitro los acuerdos respectivos.

Que no habiéndose acompañado escrito de avenimiento, con fecha 6 de marzo de 2001 fue notificada la resolución por medio de la cual se cita a las partes a comparendo de fijación del procedimiento y honorarios arbitrales para el día 5 de abril de 2001 a las 12:00 horas.

Que a fojas 53 y 54 consta que con fecha 5 de abril de 2001 se llevó a cabo la audiencia de fijación del procedimiento con asistencia de los apoderados de ambas partes.

Que a fojas 65 y siguientes consta la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio presentada por los Sres. Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie (segundo solicitante), representada por doña Carmen Paz Alvarez E.

Dicha demanda expone, en síntesis, que Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie corresponde a una empresa fundada en 1889 y que se dedica a la fabricación de neumáticos y ruedas y que en el año 1898 habría nacido el nombre BIBENDUM, que pasó a transformarse en el símbolo y responsable de haber dado a conocer a dicha compañía en el mundo entero. Además, señala, que BIBENDUM fue elegido en el año 2000 como el mejor logo de toda la historia.

Agrega dicho actor que el signo BIBENDUM cuenta con registro marcario en Chile bajo el número 568.568 para distinguir productos de las clases 1, 12 y 17, precisando que ha invertido enormes sumas de dinero en la fama que ha alcanzado la marca BIBENDUM, para lo cual acompaña material probatorio.

Sobre esto ultimo, indica que la existencia de dicha marca provoca que la asignación del dominio en disputa en favor del primer solicitante provocará toda clase de errores en cuento a la procedencia empresarial ya que los consumidores identifican el nombre BIBENDUM con productos de su compañía y al efecto, hace alusión a antecedentes jurisprudenciales que privilegian la asignación de los nombres de dominio en favor de los titulares de marcas comerciales que correspondan a la expresión que se intenta registrar.

En este orden de ideas, invoca las disposiciones contenidas en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, haciendo presente que a su respecto concurren mejores derechos para obtener la inscripción del nombre de dominio BIBENDUN a propósito de la fama que ha dado a esa expresión protegida como marca comercial que ha sido creada, desarrollada y publicitada por esta empresa, argumentos que no puede invocar su contraparte por carecer de registros marcarios y por no contar con la calidad de creador del referido signo, agregando que ello le impediría estar de buena fe en relación al signo en disputa.

Finalmente, solicita que se reconozca su mejor derecho para obtener la inscripción del nombre de dominio bibendum.cl, asignándose en definitiva dicho nombre a su favor.

En apoyo de sus pretensiones, acompaña copia de una serie de registros de la marca BIBENDUM y en listado de registros de esa marca a su nombre a través del mundo. A su vez, acompaña copia de jurisprudencia de casos en que se han asignado los nombre de dominio en favor de los titulares de derechos marcarios previamente reconocidos y antecedentes que acreditan la data del uso de la palabra BIBENDUM y el hecho de haber sido considerado el logo del siglo.

A fojas 69 rola la resolución que deja constancia de las consignaciones de honorarios efectuadas por las partes y que confiere traslado de la demanda deducida por los Sres. Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie.

A fojas 88 y siguientes consta demanda de asignación de dominio presentada por los Sres. Trend Chile Ltda. que comparece representada por don Max Villaseca Molina.

En dicha demanda se solicita la asignación del nombre de dominio bibendum.cl en favor de Trend Chile Ltda. sobre la base de lo previsto en los artículos 20 y siguientes del Reglamento de Nic-Chile y en especial dada la aplicación en el presente caso del principio “first come, first served” o “first como, first basis”, principio conforme al cual debe asignarse el dominio al primer solicitante, en este caso, Trend Chile, considerando que su solicitud data del 24 de enero de 2000, al tiempo que la de su contraparte corresponde al 16 de febrero de ese año.

Por su parte, agrega que la solicitud efectuada por la primera solicitante, no corresponde a una conducta abusiva ni de mala fe como pretende su contraria, sino que se enmarca en un objetivo comercial lícito y de sana competencia empresarial.

A ese respecto, indica que Trend Chile corresponde a una conocida empresa comercializadora de licores que se encuentra desarrollando una expansión de su negocio que combina la distribución de finos licores acompañados de snacks y delicatessens, todo lo cual se llevará a efecto bajo el concepto de BIBENDUM y para ello han procedido a presentar ante el Departamento de Propiedad Industrial las solicitudes de registro de esa marca bajo los números 467.568, 467.569 y 467.570, actualmente en tramitación.

Agrega dicho demandante que la palabra BIBENDUM proviene del idioma latín en que significa “bebiendo” y que el uso de esa palabra sería consistente con el empleo de la marca VINOPOLIS de su propiedad que también utiliza expresiones de ese idioma. Todo ello demostraría la buena fe en la conducta de Trend Chile al solicitar el nombre de dominio en cuestión.

Finaliza esta demanda solicitando se declare el mejor derecho que asiste a Trend Chile como primer solicitante para obtener la inscripción del nombre de dominio bibendum.cl.

En el primero otrosí del escrito antes mencionado, Trend Chile evacua el traslado conferido en la resolución de 15 de mayo de 2001, solicitando que la demanda interpuesta por el segundo solicitante sea rechazada. Al efecto, solicita tener por reproducidos en este acápite todos los argumentos esgrimidos en su demanda y agrega que la marca registrada bajo el número 568.568, citada por el segundo solicitante, no protege el diseño del personaje denominado BIBENDUM.

En cuanto al criterio que privilegia la titularidad sobre marcas comerciales en este tipo de conflictos, Trend Chile señala que no puede actuar por si solo, atendido que las marcas de su contraparte se refieren a productos de clases (1, 12 y 17) que no se encuentran relacionadas con aquella solicitada por su parte (33).

Asimismo, rebate los criterios respecto a la notoriedad que tendría la marca de propiedad de Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie, indicando que el mejor derecho para obtener el nombre de dominio en disputa pertenece a Trend Chile en virtud del principio “first come, first served”.

Finaliza el traslado recalcando que Trend Chile ha demostrado una conducta de buena fe en la solicitud del nombre de dominio bibendum.cl en la medida que corresponde a una expresión de origen latín perfectamente relacionada con su giro de actividades.

Por último acompaña antecedentes probatorios que acreditan su titularidad respecto de solicitudes de inscripción de marcas comerciales de la palabra BIBENDUM ante el Departamento de Propiedad Industrial, copia del plan de negocios que será distinguido con ese signo, significado de la palabra BIBENDUM, de acuerdo al diccionario Perseus y el diccionario de Latín C. Lewis y C. Short, además de jurisprudencia que aplica el principio “first come, first served”.

A fojas 90 se encuentra la resolución por medio de la cual se confiere traslado a la demanda presentada por Trend Chile y se tiene por evacuado el traslado presentado por ésta.

A fojas 92 rola escrito presentado por Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie en que hace presente que el fallo acompañado por Trend Chile sobre el nombre de dominio “avisoseconomicos.cl” y que aplica el principio “first come, first served”, no resulta aplicable a este caso, ya que dicho procedimiento se refería a la inscripción de una palabra genérica y no una marca previamente registrada  por una de las partes.

Además, presenta argumentos tendientes a demostrar la fama que Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie ha conferido a la palabra BIBENDUM como marca comercial de su propiedad lo cual haría inaplicable en este caso el principio “first come, first served” por gozar de mejores derechos sobre esta expresión en relación al primer solicitante.

Vistos y teniendo presente:

Que de las presentaciones y medios probatorios acompañados en el presente expediente, es posible dar por acreditadas las siguientes circunstancias:

1-     Que la sociedad Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie corresponde a una antigua firma francesa dedicada a la fabricación de neumáticos y ruedas y que desde casi sus orígenes, esto es, fines del siglo XIX ha utilizado la palabra BIBENDUM como identificador de un personaje de fantasía que corresponde a un muñeco de color blanco que aparenta estar formado de la unión de una serie de neumáticos.

 

2-     Que la publicidad desplegada sobre la base del muñeco denominado BIBENDUM, ha sido amparada en Chile por Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie mediante la obtención de la marca comercial BIBENDUM, Registro N° 568.568, que distingue productos de las clases 1, 12 y 17, registro que corresponde a la segunda renovación del primitivo Registro N° 225.566, concedido el 5 de noviembre de 1979.  

3-     Que respecto del amparo de esta marca en los diversos países contenidos en el listado que se adjunta al escrito de fecha 26 de abril de 2001, por parte de Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie, sólo cabe dar por establecido este hecho en relación a Francia, Argentina y al registro obtenido en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dado que únicamente respecto de ellos se acompañaron los certificados correspondientes.

4-     Que sin perjuicio de lo anterior, ha quedado constancia en autos del profuso uso que se ha dado a dicha expresión por parte de esa firma a través de diversas campañas publicitarias e información relativa a esa compañía que se contiene en las copias de su página web acompañadas al presente expediente, antecedente que da cuenta de la utilización de esa palabra a contar de 1898. A este respecto, cabe precisar que si bien esta prueba emana de la misma parte que la presenta, este tribunal no ha tomado conocimiento de ningún antecedente que pudiera restarle valor al mencionado medio probatorio en cuanto al contenido de la información que exhibe.

5-     Que las pretensiones de Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie en cuanto a poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa se apoyan en la existencia de registros marcarios previos respecto de un signo al cual ha conferido fama y notoriedad a nivel internacional, elementos cuya concurrencia arrancan del mérito de autos.

6-     Que a su vez Trend Chile ha demostrado de un modo fehaciente ser titular de solicitudes marcarias respecto del signo BIBENDUM, respecto de lo cual cabe hacer presente que las solicitudes N° 467.568, 467.569 dieron origen a los registros N°s 608.935, 608.936 concedidos el 19 de noviembre de 2001, para distinguir productos de la clase 33, servicios de las clases 35 y 39 y Establecimiento Comercial de productos de la clase 33, respectivamente, solicitudes en las cuales fueron rechazadas las oposiciones deducidas precisamente por Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie, sobre la base de su marca BIBENDUM, Registro N° 568.568.

7-     Que considerando los registros marcarios recientemente citados, y en especial, teniendo en cuenta las coberturas que amparan esos signos en relación al giro explotado por la primera solicitante del dominio en disputa, este Tribunal descarta cualquier supuesto de mala fe en el modo en que ha procedido Trend Chile a este respecto, considerando que los rubros de las empresas que forman parte de estos autos no guardan vinculación directa ni indirecta, de modo que la solicitud de Trend Chile no puede haber tenido por objeto la obtención de una ventaja ilegítima a su favor.

8-     Que además del principio de la buena fe en el actuar de Trend Chile, ésta ha fundado su acción en el hecho de ser el primer solicitante del nombre de dominio objeto de autos.

9-     Que el sistema de clases adoptado por la legislación chilena y comparada para el registro y protección de las marcas comerciales permite la coexistencia pacífica de dos signos idénticos a nombre de distintos titulares, en la medida que éstos se encuentren registrados para distinguir coberturas que no guarda relación entre ellas, sea por la naturaleza de los productos, servicios o establecimientos a que se refieren, o sea por la utilidad que prestan dichos productos, servicios o establecimientos. 

10- Que en opinión de este árbitro, el derecho de propiedad sobre la denominación usada como nombre de dominio nace, en este caso, de la marca comercial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 No.25 de la Constitución Política de la República de Chile y en la Ley No. 19.039 de Propiedad Industrial. Por su parte, el registro de un nombre de dominio constituiría una forma de hacer uso de una denominación en internet, con el objeto que terceros sean capaces de identificar servicios y productos de su titular en el mundo virtual. Por lo tanto, los derechos de  Trend Chile se encuentran amparados por una marca comercial registrada para la cobertura indicada (clase 33), como a su vez, los derechos de Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie también se encuentran amparados por los registros y coberturas citadas.

El espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios.

11- Por su parte, consta en autos en una forma indubitada la fama y notoriedad de la marca BIBENDUM de propiedad de Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie para la cobertura de las clases, 1, 12 y 17. Si bien es cierto que hay doctrina que ha reconocido el valor universal de las marcas notoriamente conocidas, en la que la protección transciende a los productos específicos en los que se ha consolidado la marca, estimamos que las normas vigentes en Chile no permiten otorgar a una marca famosa y notoria derechos que se extiendan respecto de la cobertura específica en que la marca ha sido registrada y usada. Este criterio ha sido confirmado al rechazarse las oposiciones de Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie en contra de las solicitudes de Trend Chile.

12- Que ante solicitantes que detentan derechos legítimos sobre las denominaciones que pretenden usar como localizadores en internet, la reglamentación vigente, la doctrina nacional y comparada, y la gran cantidad de fallos dictados bajo el sistema de la Uniform Dispute Resolution Policy de ICANN, resuelve esta disyuntiva aplicando el principio del “first come, first served” consagrando un mejor derecho al primer solicitante de un nombre de dominio;

Se Resuelve:

De acuerdo a las pruebas acompañadas, se declara que el nombre de dominio “bibendum.cl” debe ser asignado a Trend Chile Ltda. rechazándose la oposición deducida por Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico.

 

 

 

 

Guillermo Carey Claro

Juez Arbitro

 

 

cc.:       Trend Chile Limitada.

            Compagnie Generale Des Etablissements Michelin-Michelin Et Cie