Fallo de Arbitraje "bibliomayor.cl", NIC Chile

SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

bibliomayor.cl

Santiago jueves treinta y uno de julio de dos mil tres.-

VISTOS:

Con fecha 4 de octubre de 2002, doña Cecilia Pallamar Ruz en representación de la sociedad Alpiste S.A., ambos con domicilio en Guardia Vieja Nº 255, Of. 605, comuna de Providencia, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "bibliomayor.cl".

Posteriormente, con fecha 28 de octubre de 2002, doña Karen Lizama domiciliada en Hendaya nº 60 Pº 4º, comuna de Las Condes, en representación de la Universidad Mayor, domiciliada esta última en Av. Américo Vespucio Sur Nº357, comuna de Las Condes, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "bibliomayor.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 2657 de 17 de Marzo de 2003 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambos solicitantes sin que se produjera avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 18, se tuvo por cumplido por parte del segundo solicitante la obligación de pagar los honorarios de este Juez Arbitro, dándose por lo tanto traslado a las partes para que hicieran las pretensiones, reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs. 20 y a fs. 54, el primer y segundo solicitante respectivamente, hicieron valer sus derechos solicitando en definitiva se les asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs.64, se dio traslado a las partes por diez días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs.66, sólo el primer solicitante hizo valer sus descargos.

A fs.94, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido. "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "bibliomayor.cl".

A fs.95, consta notificación a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, rindiéndose por ambos solicitantes la documental que rola en autos.

A fs. 97, se dio a las partes el plazo de cinco días para que hicieran observaciones a la prueba rendida.

A fojas 100, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se señaló en la parte expositiva, con fecha 4 de octubre de 2002, doña Cecilia Pallamar Ruz en representación de la sociedad Alpiste S.A., solicitó la inscripción del nombre de dominio "bibliomayor.cl". Posteriormente, con fecha 28 de octubre de 2002, doña Karen Lizama en representación de la Universidad Mayor, con fecha 22 de marzo de 2002, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "bibliomayor.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL". Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada ambos solicitantes, esto es, doña Cecilia Pallamar Ruz en representación de la sociedad Alpiste S.A., y doña Karen Lizama en representación de la Universidad Mayor, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante en el período de discusión solicitó el rechazó de las pretensiones del segundo solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa "bibliomayor.cl" a su favor.

Funda su solicitud en el hecho que la empresa "Alpiste S.A.", ha desarrollado "Portal" sobre tercera edad en internet y así mantiene "portaladultomayor.com" y "adultomayor.com" en internet desde el año 2000 dedicado a adultos mayores, su entorno familiar y las instituciones que trabajan con ellos. A través de estos sitios se brinda información y atienden consultas de personas naturales y jurídicas en ámbitos tan amplios como educación, beneficios del sector público y privado, nutrición, salud, tiempo libre, temas y reportajes, vacaciones, discapacidad, sitios relacionados y punto de encuentro, un lugar donde los adultos mayores se comunican y comparten experiencia, Que asimismo, han desarrollado "encuestas de satisfacción en la web, para los adultos mayores y que los principales objetivos de esta iniciativa se han desarrollado en el campo de las tecnologías de información y telecomunicaciones y los grupos desprotegidos, principalmente adultos mayores. En esta iniciativa cuenta con el patrocinio del Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Además, expresa que genéricamente "adulto mayor" es referente a tercera edad, años dorados y que en esta perspectiva y en un proyecto específico de fomento de los hábitos de la lectura para este grupo ha inscrito el dominio en disputa "bibliomayor.cl", para su uso en la internet, el cual correspondería a un acto lógico, ajustado a derecho y congruente con la misión de la empresa de desarrollo y servicios en Internet de un proyecto de fomento de la lectura, de amplio conocimiento público, en el marco de acciones de asociatividad para el apoyo al sector de los adultos mayores en Chile.

Refiere también, que al respecto, presentó y fue galardonado con el "Proyecto Biblioteca del Libro Para El Adulto Mayor" en el concurso de proyectos del Consejo Nacional del Libro y la Lectura 2002, del Ministerio de Educación

Que ha establecido un convenio con red del programa "Bibliometro", de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Dibam y la Fundación Cultural del Metro de Santiago. Que en dicho convenio se establecería el fomento de la lectura gratuito para los adultos mayores en las estaciones del Metro y que en ese contexto Bibliomayor, correspondería a la versión en Internet de Bibliometro la red de Bibliotecas Públicas de la Dibam en el Metro de Santiago.

Por otra parte, el primer solicitante da definiciones de la Real Academia Española de las palabras "biblioteca" y "mayor".

Da cuenta además pormenorizadamente del "Proyecto Biblioteca del Libro para el Adulto Mayor", fechas relevantes de esta iniciativa y da cuenta de comunicados de prensa del Consejo Nacional del Libro y la Lectura y del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; también del Convenio con la Dibam.

TERCERO: Que, la parte del segundo solicitante en el período de discusión alegó su mejor derecho y solicitó la asignación del dominio en disputa "bibliomayor.cl" a su favor.

Funda su pretensión en el hecho, que Universidad Mayor, posee un sinnúmero de marcas comerciales que consisten o contienen la expresión "mayor", expresión que en la comunidad chilena es inmediatamente asociada con la Universidad Mayor y que esta "asociación" se ha fortalecido por el hecho que cotidianamente las personas se refieren a esta Universidad como "La Mayor".

Que por otro lado expresa, que toda Universidad debe contar con un servicio de biblioteca para su comunidad estudiantil y para el público en general, de manera que la expresión "Bibliomayor" corresponde a la expresión natural y obvia para designar un servicio de esta naturaleza en el ámbito de la Internet. Que adicionalmente la Universidad Mayor está liderando un proyecto revolucionario en materia de bibliotecas universitarias que la perfilará como un líder en estas materias.

Indica que entonces por la asociación a la Universidad Mayor con Bibliomayor y el tema bibliotecario que sería característico de esta Universidad, resulta sensible para la Universidad proteger el nombre de dominio en cuestión.

Continúa expresando que no resulta lógico ni justo por lo tanto que un tercero no vinculado a la Universidad Mayor capitalice el posicionamiento que ha logrado en torno a la expresión "Mayor".

Además, expresa que su oposición está destinada a impedir que el público en general de confusiones en cuanto al respaldo y origen del sitio.

Que para acreditar el posicionamiento que Universidad Mayor ha hecho de la expresión "mayor" en el ámbito educacional, enumera parte de las marcas comerciales que posee: "Diario Mayor" reg.655.577 de 20-01-03; "Galería Arte Mayor" reg.634.938 de 03-07-02; "Mayor" entre otros reg.662.405; "Portal Mayor" reg.653.905 de 07-01-03; "Red Mayor" reg.653.904 de 07-01-03; "Universidad Mayor" entre otros reg.626.862 de 08-04-02 y "Viña Universidad Mayor" reg.652.812 de 19-12-02.

Afirma que la ley franquea el uso de los medios legales para que toda organización proteja a una marca comercial de lo que la doctrina internacional llama la confusión y la dilución marcaria, al tener los consumidores dudas acerca de la procedencia empresarial acerca de un determinado producto o servicio, lo cual se produciría en este caso dado la afinidad de uso que pretenden darle las partes en este caso.

Agrega que por lo anterior el primer solicitante no ha realizado el posicionamiento y construcción de una identidad entre la expresión "mayor" y la materia educacional, lo que si habría hecho el segundo solicitante, por todo lo cual le asistiría un mejor derecho.

Al respecto cita los arts. 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile que sería aplicable en la especie.

También agrega que el primer solicitante aplicará el nombre de dominio en conflicto "bibliomayor" para servicios de biblioteca y que resulta en extremo semejante con las marcas del primer solicitante y con el nombre de dominio "bibliotecamayor.cl".

Agrega destacando el tema doctrinario de la "dilución marcaria", lo que se traduciría en un debilitamiento del capital identificatorio del segundo solicitante con sus signos registrados, lo que se traduciría en un atentado a la "identidad comercial". También señala que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante, existiría confusión en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios, vulnerándose así el orden público económico.

CUARTO: Que, luego el primer solicitante la sociedad Alpiste S.A., se hizo cargo de los dichos del segundo solicitante Universidad Mayor, y expresa junto con reiterar lo ya dicho en su escrito de alegaciones y defensas, que su razón social, según su escritura de constitución, tiene por objeto la asesoría y consultoría en general, en los ámbitos de internet, telecomunicaciones y sistemas electrónicos en general y que su especificidad y giro es para el grupo etareo del Adulto Mayor.

Agrega que no compite con el segundo solicitante, Universidad Mayor, en ningún terreno o zona geográfica, en ningún producto o servicio y, que por ende, no es una amenaza comercial para el segundo solicitante y que menos lo sea por inscribir un nombre de dominio. Que por lo anterior concluye que @lpiste S.A. no ha vulnerado ni intentado vulnerar ninguna norma relacionada con el abuso de publicidad o la leal competencia comercial. Que ha sido conocido y posicionado en su quehacer a través artículos, notas periodísticas etc. que han destacado los contenidos de los sitios de internet adultomayor.com y/o portal adultomayor.com.

Por otra parte expresa, que su inscripción se ajustó a la normativa vigente, que fue realizada en el ejercicio legítimo de un derecho y que el nombre "bibliomayor", proviene de la circunstancia es utilizado para distinguir y caracterizar rápida y simplemente la actividad de fomento de la lectura del adulto mayor que ofrece en el desarrollo de sus actividades y negocios en Chile.

Además afirma, que por ser el primer solicitante, se encuentra beneficiada con el principio "first to file, first served", conforme al cual frente a varios solicitantes, la asignación del dominio debe otorgarse a quien lo pidió primero.

Que el hecho que el segundo solicitante cuente con registros para marcas que contienen la palabra genérica "mayor", ello no lo afecta, ya que no puede afirmarse que la utilización del nombre de dominio idéntico o similar a una marca anterior constituya en sí mismo una infracción, sino que para ello resulta necesario ponerlo en relación con los contenidos de la página web u otro recurso de internet para cuya identificación se utiliza.

Agrega, que la expresión "bibliomayor" es una marca notoria y que si bien los nombres de dominio no son marcas comerciales, generan un signo distintivo que en este caso sirven para caracterizar sus operaciones desde sus inicios en el segmento etareo del adulto mayor.

Continúa el primer solicitante y señala que la página web www.portaladultomayor.com y www.adultomayor.com se encuentra en funcionamiento desde octubre del 2000 y la página web www.bibliomayor.cl se encuentra en funcionamiento desde febrero de 2003 y que el hecho que estén funcionando y que en ellos se ofrezcan auténticamente bienes y servicios para el adulto mayor es una prueba y debe interpretarse que está de buena fe en la solicitud de asignación de dominio conforme a lo que establece el art.22 del Reglamento de Nic Chile, por lo que utiliza legítimamente el nombre de dominio en disputa y no vulnera derechos de terceros.

También afirma que la expresión "mayor" es una palabra genérica que según la Real Academia Española es: "Dicho de una persona: Que excede en edad a otra", por lo que el segundo solicitante no puede tener un derecho preferente sobre el término. Que en el buscador "Google.com" las palabras "adulto mayor", encuentra aproximadamente 118 mil páginas que contienen este nombre y que su dominio www.portaladultomayor.com, es el primer resultado.

Que tiene registrados a su nombre distintos registros y que el nombre en disputa "bibliomayor" es continuidad de los dominios, en los ámbitos de su que hacer en Internet: Adulto Mayor, los cuales son con presencia mundial www.portaladultomayor.com y www.adultomayor.com y en Chile portaladultomayor.cl, adultomayorchile.cl, 3raedad.cl, portalcasasdereposo.cl, casasdereposo.cl, abuelos.cl, hogardeancianos.cl, alpiste.cl, bibliomayor.cl, agemayor.cl y agendamayor.cl.

Por último agrega que el sitio bibliomayor.cl, cuenta con sistema de Chat, al cual se accede indistintamente por el sitio www.adultomayor.com o www.bibliomayor.cl, lo cual demuestra una unidad de servicios al adulto mayor de estos sitios y que el logo y apariencia provienen de la misma raíz gráfica entre www.adultomayor.com y www.bibliomayor.cl.

QUINTO: Que el segundo solicitante Universidad Mayor, en el período respectivo, no se hizo cargo de lo expresado por el primer solicitante al dar a conocer sus argumentos y alegaciones.

SEXTO: Que para acreditar sus pretensiones la parte del primer solicitante Alpiste S.A., acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Comunicado de prensa del "Consejo Nacional del Libro y la Lectura" sobre el Concurso Nacional de Proyectos de Fomento del Libro y La Lectura, destacando muchos proyectos de sitios web que promoverán por la red nuestra literatura en el exterior; 2) Comunicado de Prensa de Alpiste sobre su proyecto "Biblioteca del Libro Chileno para el Adulto Mayor"; 3) Copia de formulario de Dominio de Nic Chile de "portaladultomayor.cl" y de "bibliomayor.cl"; 4) Convenio entre el primer solicitante Alpiste S.A. y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Dibam, referente a la difusión de los servicios del Programa "Bibliometro" a través de los sitios en Internet www.bibliomayor.cl y www.portaladultomayor.cl; 5) Fotocopia de Demo Sitio Bibliomayor; 6) Fotocopias de sitios de Internet en donde consta el uso de la palabra "mayor" en medios y ámbitos de la promoción y la publicidad del Ministerio de Salud, Consorcio Nacional de Seguros, Los Héroes, Nestlé y de la Revista "Palabras Mayores"; 7) Fotocopia de búsqueda de las palabras "adulto mayor" en buscador mundial de Internet llamado "google"; 8) Copia de la escritura de constitución de la sociedad Alpiste S.A.; 9) Notas de prensa en donde consta publicidad del portal de Internet www.portaladultomayor.cl .

SEPTIMO: Que la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, un listado de marcas comerciales que contienen la expresión mayor: "Diario Mayor" reg.655.577 de 20-01-03; "Galería Arte Mayor" reg.634.938 de 03-07-02; "Mayor" entre otros reg.662.405; "Portal Mayor" reg.653.905 de 07-01-03; "Red Mayor" reg.653.904 de 07-01-03; "Universidad Mayor" entre otros reg.626.862 de 08-04-02 y "Viña Universidad Mayor" reg.652.812 de 19-12-02.

OCTAVO: Que del análisis de lo expresado por las partes y, de la prueba rendida en autos, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que la sociedad Alpiste S.A. es el primer solicitante de autos del nombre de dominio "bibliomayor.cl" y como tal tiene prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él.

2.- Que la denominación "bibliomayor" de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente con la empresa del primer solicitante y en segundo lugar su uso no se refiere ni interfiere con las actividades propias de una Universidad que llegue a causar equívocos en cuanto a su origen y público destinatario.

3.- Que los registros de las marcas comerciales que contienen la palabra "mayor" obtenidos por parte del segundo solicitante con anterioridad a la petición del primer solicitante ante Nic Chile del nombre de dominio en disputa, no lo hacen dueño de un derecho exclusivo sobre dicha palabra que pueda impedir acceder a otros a dominios que contengan tal palabra y no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos de la sociedad Alpiste S.A., ni acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

4.- Que el registro ante Nic Chile del dominio "bibliotecamayor.cl" por parte del segundo solicitante, no representan ningún derecho sobre la expresión "bibliomayor", por ser el primero posterior a este último en cuanto a su fecha de registro.

5.- Que de la documentación acompañada, resulta que el giro del primer solicitante es diferente respecto de las actividades comerciales del segundo, así en un caso se trata de una empresa de asesoría y consultoría en general en los ámbitos de internet, telecomunicaciones y sistemas electrónicos en general y en el otro de una Universidad, por lo que sus respectivos usuarios no serán inducidos a error en relación al origen empresarial de los respectivos servicios.

6.- Que no son aplicables en la especie las normas de la ley de Propiedad Industrial.

7.- Que de lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "bibliomayor.cl"

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio "bibliomayor.cl" al primer solicitante la sociedad Alpiste S.A.

II.- Que se rechaza la solicitud de Universidad Mayor respecto del nombre de dominio "bibliomayor.cl"

III.- Que atendido que el segundo solicitante tuvo motivos plausibles para litigar, cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes.-

Déjese copia simple de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral.-

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELÉNDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.- Rol 12 - 2003.

	Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos