Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "bitzer.cl"

En Santiago, a 28 de Diciembre de 2004.

 

VISTOS:

 

1.- El Oficio de Nic Chile 3882, de 22 de Junio de 2004, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre don Enrique Luis Aparicio Bernat; Bitzer Argentina S.A.C.I. y Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, por la inscripción del nombre de dominio bitzer.cl, que rola a fojas 1.

 

2.- La identificación de las partes, que consta a fojas 3, 4 y 5.

 

3.- La resolución de fojas 6, de 29 de Junio de 2004, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, a fin de fijar las normas por las que se regirá este procedimiento.

 

4.- Notificación de fojas 6, que se hace a las partes con fecha 29 de Junio de 2004, de la resolución señalada en el número anterior.

 

5.- Documentos de fojas 8, 9, 10 y 11, en los que consta que se envió a las partes y a Nic Chile, por correo certificado, con fecha 30 de Junio de 2004, la notificación de que tratan los números anteriores.

 

6.- Documento de fojas 12, en el que consta que, mediante correo electrónico, se informó a las partes la resolución de fojas 6, y se les envió copia de los respectivos documentos por ese medio.

 

7.- Documento de fojas 14, mediante el cual se informa a las partes la rectificación de la fecha de celebración del comparendo.

 

8.- Escrito de fojas 15 del abogado señor Jorge Caro Cordero, en representación de Bitzer Argentina S.A.C.I. asumiendo el patrocinio de esa empresa y documentos de fojas 16 a 24, en los que consta su personería.

 

9.- Escrito de fojas 26, en el cual el abogado señor Luis Fernando Ureta, en representación de Bitzer Argentina S.A.C.I. solicita suspensión del procedimiento.

 

10. Escrito de fojas 27, en el cual el abogado señor Max Federico Villaseca Molina asume el patrocinio y poder de Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH y delega poder en el  habilitado de derecho don Oscar Rodríguez Baeza y documentos de fojas 28 y siguientes en los que consta su personería.

 

11.- Acta de fojas 32, del comparendo celebrado con fecha 19 de Julio de 2004, con la asistencia de don Luis Fernando Ureta, en representación de Bitzer Argentina S.A.C.I. y de don Oscar Rodríguez Baeza en representación de Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, en el cual las partes solicitan la suspensión del comparendo por 30 días.

 

12.- Documento de fojas 33, consistente en copia del mensaje de correo electrónico mediante el cual se notificó a las partes lo resuelto en el comparendo de que da cuenta el número anterior.

 

13.- Escrito de fojas 34, de los señores Bitzer Argentina S.A.C.I. y Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, solicitando una nueva suspensión del procedimiento y documentos de fojas 35 a 42, en los que consta la personería de los comparecientes.

 

14.- Resolución de fojas 43, de 31 de Agosto de 2004, en la cual se da lugar a la suspensión del procedimiento solicitada y se cita a continuación de la audiencia para un nuevo día y hora.

 

15.- Documento de fojas 44, consistente en copia del mensaje de correo electrónico mediante el cual se notificó a las partes la resolución a que se refiere el número anterior.

 

16.- Acta de la audiencia de continuación del comparendo de fojas 46 y siguientes, realizado con fecha 4 de Octubre de 2004, con la asistencia de don Luis Fernando Ureta en representación  Bitzer Argentina S.A.C.I. y de don Oscar Rodríguez Baeza, en representación de Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, y en ausencia de don Enrique Luis Aparicio Bernat, en el cual se fijaron las normas de procedimiento para este arbitraje.

 

17.- Documento de fojas 49, consistente en copia del mensaje de correo electrónico por medio del cual se notifica a las partes del contenido del comparendo a que alude el número anterior, de fecha 5 de Octubre de 2004.

 

18.- Escrito de fojas 50 y siguientes, conteniendo demanda de asignación de dominio "bitzer.cl", presentada por el abogado señor Bernardo Serrano Spoerer en representación de

Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH y acompañando documentos probatorios.

 

19.- Documentos de fojas 52 a 55, conteniendo una reseña de las actividades de Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, tomado de la página web contenida en la dirección www.bitzer.de.

 

20.- Documento de fojas 56 y 57, consistente en trascripción de una información emanada vía Internet de la oficina de propiedad intelectual de Canadá, en la que consta que la empresa Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH es titular de una marca etiqueta "BITZER" registro No. TMA394145, en ese país.

 

21.- Documento de fojas 58 y 59, consistente en trascripción de una información emanada vía Internet de la oficina de propiedad intelectual de Canadá, en la que consta que la empresa Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH es titular de una marca etiqueta "BITZER" registro No. TMA611548, en ese país.

 

22.- Documento de fojas 60 y 61, consistente en trascripción de una información emanada vía Internet de la Oficina Norteamericana de Patentes y Marcas, en la que consta que la empresa Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH es titular de una marca etiqueta "BITZER" registro No. 76462368, en ese país.

 

23.- Resolución de fojas 70, de 16 de Diciembre de 2004, mediante la cual se citó a las partes a oír sentencia y su notificación por correo electrónico, de fojas 71.

 

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son partes en este juicio, don Enrique Luis Aparicio Bernat, Rut No. 6.089.979-7 con domicilio en Av. Pedro de Valdivia 555, Oficina 309, Providencia, Santiago; Bitzer Argentina S.A.C.I., representada por los señores Sargent & Krahn (Weekmark Ediciones y Servicios Limitada), Rut No. 78.061.840-K, con domicilio en Andrés Bello 2711, Las Condes, Santiago, y Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, representada por Estudio Federico Villaseca y Compañía, Rut No. 78.169.860-1, con domicilio en Avda. Alonso de Córdova 5151, Piso 8, Las Condes, Santiago.

 

II.- Que el asunto materia de este arbitraje es resolver el conflicto entre los mencionados señores Enrique Luis Aparicio Bernat, Bitzer Argentina S.A.C.I. y Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, al presentar ellos solicitudes competitivas por el nombre de dominio "bitzer.cl" y determinar a cuál de ellos le corresponde el mejor derecho para que le sea asignado en forma definitiva el nombre de dominio en disputa.

 

III.- En su demanda de fojas 50, el único actor Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, funda su mejor derecho al nombre de dominio "bitzer.cl", basado en las siguientes consideraciones:

 

Señala que Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH es una empresa alemana que produce, investiga, desarrolla y comercializa compresores innovadores, así como unidades condensadoras y recipientes a presión para la tecnología de refrigeración y de aire acondicionado; empresa que fue fundada en 1934 y que hoy posee numerosas plantas de producción en todo el mundo, todas ellas regidas por los más altos estándares de calidad.

 

Señalan ser dueños de la marca comercial "BITZER" en países como Canadá, Alemania, Estados Unidos, Chile, etc. y del nombre de dominio "bitzer.de".

 

Agregan que el nombre Bitzer corresponde a su razón social, y como tal, es un atributo de la personalidad.

 

Agregan además que en relación con la forma de solucionar los conflictos relativo a la asignación de un nombre de dominio,  tanto en la reglamentación respectiva como por la jurisprudencia, debe tenerse presente que el principio "first come, first served", no es absoluto y debe aplicarse junto con otros criterios y teniendo en cuenta el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de dominio cl.

 

Sostienen que la teoría del mejor derecho, donde toman una importancia relevante los registros marcarios, por la estrecha relación que existe entre la titularidad de una marca comercial y el nombre de dominio; el legítimo interés, el cual se ve reflejado con las marcas comerciales registradas y dominios inscritos; y la buena fe, que es la conciencia de haberse solicitado el dominio sin ánimo de posicionarse de una expresión conocida y cuya titularidad le pertenezca a otro sujeto, deben ser los criterios en los cuales se funde la asignación de este nombre de dominio.

 

Hacen presente, además, la evidente mala fe del primer solicitante, al pretender aprovecharse de una expresión famosa y notoria a nivel mundial, sin tener en cuenta su situación como titulares de marcas registradas y la cantidad de inversión en publicidad que realizan.

 

Igualmente, en esta presentación piden tener presente que con la firma Bitzer Argentina S.A.C.I., se encuentran en negociaciones con el objeto de suscribir un acuerdo de coexistencia a nivel internacional.

 

IV.- Que la aceptación del cargo por parte del árbitro infrascrito y la fijación de la audiencia para establecer el procedimiento, fue notificada a todas las partes mediante carta certificada despachada a su domicilio, y también a Nic Chile, conforme lo establece el Artículo 8, inciso 2º del Anexo 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl; y adicionalmente se despachó copia de lo mismo por correo electrónico, como consta en los documentos de fojas 8 a 12.

 

V.- Posteriormente las sucesivas suspensiones del comparendo fueron notificadas a las partes a fojas 33 y 44.

 

VI.- La audiencia celebrada con fecha 4 de Octubre de 2004, a continuación de la anteriormente suspendida, con la sola asistencia de las partes de Bitzer Argentina S.A.C.I. y Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH y en ausencia de don Enrique Luis Aparicio Bernat, no obstante las notificaciones y avisos a que se ha hecho referencia; en la que se fijaron las normas de este procedimiento, en conformidad con lo establecido en el Artículo 8, inciso 3º, del Anexo 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl, según consta a fojas 4; la que también fue notificada a las partes por correo electrónico, como consta a fojas 49.

 

VII.- Que al no comparecer el primer solicitante, éste no ha formulado planteamiento alguno, por lo cual el sentenciador carece de información respecto de sus motivaciones; al tiempo que tampoco se cuenta con antecedentes respecto a la legitimidad de sus derechos; debido a lo cual el tribunal deberá formarse una convicción solo con los elementos disponibles.

 

VIII.- Que aún cuando Bitzer Argentina S.A.C.I. inicialmente compareció a este procedimiento hasta la audiencia en que se fijo el procedimiento, pero en definitiva no presentó escrito ni pruebas para demostrar su mejor derecho al dominio en litigio; también hace que el sentenciador carezca en este momento de información respecto de sus motivaciones, así como respecto a la legitimidad de sus derechos; sin perjuicio de lo cual se debe tener presente la afirmación efectuada por la defensa de Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, en orden a que se encuentran negociando con Bitzer Argentina S.A.C.I., con el objeto de suscribir un acuerdo de coexistencia a nivel internacional.

 

IX.- Que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl, es de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

 

X.- Que con los documentos de fojas 52 a 55 se tendrá por acreditada la existencia de la empresa Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH y una referencia a su orden de magnitud.

XI.- Con los documentos de fojas 56, 61, se tendrá por acreditado que Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH es titular de dos marcas comerciales correspondientes a etiquetas "BITZER" en Canadá y una en los Estados Unidos de Norteamérica.

 

XII.- El Artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, que señala que "el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".

 

Y el Artículo 10 bis del mismo Convenio, que establece que constituye acto de competencia desleal "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial", debiendo en particular prohibirse "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

 

XIII.- En virtud de lo anteriormente expuesto, el uso del nombre de una compañía internacional, por parte de un tercero no autorizado a ello, es un acto contrario a las normas legales chilenas, y constituye un acto de competencia desleal; cualquiera sea la forma en que ese uso no autorizado del nombre se materialice; comprendiéndose desde luego en esta prohibición el uso no autorizado del nombre de una compañía como nombre de dominio, por un tercero.

 

XIV.- Con lo descrito, debe concluirse que el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa corresponde a Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, aún cuando en autos no se encuentre acreditado ser ella titular de una marca registrada en Chile; bastando el hecho de constituir el nombre de dominio en disputa la parte distintiva de la razón social o nombre comercial de la empresa matriz de una compañía internacional; y por cuanto en los antecedentes no se ha aportado elemento alguno que permite inferir un mejor derecho por parte de los demás solicitantes.

 

 

RESUELVO:

 

I.- Rechazar las solicitudes de nombre de dominio bitzer.cl, presentadas por Enrique Luis Aparicio Bernat y Bitzer Argentina S.A.C.I.

 

II.- Aceptar la solicitud de Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH y asignarle en forma definitiva el dominio bitzer.cl.

 

Autorícese esta sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 640 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

Andrés Echeverría Bunster