NIC Chile Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio
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Fallo por Arbitraje de dominio "bossini.cl"



Arbitraje nombre de dominio Bossini.cl


Oficio Nic No 512-2001


Santiago, 17 de Diciembre de 2002-12-16


En Santiago de Chile a 17 de Diciembre de 2002, Patricio de la Barra Gili, juez Arbitro designado para resolver el conflicto suscitado respecto al nombre de dominio bossini.cl, Oficio Nic No 512-2001, viene en resolver lo siguiente:


Teniendo presente:


Que, con fecha 14 de Abril de 2000, Sociedad Comercial e Industrial Pin Limitada, domiciliada en Compañía No 2568, Santiago, solicitó el nombre de dominio Bossini.cl.


Que, con fecha 18 de Abril de 2000, Bossini S.R.L., representada por Bernardita Torres Arraú, ambos domiciliados para estos efectos en Santa Lucía No 330, piso 7, Santiago, Región Metropolitana, se opuso a la solicitud del nombre de dominio Bossini.cl.


Y en atención a los siguientes antecedentes:


  1. Que, con fecha 20 de Abril del año 2001, se recibió carpeta legal oficio NIC No 512-2001 en la que se me proponía como juez Arbitro en el conflicto antes señalado.


  2. Que, con fecha 27 de Abril del 2001, mediante carta certificada, este Arbitro arbitrador aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente, citando a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento para el día 26 de Junio de 2001 a las 9:30 horas en sus oficinas.


  3. Que, con fecha 26 de Junio de 2001, a la hora establecida se efectuó en comparendo de conciliación y/o de fijación de procedimiento al que asiste don Oscar Musalem Carrasco en representación de Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. y  doña Bernardita Torres Arraú en representación de Bossini S.R.L. En esta audiencia se fijo el procedimiento arbitral a seguir.


  4. Que, con fecha 4 de Julio de 2001, Oscar Musalem Carrasco en representación de Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. consignó los honorarios del señor Arbitro.


  5.   Que, con fecha 5 de Julio de 2001, Bernardita Torres Arraú en representación de Bossini S.R.L. consignó los honorarios del señor Arbitro.


  6. Que, con fecha 10 de Julio de 2001 y conforme a lo establecido en el procedimiento arbitral, Bossini S.R.L. debidamente representado por Bernardita Torres Arraú, efectúa su presentación en la que señala lo siguiente:


    7. a) Que, Bossini S.R.L. es la legítima titular de los siguientes registros de marca en Chile. Registro No 531.138 "BOSSINI", mixta, clase 11 y No 578.008 "BOSSINI", denominativa, clase 11.


    b) Que, la marca "BOSSINI" se encuentra registrada a nombre de Bossini S.R.L. y son conocidos en Chile desde hace más de 10 años.


    c) Que, Bossini corresponde exactamente a la razón social de su representado Bossini S.R.L.


    d) Que, Bossini no tiene ningún significado especial en idioma alguno, sino que, corresponde a un apellido de origen italiano del cual precisamente, se tomó la razón social y su la marca comercial , marca que es famosa no sólo en Chile sino, también, en Italia, su país de origen.


    e) Que, el primer solicitante de Bossini.cl está infringiendo las normas de competencia desleal y ética mercantil al solicitar para si la inscripción de un dominio.cl que corresponde exactamente a una marca comercial famosa y a la razón social de su titular.


    f) Que, dicha solicitud vulnera los derechos válidamente adquiridos por Bossini S.R.L. en relación a su propia marca comercial  registrada tanto en Chile como en el extranjero en conformidad de la legislación vigente.


    g) Que, la solicitud del nombre de dominio Bossini.cl sólo puede entenderse como el intento de aprovecharse de la fama que se asocia con la marca de su representados, en su propio beneficio lo que impediría en el futuro a Bossini S. R.L. poder utilizar su propia marca comercial y razón social para promocionar sus productos y/o servicios bajo el .cl.


    h) Que, el otorgar el dominio Bossini.cl al primer solicitante atenta contra los principios de competencia leal y ética mercantil y vulnera los derechos adquiridos por Bossini S.R.L. por lo que infringe abiertamente la reglamentación vigente para la asignación de nombres de dominio .cl.



  7. Que, con fecha 10 de Julio de 2001, Oscar Musalem Carrasco en representación de Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. efectúa su presentación en la que señala lo siguiente:


    1. Que, con fecha 14 de Abril de 2000, Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. representada por Pablo Lührs Raggio solicita el nombre de dominio Bossini.cl el cual no se encontraba registrado como nombre de dominio por ninguna otra persona.


    2. Que, Sociedad Comercial e Industrial  Pin Ltda. es de propiedad de don Pablo Lührs Raggio en forma mayoritaria y de don Felix Lührs Caffarena ambos miembros de la familia Lührs Raggio que es dueña y titular de la conocida marca de ropa y calzado infantil Colloky que cuenta con alta presencia en las grandes multitiendas y principales centros comerciales de nuestro país.


    3. Que, la familia Lührs Raggio tiene una amplia experiencia en el mercado de vestuario y calzado especialmente infantil siendo propietaria de muchas marcas del mismo rubro, por lo que los distintos miembros de su familia siempre se encuentran buscando nuevas formas de negocio en tales áreas.


    4. Que, la intención de Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. al solicitar el registro dominio Bossini.cl ha sido el de desarrollar actividades en el rubro del vestuario, del calzado y sus complementos y en ningún caso entorpecer o afectar los derechos de algún titular marcario, especialmente por cuanto el ámbito de los nombres de dominio y las marcas son absolutamente distintos y sujetos a regulaciones diferentes.


    5. Que, a juicio de esta parte la solicitud de registro Bossini.cl efectuada por Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. se encuentra debidamente ajustada a las exigencias del reglamento que rige de asignación del nombre de domino.cl 


    6. Que, corresponde que la asignación del dominio esté regido por el principio fist filed file served or first come first served consagrada en el documento RFC 1591 que se refiere al art. 1ero del reglamento que consiste en asignar el dominio al primero que lo solicita.


    7.   Que, en este sentido Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. ha cumplido con todo y cada uno de los requisitos establecidos por el reglamento, habiendo solicitado la inscripción con antelación a cualquier otra persona actuando absolutamente de buena fe y sin afectar ningún derecho de terceros.


    8. Que, el hecho que Bossini S.R.L. tenga una marca registrada en Chile no lo otorga un derecho preferente para reclamar derechos en un campo que no tiene identificación directa con las marcas comerciales, como es el de los nombres de dominio.


    9. Que, en virtud del principio especialidad que rige en las marcas comerciales consagradas por la ley 19.039 y su reglamento y el reconocimiento por parte de la jurisprudencia del Departamento de Propiedad Industrial la titularidad que posee Bossini S.R.L. sobre la marca "BOSSINI" en nuestro país debe entenderse restringidas las clases de productos amparados por los privilegios vigentes.


    10. Que, en concordancia con lo anterior, consta en el registro existente en el Departamento de Propiedad Industrial de nuestro país, que existen otros titulares de los registros con marca "BOSSINI" para productos y servicios diferentes a aquellos de que es titular Bossini S.R.L. 


    11. Que, Bossini constituye una expresión que denota un origen italiano siendo también un apellido común en dicho país.


    12. Que, efectuada una búsqueda en Google.com se puede apreciar que existen aproximadamente 7.930 sitios, páginas o referencias respecto del término Bossini abarcando los mas diversos aspectos y personas como relojes, empresas de vestuario y calzado. En otras palabras en la web existen muchos nombres de dominios Bossini que no tienen relación alguna con Bossini S.R.L. 


    13. Que, si se busca en el página web de Internic ICANN sobre el registro de nombre de dominio a nombre de quien figura de los nombres de dominio Bossini.com, Bossini.net y Bossini.Org no están registrados a nombre del solicitante posterior.


    14.   Que, por lo anterior no es efectivo lo aseverado por el reclamente en su solicitud de registro de nombre de dominio, toda vez que no es la única titular de la marca BOSSINI en nuestro país y tampoco es la única creadora y dueña de dicha marca en otros países del mundo como queda manifestado de los documentos que se adjuntan a su presentación.


    15. Que, la titularidad de un registro de marca no confiere ningún derecho preferente para que se le asigne el mismo dominio, más aún cuando no titular exclusivo de la marca por cuanto la titularidad debe entenderse restringidas las clases de productos amparados por los privilegios vigentes.


    16. Que, el vocablo BOSSINI no tiene la connotación de una marca famosa o notoria, no siendo conocida ni familiar para la mayoría de los usuarios nacionales de la red especialmente en relación a los productos sobre los cuales Bossini S.R.L. es titular, esto es los productos de la clase 11.


    17. Que, como consecuencia de lo anterior, Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. no violó ningún derecho derivado de propiedad Intelectual e Industrial y no se encuentra en situación de competencia desleal.


    18. Que, según se ha expresado en los párrafos precedentes el espectro del segundo solicitante está limitado a los productos a servicios protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto dada el especial marco que arranca el derecho marcario no se puede pretender un derecho perse sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener una marca comercial, mas cuando esta no es notoria ni famosa ni tampoco titular exclusivo de la marca comercial en cuestión.


    19. Que, como se ha sostenido en importantes fallos arbitrales la interpretación correcta que debe darse al art. 14 del Reglamento es que si no hay infracción a derecho precedente, como ocurre en este caso de autos, no existe impedimento para  la asignación del nombre de dominio al primer solicitante.


  8.   Que, en un otrosí de su presentación Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. acompaña los siguientes documentos, todos los cuales no fueron objetados por el segundo solicitante:



  9. Que, con fecha 11 de Julio de 2001 el señor Arbitro dio traslado de las presentaciones a las partes y las notificó por correo electrónico.


  10. Que, con fecha 25 de Julio de 2001 don Oscar Musalem Carrasco en representación de Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. evacuó el traslado respecto de la presentación efectuada por Bossini S.R.L. En esta señala lo siguiente:


    11. A) Que, la circunstancia en que Bossini S.R.L. tenga una marca registrada en Chile no le otorga un derecho preferente para reclamar derechos en un campo que no tiene una identificación directa con las marcas comerciales como es el de los nombres de dominio.


    B) Que, el vocablo Bossini constituye una expresión que denota un origen italiano siendo también un apellido común en dicho país.


    C) Que, para inscribir un nombre de dominio en Internet no se exige ni se requiere que se trate de un nombre novedoso, toda vez que en esta materia no tienen aplicación las normas que rigen en el área de marcas comerciales.


    D) Que, la titularidad que posee Bossini S.R.L. sobre la marca "BOSSINI" en nuestro país debe entenderse restringidas a las clases de productos amparados por los privilegios vigentes.


    E) Que, la inscripción de los nombres de dominio está regida por el principio first come first served basis consagrado por el art. 1 del Reglamento vigente para la asignación de nombre de dominio.


    F) Que la tesis que una marca tiene preeminencia sobre un nombre de dominio ha sido aceptada en la jurisprudencia comparada sólo cuando la asignación constituye un enriquecimiento injusto para un tercero o aparece como un atentado a la buena fe


    G) Que, la marca ·"BOSSINI" de que es titular el segundo solicitante no es una marca famosa ni notoria desde el momento que el Departamento de Propiedad Industrial ha permitido el registro de la marca "BOSSINI" por distintos titulares en distintas clases.


    H) Que, la intención de sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. ha sido el solicitar el registro del nombre de dominio Bossini para desarrollar actividades en el rubro del vestuario, calzados y complementos y en ningún caso entorpecer o afectar los derechos de algún titular marcario, especialmente cuando el ámbito de los nombres de dominio y las marcas son absolutamente distintos y sujetos a regulaciones diferentes.


    I) Que, resulta evidente que sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa no ha violado ningún derecho de tercero ni tampoco las normas vigentes sobre abuso de publicidad ni los principios de competencia leal ni ética mercantil, como tan sueltamente sostiene el segundo solicitante.


11) Que, con fecha 30 de Julio de 2001 el señor Arbitro tuvo por efectuada la presentación por parte de sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda.



12) Que, con fecha 13 de Mayo de 2002, Bernardita Torres Arraú en representación de Bossini S.R.L. acompaña copia de los títulos de inscripción del certificado de registro de la marca "BOSSINI" No 531.138 y "BOSSINI" No 578.088 ambas en clase 11.



13) Que, con fecha 14 de Mayo de 2002, este arbitro dio traslado a la otra parte respecto de la presentación efectuada por Bossini S.R.L.



14) Que, con fecha 17 de Mayo de 2002, Oscar Musalem Carrasco en representación de Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. evacuó el traslado y reitera hechos y argumentos ya expuestos con anterioridad en este juicio.



15) Que, con fecha 17 de Mayo de 2002, se provee la presentación efectuada por Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. y se cita a las partes a oír sentencia.



Considerando,



1) Que, las disposiciones del reglamento de NIC CHILE puntualmente en su artículo 14 señala entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada una de las partes el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no se vulnere el derecho de terceros.



2) Que, por otra parte el mismo reglamento en su artículo 10o establece un término para que terceros que vean afectados sus derechos por la presentación de una solicitud de nombre de dominio puedan presentar una idéntica dando inicio a un procedimiento arbitral, término dentro del cual Bossini S.R.L. presentó su solicitud para dominio en disputa Bossini.cl.



3) Que, de acuerdo al art. 7o del Procedimiento de mediación y arbitraje contenido en la reglamentación para el funcionamiento de registro de nombre de dominio.cl, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombre de dominio tendrán el carácter de arbitrador y que por ende deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dictare.



4) Que, si bien la palabra "BOSSINI" propiamente tal no tiene claramente un significado este arbitro ha podido constatar que esta tiene su origen en Italia y que su raíz fonética también es italiana.



5) Que, asimismo este arbitro ha podido verificar que en dicho país y en los distintos buscadores de Internet existen un sin fin de empresas, industrias y productos que son identificados en al red con la expresión BOSSINI. Que, además de lo anterior, en nuestro país existen varios registros de la marca "BOSSINI" anteriores a aquel de que es titular Bossini S.R.L. para distinguir distintos productos y servicios lo que permite concluir a este arbitro que la expresión BOSSINI" no es creación original de ninguna de las partes involucradas en este proceso.



6) Que, sin perjuicio de lo anterior este arbitro reconoce que la razón social de Bossini S.R.L. constituye un antecedente relevante a tener en consideración pues será la forma natural y obvia como un consumidor lo buscaría en la red para la adquisición o conocimiento de los productos que dicha compañía vende en el mercado.



7) Que, sin perjuicio de lo anterior, el primer solicitante ha manifestado y no ha sido objetado por el segundo, que el uso que se le dará al dominio Bossini.cl es para desarrollar actividades en el rubro de vestuario y calzado y sus complementos y que dicho uso bajo ningún concepto entorpece o afecta los derechos que el segundo solicitante tiene, desde el momento que el ámbito de sus registros marcarios es para distinguir exclusivamente los productos clasificados en la clase 11, esto es, válvulas que no guardan ninguna relación con los productos de la clase 25, esto es vestuario.



8) Que, si bien Bossini S.R.L. cuenta con marcas registradas en la clase 11 estas marcas tienen por objeto distinguir productos que no guardan relación con aquellos servicios que el primer solicitante pretende difundir a través de Bossini.cl.



9) Que, no existen antecedentes en este expediente que acrediten que el primer solicitante busque asimilarse u obtener una ventaja comercial haciendo uso de la expresión "BOSSINI" ni menos que pretenda comercializar productos que compitan con aquellos elaborados por Bossini S.R.L.



10) Que, a juicio de este arbitro la sola existencia de una marca comercial o de 2 marcas comerciales no convierte una marca en una expresión notoria y famosa, por lo tanto no constituye un argumento lo suficientemente importante para obstaculizar una solicitud de nombre de dominio ya que deben reunirse otras circunstancias. El titular de una marca comercial tendrá preferencia sobre el primer solicitante del nombre de dominio en conflicto cuando la marca en que se basa su solicitud competitiva goce de fama y notoriedad tal que impida la adecuada identificación del dominio, confundiéndose el dominio con la marca registrada y siempre y cuando se pruebe que dicha fama y notoriedad existía con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio en conflicto, circunstancia que de acuerdo a los antecedentes adjuntados a este expediente no se dan, desde el momento que Bossini SRL solamente ha acreditado ser titular en nuestro país de los registros que distinguen productos determinados de la clase 11.



11) Que, Bossini S:R.L. no ha probado que la marca "BOSSINI" haya gozado de fama y notoriedad al momento de presentar dicha empresa su solicitud de nombre de dominio competitiva. En efecto, Bossini S.R.L. ha acreditado únicamente la existencia de 2 registros marcarios actualmente vigentes. A mayor abundamiento, el segundo solicitante no ha impugnado o ha hecho reserva respecto de lo dispuesto por el primero en cuanto a que en nuestro país coexistirían varias marcas "BOSSINI" de distintos titulares para distinguir distintos productos y servicios, todo lo cual establece que en el mundo real dicha compañía no cuenta con el monopolio respecto de la expresión "BOSSINI" de manera que tampoco puede establecérsele derechos prioritarios basados en dichos registros marcarios.



12) Que, el hecho que Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. no sea en la actualidad titular de una marca comercial para productos o servicios de cualquier clase no puede constituir un obstáculo para que pueda solicitar y obtener el registro de un nombre de dominio cuando los servicios o el uso que se le da a éste no contraviene derechos de terceros, específicamente en este caso, la comercialización de productos de vestuario infantil y de calzado infantil.



13) Que, el hecho que en futuro el primer solicitante haga un uso diferente del enunciado por éste durante el curso del proceso, será objeto de análisis  por parte de los demás entes existentes en el mercado, pudiéndose en esas circunstancias hacer uso de las herramientas que el propio reglamento establece para solicitar la revocación del dominio si fuera pertinente, cuestión que no es objeto de análisis en esta instancia .



14) Que, si bien a juicio de este Arbitro no existe mala fe por parte del primer solicitante no es necesario la prueba de la misma en el caso de la solicitud de nombre de dominio competitiva dado que lo que efectivamente debe probarse en este procedimiento arbitral es el mejor derecho y en el caso del segundo solicitante no ha logrado acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.



15) Que, el solo hecho de tener registrada marcas comerciales idénticas al nombre de dominio en disputa no le otorga al segundo solicitante el derecho, dado que los registros marcarios acompañados por Bossini S.R.L. son insuficientes para acreditar que dicha expresión goza de fama y notoriedad.


16) Que, por el contrario si le asiste mejor derechos a Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. pues es el primero en solicitar el dominio en conflicto sin que el segundo haya logrado acreditar un mejor derecho sobre el mismo, debiéndose en consecuencia aplicar el principio rector en materias de nombres de dominio, esto es, el first file first served.



POR TANTO,



Se resuelve asígnese el dominio en disputa Bossini.cl al primer solicitante Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda.



Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.



Notifíquese a las partes a Nic Chile por carta certificada.



Sentencia pronunciada por Patricio de la Barra Juez Arbitro.



Santiago, 17 de Diciembre de 2002-