Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "byjusdorangeparis.cl"

En Santiago de Chile, a veintisiete de noviembre del año dos mil tres.-

 

Vistos lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 17 y 18 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

 

Parte Expositiva:

 

Primero: Por Oficio 02901 de fecha 27 de Mayo de 2003, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "byjusdorangeparis.cl", surgido entre Confecciones Dolce Limitada y Almacenes París Comercial S.A.. Que por resolución de fecha 29 de Mayo de 2003 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 9 de Junio de 2003, según consta a fojas 17 y 18 de autos.

 

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Confecciones Dolce Limitada, Rut 89.931.400-K, del giro de su nombre, representada por don Alex Severin Saavedra, ambos con domicilio en calle General Del Canto Nº 105, Oficina 314, Providencia, primer solicitante del nombre de dominio "byjusdorangeparis.cl", y en calidad de opositor Almacenes París Comercial S.A., Rut 81.201.000- K,  representada  por don Luis Fernando Ureta Icaza, ambos domiciliados en Avda. Andrés Bello  2711, Piso 19, Las Condes.

 

Tercero:  Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor  de autos:

La parte opositora o demandante de autos Almacenes París Comercial S.A. funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "byjusdorangeparis.cl" a Confecciones Dolce Limitada., haciendo valer los siguientes fundamentos:

 

1.- Que Almacenes París Comercial S.A., es una sociedad comercial creada en 1900, bajo el nombre de "Mueblería París" y que en la década de los 50 cambia su nombre a "Almacenes París", siendo hoy una de las grandes tiendas comerciales o "grandes tiendas" del país.

 

Agrega que a partir del año 1998 la empresa cuenta con el sitio web en Internet "www.almacenesparis.cl" y cuenta con mas de cien registros marcarios, para sus marcas "París" y "Almacenes París", y en concreto en la clase 25 donde se encuentran las confecciones de vestuario, tiene la marca comercial "París", en las que ha invertido "grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca".

 

2.- Señala que si el nombre de dominio "byjusdorangeparis.cl" se le adjudica a Confecciones Dolce Limitada, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "byjusdorangeparis.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para su mandante y produciría confusión en los usuarios de Internet; sobre el particular el opositor señala que su representada es titular de los siguientes nombres de dominio: almacenesparis.cl, nórdica.cl, almacenesparis.com, almacenes-paris.cl, parisempresas.com, nordikmuebles.cl y viajesparis.cl, todos de fecha anterior a la solicitud de Confecciones Dolce Limitada.

 

3.- Invoca el opositor que para la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, "en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio" y al efecto cita la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio ("UDRP"), desarrollada por ICANN, que entró en vigencia el 1º de Enero de 2000, y que señala "se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.".

Concluye señalando el opositor que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por lo tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

 

4.- Señala el opositor que habida consideración  al criterio de la notoriedad del signo pedido, siendo su representada quien ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional e internacional, a la denominación "París", lo que se acredita con la titularidad de marcas y nombres de dominio citados precedentemente, tiene mejor derecho que el solicitante de autos al nombre de domino en disputa.

 

5.- El opositor argumenta, además, que tiene un mejor derecho al nombre en disputa, en consideración a que París es una marca creada, desarrollada y publicitada por su mandante y que si se le asigna al solicitante de autos se produciría confusión entre los usuarios de Internet, invocando al efecto la titularidad de la marca comercial "París".

 

6.-  Finalmente, hace presente el opositor que el principio "first come first served", no es aplicable al caso de autos ya que se trata de un principio y no de un derecho, y que no es aplicable en el caso de que ambas partes en litigio "cuenten con igualdad de derechos frente a un nombre de dominio". Al efecto cita la sentencia dictada para el nombre de dominio "trabajadores-ccu.cl", en la que no se aplicó dicho principio orientador, ya que ambas partes se encontraban en posición de igualdad de derechos para solicitar el nombre en disputa.

 

Cuarto: Que el demandado primer solicitante Confecciones Dolce Limitada, no compareció a la audiencia de fijación de Bases de Procedimiento de fojas 17 y 18, y no evacuó el tramite de contestación de demanda, cuya providencia se notificó con fecha 1 de Julio de 2003.

 

Quinto: Que la parte demandante acompañó al proceso copia de los registros de nombre de dominio y copia de los registros marcarios del Departamento de Propiedad Industrial, que ha invocado en su escrito de demanda, los que han sido legalmente agregados al proceso, con citación y no objetados.

 

Sexto: Con fecha 14 de Octubre de 2003, el Tribunal Arbitral conforme al mérito del proceso, considerando que no existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, citó a las partes a oír sentencia definitiva. Dicha resolución fue notificada con igual fecha a los apoderados de las partes por correo electrónico.

 

Parte Considerativa:

 

Séptimo: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo.

 

1º El hecho sobre que versa el litigio que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "byjusdorangeparis.cl", esto es sí a Confecciones Dolce Limitada, primer solicitante, o a Almacenes París Comercial S.A., segundo solicitante u opositor.

 

2º Que el opositor ha señalado en síntesis, que  no se debe asignar el nombre en disputa "byjusdorangeparis.cl", al primer solicitante, fundado en que si así ocurre se produciría confusión entre los usuarios de la red Internet, quienes podían incurrir en errores ya que Almacenes París Comercial S.A. es titular de los nombres almacenesparis.cl, nórdica.cl, almacenesparis.com, almacenes-paris.cl, parisempresas.com, nordikmuebles.cl y viajesparis.cl.. Agrega  además que es titular de las marcas comerciales Almacenes París, en la clase 25.

 

3º Que analizados y ponderados los argumentos esgrimidos por el opositor, no resultan convincentes que si se asigna el nombre de dominio "byjusdorangeparis.cl" al primer solicitante, se vaya a producir confusión u error entre las personas usuarias de la red Internet, ya que los nombres de dominio y marcas comerciales del opositor se encuentran suficientemente distinguidas, consolidadas y publicitadas en el mercado de las grandes tiendas comerciales en el país, de tal suerte que el argumento de la falta de identidad o confusión hacia los usuarios no resulta aplicable para resolver la litis, toda vez que los usuarios de la red Internet es un público suficientemente informado acerca de los "domicilios" a que desea tener acceso en la citada red, por lo cual no opera tal confusión.

 

4º Asimismo, de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, no se aprecia que pueda operar una dilución de marcas comerciales, por la consideración ya señalada anteriormente, en el sentido de que las marcas comerciales citadas se encuentran fuertemente posesionadas en el mercado nacional, existiendo una asociación directa entre el nombre social  del opositor - "Almacenes París Comercial S.A.", el nombre del establecimiento de comercio "Almacenes París" y sus marcas comerciales y nombres de dominio, ya citadas anteriormente.

 

5º Que de seguirse y acogerse los argumentos invocados por el opositor, se haría imposible asignar nombres de dominio si el nombre solicitado coincide en una palabra dentro de un conjunto o contracción de dos o más palabras - como ocurre en la especie con la palabra "París" - y que forma parte de una de las palabras que en conjunto con otras se pretende registrar como nombre de dominio, habida consideración a que las palabras en los idiomas, en cuanto número no son infinitas, sino que por el contrario limitadas o finitas, razón por la cual no se puede reclamar un derecho absoluto en el uso de una palabra "París", cuando esta forma parte de un conjunto mayor de palabras como ocurre en la especie; de tal suerte que siguiendo el razonamiento del opositor, se haría imposible asignar nombres de dominio en la red de Internet a terceros, en la hipótesis que nos ocupa.

 

6º Que el argumento del opositor relativo a ser titular de varias marcas comerciales, que utilizan la palabra "París", lo es en el ámbito de regulación de la Ley Nº 19.039, de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, las que no necesariamente determinan un mejor derecho en el ámbito de la regulación y principios que informan los nombres de dominio, razón por la cual en el caso de autos no se sigue el criterio invocado por el opositor en la materia  relativo a tener un mejor derecho al nombre de dominio en disputa que el solicitante, sin que escape al este sentenciador que las marcas invocadas por el opositor gozan de suficiente fama y notoriedad.

 

7º Asimismo, por lo ya señalado en los considerandos anteriores, no se observa en el caso de autos una similitud o identidad entre las marcas registradas por el opositor y el nombre de dominio en disputa,  razón por la cual no procede aplicar el principio de política uniforme citado en el número tercero de la parte expositiva, bajo el número 3º.

 

Parte Resolutiva:

En mérito a lo expuesto en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad  asignar el nombre de dominio "byjusdorangeparis.cl", a Confecciones Dolce Limitada. 

 

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada  y  a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.  Remítase en su oportunidad el expediente arbitral.

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil,  se designa como Ministro de Fe, a efectos autorice la presente sentencia, a don Pedro Ricardo Reveco Hormazabal, Notario Público Titular de la Decimonovena Notaria de Santiago actuación que realiza ad honorem, quien firma conjuntamente con el suscrito.

 

 

 

Óscar Andrés Torres Zagal Abogado Juez Arbitro Arbitrador

Pedro Ricardo Reveco Hormazabal Notario Público 19º Notaria de Santiago