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Sentencias Arbitrales
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Fallo por Arbitraje de dominio "calvinklein.cl"
Arbitraje CALVINKLEIN
Santiago, 15 de marzo de 2002
Vistos:
Por oficio NIC 035/1999 el Departamento de Ciencias de la Computación de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile se designó al
suscrito en calidad de Juez Árbitro para conocer del conflicto entre CALVIN KLEIN
TRADEMARK TRUST y MICHELANGELO S.A.C.I. por el registro del Nombre de
Dominio calvinklein o calvinklein.cl
CONSIDERANDO:
Primero: Que la parte de Michelangelo S.A. C. e I. presentó demanda en contra de
Calvin Klein Trademark Trust a fin de que se reconociera su mejor derecho sobre el
nombre de dominio materia de autos. Fundamentó su petición en el hecho de haberse
registrado a su nombre la marca comercial "Calvin Klein" con fecha 30 de Enero de 1979
bajo el N/ 219.713, siendo esa firma, además, titular de otros cuatro registros marcarios, y
que han transcurrido más de 20 años desde el registro de su marca, en el cual Michelangelo
S.A.C.e I. Ha logrado una importante presencia en el mercado nacional. Agrega que los
registros mencionados fueron objeto de demandas de nulidad por parte de Calvin Klein
Trademark Trust ante el Departamento de Propiedad Industrial, instancia que acogió la
excepción de prescripción de la acción deducida. Agrega en fundamento de su petición
los siguientes antecedentes de derecho: 1.- garantía constitucional a la propiedad
industrial del artículo 19 N/ 25 de la Constitución Política de la República, así como la
garantía constitucional sobre el dominio en general de los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 19
N/ 24 de la Constitución; 2.- La posesión de la marca Calvin Klein, adquirida mediante
justo título y buena fe en la posesión del registro marcario según el artículo 715 del Código
Civil; 3.- La posesión como institución para adquirir el dominio mediante la prescripción
adquisitiva conforme el artículo 2517 del Código Civil; 4.- El derecho exclusivo de uso de
la marca que a su titular le confiere el artículo 33 del Reglamento de la Ley 19.039. Señala
este demandante que existe un paralelo entre nombres de dominio y marcas comerciales,
en el sentido de que la protección ocurre a niveles distintos pero ambos persiguen objetivos
comunes cuales son otorgar protección a sus titulares sobre un determinado concepto o
denominación, capaz de distinguir ciertos productos o servicios dentro del mercado,
siendo ese el punto donde se produce una identidad entre ambos conceptos, siendo difícil
provocar una separación absoluta toda vez que están conectados. Agrega que no existe
posibilidad de confusión entre los consumidores o usuarios de la red, porque en la medida
que los usuarios de Calvin Klein asocien el concepto con los Estados Unidos de
Norteamérica, necesariamente ingresarán a la red por CALVINKLEIN.COM, nombre
registrado y asignado a Calvin Klein Trademark Trust en dicho país, pero que el nombre
de dominio CALVINKLEIN.CL ya le ha sido asignado a este demandante, el cual es
prácticamente idéntico al nombre CALVINKLEIN. Habiéndose resuelto a nivel marcario
el derecho de este demandante sobre la propiedad intelectual de la denominación materia
de la controversia, solicita se asigne el nombre de dominio CALVINKLEIN.CL a
Michelangelo S.A.C. e I.
SEGUNDO: Que la parte de Calvin Klein Trademark Trust presentó demanda en
contra Michelangelo S.A. C. e I. a fin de que se asigne el nombre de dominio
"calvinklein.cl" a ese demandante. Fundamenta su petición señalando que el concepto de
nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en internet
de forma tal que quien se identifique como Coca Cola, Sony y/Universidad de Chile,
efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario el
concepto de la red mundial internet carecería de sentido y se transformaría en una red
confusa y caótica. Agrega que Calvin Klein es el nombre de uno de los más famosos
diseñadores de ropa de todo el mundo, cuyo nombre ha ocupado portadas y páginas
principales de numerosísimas revistas y publicaciones sobre moda, siendo por ende
mundialmente famoso, incluso dándole su propio nombre a varias empresas que tiene en
participación societaria. En este orden de cosas, la marca "Calvin Klein" está en uso y ha
sido publicada en los Estados Unidos desde el año 1968, iniciándose el registro de las
marcas Calvin Klein y los logos "CK" Y "CK Calvin Klein" en los Estados Unidos en el año
1976, y que la marca Calvin Klein y los logos antes mencionados se encuentran registrados
en Chile a nombre de Calvin Klein Trademark Trust, empresa que vigila los derechos de
propiedad industrial de la marca. Acompaña copia de registros en Chile. Agrega que la
fama y notoriedad de la marca y logos han sido reconocidos explícitamente por diversas
sentencias tanto del Departamento de Propiedad chileno como del Tribunal Arbitral de
Propiedad Industrial, confirmadas al resolver recursos de queja por la Exma. Corte
Suprema, citados en la demanda. Agrega que el nombre Calvin Klein corresponde a una
persona viva que ha fundado varias empresas, por lo que el nombre de dominio
CALVINKLEIN.CL debe necesariamente ser asignado a este demandante, en caso
contrario se estaría induciendo a error o confusión al público consumidor toda vez que éste
relacionaría indebidamente al titular de dicho dominio con el afamado diseñador, lo que
significaría permitir que un tercero sin autorización y de mala fe se adueñe de un signo
ajeno, en suma, que la situación de autos se reduce a un intento de la parte contraria para
obtener una denominación respecto de la cual no tiene ningún derecho legítimo. Agrega
que esa firma se ha hecho pasar por Calvin Klein de Estados Unidos en nuestro país, en los
casos que se citan en la demanda. En apoyo de su petición, este demandante invoca 1.- La
relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, consistente en la estrecha
relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, toda vez que
ambos signos cumplen a estas alturas funciones muy similares y comparten elementos de
su naturaleza jurídica, siendo el titular de un registro marcario quien tiene el mejor
derecho para obtener un nombre de dominio en disputa; 2.- El criterio del Primer
Solicitante, mediante el cual existiendo más de un titular para un registro marcario, la
asignación se rija por la fecha de presentación de la solicitud respectiva, cuya aplicación
al caso sub-lite le asigna un mejor derecho a este demandante, con la salvedad de que esta
tesis se aplica a aquellos casos en que ambas partes son titulares legítimos de las marcas
comerciales; 3.- El criterio de la Notoriedad del signo pedido, que le asigna a este
demandante mejor derecho por la notoriedad antes referida. Invoca la protección de la Ley
de Propiedad Industrial N/ 19.039 a las marcas registradas, quedando prohibido el uso de
la marca a un tercero que no cuente con un registro para el mismo signo, mismo criterio
que se encuentra en el Convenio de Paris; 4.- El Derecho al Nombre como atributo de la
personalidad, consagrado en la Ley 17.344 artículo 1/ y su complementación en el Código
Penal bajo el delito de usurpación de nombre. Solicita en consecuencia que los usuarios de
la red se identifiquen adecuadamente, por lo que el nombre de dominio materia de este
juicio por este demandante le permitirá a dichos usuarios una identificación verídica del
mismo, y solicita se le asigne el nombre de dominio.
TERCERO: Contestando la demanda de Michelangelo S.A.C. e I, la parte de Calvin
Klein Trademark Trust, señalando que en autos no se discute la aplicación o no de la
institución de la prescripción ni los procedimientos de nulidad, insistiendo en el mejor
derecho de este demandante y formulando consideraciones respecto de los nombres de
dominio. La parte de Michelangelo S.A.C.I. no contestó la demanda de Calvin Klein
Trademark Trust en su contra.
CUARTO: La parte de Calvin Klein Trademark Trust acompañó copia de la
Sentencia recaída en causa N/ 3689-99 de l Excma. Corte Suprema de fecha 5 Abril 2000.
Dicha sentencia disciplinaria recayó en recurso de queja interpuesto por la parte de
Michelangelo S.A.C.I. en contra de sentencia del Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial
que, en apelación en juicio sobre nulidad del registro 330.239 para la marca Calvin Klein
a nombre de Michelangelo S.A.C.I., revocó el rechazo a la excepción de prescripción
dictado en primera instancia, y por consiguiente acogió la demanda de nulidad del citado
registro intentada por Calvin Klein Trademark trust en contra de Michelangelo S.A.C. e
I., ordenando la cancelación del registro N/ 330.239 de la Marca "Calvin Klein" inscrita a
nombre de Confecciones Michelangelo S.A.C. e I para distinguir "productos de vestir de
la clase 25, establecimiento industrial de dichos artículos y establecimiento comercial de
los mismos en la Región Metropolitana", copia del fallo revocatorio de segunda instancia
que también se encuentra acompañado.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
UNO: Que, a la luz de los antecedentes tenidos a la vista, atendido el carácter arbitral del
presente procedimiento, y siendo que a juicio del árbitro que suscribe no se hace necesario
recibir la causa a prueba;
DOS: Que ambas partes vincularon el resultado de este juicio a la circunstancia de ser,
ambas, titulares de registros por la marca Calvin Klein ante las autoridades pertinentes de
la República de Chile; mismos registros que se encontraban controvertidos por las
demandas de nulidad de Calvin Klein Trademark Trust en contra de Michelangelo S.A.C.e
I. a la época de iniciarse este juicio;
TRES: Que, conforme la circunstancia anotada en el punto anterior, resulta evidente que
ambas partes, al establecer como similitud entre marcas comerciales y nombres de dominio
el carácter de "otorgar protección a sus titulares sobre un determinado concepto o
denominación, capaz de distinguir ciertos productos o servicios dentro del mercado,
siendo ese el punto donde se produce una identidad entre ambos conceptos, siendo difícil
provocar una separación absoluta toda vez que están conectados" (Michelangelo S.A.C.e
I.) y la "estrecha relación existente entre los nombres de dominio y las marcas
comerciales, toda vez que ambos signos cumplen a estas alturas funciones muy similares
y comparten elementos de su naturaleza jurídica, siendo el titular de un registro marcario
quien tiene el mejor derecho para obtener un nombre de dominio en disputa" (Calvin
Klein Trademark Trust) , ambas implícitamente vincularon su mejor derecho al nombre
de dominio CALVINKLEIN.CL a quien, en definitiva, tuviese el carácter de titular del
registro de la correspondiente marca comercial.
CUATRO: Que, de haberse mantenido la situación existente previa a la dictación de la
sentencia disciplinaria recaída en Recurso de Queja Rol / 3689-99 de l Excma. Corte
Suprema de fecha 5 Abril 2000, forzoso habría sido tener que ponderar en autos los méritos
materiales de ambas partes, ambas titulares de sendas marcas comerciales "Calvin Klein",
para asignársele a una u otra el nombre de dominio "calvinklein.cl". Siendo que la
sentencia disciplinaria en referencia zanjó para siempre la actual disputa marcaria en favor
de Calvin Klein Trademark Trust, teniendo como resultado que Michelangelo S.A.C. e I.
perdió o vio cancelarse su registro marcario "Calvin Klein" para distinguir productos de
vestir de la clase 25, establecimiento industrial de dichos artículos y establecimiento
comercial de los mismos en la Región Metropolitana, ya no estamos en presencia de dos
partes con iguales derechos marcarios y distintas pretensiones a un mismo nombre de
dominio, sino ante una sola parte que posee registro marcario y la otra no, en
circunstancias que ambas partes hicieron de la existencia de dichos registros en su favor
una condición primordial para que se les asignase el nombre de dominio.
CINCO: Que fue primer solicitante del nombre de dominio materia de autos la parte de
Calvin Klein Trademark Trust, con fecha 22 de Abril de 1999 contra el 27 de Abril de 1999
de la parte de Michelangelo S.A.C. e I.
SEIS: Dicho lo anterior, y sin perjuicio de los argumentos de orden material que pudiese
mantener la parte de Michelangelo S.A.C. e I. para pretender la asignación del nombre de
dominio sub-lite, y sólo considerando que ése litigante perdió el registro de su marca
comercial Calvin Klein y además fue el segundo solicitante del nombre de dominio
calvinklein.cl, RESUELVO:
- Se acoge la demanda de Calvin Klein Trademark Trust de fojas 63 en contra de
Michelangelo S.A.C.e I., en todas sus partes, debiendo el Departamento de Ciencias de la
Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile,
en su calidad de administrador del dominio cl, registrar y habilitar en la medida en que no
lo estuviese, el nombre de dominio calvinklein.cl a nombre de su solicitante Calvin Klein
Trademark Trust o quien sus derechos represente, eliminándose cualquier otro registro
y/o gestión a nombre de terceros.
- Se declaran suficientes las costas consignadas por ambas partes al iniciarse el
arbitraje. No se condena en costas a la parte de Michelangelo S.A.C.e I. por estimar este
juez árbitro que tuvo motivo plausible para litigar.
Notifíquese la presente sentencia por carta certificada a las partes y al Departamento de
Ciencias de la Computación, sin perjuicio de notificarse a ese último por correo electrónico
a fin de que de cumplimiento inmediato a lo resuelto en este fallo.
Resolvió el Juez Árbitro abogado sr. Javier Díaz López