Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "carioca.cl"

ARBITRAJE:  CARIOCA.CL

En Santiago a 25 de Abril del 2002, Gabriela Paiva Hantke, Juez Arbitro Arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio carioca.cl viene en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

Comparecen en autos por una parte Importadora San Marco Limitada representado por don Tito Lorenzo Muñoz Reyes, abogado, para estos efectos domiciliados en Alameda 1302, Oficina 111, piso 11, Santiago, y por la otra Universal S.p.A., representado por Estudio Beuchat, Barros & Pfenninger, ambos domiciliados para estos efectos en calle Europa Nº 2035, Santiago, partes que se diputan el nombre de dominio carioca.cl.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES

1.- Con fecha 08 de Abril de 1999, se recibió en mi oficina la carpeta Nic 007/1999 en la cual se me proponía como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación de un árbitro arbitrador, y la renuncia de recursos procesales entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2- Con fecha 13 de Abril de 1999 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de Nic Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes por dicho medio, y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 27 de Abril del 1999, a las 12:00 hrs., todo lo cual consta en autos.

3.- Que, con fecha 13 de Diciembre del 2000 y por imposibilidad del árbitro, se cambió el día y hora del comparendo para el día 26 de Diciembre a las 13:00 hrs, todo lo cual fue debidamente notificado a las partes.

4.- Que con fecha 27 de Abril del año 1999 se llevó a efecto el comparendo decretado para ese día, con asistencia de don Tito Lorenzo Muñoz Reyes, abogado, en representación de Importadora San Marco Limitada, estimándose conforme el poder presentado, y de doña Cristina Errázuriz Tortorelli, abogado, como agente oficioso y bajo fianza de rato de Universal S.p.A. según escrito acompañado. Dicha fianza de rato del abogado Santiago Ortuzar Decombe quien garantiza y da fe que se presentará el poder en la fecha que fije el tribunal, el cual es fijado en el día del vencimiento de la fecha y plazo para consignar fondos que más adelante se expresará, se estima suficiente.

5.- En dicha  oportunidad, explorada la posibilidad de conciliación, ésta no se produce, expresando ambas partes que mantienen litigios respecto de el signo carioca, por lo que el tribunal procedió a fiar como fecha para el comparendo para determinar las reglas de procedimiento el día 08 de Junio de 1999 a las 18 horas.

6.- Que con fecha 11 de Mayo de 1999, doña Jeannette Carraha Diban, por Importadora San Marco Limitada procede a pagar los honorarios arbitrales, de acuerdo a lo establecido en el comparendo celebrado con fecha 27 de Abrl de 1999.

7.- Que con fecha 17 de Mayo de 1999, don Santiago Ortuzar Decombe, abogado del Estudio Beauchat, Barros & Pfenninger, por Universal S.p.A., procede a pagar los honorarios arbitrales y acompañar poderes de representación ratificando lo obrado, según lo establecido en comparendo de fecha 27 de Abril de 1999.

8.- Que con fecha 08 de Junio de 1999, se efectuó el comparendo decretado para ese día con la asistencia del abogado don Tito Muñoz Reyes en representación de Importadora San Marco y con la asistencia de don Santiago Ortuzar Decombe, en representación de Universal S.P.A.. En esa ocasión, se levantó acta y se fijaron las reglas del procedimiento de acuerdo a lo previsto en la Reglamentación de Nic Chile.

9.- Que con fecha 05 de Julio de 1999, don Santiago Ortuzar Decombe en representación de Universal S.P.A., presentó, dentro de plazo, su demanda y argumentos sobre su mejor derecho al nombre carioca.cl, la que se tienen por presentada con fecha 14 de unio de 1999.

10.- Que dentro de plazo, don Tito Lorenzo Muñoz Reyes,  en representaciónde Importadora San Marco Limitada, presentó, dentro de plazo, su oposición a registro de dominio y argumentos sobre su mejor derecho al nombre carioca.cl, los cuales se tuvieron por presentados con fecha 20 de Agosto de 1999.

11.- Que con fecha 11 de Agosto de 1999, se recibe la causa a prueba por e término de 20 dias hábiles, según las normas de procedimiento fijadas en autos y aceptadas por las partes.

12.- Que con fecha 08 de Noviembre de 1999 y dentro de plazo, don Santiago Ortuzar Decombe, en representación de Universal S.P.A., acompañó 20 documentos y ratifica los ya acompañados por esa parte, los que se tienen por acompañados con esa misma fecha.

13.- Que con fecha 14 de Abril de 2000, y en mérito que de los escritos y pruebas presentados por ambas partes, y que se desprende que existe un juicio de nulidad de marca y otro en la Comisión Antimonopolio que actualmente se encuentran en tramitación y en los cuales se está ventilando el mejor derecho que ambas partes alegan sobre la expresión CARIOCA y que a juicio del árbitro el resultado de dichos juicios constituye un antecedente indispensable con el cual contar a fin de resolver el presente litigio, se resuelve mantener pendiente la dictación de sentencia hasta que se resuelvan los litigios indicados, lo cual podrá ser acreditado por cualquiera de las partes en autos.

14.- Que por haber transcurrido largo tiempo sin noticias respecto del avance de los juicios que mantienen las partes, el árbitro con fecha 12 de marzo de 2002, cita a ambas partes del conflicto carioca.cl a una audiencia de información de avances de juicios marcarios para el día martes 26 de 2002, a fin de recabar los antecedentes que el árbitro estime necesario.

15.- Que con fecha 6 de Marzo de 2002, se llevó a cabo el comparendo decretado para ese día con la asistencia de don Sergio Rubio en representción de la parte de Universal S.P.A., quien presenta un escrito a nombre de don Santiago Ortuzar Decombe como mandantario para ese sólo efecto y el cual se tienen como presentado como informe del estado de los juicios de nulidad marcaria, y denuncia ante la Comisión Antimonopolio en contra de Importadora San Marco.

16.-  Que dicho informe señala que con respecto al juicio de nulidad de la marca CARIOCA, la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del registro fue confirmada por el Tribunal Arbitral mediante resolución de fecha 20 de Sepriembre de 2001, y con respecto a la denuncia ante la Comisión Antimonopolio en contra de Importadora San Marco Limitada, señala que la Comisión Resolutiva, mediante resolución Nº 562, de 28 de Enero de 2000, rechazó un recurso de reclamación interpuesto por Importadora San Marco Limitada y confirmó el dictamen de la Comisión Preventiva Central.

17.- Que con fecha 04 de Abril de 2002 se tiene por cumplido lo ordenado y, no existiendo diligencias pendientes de acuerdo a las normas del procedimiento establecidas en autos, debido a que se han reseulto los litigios que existían entre las partes respecto del signo CARIOCA se cita a las partes a oir sentencia.

18.- Que los argumentos sostenidos por Universal S.p.A., representada por don Santiago Ortuzar Decombe se resumen en los siguientes:

Prestigio de Universal S.p.A..

Señala que su representada es una sociedad italiana de gran prestigio en el mercado mundial , que se dedicar por más de 40 años a la venta y comercialización de los produtos bajo la amrca CARIOCA enclase 16.

Al efecto, acompaña documentos: Reseña de los cuarenta años de historia de la sociedad de su mandante.

Apropiación por parte de Importadora San Marco de la marca  CARIOCA   de Universal S.p.A.

Señala que durante los años 1978 y 1979, Importadora San Marco Limitada importó desde Italia bolígrafos individualizados con la marca CARIOCA, de propiedad de Universal S.p.A. Posteriormente, dos representantes de dicha sociedad visitaron a su mandante solicitándoles la representación comercial de los productos CARIOCA, para nuestro pais. En dicho contexto prosigue, solicitaron su registro para distinguir lápices de la clase 16, o sea, los mismos artículos que importaban bajo el nombre CARIOCA. Por lo anterior, Importadora San Marco estaría usufructuando de la notoriadad adquirida por los productos de su representada, sin que haya dado su autorización.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

Copia de 4 facturas con fechas entre 1978 y 1979 dirigidas a nombre de Importadora San Marco Limitada.

Copia de carta enviada por Importadora San Marco Limitada a Universal S.p.A. en 1979.

iii. Copia de Contrato de Fletes señalado en la carta anterior.

Reconocimiento por parte de Importadora San Marco Limitada que Universal S.p.A. es creadora  de la marca CARIOCA.

Interposición de demanda de Nulidad en contra del registro CARIOCA de Importadora San Marco Limitada.

Alega que su mandante se vio en la necesidad de interponer una demanda de nulidad en contra del registro mencionado, acompañando documentación que acreditaría la fama y notoriedad de la misma, y que fue acogida por el Departamento de propiedad Industrial emitiendo un fallo que no sólo estableció que su mandante es la verdadera creadora y dueña de la marca CARIOCA, si no que establece además la mala fe con que actuaron los demandados al obtener el registro.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

Sentencia dictada por el Departamento de Propiedad Industrial que acogió la demanda de nulidad deducida en contra del registro Nº 352.132, para la marca CARIOCA, en favor de Universal S.p.A.

Denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica.

Señala que como la sociedad de su mandante está exportando a nuestro país sus productos CARIOCA, Importadora San Marco amenazó a los representantes chilenos con ejercer acciones tendientes a lograr la incautación de los productos con la marca CARIOCA que se encontraran en el mercado. Frente a lo anterior, su mandante presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica, para que dicho organismo declarara que las actuaciones llevadas a cabo por parte de Importadora San Marco Limitada son atentatorias contra la libre competencia, resolviendo dicha Comisión que a su juicio, la conducta descrita en dicho fallo constituye un atentado a la libre competencia según lo dispuesto en la letra f) del artículo 2º del D.L. Nº 211.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

i. Dictamen de la Comisión Preventiva Central, que declaró que la conducta de la sociedad Importadora San Marco Limitada era atentatoria contra la libre competencia.

Uso, publicidad y notoriedad del nombre CARIOCA con anterioridad al registro nacional.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

Copia de la autorización Nº 2067  de fecha 1 de Abril de 1966, otorgada por el Ministerio de Turismo y Espectáculo Italiano, relativa a la proyección de una película corta de publicidad para los bolígrafos CARIOCA.

Copia de los certificados de registro Italiano de 1982, Internacional de 1982, Mexicano de 995, Italiano de 1992, Inetrnacional de 1992, Ruso de 1995, Italiano de 1993, Polaco de 1993, Rumano de 1993 y Húngaro de 1993 para la marca CARIOCA en clase 16

19.- Que los argumentos sostenidos por Importadora San Marco Limitada, representada por don Tito Lorenzo Muñoz Reyes, se resumen en los siguientes:

Existencia del Registro CARIOCA vigente y renovado Nº 532.604.

Señala que su mandante inscribió como marca comercial en Chile la denominación CARIOCA, para distinguir productos de la clase 16 hace 20 años. Señala que el registro mencionado ha sido renovado en dos oportunidades, esto es, el mencionado Nº 532.604 y el Nº 352.32 de 1990. Agrega que el registro original, de fecha 30 de Marzo de 1980, de la marca CARIOCA, es anterior en varios años al registro hecho en Italia de la misma denominación por parte de Universal S.p.A.

Falta de base jurídica de los fallos acompañados por Universal S.p.A.

Alega que la firmante de la carta en la que se hacía un supuesto reconocimiento de creación de la marca CARIOCA en favor de Universal S.p.A., la señora Jeannette Carraha Diban, reconoció un hecho que no estuvo en condiciones de conocer como lo es el de la creción de una marca comercial hace 20 años. Señala que no está acreditado en el proceso que con anterioridad a 1980 la denunciante haya utilizado o creado ni registrado la denominación CARIOCA.

Fallo del Departamento de Propiedad Industrial fue recurrido ante el H. Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial.

Señala que en relación a la demanda de nulidad interpuesta por la denunciante extranjera que el fallo de primera instancia fue recurrido ante el Tribunal de Propiedad Industrial, a fin que se pronuncie sobre la excepción de prescripción cuyo fallo omitió la sentencia de primera instancia.

Al efecto,a compaña el siguiente documento:

i. Apelación deducida en contra del fallo de la nulidad de la marca CARIOCA.

CONSIDERANDO

1) Las disposiciones de la Reglamentación  para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que ambas partes alegan derechos marcarios sobre la expresión CARIOCA, todo lo cual se encuentra acreditado en autos mediante la correspondiente copia de  los certificados de registros acompañados en autos, nacionales o internacionales

3) Que una de las partes, a saber la parte de Universal S.p.A. alega que CARIOCA es una marca famosa y notoria registrada en el extranjero.

4) Que la parte de Universal S.p.A. obtuvo la nulidad del registro CARIOCA Nº 352.132 sobre el cual la parte de Importadora San Marco Limitada alegaba tener derechos marcarios, demanda de nulidad fundada justamente en la fama y notoriedad alcanzada por la marca CARICOA de Universal SpA y en ser dicha empresa la verdaera creadora y quien ha posicionado este signo en el mercado.

5) Que, a mayor abundamiento, el fallo que otorgó la nulidad señaló que efectivamente la marca CARIOCA corresponde a una creación de Universal S.p.A. efectuada con anterioridad al registro efectuado en Chile, gozando de fama y prestigio distinguiendo artículos de la clase 16.

6) Que a mayor abundamiento, también existe un pronunciamiento de la Comisión Preventiva Central, que a la luz del D.L 211, resolvió que la conducta de Importadora San Marco al registrar la marca CARIOCA de cuyos productos era representante, vulneraba la libre competencia y ordenó poner término a dicha conducta.

7) Que por las circunstancias de autos, corresponde analizar si la solicitud Importadora San Marco Limitada, primer solicitante, de acuerdo al artículo 14 de la Reglamentación de NIC CHILE vulnera o no derechos válidamente adquiridos por terceros.

8) Que la existencia de una marca comercial debidamente registrada en el extranjero, y además las alegaciones de fama y notoriedad de ésta, y la obtención sobre tales bases de la nulidad del registro existente en Chile y cuyo titular era Importadora San Marco Limitada, se concluye que Universal SpA tiene derechos válidamente adquiridos sobre su marca CARIOCA, derechos reconocidos ya por  autoridades de la República como son el Departamento de Propiedad Industrial, el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, y la Comisión Preventiva Central.

9) En virtud de lo anterior es que la solicitud de Importadora San Marco, primer solicitante en autos vulnera derechos válidamente adquiridos por un tercero, en este caso Universal S.p.A. segundo solicitante en autos.

Que en estas circunstancias, y en mérito de lo expuesto precedentemente

SE RESUELVE:

1) Se asigna el dominio carioca.cl a Universal S.p.A.

2) En mérito de lo dispuesto en el ANEXO 1 de la Reglamentación de NIC Chile, Procedimiento de Mediación y Arbitraje, artículo 10, se ordena notificar el presente fallo a las partes y a NIC Chile por carta certificada, pudiendo enviarse copia de él por correo electrónico o por fax sólo con fines informativos.

Santiago, 25 de Abril del 2002

Gabriela Paiva Hantke

Juez Arbitro Arbitrador