Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "casadelbosque.cl"

En Santiago, a 29 de Diciembre de 2004.

 

VISTOS:

 

1.- El Oficio de Nic Chile 4011, de 18 de Agosto de 2004, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre los señores Turismo Ruta Verde Limitada y Agrícola Casas del Bosque Limitada, por la inscripción del nombre de dominio casadelbosque.cl, que rola a fojas 1.

 

2.- La identificación de las partes, que consta a fojas 2 y 3.

 

3.- La resolución de fojas 4, de 24 de Agosto de 2004, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes.

 

4.- Notificación de fojas 5, que se hace a las partes y a Nic Chile, con fecha 25 de Agosto de 2004, de la resolución señalada en el número anterior.

 

5.- Documentos de fojas 6, 7 y 8, en los que consta que se envió a las partes y a Nic Chile por correo certificado, con fecha 25 de Agosto de 2004, la notificación de que tratan los números anteriores.

 

6.- Documento de fojas 9, en el que consta que, mediante correo electrónico, se informó a las partes y a Nic Chile la resolución de fojas 4, y se les envió copia por ese medio.

 

7.- Escrito y documentos de fojas 10 y siguientes, mediante los cuales el señor Jaime Silva Barros asume el patrocinio y la representación de Agrícola Casas del Bosque Limitada.

 

8.- Acta del comparendo realizado con fecha 20 de Septiembre de 2004, que rola a fojas 14, realizado solo con la asistencia de don Ricardo Montero Castillo, en representación de Agrícola Casas del Bosque Limitada, y en ausencia de Turismo Ruta Verde Limitada, en el cual se fijaron las normas de procedimiento para este arbitraje.

 

9.- Documento de fojas 16, consistente en copia del mensaje de correo electrónico dirigido a las partes con fecha 20 de Septiembre de 2004, notificándoles las resoluciones adoptadas en el comparendo de fojas 14, a que alude el número anterior.

 

10.- Documento de fojas 17, consistente en impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en la que consta que los señores Agrícola Casas del Bosque Limitada, son titulares del registro No. 675.685 de la marca "AGRÍCOLA CASAS DEL BOSQUE" inscrita en las clases 29 y 31.

 

11.- Documento de fojas 18, consistente en impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en la que consta que los señores Agrícola Casas del Bosque Limitada, son titulares del registro No. 509.515 de la marca "CASAS DEL BOSQUE" inscrita en la clase 31.

 

12.- Documento de fojas 19, consistente en impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en la que consta que los señores Agrícola Casas del Bosque Limitada, son titulares del registro No. 518.590 de la marca "CASAS DEL BOSQUE" inscrita en la clase 33.

 

13.- Documento de fojas 20, consistente en impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en la que consta que los señores Agrícola Casas del Bosque Limitada, son titulares del registro No. 518.589 de la marca "CASAS DEL BOSQUE" inscrita en la clase 32.

 

14.- Documento de fojas 21, consistente en impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en la que consta que los señores Agrícola Casas del Bosque Limitada, son titulares del registro No. 614.288 de la marca "CASAS DEL BOSQUE" (Etiqueta) inscrita en la clase 33.

 

15.- Documento de fojas 22, consistente en impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en la que consta que los señores Agrícola Casas del Bosque Limitada, son titulares del registro No. 681.477 de la marca "CASAS DEL BOSQUE" (Etiqueta) inscrita en la clase 33.

 

16.- Documento de fojas 23 y siguientes, consistente en copia de la escritura pública de 23 de Diciembre de 1991, ante el Notario Guillermo Le-Fort Campos, Notario Suplente de la Segunda Notaría de Santiago, mediante la cual se constituye una sociedad comercial de responsabilidad limitada bajo la razón social "Agrícola Casas del Bosque Limitada".

 

17.- Documentos de fojas 29 y siguientes, en los que consta la personería del compareciente, abogado señor Arturo Covarrubias Vargas y su respectiva patente profesional.

 

18.- Escrito de fojas 32, mediante el cual el abogado señor Arturo Covarrubias Vargas, en representación de Agrícola Casas del Bosque Limitada presenta su demanda de asignación del nombre de dominio casadelbosque.cl y acompaña los documentos probatorios correspondientes.

 

19.- Resolución de fojas 36, de 7 de Octubre de 2004, mediante el cual se dio traslado de la demanda indicada en el número anterior, y su correspondiente notificación a las partes por correo electrónico, de acuerdo con lo que consta en la copia de dicho documento enviado con fecha 7 de Octubre de 2004, que rola a fojas 37.

 

20.- Resolución de fojas 38, de 16 de Diciembre de 2004, mediante la cual se cita a las partes a oír sentencia y su correspondiente notificación por correo electrónico, realizada con fecha 16 de Diciembre de 2004, como consta de la copia agregada a fojas 39.

 

 

Y TENIENDO PRESENTE:

 

I.- Que son partes en este juicio, Turismo Ruta Verde Limitada, Rut No. 76.006.660-5, con domicilio en Kilómetro 10, Camino San Javier, Constitución y Agrícola Casas del Bosque Limitada Rut No. 78.187.230-K, con domicilio en Hijuela No. 2, Ex Fundo Santa Rosa, Casablanca.

 

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre Turismo Ruta Verde Limitada, como primer solicitante, y Agrícola Casas del Bosque Limitada, como segundo solicitante, al haber ellos presentado solicitudes competitivas por el nombre de dominio casadelbosque.cl y determinar a cuál de las partes corresponde el mejor derecho para la asignación definitiva de dicho nombre de dominio.

 

III.- En su escrito de fojas 32 y siguientes, la parte de Agrícola Casas del Bosque Limitada fundamenta su mejor derecho al nombre de dominio en disputa en las siguientes consideraciones:

 

Comienzan refiriéndose a una opinión que atribuyen al destacado jurista nacional Enrique Barros B. quien habría señalado que la Internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico, pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto que la Internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fenómeno de la iniciativa individual.

 

Agregan que en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión que alegan, y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha entidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad, los cuales deben ser amparados.

 

De lo anterior concluyen que este caso debe evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio first come, first served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia y da una mala señal a los actores económicos, debiendo analizarse este caso a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho".

 

En cuanto al posicionamiento de "CASAS DEL BOSQUE" señalan que a Agrícola Casas del Bosque Limitada le corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, en primer lugar, en atención a que esa empresa es quien ha utilizado exclusivamente el concepto "CASAS DEL BOSQUE", expresión que fonética, gráfica y semánticamente es idéntica a "casadelbosque".

 

Señalan que han utilizado esa expresión desde la formación de la sociedad, ocurrida el 23 de Diciembre de 1991, comenzando desde aquel tiempo a posicionar dicho concepto en el rubro de la alimentación, habiendo obtenido el registro de marcas, en conformidad con las normas de la Ley No. 19.039 sobre Propiedad Industrial, siendo actualmente propietarios de distintos signos marcarios, tanto denominativos como mixtos, entre los que destacan:

1.- AGRÍCOLA CASAS DEL BOSQUE, registro No. 415.257 que distingue productos de las clases 29 y 31.

 

2.- CASAS DEL BOSQUE, registro No. 509.515 que distingue productos de la clase 31.

 

3.- CASAS DEL BOSQUE, registro No. 518.590 que distingue productos de la clase 33.

 

4.- CASAS DEL BOSQUE, registro No. 518.589 que distingue productos de la clase 32.

 

5.- CASAS DEL BOSQUE, registro No. 614.288 que distingue productos de la clase 33.

 

6.- CASAS DEL BOSQUE, registro No. 681.477 que distingue productos de la clase 33

 

Agregan también que con el objetivo de complementar dicha protección, inscribieron los nombres de dominio casasdelbosque.cl y casasdelbosque.com.

 

Posteriormente, se refieren a la identidad existente entre los conceptos casas del bosque y casadelbosque, agregando que a simple vista es fácil advertir que la diferencia entre el singular y el plural de la palabra casa no permite que los signos en cuestión tengan la suficiente especialidad como para coexistir pacíficamente en el mundo de la Internet, sobre todo si una de ellas, ya está presente y posicionada en los términos planteados como marca y nombre de dominio.

 

Agregan también que se debe tener presente el delicado tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria igual o muy similar a las marcas y dominios que poseen, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los productos que elaboran, pero que no corresponden al mismo origen, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociados a los signos registrados que les pertenecen. Señalan que esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho, ya que se está afectando el derecho de propiedad que tienen sobre sus signos, y respecto de los cuales poseen protección de rango legal y constitucional.

 

En su concepto, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica.

 

Por último, hacen presente que de acuerdo al orden político económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la otra parte.

 

En conclusión, señalan que conforme a lo anterior estiman que el primer solicitante no posee un derecho equivalente al que ellos tienen, dado que no es titular de marcas, nombres de dominio registrados o razones sociales; en cuyo caso hacen presente la nula capacidad de publicidad que tendrá el primer solicitante del concepto casadelbosque, por carecer de marcas registradas y de las distintas acciones de que ellos son titulares para el caso de que se cometa alguna infracción marcaria.

Finalizan haciendo presente la disposición del Artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, que establece que será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros.

 

IV.- Que con el documento de fojas 23 y siguientes se tiene por acreditada la existencia de la sociedad comercial de responsabilidad limitada "Agrícola Casas del Bosque Limitada", constituida por escritura pública de 23 de Diciembre de 1991.

 

V.- Que con los documentos de fojas 17 a 22, se tiene por acreditado que los señores Agrícola Casas del Bosque Limitada son titulares de la marca comercial registrada "AGRÍCOLA CASAS DEL BOSQUE" registro No. 675.685 y las marcas "CASAS DEL BOSQUE" registros Nos. 509.515, 518.590, 518.589, 614.288 y 681.477, a los cuales ya se ha hecho referencia con anterioridad.

 

VI.- Que la aceptación del cargo por parte del árbitro infrascrito y la fijación de la audiencia para establecer el procedimiento, fue notificada a ambas partes  y a Nic Chile, mediante el envío de carta certificada, conforme lo establece el Artículos 8º, inciso 2º del Anexo 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la  Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl; y adicionalmente se despachó copia de lo mismo por correo electrónico, como consta en los documentos de fojas 5 a 9.

 

VII.- La audiencia celebrada con fecha 20 de Septiembre de 2004, con la sola asistencia de la parte de Agrícola Casas del Bosque Limitada y en rebeldía de Turismo Ruta Verde Limitada, no obstante las notificaciones y avisos a que se ha hecho referencia; en la que se fijaron las normas de este procedimiento, en conformidad con lo establecido en el Artículo 8º, inciso 3º, del anexo 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje para la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl, según consta a fojas 14; la que también fue notificada a las partes por correo electrónico, como consta a fojas 16.

 

VIII.- Que al no comparecer el primer solicitante, éste no ha formulado planteamiento alguno, por lo cual el sentenciador carece de información respecto de sus motivaciones; al tiempo que tampoco se cuenta con antecedentes respecto a la legitimidad de sus derechos; debido a lo cual el tribunal deberá formarse una convicción sólo con los elementos disponibles.

 

IX.- Que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl., es de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros.

 

X.- Que de la comparación de las expresiones "casadelbosque" y "casas del bosque", sólo puede concluirse que ellas son virtualmente idénticas, en atención a que sólo cambia la primera palabra de singular a plural, pero manteniéndose los mismos conceptos e igual expresión fonética general, por lo que será acogida la argumentación del segundo solicitante, en orden a que el nombre de dominio disputado en estos autos es de extremo parecido y confundible con las marcas comerciales registradas de las cuales es titular, así como los nombres de dominio inscritos.

XI.- Que dada la semejanza ya establecida entre el nombre de dominio en disputa con las marcas registradas de propiedad de Agrícola Casas del Bosque Limitada, el primer solicitante no ha dado cumplimiento a lo previsto en el Artículo 14 de la Reglamentación antes citada, por cuanto ella vulnera los derechos válidamente adquiridos en el territorio nacional sobre la propiedad de la marca "CASAS DEL BOSQUE", que corresponde a Agrícola Casas del Bosque Limitada.

 

XII.- Que aún cuando no haya sido alegado en autos, al sentenciador no puede escapar la circunstancia de que el Artículo 8º del Convenio de París para la Protección e la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, protege los nombres comerciales "sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".

 

Adicionalmente, el Artículo 10 bis del mismo cuerpo legal, obliga a los países de la Unión a dar una protección eficaz contra la competencia desleal, señalando que "constituye acto de competencia desleal, todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial"; debiendo en particular prohibirse "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

 

Que de acuerdo con lo señalado, al contener el nombre de dominio en disputa una expresión virtualmente idéntica al nombre comercial del segundo solicitante, el primero no ha dado cumplimiento tampoco a lo previsto en el Artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, habiendo sido de la exclusiva responsabilidad del primer solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre los principios de la competencia leal.

 

Con lo descrito, debe concluirse que el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa corresponde a Agrícola Casas del Bosque Limitada, por ser ella titular de las marcas comerciales a que se ha hecho tantas veces referencia, así como por la correspondencia del signo pedido con su razón social; y por cuanto en los antecedentes no se ha aportado elemento alguno que permita deducir que el primer solicitante no ha actuado de mala fe.

 

RESUELVO:

 

1.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio casadelbosque.cl de Turismo Ruta Verde Limitada.

 

2.- Aceptar la solicitud de Agrícola Casas del Bosque Limitada y asignarle en forma definitiva el dominio casadelbosque.cl.

 

Autorícese esta sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 640 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

 

Andrés Echeverría Bunster

 

 

Firmó ante mi don Andrés Echeverría Bunster, Cédula Nacional de Identidad Nº 5.199.640-2

Santiago, 29 de Diciembre de 2004.-