Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "casayhogar.cl"

En Santiago de Chile, 10 de agosto del año dos mil cuatro.-

 

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 12 a 14 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, que regula la forma de las sentencias definitivas, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio 03497 de fecha 2 de marzo de 2004, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "casayhogar.cl", surgido entre Márquez Muñoz Limitada, sociedad representada por don Carlos Muñoz Gallardi, arquitecto, ambos domiciliados en Av. 11 de Septiembre 1363, oficina 502, comuna de Providencia y  S.A.C.I. Falabella, sociedad representada por don Arturo Cobarrubias Vargas, Abogado, ambos domiciliados, para estos efectos en Hendaya 60, Piso 4°, Las Condes. Que por resolución de fecha 8 de marzo de 2004 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 22 de marzo de 2004 según consta a fojas 12 a 14 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Márquez Muñoz Limitada, Rut 77.348.490-2, del giro proyectos de arquitectura y construcción, representada por don Carlos Muñoz Gallardi, ambos con domicilio en Av. 11 de Septiembre Nº 1363 oficina 502, comuna de Providencia Nº 1514, primer solicitante del nombre de dominio "casayhogar.cl" y en calidad de opositor S.A.C.I. Falabella, sociedad del giro de su nombre, representada en estos autos por su abogado don Arturo Cobarrubias Vargas, ambos domiciliados para estos efectos en  Hendaya  Nº60, Piso 4, Las Condes.

Tercero: Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos:

La parte demandante u opositor de autos S.A.C.I. Falabella funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "casayhogar.cl" a Márquez Muñoz Limitada, haciendo valer los siguientes fundamentos:

1.-Antecedentes de Hecho y de Derecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 15 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión de Márquez Muñoz Limitada:

A)  En primer lugar realiza una descripción y análisis de "la Internet", su regulación jurídica y principios que la rigen, bajo él titulo "Criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio" dónde afirma éstos "no pueden negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados".

Agrega que es su voluntad que la presente litis "sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio First come first served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos". "En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales de derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegue primero y punto" ha sido superada y mi mandante solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Árbitro, no sea victima de la trampa "first to file" que originalmente, mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos".

B)  Creación de "CASAY HOGAR".

Señala la demandante que "S.A.C.I. Falabella es el verdadero usuario y quien ha posicionado el concepto "CASAY HOGAR (o CASA & HOGAR)" en nuestro país", en su calidad de titular de la reconocida tienda de "retail" FALABELLA, presente en casi todas las regiones del país y en varios países de Latinoamérica, "todos hechos que por ser notorios no estimamos necesario profundizar y / o acreditar".

Agrega que "desde hace bastantes años mi mandante utilizó la línea de productos CASAYHOGAR y CASA & HOGAR, precisamente para productos de la casa", difundida por prensa escrita y televisión.

"De esta manera y producto de la actividad desplegada, el signo de mi mandante ha alcanzado un claro posicionamiento que le permite ser reconocido por todo el mercado"; señala que su representada solicitó al Departamento de Propiedad Industrial el registro de la expresión  casa hogar, el 7 de Junio de 1996, mediante solicitud 345.317.

C)  Agrega que Márquez Muñoz Limitada ha incurrido en la conducta de dilución y confusión marcaría, lo que puede producir confusión entre los consumidores. Argumenta que el concepto CASAY HOGAR.CL "se identifica inequívocamente con su representada, por lo que la sola confundibilidad de conceptos, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado  a mi mandante". Como fundamento de derecho invoca él articulo 14 del Reglamento Nic Chile, el que señala: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos validamente adquiridos por terceros"; asimismo, invoca el artículo 22 del reglamento, que regula la revocación de un nombre de dominio.

Finalmente sostiene reiterando el tema de la dilución, en cuanto a que "la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social….empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante". Concluye indicando que "en suma, buena fe, interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de un "mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.".

La parte demandada y primer solicitante de autos, Márquez Muñoz Limitada, con fecha 20 de abril de 2004, a fojas 22 presentó escrito titulado "Respuesta a la demanda por nombre de dominio "casayhogar.cl", haciendo valer los siguientes antecedentes a efectos se le asigne el nombre de dominio en disputa:

A)  Señala que Márquez Muñoz Limitada solicitó el registro de "casayhogar.cl", como dominio de Internet con fecha 13 de noviembre de 2003 y posteriormente SACI Falabella con fecha 26 de noviembre de 2003 inscribió el mismo nombre. 

B)  Respecto a los argumentos citados en la demanda de SACI Falabella, relativo a "first come first served", que reputa de carente de validez y sustento legal, invocando un supuesto criterio "de árbitros del mundo entero que irían en este sentido". Además de calificar "livianamente de aberraciones a fallos anteriores de árbitros que habrían fallado según este precepto".

Agrega que para sustentar el argumento de su mejor derecho "es imprescindible fundamentar con pruebas contundentes, esto es, aportar antecedentes concretos y serios sobre a que fallos se refiere y comprobar fehacientemente su tesis y no abusar de una retórica de carácter falaz."

En cuanto al principio "first come first served" este resguarda la facultad creativa y el derecho de autoría, que sin él se produciría un verdadero caos, de lo contrario cualquier organismo más poderoso económicamente que otro podría hacer suyo un nombre al publicitarlo latamente en desmedro del creador original".

Agrega que el argumento de la demandante de ser titular de la reconocida tienda Falabella, no aporta nada a la causa "pues no es el dominio en disputa".

C)  En cuanto a la creación de "casayhogar", invocado por la demandante, señala que "nadie en la historia de la humanidad podría arrogarse la autoría de una actividad humana esencial. De ahí que estos conceptos genéricos no puedan ser registrados a nombre de nadie. De hecho muchas tiendas comerciales hacen alusión a estos conceptos sin pretender ni poder haber registrado a su nombre, alguno de los dos conceptos". Agrega que de hecho la demandante no ha acreditado tener derechos sobre "casayhogar" ante el Departamento de Propiedad Industrial y que dicho organismo denegó la solicitud de la parte opositora con fecha 16 de junio de 1998.

Finalmente, agrega que en cuanto a la supuesta publicidad desplegada por SACI Falabella, no se le reconoce por los conceptos "casayhogar", tanto así que la parte demandante no da prueba de ello, lo cual de ser efectivo, sería de fácil prueba.

D)  En cuanto a "capitalización del concepto "Casa y Hogar". Señala la parte demandada que el concepto "casayhogar" "nunca ha sido ni es de dominio del demandante, ni se puede identificar equívocamente con él".

E)   En cuanto a la cita al artículo 23 del reglamento Nic Chile, señala el demandado que no procede su aplicación, ya que para considerar abusiva la inscripción se deben cumplir las tres condiciones siguientes:

a)    Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual es reconocido. Agrega que en el caso de autos la reclamante no tiene derechos sobre marca ni producto igual o similar al dominio en cuestión, como tampoco S.A.C.I. Falabella es reconocido ni relacionado a "casayhogar".

Concluye señalando la parte demandada que tampoco se puede considerar que la solicitud presentada se haya hecho de mala fe, agrega que su representada tiene un giro de negocios distinto al de la oponente.

Cuarto: Que con fecha 20 de mayo de 2004, a fojas 27 el tribunal recibió la causa a prueba, por el término de diez días hábiles y se fijaron los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:

1.- Si SACI Falabella ha comercializado productos con el concepto "Casa y Hogar" o "casa & hogar"; en la afirmativa, medios utilizados y época;

2.- Si SACI Falabella tiene registrada marcas comerciales con la frase "Casa y Hogar" o "Casa & Hogar", en la afirmativa, época y clase;

3.- Aplicación practica que Márquez Muñoz Limitada, pretende utilizar con el nombre de dominio "casayhogar.cl"; y,

4.- Si el solicitante Márquez Muñoz Limitada, a utilizado en su giro de negocios la expresión "Casa y Hogar", en la afirmativa, casos, medios y época en que ello habría ocurrido.

La resolución que recibió la causa a prueba fue notificada a las partes mediante correo electrónico con fecha 20 de marzo de 2004.

Quinto: Que la parte demandante acompañó como medios de prueba a fojas 49, fotocopia de los siguientes documentos:

1.- Fotocopia de poder otorgado por Francisco Samaniego Sangroniz, en representación de Casa & Hogar S.A., a los Abogados Juan Pablo Silva Dorado y otros, para tramitar patentes, marcas comerciales y todo otro asunto relacionado con propiedad industrial e intelectual, sin fecha de otorgamiento;

2.- Fotocopia cedula de identidad de Francisco Samaniego Sangroniz;

3.- Fotocopia escritura pública de fecha 4 de Junio de 1996, de designación de Presidente, Gerente General y poder de Fados S.A. a Lewin Gomez, Cristian y otros;

4.- Fotocopia constitución de sociedad anónima cerrada "Fados S.A.", otorgada por escritura pública de fecha 20 de Mayo de 1996, ante el Notario Público de Santiago don Felix Jara Cadot;

5.- Fotocopia de extracto de fecha 26 de septiembre de 1996, otorgada por el Notario Público de Santiago don Enrique Morgan Torres, de reforma de estatutos de "Fados S.A.", la que cambia de nombre social a "Casa y Hogar S.A.";

6.- Fotocopia de primera hoja escritura pública de Modificación de estatutos sociales "Fados S.A.", de fecha 26 de agosto de 1996; y,

7.- Fotocopia Extracto constitución sociedad anónima cerrada "Fados S.A.".

Los documentos referidos anteriormente, fueron acompañados al proceso con citación, con fecha 22 de Junio de 2004, notificándose a las partes con misma fecha, mediante correo electrónico. Dichos documentos no fueron objetados por la parte demandada.

Quinto: Con fecha 29 de Julio de 2004, el Tribunal Arbitral conforme al mérito del proceso, citó a las partes a oír sentencia definitiva. Dicha resolución fue notificada con igual fecha a los apoderados de las partes por correo electrónico, con misma fecha.

 

Parte Considerativa:

 

Quinto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo.

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "casayhogar.cl", esto es sí a Márquez Muñoz Limitada, primer solicitante, o a SACI Falabella, segundo solicitante y demandante.

2º Ambos litigantes discrepan en cuanto a que la litis debe ser resuelta conforme la aplicación de dos principios a saber, el principio "first come first served" o "first file system", esto es el primer solicitante tiene derecho a la asignación del nombre de dominio, y el segundo principio, que tendría aplicación de no poder resolverse con el primer principio citado, consistente en el principio del mejor derecho o legitimidad.

3º Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador tiene en consideración que Márquez Muñoz Limitada, según consta en autos es el primer solicitante del nombre de dominio "casayhogar.cl", razón por la cual se le puede aplicar el principio "first come first served".

Sin perjuicio de lo señalado, este sentenciador considera que aun prescindiendo de la aplicación del citado principio "first come first served", la parte opositora SACI Falabella, no acreditó en el proceso haber comercializado productos con el concepto o frase "casa y hogar"; ni acreditó en el proceso ser titular de marcas comerciales que utilicen el concepto o frase "casa y hogar"; carga procesal que correspondía a dicha parte conforme los hechos materia de prueba signados números 1.- y 2.- de la sentencia interlocutoria de prueba de fojas 27 de autos.

De este modo este sentenciador puede concluir que al no aportarse medios de prueba por la parte opositora, no acreditó en el proceso un legitimo derecho o mejor derecho que el primer solicitante en relación a la registración del nombre de dominio "casa y hogar.cl".

 4°  Que también a reclamado el demandante SACI Falabella, que en el contexto de su giro de negocios tienda de "retail" Falabella, que ha sido creador de la frase casa hogar, para ofrecer productos a sus clientes, desde hace tiempo, afirmación a partir de la cual sostiene ser titular de un mejor derecho para asignársele el nombre de dominio en disputa que el primer solicitante.

Pues bien, según se puede constar de la publicidad escrita (catálogos), radial y televisiva, las grandes tiendas promueven ciertos productos específicos mediante frases publicitarias, y así es de publico conocimiento que varias grandes tiendas utilizan la expresión "hogar" unida a otro concepto afín. Así por ejemplo, entre otras tiendas de "retail", el establecimiento de comercio Falabella utiliza la expresión "combo hogar", para promocionar precios rebajados en materia de box spring, plumón, sábanas y almohadas. Con lo señalado queda demostrado que estas combinaciones de palabras que comparten la palabra hogar unida a otra, son utilizadas como frases de propaganda o publicitarias, para determinados productos de uso corriente en el ámbito domestico, razón por la cual no se puede reclamar, como se pretende en el caso de autos una preferencia o privilegio para su registro como nombre de dominio en Internet, como pretende la demandante. Sostener lo contrario, significaría un verdadero freno o barrera de entrada a la registración de los nombres de dominio en el sistema Nic Chile, afirmación que se encuentra en contraposición con el principio constitucional, garantía derecho subjetivo, de libre empresa o libertad en materia de emprendimientos empresariales, consagrado en el artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política.

5° Finalmente,  en conformidad a lo señalado en los considerandos anteriores,  la prueba documental acompañada por la parte opositora a fojas 28 a 48 no acredita que ésta sea sociedad matriz ni accionista controlador de la sociedad anónima cerrada "Fados S.A.", hoy "Casa y Hogar S.A.", razón por la cual tampoco se acreditó legitimidad o mejor derecho de la parte opositora SACI Falabella, respecto al nombre de dominio "casayhogar.cl".

 

6.- Por los argumentos señalados anteriormente, este sentenciador es de convicción de que Márquez Muñoz Limitada, además de ser el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, le asiste un legitimo derecho para ser titular del nombre de dominio "casayhogar.cl", el que aplicará dentro de su giro de su negocio.

 

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y por aplicación de los principios "first come first served" y mejor derecho o legitimidad, asignar el nombre de dominio "casayhogar.cl", a Márquez Muñoz Limitada. 

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.  Remítase en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo y a don Francisco José Aguayo Bahamondes, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

 

 

 

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador