Fallo de Arbitraje "castrol.cl", NIC Chile

Santiago, 10 de mayo de 2004

VISTOS:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "Castrol.cl", siendo partes Sociedad Comercial Motor Oil Limitada, Rut 77.734.450-1, representada por el abogado Gerardo Adrián Soto Peña,con domicilio en calle José Joaquín Pérez 4913, Quinta Normal, Santiago, y Compañía Multinacional -Burmah Chile S. A.-, representada por el abogado Luis Fernando Ureta Icaza, con domicilio en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO : Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Guardia Vieja 408, Providencia, en que se realizaría la audiencia de conciliación, el día 1º de octubre de 2003, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 6 y siguientes.

TERCERO : Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El primer solicitante asistió representado por don Ernesto Mauricio Montenegro Vargas y don Silvio Montenegro Vargas y, el segundo, por el abogado Luis Fernando Ureta Icaza, quien exhibió el poder respectivo, otorgándose al primer solicitante un plazo de 5 días hábiles, a partir del 6 de octubre, para procurarse la asistencia de un letrado, lo cual se materializó el día 16 de octubre.

No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO : Que, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa, contados desde 23 de Octubre de 2003, fecha en que se decretó abierto el período de planteamientos de mejor derecho.

QUINTO :Que, dentro de plazo, a fs. 41, el primer solicitante dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio acompañando documentos con citación, señalando que el dominio "Castrol.Cl" debe serle asignado, fundamentando su petición en los siguientes argumentos:

a. En primer lugar, señala que con fecha 23 de junio de 2003 su representada presentó a Nic Chile la solicitud formal de concesión del nombre de dominio "Castrol.cl", siendo presentada, con fecha 10 de julio, una inscripción del mismo nombre de dominio por parte de Burmah Chile S. A., siendo el conflicto en cuestión la oposición de Burmah Chile S. A. a la solicitud de su representada como primer ocupante del nombre de dominio antes señalado.

b. Además, hace presente que un nombre de dominio es un identificador de un número (IP), que define la dirección de un servidor de Internet. Señalando que el sistema de nombres de dominio funciona como un directorio al que un dominio corresponde un número único que identifica un computador en la red, por lo que es posible que existan varios sistemas de identificación aparte del que tradicionalmente se conoce.

c. Posteriormente señala que hoy en día Internet es un medio de comunicación público accesible a cientos de millones de personas en el mundo entero, usando parte del total de recursos actualmente existentes en las redes de telecomunicaciones. Por lo anterior, agrega, Internet no debe ser considerado en forma distinta a un periódico, revista u otro medio de comunicación.

d. Por otra parte señala que el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (DDC) no puede dar un nombre de dominio en propiedad, de acuerdo a lo que señala el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República de Chile. Por lo que, no estando el DDC, ni el procedimiento de asignación de dominios autorizado por ley, éste no podría otorgar el dominio o propiedad sobre un nombre para que sea usado en Internet, argumentando que nadie podría alegar ser dueño del nombre de dominio "Castrol.cl", ni de ningún otro, ya que la asignación que hace el DCC de un nombre de dominio a un número IP es una forma de uso y goce que éste efectúa.

e. Explica además, el primer solicitante, que el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política de la República de Chile garantiza la propiedad industrial sobre patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. Materia que se encuentra regulada por Ley Nº 19.039, Que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, del 25 de enero de 1991. Se agrega que la propiedad sobre una marca se adquiere por los mecanismos establecidos en la ley. Señalando que de la ley chilena se puede desprender que cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente.

f. Señala, posteriormente, que de las normas relativas a la inscripción de dominios contenidas en la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .cl -el reglamento-, se puede colegir que no existen causales inhabilitantes para que una persona realice una inscripción de un nombre de dominio, que no sean las señaladas en el artículo 14 del mencionado reglamento.

g. Argumenta que el reglamento, en su artículo 22 contiene las causales de revocación de un nombre de dominio, las que no se podrían aplicar por analogía a la inscripción.

h. En décimo lugar se agrega que el espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente -principio de la especialidad-, no pudiendo pretenderse un derecho sobre un nombre de dominio en Internet, por el sólo hecho de tener una marca comercial. Así para que se cometiese una infracción el nombre de dominio debe infringir íntegramente la marca comercial y la persona que pretende hacer valer estos derechos sólo puede ser el titular del derecho o privilegio asignado.

i. Se señala que la ley 19.039 en su artículo 19 inciso 1º dispone que: "bajo la denominación de marca comercial se comprenderá todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.

j. Por otra parte argumenta que el artículo 33 del D.S. Nº 177 establece que la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en la forma que se ha conferido y para los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el privilegio.

k. Se afirma que la Política de Renovaciones de Dominio de NIC Chile, de fecha 20 de agosto de 2001, establece en su numeral 8 que "sesenta días después del plazo de renovación, si persiste la situación de que la renovación no haya sido pagada, se procede a la eliminación del dominio, el cual queda disponible para ser inscrito por cualquier otra persona". Encontrándose el nombre Castrol.cl disponible para su inscripción, fue inscrito por Sociedad Comercial Motor Oil Limitada. La intención de la mencionada inscripción, agrega, fue y sigue siendo la de desarrollar una página web para ofrecer productos distribuidos por la Sociedad Comercial Motor Oil Ltda. ejercitando de esta manera las garantías de rango Constitucional garantizadas por el artículo 19 Nº 12 y 16 de la Constitución.

l. Se afirma que la Sociedad Comercial Motor Oil Ltda. posee pleno derecho para difundir información respecto a los productos que vende y difundir esta actividad, si no existiera este legítimo derecho, señala, un nombre de dominio no podría ser motivo de transacción, tanto en la fase de mediación como en la de arbitraje, ya que en tal sentido el artículo 2.452 del Código Civil Chileno establece que "no vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen".

m. Por otra parte, agrega que las normas constitucionales mencionadas son un fiel reflejo de normas de carácter internacional, que Chile ha hecho suyas al suscribir o ratificar tratados internacionales y han sido incorporados a la legislación chilena, mediante su publicación en el Diario Oficial, previo trámite legislativo.

n. Afirma que el primer solicitante desde su constitución como sociedad comercial ha desarrollado una expansión en el ámbito de venta y distribución de productos tales como aceites, lubricantes y sus derivados para procesos industriales, vehículos motorizados y maquinaria utilizada en la industria en general; la distribución de la por mayor y menor de estos productos, lo cual es el fiel reflejo de su objeto social, lo que consta en la cláusula tercera de la escritura de constitución de la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada. Todo ello debe sumarse, señala, a la inversión y desarrollo serio de un negocio que tiene por finalidad lograr potenciar las marcas que vende y distribuye. Entre estos productos se encuentran también los de la marca Castrol.

p. Finalmente argumenta que asiste a su representada un derecho sobre el nombre de dominio en disputa absolutamente legítimo y sin lugar a dudas principal, mejor o prevalente que el pretendido por la contraparte, debiendo, a su juicio, primar en este caso el principio "First come, first served", reconocido ampliamente por la jurisprudencia nacional e internacional.

Para probar sus asertos, el primer solicitante acompaña, con citación, los siguientes documentos:

1. Copia autorizada ante notario de Constitución de Sociedad Comercial Motor Oil Limitada.

2. Copia autorizada ante notario de factura de compra Nº 586780, de fecha 10 de agosto de 2002, que acredita que la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada compra productos Castrol.

3. Copia autorizada ante notario de factura de compra Nº 0133090, de fecha 15 de octubre de 2003 que acredita que la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada compra productos Castrol.

4. Copia autorizada ante notario de factura de venta Nº 008, de fecha 15 de abril de 2003, que acredita que la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada vende productos Castrol.

5. Copia autorizada ante notario del Rol Único Tributario de la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada.

SEXTO:Que, también dentro de plazo, a fs. 70, el segundo solicitante dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio, acompañando documentos con citación, sosteniendo que el dominio en disputa debe serle asignado, sustentando su pretensión en argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. En primer lugar, señala que Castrol es una empresa mundial fundada hace más de 100 años, presente en Chile desde el año 1978, contando en la actualidad con actividades a nivel global en más de 150 países, exportando actualmente sus productos a países como Argentina, Bolivia, Perú y Paraguay. Alcanzando las ventas anuales al año 2003 a más de siete millones de litros de lubricantes, los que ascienden a más de seis mil millones de pesos.

b. Señala, en segundo lugar, que su mandante cuenta con un evidente mejor derecho sobre el dominio en disputa, además de encontrarse en posesión del dominio "Castrol" y utilizaba activamente el nombre de dominio "www.castrol.cl" desde el 21 de abril de 1999. Sin embargo, agrega, debido a la reorganización que se produjo en la empresa, tanto el contacto técnico como administrativo de dicho nombre de dominio dejaron de trabajar para su mandante, desactivándose los correos a los cuales se enviaban los avisos de renovación, ante tal desconocimiento el dominio no fue renovado, quedando disponible, situación que habría sido aprovechada inescrupulosamente por la parte contraria para apropiarse de un nombre de dominio para el cual no cuenta con derecho alguno.

c. En tercer lugar afirma que la mala fe del segundo solicitante es evidente ya que éste utiliza en la actualidad el sitio web www.castrol.cl, haciendo creer que los productos de su mandante son vendidos en dicha empresa, aclarando que el primer solicitante no es actualmente, ni ha sido en el pasado una empresa autorizada por su mandante para distribuir los productos "Castrol" que son producidos por su mandante. Argumentando, por otra parte, que la evidente mala fe del primer solicitante también se revelaría en que en la página web señalada ofrece aceites y mantiene un correo electrónico para recibir ofertas, lo que causaría un grave perjuicio al público consumidor el que al entrar al sitio web "Castrol.cl" con la intención de buscar información acerca de su mandante y sus productos, se encuentra con la información de una tercera empresa, que trata de engañar al público haciéndolo creer que vende productos "Castrol", publicando dichos productos y utilizando sin ninguna autorización marcas comerciales "Castrol", de propiedad de su mandante.

d. Señala, por otra parte, que los socios de la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada son conocidos "piratas" de nombres de dominio en Internet, solicitando múltiples nombres de dominio en el .CL correspondientes a afamadas marcas comerciales, tales como Havana Club, Rover, Vespa, entre otras. Agrega que es importante señalar que en el caso del nombre de dominio havanaclub.cl como marca comercial, por sentencia arbitral se determinó que el señor Montenegro, a pesar de haber solicitado el signo www.havanaclub.cl como marca comercial, no tenía derecho a solicitar el dominio havanaclub.cl, ya que se trataba de una marca comercial afamada, respecto de la cual no contaba con derecho alguno, antes de la traba de la litis.

e. En quinto lugar argumenta que dada la fama y notoriedad mundial de los productos de su mandante mundial de los productos de su mandante, resultaría difícil creer que una persona común y corriente pueda alegar desconocimiento frente a la marca "Castrol", aún más, señala que un distribuidor de aceites y lubricantes no puede, bajo ningún punto de vista, pretender desconocer la existencia de su mandante y sus productos.

f. Como sexto argumento señala el segundo solicitante que la razón social de la contraparte no tiene relación alguna con la denominación "Castrol".

g. Por otra parte argumenta que todo lo anteriormente expuesto conduciría a un evidente error a los usuarios de la red, quienes al entrar al sitio web sobre el nombre de dominio "Castrol.cl" se encuentran con productos y marcas de su mandante, pero no con un e-mail o sistema que los conduzca a su mandante, sino que los conduce también a productos de la competencia.

h. En octavo lugar, se menciona que la página web de su cliente tenía un contador de visitas el que informaba de las visitas producidas durante cada año, hasta antes de la desactivación de la página web, el contador de visitas indicaba que 2.175 personas habían visitado la página web de su cliente durante el año 2003.

i. Como noveno argumento aduce que su mandante menciona en sus productos vendidos en el mercado nacional que la dirección en Internet donde pueden buscar información y contactarse con la empresa es www.castrol.cl.

j. Como décimo argumento se señala la fama y notoriedad de la marca Castrol, teniendo registrada su marca comercial en el mundo desde hace más de 100 años, contando en Chile con más de 10 registros marcarios para su marca "Castrol", mencionando, entre otras:

- Registro Marcario Nº 604.225 "CASTROL", etiqueta, para distinguir "todos los productos de la clase 4".

- Registro Marcario Nº 634.347 "CASTROL" etiqueta, para distinguir "servicios de análisis, prueba y monitoreo de aceites, elementos refrigerantes, grasas y lubricantes, servicios de monitoreo de combustible y lubricante en máquinas y en vehículos, servicios de análisis y diagnosis y porcentaje de desgaste, defectos y fallas en motores y maquinaria, servicios de asesoría en base a los resultados del análisis antes mencionado, servicios de monitoreo respecto del servicio, lubricación, mantenimiento y reparación de vehículos, motores y maquinarias, clase 42".

- Registro Marcario Nº 632.411 "CASTROL" etiqueta, para distinguir "cilindros de medición, cristalería de medición, jeringas para tomar muestra de aceites de refrigeración, termómetros (no para uso médico), indicadores de temperatura, aparatos e instrumentos para medir, examinar, pesar, monitorear y de control (inspección); aparatos e instrumentos para la ciencia química; aparatos e instrumentos científicos; aparatos para controlar lubricantes, fluidos y aceites hidráulicos, preparaciones anticongelantes y fluidos de transferencia térmica; baterías eléctricas y cargadores de baterías eléctricas ; cascos de protección para motociclistas; instalaciones y bombas para dispensar cantidades medidas de aceites y grasas; cintas de video; videogravadores, computadores; software computacional; programas computacionales, clase 9"

- Registro Marcario Nº 632.410 "CASTROL" etiqueta, para distinguir "jabones, preparaciones para limpiar, restregar, pulir y preparaciones abrasivas; detergentes y desengrasantes que no sean para uso en procesos de manufactura; preparaciones para el amolado, aceites para propósitos de limpieza; quitamanchas; preparaciones para quitar la herrumbre, clase 3"

- Registro Marcario Nº 638.867 "CASTROL" etiqueta, para distinguir "composiciones y preparaciones anticorrosivas y anti-obstrucción; preparaciones antidescoloramiento para metales; preparaciones de protección para metales; preservativos contra la herrumbre, clase 2"

- Junto a lo anterior se menciona que la marca Castrol se encuentra registrada en la mayoría de los países del mundo, contando con los debidos registros marcarios.

k. Afirma que su representado tiene registrados los siguientes nombres de dominio, con fecha anterior a la solicitud presentada por el primer solicitante:

- www.castrol.com, creado con fecha 13 de octubre de 1995.

- www.castrol.com.mx, creado con fecha 24 de noviembre de 1999.

- www.castrol.biz, creado con fecha 19 de noviembre de 2001.

l. Argumenta que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, de forma tal que quien se identifique con un nombre determinado, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa.

m. Como siguiente argumento se señala que, debido a los distintos conflictos a los que puede dar lugar un nombre de dominio, en el derecho comparado, y también en Chile, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, por lo que los conflictos deben resolverse en atención, entre otros criterios, a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio. Este criterio también estaría reconocido por la "Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio", desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (ICANN), que reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. dichos criterios, señala, han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile.

n. Se afirma, por otra parte, que debe tenerse en cuenta el "Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido", en virtud del cual el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha otorgado a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Alegando esta parte que es su representado el que gozaría de haberle dado fama y notoriedad nacional como internacional a la marca Castrol.

o. Se señala, además, el mejor derecho y buena fe de su representado, quien se opuso a la solicitud de "castrol.cl" desde el momento que cuenta con registros marcarios en Chile y el extranjero para la expresión "Castrol", así como por ser el legítimo titular del dominio en disputa, siendo causa de un error administrativo el no haber procedido a la renovación del nombre de dominio. De lo que se desprende que el primer solicitante se encuentra evidentemente de mala fe, por lo que se le debería condenar en costas.

p. Afirma esta parte que de acuerdo con el convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto Nº 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, establece en su artículo 8 que "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forma o no forma parte de una fábrica o comercio".

q. Finalmente se argumenta la titularidad de registros marcarios para el signo "Castrol", siendo Castrol Limited titular de una serie de registros marcarios en Chile para el signo "Castrol", señalados anteriormente advirtiendo que, por otra parte, el primer solicitante no es titular de ningún registro marcario para el mencionado signo, resultando evidente el mejor derecho de su representada.

El segundo solicitante acompañó en el segundo otrosí, con citación, los siguientes documentos:

1. Copias de los siguientes registros de nombres de dominio a nombre de su representado:

- www.castrol.com, creado con fecha 13 de octubre de 1995.

- www.castrol.com.mx, creado con fecha 24 de noviembre de 1999.

- www.castrol.biz, creado con fecha 19 de noviembre de 2001.

2. Set de registros marcarios "Castrol" de su mandante en Chile.

3. Certificado notarial de uso de página web "www.castrol.cl".

4. Listado de documentos y material probatorio de castrol.cl:

- 1 envase vacío de Ultramax Viscus, envase que en la etiqueta de la parte posterior indica castrol.cl.

- 1 video VHS con la gravación de comerciales para la televisión.

- 2 ejemplares de "Publiguía" del 2002 y 2003 donde se publica el teléfono de Burmah Chile y la web castrol.cl en la sección de lubricantes.

- 3 calendarios, 2 originales de 1994, 2000 y 2003, más una fotocopia del calendario 2002.

- 3 juegos de adhesivos de distintos productos, Turbomax Guardian 3, Tection y Ultramax Viscus, en los que se hace referencia a castrol.cl bajo la sección de fabricantes.

- Juego de facturas de la empresa "Alter Nativa", encargada de la mantención de la página web, castrol.cl.

- CD con catálogo electrónico de productos, en la parte posterior se hace referencia a castrol.cl.

- CD, revista digital CDCAR en la que Castrol es auspiciador.

- 2 posters con publicidad actual y eventos publicitarios en los que participa la marca Castrol.

- Documento que contiene la historia de Castrol en Chile.

- Documento que indica los volúmenes de venta nacional y exportación y productos top.

- Reseña de la historia de la planta Burmah Chile en Quilicura.

- Carpeta verde con antecedentes de Castrol en el mundo.

- Revista CastrolNews.

SÉPTIMO :Que, a fojas 104 este Tribunal da por iniciado el periodo de respuestas evacuándose estas a fs. 105, por parte del primer solicitante y, a fs. 132, por parte del segundo solicitante.

OCTAVO :En sus observaciones a los argumentos de la contraparte, a fs. 105, el primer solicitante expone:

a) Como primer argumento interpone excepción de falta de capacidad del demandante para actuar en este juicio arbitral, en relación a los argumentos siguientes:

- El día 10 de julio de 2003 la empresa Burmah Chile S. A. solicitó el registro de la expresión "castrol.cl" como nombre de dominio en Internet, igual solicitud había presentado su representada con fecha 23 de junio de 2003, dentro de plazo.

- Ninguna otra persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, presentó oposición a la inscripción del primer solicitante dentro del plazo contemplado por Nic Chile.

- No existiendo otras solicitudes, las partes en conflicto por el nombre de dominio en cuestión serían Sociedad Comercial Motor Oil Limitada, Rut 77.734.450-1, como primer solicitante y Burmah Chile S. A., Rut 96.571.230-5, como segundo solicitante, como consta en el acta de comparendo.

- Agrega que de lo anterior se colige que "Castrol Limited", domiciliada en el Reino Unido, no sería parte en este juicio arbitral, no pudiendo realizar demandas en contra de su representada.

- Señala que si la mencionada empresa extranjera quisiera hacer valer sus pretendidos derechos debió dar cumplimiento a lo señalado en el número 7 de la Reglamentación de Nic Chile, la cual tendría un carácter de imperativa y señala: "Las personas naturales o jurídicas que no residan en Chile podrán solicitar inscripciones de dominio haciéndose representar por alguna persona con domicilio en el país. Este representante actuará como contacto administrativo, y se le considerará como el solicitante para todos los fines de esta Reglamentación, excepto que el dominio sea inscrito a nombre del que le haya encomendado esta representación. De esta situación se deberá dejar constancia expresa en la solicitud de inscripción del nombre de dominio".

- Argumenta que ha revisado el formulario de inscripción de dominio del segundo solicitante sólo se señala "Burmah Chile es representante exclusivo y dueño de la marca Castrol desde 20 años y es dueño del dominio desde el año 1999", pero no se menciona que actúa en nombre y representación de Castrol Limited.

- Expone que en el presente juicio arbitral Castrol Limited, al momento de trabarse la litis, no era parte en el proceso y no puede extemporáneamente pretender hacer valer supuestos derechos.

- Agrega como último argumento de la excepción que interpone, que debe entenderse por parte de acuerdo al fallo de la I. Corte de Apelaciones de Santiago en el considerando segundo de la causa 1263-92, que señala: "debe entenderse por partes a los sujetos activos y pasivos del proceso, quienes tienen la responsabilidad de instar para que la controversia se resuelva mediante la sentencia definitiva. Ello excluye a quienes, por tener interés actual en sus resultados, intervienen como terceros, en uso de la facultad que otorga el artículo 23 del Código citado".

- Por los argumentos anteriormente expuestos interpone excepción y pide a este tribunal que decrete rechazada la acción deducida por haber sido presentada por quien no es parte en este juicio arbitral.

- Este tribunal proveyó traslado respecto a esta solicitud, con fecha 27 de noviembre de 2003.

b) En cuanto a los argumentos de la contraparte expone los siguientes puntos:

- En primer lugar, respecto al error administrativo por el cual Castrol Limited no renovó su inscripción, el primer solicitante señala que no sólo se envían correos electrónicos a quienes renuevan un nombre de dominio, sino que también se remiten a las direcciones que las personas naturales y jurídicas registran en NIC Chile, al momento de inscribir un nombre de dominio, un aviso de cobranza color amarillo, lo que hace pensar, argumenta, que quienes tenían el nombre de dominio "castrol.cl" ya no tenían interés en él y lo dejaban para que pudiera ser inscrito por cualquier otra persona, como lo dispone el numeral 8 de la "Política Sobre Renovaciones de Dominio".

- En relación a que los socios de la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada son conocidos piratas de nombres de dominio en Internet, es importante señalar el artículo 2.053 del Código Civil "La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados", sin perjuicio de ello, señala que no existe pendiente juicio arbitral alguno en contra de los mencionados socios.

- En tercer lugar, hace presente que no corresponde aplicar en este caso la mala fe, ya que ésta sólo sería aplicable para los casos de revocación de dominios, de acuerdo al artículo 22 inciso primero de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .CL, en el cual se utiliza la expresión "asignatario", queriendo expresar que el dominio se encuentra ya asignado a una persona.

- En cuanto al riesgo de confusión evidente en los usuarios de Internet, fama y notoriedad de la marca Castrol que alega la contraparte el primer solicitante señala que esta no tiene derecho sobre el signo solicitado ya que no es el creador, ni el dueño de los títulos que se invocan. Esto debido a que la marca Castrol podría verse relacionada sólo con su verdadero titular, más no con la peticionaria Burmah Chile S. A., la cual no habría aportado prueba alguna de que goza de derecho preferente respecto al nombre de dominio en cuestión.

- En relación al Convenio de París, señala que el nombre comercial del segundo solicitante es Burmah Chile S. A. y no Castrol.

- Por último agrega que la Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .CL en su punto 8, el que fue aceptado por el segundo solicitante al momento de realizar su inscripción, señala que para el caso de conflictos de inscripción: "Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo, exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción". Por lo cual no cabría aceptar que se condene en costas al primer solicitante.

c) El primer solicitante acompañó en el segundo otrosí, con citación, los siguientes documentos:

- Política sobre renovación de dominios (revisada), publicada por NIC Chile en http://www.nic.cl/anuncios/2001-08-20.html

- Impresión de formulario de inscripción del segundo solicitante, publicada por NIC Chile en http://www.nic.cl/cgi-bin/show-form?f=%2Fcastrol%2F20030710222424&answer=Acepto

- Impresión de solicitudes en trámite de NIC Chile, en la cual consta quienes son parte en estos autos arbitrales. Publicada por NIC Chile en http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?q=castrol

NOVENO : En sus observaciones a los argumentos de la contraparte, a fs. 132, el segundo solicitante expone:

a. En primer lugar, que la contraparte reconoce claramente que está en conocimiento de la existencia de su mandante y de los productos que este vende, reconociendo, además, que ha vendido productos Castrol. De lo anterior se concluiría una evidente demostración de mala fe con la que actúa el primer solicitante conociendo que Castrol es una marca líder en el mercado de lubricantes en el cual el primer solicitante opera.

b. Además, argumenta que la contraparte debió advertir que para poder utilizar las marcas registradas de una empresa se requiere contar con la debida autorización de ésta, ya que ellas son de propiedad de su titular, debiendo poder la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada, exhibir algún tipo de documento en el que su titular expresamente lo autoriza a utilizar su marca, tanto en el mercado formal como a través de Internet. Señala que el hecho de presentar una factura de venta que no corresponde a su mandante no significa que se esté autorizando al adquirente para utilizar sus marcas registradas ni menos para atribuirse el derecho de solicitar un nombre de dominio, ya que los intermediarios sólo pueden ofrecer los productos, no apropiarse de la propiedad intelectual o industrial del productor.

c. Por último señala que en el comercio deben imperar la ética comercial y las buenas prácticas comerciales, que la contraparte desconocería. Exponiendo que el comercio señalado no acepta de forma alguna que mediante prácticas piratas o maliciosas personas o empresas puedan afectar los derechos de otra, sea en el comercio formal como en Internet. Estas prácticas piratas deben ser combatidas y eliminadas de todas las actividades comerciales.

DÉCIMO: Que, a fojas 135, fue evacuado por el segundo solicitante el traslado respecto a la excepción de falta de capacidad el demandante interpuesta por el primer solicitante a fojas 105. Los argumentos señalados pueden resumirse en los siguientes:

a. Rechazo de la excepción interpuesta por la contraparte por extemporánea, ya que esta excepción dilatoria por falta de capacidad del demandante debe interponerse dentro del término de emplazamiento, que en el caso en comento sería dentro del período de planteamientos de 10 días hábiles. El momento en el cual la contraparte interpone esta excepción corresponde al "Período de Respuestas" en el cual las partes sólo pueden hacer valer sus observaciones en contra de las argumentaciones señaladas por la contraparte o aportar nuevas pruebas que se puedan obtener.

b. En tercer lugar argumenta el desconocimiento del procedimiento arbitral por parte del primer solicitante, ya que éste procedió a "contestar la demanda" y ello no es procedente en el procedimiento en cuestión, donde no hay demandante o demandado, sino que primer solicitante y segundo solicitante que presentan sus escritos de mejor derecho, por lo que tampoco cabría hacer valer una excepción como la planteada por la contraparte.

c. Señala por otra parte que el primer solicitante no ha aportado ni en el período de planteamientos ni en el de respuestas ningún argumento que acredite su mejor derecho al nombre de dominio.

d. Argumenta que el hecho de que un nombre de dominio esté disponible o se desactive no significa de forma alguna que cualquier persona pueda solicitarlo y hacer un evidente uso indebido del mismo.

e. En quinto lugar señala que el hecho de que su mandante no haya renovado a su debido tiempo el nombre de dominio del cual se trata en este procedimiento arbitral no puede constituir, de ninguna manera, un argumento a favor de las presentaciones de la contraparte.

f. En relación a que los socios de la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada no actuaron de mala fe al solicitar el nombre de dominio en cuestión, se sugiere a este tribunal revisar el fallo arbitral pronunciado en el caso del nombre www.habanaclub.cl, donde se podría advertir la intención con la cual la contraparte actúa en temas de nombre de dominio. Concordando con el primer solicitante en que las personas jurídicas no realizan actuaciones de buena o mala fe, sino que ellas se le pueden atribuir a los representantes legales de las mismas, siendo en este caso los señores Montenegro, personas conocidas en el medio por solicitar y obtener el registro de nombres de dominio idénticos a marcas comerciales de terceros para los cuales no contarían con derecho alguno.

g. Se argumenta que, en este caso, el primer solicitante no tendría motivo plausible para litigar, por presentar una actitud maliciosa, lo cual puede ser declarado por el tribunal y proceder a condena en costas.

h. En relación a la confusión entre el dominio ww.castrol.cl y las marcas registradas de su mandante dan por reproducido todo lo señalado en su demanda de mejor derecho, reiterando que la única intención del primer solicitante es confundir a los usuarios de Internet y a los consumidores de productos Castrol.

i. Por último para efectos de aclarara la relación entre Castrol Limited y Burmah Chile S. A. se acompañan los siguientes documentos con citación:

- Declaración jurada del representante legal de Burmah Chile S. A., empresa filial de Castrol Limited, quien, en el carácter que comparece ratifica todo lo obrado en autos, a través de su empresa matriz.

- Copias de escrituras públicas de demuestran la relación entre Castrol Limited y Burmah Chile S. A.

- Copia de Contrato de Licencia para uso de Marca Comercial.

DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 235, es presentado un escrito porMaría Eugenia Orellana Visconti, Cédula de Identidad 8.143.259-7, en representación de Burmah Chile S. A., confiriendo patrocinio y poder al señor abogado Luis Fernando Ureta Icaza, ratificando todo lo obrado por éste a nombre de Burmah Chile S. A. en el procedimiento arbitral que se sigue ante este tribunal. Además acompaña copia autorizada de escritura pública de fecha 9 de agosto de 2002, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, donde consta la personería de doña María Eugenia Orellana Visconti para representar a Burmah Chile S. A.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 251, el abogado Gerardo Soto Peña, por el primer solicitante, evacua traslado del documento presentado por el segundo solicitante a fojas 135, señalando los siguientes argumentos en su defensa:

a. En primer lugar argumenta que se debe entender como excepciones dilatorias las que tienen por objeto corregir un vicio del procedimiento, sin afectar el fondo de la pretensión deducida, fundamentándose siempre en un defecto de la manera o la forma como se ejercita la acción de la parte contraria. En el caso de autos, es justamente después que el segundo solicitante presenta su demanda de mejor derecho la oportunidad para oponer esta excepción. Señala que el proceso arbitral tiene carácter de jurisdiccional, por lo que deben aplicársele los principios generales de derechos universalmente reconocidos, además de lo dispuesto en los artículos 628 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

b. En relación a que se utilizó la expresión "contesta demanda", señala que justamente la contestación a la demanda del primer solicitante, se hace al escrito del segundo solicitante que en la suma de su escrito señala "En lo Principal: Demanda Arbitral por Asignación de Nombre de Dominio", pues en respuesta a este escrito la suma puede ser "Evacua Traslado" o bien "Contesta Demanda", optando esta parte por la última expresión.

c. Respecto al hecho de que por quedar disponible el nombre de dominio para su inscripción, esto no daría un mejor derecho a esta parte, señala que su representada no alega un mejor derecho, sino que es la propia reglamentación de NIC Chile quien establece que un dominio que se encuentra disponible puede ser inscrito por cualquier otra persona.

d. Aduce que el segundo solicitante insiste en alegar la mala fe de uno de los socios de la Sociedad Comercial Motor Oil, lo cual sólo procedería para el caso de un conflicto de revocación de un nombre de dominio, pero para aclarar las dudas al respecto se afirma que el señor Silvio Montenegro Vargas, tiene derechos sobre la marca www.havanaclub.cl, la cual se encuentra registrada a su nombre en el Registro del Departamento de Propiedad Intelectual, bajo el número 649306, para distinguir productos de la clase 39.

e. En relación a la inexistencia de motivos plausibles para litigar, esta parte se remite a lo señalado en el escrito de mejor derecho presentado a fojas 41.

f. Como sexto argumento señala que su representada utiliza la página www.castrol.cl, para ofrecer productos Castrol, al igual que lo hacen otros distribuidores mayoristas y minoristas en el mercado nacional, tanto en forma escrita como vía Internet.

g. Además, señala que el segundo solicitante trata de establecer que Burmah Chile S.A. y Castrol Limited pueden actuar indistintamente en este procedimiento arbitral, pero queda claro que el segundo solicitante es Burmah Chile S.A., de acuerdo a la información que se encuentra en NIC Chile y en las bases de procedimiento con fecha 01 de octubre de 2003. Por otro lado hace presente que en la declaración jurada de doña María Eugenia Orellana Visconti ella manifiesta "vengo en ratificar todo lo obrado en autos por don Luis Fernando Ureta en representación de Castrol Limited", no constando en autos la personería que se invoca.

h. Finalmente afirma que en el numeral 4 de la página 7, del escrito acompañado por el segundo solicitante, denominado "Protocolización Traducción Oficial -y- original contrato de licencia de marcas de fábrica" se señala "mientras dure este Contrato el usuario no reclamará ningún derecho en o sobre las antedichas Marcas de Fábrica y/o los Distintivos de Comercialización que no sea el permiso para usarlos en la forma estipulada expresamente en el presente contrato y, además, a que tanto durante como después de la terminación de este contrato el usuario no impugnará ni ayudará a otros a impugnar la validez o propiedad de las antedichas Marcas de Fábrica y los Distintivos de Comercialización en relación con cualesquiera artículos o servicios, cualquiera sea la naturaleza de éstos o en cualquier parte que sea". De la presente cita, señala, de desprende que los titulares de las marcas en cuestión son los únicos que pueden ejercer acciones tendientes a hacer valer sus eventuales mejores derechos en este procedimiento arbitral, siendo un hecho indiscutido que Castrol Limited no es parte en este juicio arbitral, por lo que no puede el segundo solicitante arrogarse la personería que no tiene, para actuar a nombre de Castrol Limited.

i. por los argumentos antes expuestos el primer solicitante pide a este tribunal que tenga por evacuado el traslado y que acoja la excepción de falta de capacidad del demandante para actuar en este procedimiento arbitral, con costas.

El primer solicitante presenta en el primer otrosí los siguientes documentos con citación:

1. Copia de la página web del DPI, que da cuenta de los derechos de don Silvio Montenegro Vargas sobre la marca www.havanaclub.cl.

2. Copia de página 713 de las denominadas Páginas Amarillas que da cuenta del uso del distintivo Castrol para efectos de publicidad.

3. Copia de página web http://scandia.freewebsites.com, que da cuenta de uso del logo de Castrol.

4. Copia de la página web http://www.technicalchemical.com, que da cuenta de uso del logo Castrol y publicidad de productos de la misma marca.

5. Copia de página web http://gilbarbara.com.ar/pag_insumos.htm, que da cuenta de uso de logo Castrol y publicidad de productos de la misma marca.

6. Copia de la página web www.lubricentrotorres.cl, que da cuenta de publicidad de productos y uso de la marca Castrol.

7. Copia de la página web www.lubricentrotorres.cl/main.htm, que da cuenta de publicidad de productos y uso de la marca Castrol.

8. Copia de la página web www.dmsa.cl, que da cuenta de publicidad de productos y uso de la marca Castrol.

9. Copia de página web www.procircuit.cl/cat_items2.asp?MARCA=CASTROL, que da cuenta de publicidad de productos y uso de la marca Castrol.

DÉCIMO TERCERO: Con fecha 29 de enero de 2004, a fs. 267, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que fue notificada en la misma fecha por correo electrónico a las partes.

DÉCIMO CUARTO: Que con fecha 15 de marzo, a fojas 268, este Tribunal Arbitral resuelve dejar sin efecto lo obrado hasta la fecha por las partes y retrotraer el Procedimiento hasta la actuación de aceptación del Procedimiento arbitral y su Notificación, citando a las partes a un nuevo comparendo de Conciliación y Fijación -Ratificación- de las Bases del Procedimiento, para el día viernes 19 de marzo de 2004, a las 19:00 horas en la sede del Tribunal Arbitral. Las razones y fundamentos que señaló este Tribunal Arbitral para tomar la referida decisión fueron los siguientes:

1. Que a fojas 105, el primer solicitante interpuso excepción de falta de capacidad del demandante para actuar en este juicio arbitral, fundándose en que las partes en conflicto por el nombre de dominio en cuestión serían la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada, Rut 77.734.450-1, como primer solicitante y Burmah Chile S.A., Rut 96.571.230-5, como segundo solicitante, en circunstancias que los argumentos de mejor derecho del segundo solicitante han sido presentados a nombre de "Castrol Limited", domiciliada en el Reino Unido, quien - a juicio del primer solicitante- no sería parte en este juicio arbitral.

2. Que revisado el formulario de inscripción de dominio del segundo solicitante se señala "Burmah Chile es representante exclusivo y dueño de la marca Castrol desde 20 años y es dueño del dominio desde el año 1999", pero -efectivamente como señala el primer solicitante- no se menciona que actúa en nombre y representación de Castrol Limited.

3. De acuerdo a los argumentos someramente expuestos el primer solicitante pide a este tribunal que decrete rechazada la acción deducida por haber sido presentada por quien no es parte en este juicio arbitral.

4. Que este tribunal proveyó traslado respecto del incidente, con fecha 27 de noviembre de 2003.

5. Que, a fojas 135, fue evacuado por el segundo solicitante el traslado respecto a la excepción de falta de capacidad del demandante, solicitando su rechazo por extemporánea, ya que esta excepción dilatoria debe interponerse dentro del término de emplazamiento, que para el caso en comento sería dentro del período de planteamientos de 10 días hábiles.

6. Que en tal oportunidad, para demostrar la relación jurídica y comercial entre Catrol Limited y Burmah Chile S.A., se acompañaron los siguientes documentos, con citación:

a) Declaración jurada del representante legal de Burmah Chile S.A., empresa filial de Castrol Limited, quien, en el carácter que comparece retifica todo lo obrado en autos, a través de su empresa matriz.

b) Copias de escrituras públicas que demuestran la relación entre Castol Limited y Burmah Chile S.A.

c) Copia del Contrato de Licencia para uso de la Marca Comercial.

7. Que, a fojas 235, es presentado un escrito por María Eugenia Orellana Visconti, Cédula de Identidad 8.143.259-7, en representación de Burmah Chile S.A., confiriendo patrocinio y poder al abogado Luis Fernando Ureta Icaza, ratificando todo lo obrado por éste a nombre de Burmah Chile S.A. en el procedimiento arbitral que se sigue ante este tribunal. Además acompaña copia autorizada de escritura pública de fecha 9 de agosto de 2002, otorgada en la notaría de Santiago, de don Eduardo Avello Concha, donde consta la personería de doña María Eugenia Orellana Visconti para representar a Burmah Chile S.A.

8. Que, para remediar cualquier vicio que pudiera existir en el proceso y atendida la facultad que se concede al Tribunal Arbitral en la letra i) del artículo 4 de las Bases del Procedimiento, que señala: "El árbitro podrá modificar o complementar las normas del procedimiento, según lo dicte la prudencia y el desarrollo del proceso, notificando a las partes".

DÉCIMO QUINTO: Que con fecha 19 de marzo y a fojas 270 se lleva a efecto el comparendo decretado por la resolución antes señalada, con la asistencia de don Ernesto Mauricio Montenegro Vargas y don Silvio Montenegro Vargas en representación de Sociedad Comercial Motor Oil Limitada y de don Fernando Ureta Icaza, en representación de Burmah Chile S. A.

No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

DÉCIMO SEXTO: Que, a fojas 273, con fecha 23 de marzo de 2004 se declaró abierto por este Tribunal Arbitral el Período de Planteamientos, por el término de 10 días hábiles.

DÉCIMO SÉPTIMO:Que, dentro de plazo, a fojas 274, con fecha 01 de abril de 2004, Silvio Christian Montenegro Vargas y Ernesto Montenegro Vargas, en representación del primer solicitante, deducen demanda de mejor derecho acompañando documentos con citación, señalando que el dominio "Castrol.Cl" debe serle asignado, fundamentando su petición en los siguientes argumentos:

g. Argumenta que el reglamento, en su artículo 22 contiene las causales de revocación de un nombre de dominio, las que no se podrían aplicar por analogía a la inscripción competitiva de un nombre de dominio.

i. Se señala que la ley 19.039 en su artículo 19 inciso 1º señala que: "bajo la denominación de marca comercial se comprenderá todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales".

j. Por otra parte argumenta que el artículo 33 del D. S. Nº 177 establece que la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en la forma que se ha conferido y para los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el privilegio.

k. Se afirma que la Política de Renovaciones de Dominio de NIC Chile, de fecha 20 de agosto de 2001, establece en su numeral 8 que: "sesenta días después del plazo de renovación, si persiste la situación de que la renovación no haya sido pagada, se procede a la eliminación del dominio, el cual queda disponible para ser inscrito por cualquier otra persona". Encontrándose el nombre Castrol.cl disponible para su inscripción, fue inscrito por Sociedad Comercial Motor Oil Limitada. La intención de la mencionada inscripción, agrega, fue y sigue siendo la de desarrollar una página web para ofrecer productos distribuidos por la Sociedad Comercial Motor Oil Ltda. ejercitando de esta manera las garantías de rango Constitucional garantizadas por el artículo 19 Nº 12 y 16 de la Constitución.

l. Se afirma que la Sociedad Comercial Motor Oil Ltda. posee pleno derecho para difundir información respecto a los productos que vende y difundir esta actividad, si no existiera este legítimo derecho, señala, un nombre de dominio no podría ser motivo de transacción, tanto en la fase de mediación como en la de arbitraje, ya que en tal sentido el artículo 2.452 del Código Civil Chileno establece que: "no vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen".

n. Afirma que el primer solicitante desde su constitución como sociedad comercial ha desarrollado una expansión en el ámbito de venta y distribución de productos tales como aceites, lubricantes y sus derivados para procesos industriales, vehículos motorizados y maquinaria utilizada en la industria en general; la distribución de al por mayor y menor de estos productos, lo cual es el fiel reflejo de su objeto social, lo que consta en la cláusula tercera de la escritura de constitución de la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada. Todo ello debe sumarse, señala, a la inversión y desarrollo serio de un negocio que tiene por finalidad lograr potenciar las marcas que vende y distribuye. Entre estos productos se encuentran también los de la marca Castrol.

ñ. Señala que, buscando la palabra castrol dentro de los registros de NIC-Chile, se advierte la inscripción del nombre de dominio www.castrolservice.cl, lo que demostraría que existen nombres de dominio con la palabra castrol y que no serían del segundo solicitante, ya que el nombre de dominio señalado se encontraría registrado a nombre de don Guillermo Herrneder Pinasco.

o. Se afirma que la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada no tiene registro marcario que hacer valer, pero ello no es obstáculo para que pueda defender un interés legítimo, pues cualquiera tendría derecho a expresar y divulgar información sobre lo que le convenga y por el medio que sea, pero -señala- el segundo solicitante tampoco poseería registro marcario sobre la expresión castrol, por lo cual no podría arrogarse derechos que no tendría.

Para probar sus asertos, el primer solicitante acompaña, con citación, los siguientes documentos:

1. Copia autorizada ante notario de Constitución de Sociedad Comercial Motor Oil Limitada.

2. Copia autorizada ante notario de factura de compra Nº 586780, de fecha 10 de agosto de 2002, que acredita que la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada compra productos Castrol.

3. Copia autorizada ante notario de factura de compra Nº 0133090, de fecha 15 de octubre de 2003 que acredita que la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada compra productos Castrol.

4. Copia autorizada ante notario de factura de venta Nº 008, de fecha 15 de abril de 2003, que acredita que la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada vende productos Castrol.

5. Copia autorizada ante notario del Rol Único Tributario de la Sociedad Comercial Motor Oil Limitada.

DÉCIMO OCTAVO: Que, a fojas 284, con fecha 05 de abril de 2004 se tiene por interpuesta demanda de mejor derecho por parte del primer solicitante.

DÉCIMO NOVENO: Que, a fojas 285, con fecha 02 de abril de 2004, el abogado Luis Fernando Ureta Icaza, en representación del segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio, acompañando documentos con citación, sosteniendo que el dominio en disputa debe serle asignado, sustentando su pretensión en argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

b. Señala, en segundo lugar, que su mandante cuenta con un evidente mejor derecho sobre el dominio en disputa, además de encontrarse en posesión del dominio "Castrol" utilizaba activamente el nombre de dominio "www.castrol.cl", desde el 21 de abril de 1999. Sin embargo, agrega, debido a la reorganización que se produjo en la empresa, tanto el contacto técnico como administrativo de dicho nombre de dominio dejaron de trabajar para su mandante, desactivándose los correos a los cuales se enviaban los avisos de renovación, ante tal desconocimiento el dominio no fue renovado, quedando disponible, situación que habría sido aprovechada inescrupulosamente por la parte contraria para apropiarse de un nombre de dominio para el cual no cuenta con derecho alguno.

e. En quinto lugar argumenta que dada la fama y notoriedad mundial de los productos de su mandante, resultaría difícil creer que una persona común y corriente pueda alegar desconocimiento frente a la marca "Castrol", aún más, señala que un distribuidor de aceites y lubricantes no puede, bajo ningún punto de vista, pretender desconocer la existencia de su mandante y sus productos.

f. Como sexto argumento señala el segundo solicitante que la razón social de la contraparte no tiene relación alguna con la denominación "Castrol".

- Registro Marcario Nº 604.225 "CASTROL", etiqueta, para distinguir "todos los productos de la clase 4".

- Junto a lo anterior se menciona que la marca Castrol se encuentra registrada en la mayoría de los países del mundo, contando con los debidos registros marcarios.

k. Afirma que su representado tiene registrados los siguientes nombres de dominio, con fecha anterior a la solicitud presentada por el primer solicitante:

- www.castrol.com, creado con fecha 13 de octubre de 1995.

- www.castrol.com.mx, creado con fecha 24 de noviembre de 1999.

- www.castrol.biz, creado con fecha 19 de noviembre de 2001.

l. Argumenta que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, de forma tal que quien se identifique con un nombre determinado, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa.

m. Como siguiente argumento se señala que, debido a los distintos conflictos a los que puede dar lugar un nombre de dominio, en el derecho comparado, y también en Chile, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, por lo que los conflictos deben resolverse en atención, entre otros criterios, a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio. Este criterio también estaría reconocido por la "Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio", desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (ICANN), que reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. dichos criterios, señala, han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile.

ñ. Se señala, además, el mejor derecho y buena fe de su representado, quien se opuso a la solicitud de "castrol.cl" desde el momento que cuenta con registros marcarios en Chile y el extranjero para la expresión "Castrol", así como por ser el legítimo titular del dominio en disputa, siendo causa de un error administrativo el no haber procedido a la renovación del nombre de dominio. De lo que se desprende que el primer solicitante se encuentra evidentemente de mala fe, por lo que se le debería condenar en costas.

o. Afirma esta parte que de acuerdo con el convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto Nº 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, establece en su artículo 8 que: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forma o no forma parte de una fábrica o comercio".

p. Finalmente se argumenta la titularidad de registros marcarios para el signo "Castrol", siendo Castrol Limited titular de una serie de registros marcarios en Chile para el signo "Castrol", señalados anteriormente advirtiendo que, por otra parte, el primer solicitante no es titular de ningún registro marcario para el mencionado signo, resultando evidente el mejor derecho de su representada.

El segundo solicitante acompañó en el primer otrosí, con citación, los siguientes documentos: