Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "cbiobio.cl"

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil tres.-

 

            VISTOS:

I.            PARTE EXPOSITIVA.

 

I.1.-            Compromiso.

 

              Que con fecha 17 de Marzo de 2003, fue enviada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF02643/2.003, denominada "Arbitraje dominio cbiobio.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro vía e-mail con fecha 17 de Marzo del año en curso. Lo anterior consta de fs. 1 a 6 del expediente arbitral.

 

            Que por carta de fecha 24 de Marzo de 2003 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando también a las partes a una audiencia de conciliación para el día 2 de Abril de 2003 a las 13:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.7 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 8, 9 y 10 de estos autos arbitrales.

                                                                                                                                               

I.2.-     Partes de este juicio arbitral.

 

                        Son partes en este proceso arbitral, la sociedad Constructora Bío Bío S.A., RUT Nº 93.343.000-6,  domiciliada en calle El Canelo Nº 2715, comuna de Providencia, Santiago, Teléfono: 3344644, e-mail: proyectos@xxxxx en carácter de demandada; la compañía Pesquera Bío Bío S.A., RUT Nº 84.902.900-2, domiciliada en Avenida Colón Nº 2450, ciudad de Talcahuano, Teléfono: 3683500, e-mail: cadmin@xxxxx en carácter de demandante; y la sociedad Cementos Bío Bío S.A., RUT Nº 91.755.000-K, domiciliada en calle Barros Errázuriz Nº 1968, piso 9, comuna de Providencia, Santiago; Teléfono: 2312424, e-mail: fbelair@xxxxx, también en carácter de demandante. 

 

 

I.3.-            Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

 

                        Con fecha 2 de Abril del año dos mil tres, siendo las 13:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con asistencia de don Domingo Valenzuela Durret en su carácter de agente oficioso de Constructora Bío Bío S.A., de don Luis Fernando Ureta Icazas en su carácter de agente oficioso de Pesquera Bío Bío S.A. y de don Flavio Belair Santi en su carácter de agente oficioso de Cementos Bío Bío S.A. En dicho comparendo, se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, acordándose el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. La citada acta de comparendo rola de fs. 11 a fs. 17 del expediente arbitral.

           

 

I.4.-             Período de discusión.

 

 

I.4.1.-            Demanda Arbitral de "Cementos Bío Bío S.A.": De fs. 21 a 29 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda arbitral de la sociedad Cementos Bío Bío S.A., domiciliada en calle Avenida Gran Bretaña Nº 1725, Talcahuano, representada para dichos efectos por don Flavio Belair Santi, domiciliado en calle San Pío X Nº 2460, Of. 1101, Providencia, Santiago,  y por la cual solicita se le asigne el nombre de dominio "cbiobio.cl" a su representada y se rechace la solicitud de Constructora Bío Bío S.A., conforme a los argumentos en que se funda su presentación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y normas de derecho:

 

-         Que la pretensión de "Cementos Bío Bío S.A." sobre el nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que la misma constituye una famosa y reconocida empresa nacional, líder en la producción, elaboración y comercialización de diversos productos orientados y utilizados en la construcción, como son el "cemento", hormigones, maderas, cal, etc., a través de su prestigiosa y reconocida marca "BIO BIO" y sus derivaciones, por todos conocida, la cual constituye a su vez, el elemento más importante y destacado de su razón social, "Cementos Bio Bio S.A.". En efecto, es innegable el reconocimiento que tiene el nombre "CEMENTOS BIO BIO", el cual goza de gran fama y notoriedad no solo en Chile, sino que en diversos países del mundo en lo que se refiere a su principal producto, que es el cemento.

 

-         Que cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre "BIO BIO", lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con aquellos productos orientados a la construcción que elabora y comercializa "Cementos Bío Bío S.A.", más aún cuando se trata de nombre de dominio "cbiobio", donde la consonante "c" hace una clara alusión al principal producto del actor y que forma parte de su razón social, "CEMENTOS BIO BIO S.A.".

 

-         Que esta protección integral debe necesariamente abarcar los "nombres de dominio", que no obstante se trata de una naturaleza jurídica diversa, existe una realidad práctica y concreta, el cuál es que hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad de productos y/o servicios, razón por la cual, el objetivo de la demanda es lograr evitar que un tercero se apropie de este importante mecanismo a través de "cbiobio.cl", privando injustificada e injustamente a "Cementos Bío Bío S.A.", de él, quién realmente tiene todos los derechos y privilegios.  

 

-         Que "Cementos Bío Bío S.A." produce una serie de insumos y presta diversos servicios entre los que se destacan: Cemento Bío-Bío
Portland Puzolánico; Cemento BIO-BIO Especial; Cemento INACESA Especial; Cemento Bío-Bío Alta Resistencia Inicial (ARI); Asesoría en obra, Trabajos de laboratorio, Capacitación a clientes y profesionales de la construcción, Promoción técnica de Cal.

 

-         Que "Cementos Bío Bío S.A." cuenta con una serie de registros marcarios correspondientes únicamente a su marca "BIO BIO" y sus derivaciones tales como: Marca BIO BIO Nº Registro 644.438 Fecha Registro07/10/2002 Clases 35MarcaBIO BIO AR - I, Nº Registro471.086, Fecha Registro04/11/1996, Clases 19; Marca BIO BIO AR-II, Nº Registro471.088, Fecha Registro04/11/199, Clases19; Marca BIO BIO AR-III, Nº Registro 471.087, Fecha Registro 04/11/1996, Clases 19; Marca BIO-BIO EL CEMENTO DE CHILE, Nº Registro 589.888, Fecha Registro09/02/2001, Clases 19; Marca BIO-BIO ESPECIAL, Nº Registro612.388, Fecha Registro 11/12/2001, Clases 19, Marca BIO-BIO, Nº Registro 516874, Clases:19; Marca BIO-BIO, Nº Registro 534691Establecimiento Comercial para productos de las clases: 19 85; Marca BIO-BIO, Nº Registro 534687, Establecimiento Industrial para productos de las clases: 19 86; Marca DIVISION BIO BIO, Nº Registro 460718, Establecimiento Comercial para productos de las clases: 19 85; Marca DIVISION BIO BIO Nº Registro 460717 Clases: 19 39; MarcaDIVISION BIO BIO Nº Registro 460716, Establecimiento Industrial para productos de las clases: 19 86.

 

-         Que "Cementos Bío Bío S.A." posee respecto de las marcas singularizadas, un derecho de propiedad adquirido con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación con el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. Así, el artículo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establece que "cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley". Por su parte, el inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política prescribe: "Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley". Según lo podrá corroborar el Sr. Juez Arbitro, Cementos Bío-Bío S.A., de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas.

 

-         Que queda claro el hecho que el nombre de dominio solicitado contiene como elemento distintivo aquel que está presente en cada uno de los signos de "Cementos Bío Bío S.A.", a saber, "BIO-BIO", que además constituye el elemento más importante de su razón social, nombre por el cual es ampliamente reconocida en el mercado. Si hablamos de "elemento distintivo", desde el momento que la letra "c" que antecede a "BIOBIO", constituye un término que los consumidores lo relacionarán inmediatamente con "cemento", para indicar que se trata de un sitio web de contenido propio de  "Cementos Bío Bío S.A."

 

-         Que "Cementos Bío Bío S.A." ha hecho de "BIO-BIO" una marca de prestigio en el ámbito nacional. Siendo de esta manera, cualquier consumidor que, en nuestro país pretenda buscar información a cerca de los productos y/ servicios de  "Cementos Bío Bío S.A.", de manera lógica lo intentará por medio de la dirección "cbiobio.cl".

 

 

-         Que es por lo anterior, que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por Cementos Bío Bío S.A., como titular legítima de las marcas comerciales mencionadas, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género, de los productos y establecimientos de Cementos Bío Bío S.A., que a través del eventual sitio web www.cbiobio.cl" fueran promocionados.

 

 

 

I.4.2.-Demanda Arbitral de Pesquera Bío Bío S.A.: De fs. 51 a fs. 54 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que la sociedad Pesquera Bío Bío S.A., representada para dichos efectos por don Luis Fernando Ureta Icaza, ambos domiciliados en calle Avenida Andrés Bello Nº 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, dedujo en contra de Constructora Bío Bío S.A., con el objeto que la asignación del nombre de dominio "cbiobio.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y normas de derecho:

 

-         Que "Pequera Bío Bío S.A." cuenta al 24 de Abril de 2003, con dos registros marcarios en Chile, para la marca "BIO BIO", esto es, Registro marcario Nº 439.934, "BIO BIO", para distinguir "aceite de pescado. Etiqueta consistente en palabra biobio en letras mayúsculas blancas en paralelogramo gránate, sobre este franja curva granate - verde esmeralda que encierra imagen estilizada de pescado", clase 29, registro solicitado con fecha 8 de abril de 1994, y Registro marcario Nº 443.885, "BIO BIO", para distinguir "harina de pescado, con exclusión de variedades de vegetales. Etiqueta consistente en palabra biobio en letras mayúsculas blancas en paralelogramo gránate, sobre esta franja curva granate - verde esmeralda que encierra imagen estilizada de pescado", clase 31, registro solicitado con fecha 9 de abril de 1994.

 

-         Que asimismo, el actor "Pesquera Bío Bío S.A." ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en el país. 

 

 

-         Que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet.  Por su parte, el objetivo final de un nombre o razón social es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real". Por lo que si el nombre de dominio "cbiobio.cl" se le adjudicara a "Constructora Bío Bío S.A." o a "Cementos Bío Bío S.A.", sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "cbiobio.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para "Pesquera Bío Bío S.A." y produciría confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, cabe señalar que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este sentido, "Pesquera Bío Bío S.A." ha registrado los siguientes nombres de dominio: www.biobiopesquera.cl, creado con fecha 14 de diciembre de 2000. www.pesquerabiobio.cl, creado con fecha 7 de agosto de 2002. www.mbiobio.cl, creado con fecha 21 de agosto de 2001.

 

-         Que asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio a la contraparte se estaría produciendo una dilución de la afamada marca "BIO BIO" de "Pesquera Bío Bío S.A.", y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "cbiobio.cl" con la intención de informarse sobre los productos que comercializa "Pesquera Bío Bío S.A." en el país y encontrándose con cualquier otra  información.

 

-         Que a la luz de lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de registros marcarios para el signo "BIO BIO" en el país, "Pesquera Bío Bío S.A." es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en auto y es quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "BIO BIO" en el mercado nacional, por medio de los productos comercializados bajo dicha denominación.

               

I.4.2.-            Traslados: A fs. 106 de autos y dando curso progresivo a los autos, se proveyó el escrito de fs. 91 de autos, que tiene por cumplido lo ordenado a fs. 87 del expediente arbitral. También se proveyó el escrito de la parte demandada de fs. 92 de autos, A Lo Principal y Segundo Otrosí, "Téngase Presente" y al Primer Otrosí, Téngase por acompañada personería con citación. Se proveyó el escrito de fs. 18 de autos, Téngase Presente. Se proveyó el escrito de demanda de "Cementos Bío Bío S.A." que rola a fs. 21 de autos. En Lo Principal: "Traslado a la parte demandada y a Pesquera Bío Bío S.A. por el plazo de 15 días hábiles", al Primero Otrosí: "Téngase Presente" y al Segundo Otrosí: "Téngase por acompañados los documentos probatorios con citación por igual término". Por último, se proveyó el escrito de demanda de Pesquera Bío Bío S.A. de fs. 51 de autos, En lo Principal: "Traslado a la parte demandada y a Cementos Bío Bío S.A. por el plazo de 15 días hábiles", al Otrosí: "Téngase por acompañados los documentos probatorios con citación por igual término". Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dichas resoluciones a las partes, rolan de fs.107 a 109 de autos.

 

 

I.4.3.-            Evacúa Traslados: Que de fs. 110 a 113 y con fecha 26 de Junio de 2003, "Cementos Bío Bío S.A." evacuó el traslado conferido en autos, haciendo presente las siguientes consideraciones de hecho y derecho:

 

- Que "Pesquera Bío Bío S.A" ha señalado que es ella quién tiene un "mejor derecho" sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto es propietario de los registros números 439.934 y 443.885 correspondientes a las marcas BIO BIO, que distinguen "aceite de pescado, clase 29" y "harina de pescado, clase 31" respectivamente, como asimismo afirma que es la CREADORA de las mismas, lo que no es efectivo.

 

- Que se podría señalar que hay un aparente "equilibrio", dado que tanto "Pesquera Bío Bío S.A." como "Cementos Bío Bío S.A." son propietarios de Marcas Comerciales "Bio Bio", cada uno en su actividad o rubro, como asimismo el elemento más destacado de la razón social o sus nombres de fantasía, en ambos casos son Bio Bio. Pero dicho equilibrio es aparente, toda vez que a "Pesquera Bío Bío S.A." no le es suficiente con sólo acompañar dos registros marcarios como para afirmar que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio "cbiobio.cl", que en definitiva pareciera ser su argumento clave, o mejor dicho, su único argumento.

 

- Que dado que existe una igualdad en el sentido que el segundo y tercer solicitante tienen marcas comerciales y  razones sociales con la expresión "BIO BIO", el criterio aplicable entonces para dirimir el conflicto, es analizar quién tiene un mayor grado de representatividad e identificación con el nombre de dominio en cuestión, y por lo tanto requiere de su protección, y sin duda que "Pesquera Bío Bío S.A" con relación a "cbiobio.cl" tiene una "nula" asociación. Lo anterior se gráfica con la siguiente situación hipotética: Si alguien desea obtener información de los señores "Pesquera Bio Bio S.A." a través de internet, sin tener conocimiento del nombre de su página web, sin duda lo intentará escribiendo www.pesquerabiobio.cl, www.biobiopesquera.cl o www.pbiobio.cl, pero jamás alguien lo asociará como www.cbiobio.cl.

 

-         Que por los motivos expuestos, "Cemento Bío Bío S.A." es propietario de numerosos nombres de dominio que de alguna manera lo identifican con su actividad, razón por la cual no pueden permitir que se encuentren a nombre de terceros, ya que ello generará errores o confusiones en el mercado, o peor aún, podrían darle un mal uso en desmedro del actor.

 

-         -Que se puede concluir que el verdadero interés de "Pesquera Bío Bío S.A." no es precisamente obtener la expresión "cbiobio.cl" para identificar exclusivamente su sitio, sino que simplemente sumarlos a sus otros ya asignados,  con la agravante que no guarda ninguna relación con su nombre o razón social, actividad, marcas, productos, o servicios, y por lo tanto no tiene ninguna representatividad sobre ella, siendo esto la reprochabilidad en su actuar, lo que deriva en que no tiene un mejor derecho.

 

             

I.4.4.-            Contesta demandas: Que con fecha 1 de Julio de 2003 "Constructora Bío Bío S.A.", contestó las demandas de autos, según escrito que rola de fs. 132 a 136, haciendo presente las siguientes consideraciones de hecho y derecho:

 

-         Que la sociedad Constructora Bío Bío S.A. es una empresa de sólido prestigio que fue creada en el año 1970, y cuyo objeto consiste en el desarrollo y explotación del ramo de la ingeniería y la construcción en general , pudiendo al efecto, ya sea por cuenta propia o ajena, suscribir toda clase de actos y contratos y ejecutar toda clase de proyectos y negocios encaminados a la realización de obras de construcción, urbanizaciones y loteos y a la construcción y ventas de viviendas, edificios, y conjuntos habitacionales.

 

-         Que en la actualidad, "Constructora Bío Bío S.A." desarrolla una serie de proyectos inmobiliarios, cuya finalidad radica en construir y posteriormente vender inmuebles a terceros, que tienen distintas características, ya que se construye desde viviendas sociales hasta viviendas de mayor nivel, cuyo precio oscila entre las 400 a 5.000 Unidades de Fomento.

 

-         Que acorde con lo expuesto, es de gran importancia para la demandada difundir y ofrecer adecuadamente los bienes que vende y para tal efecto, una de las herramientas comunicacionales que hoy más se utiliza en el mercado, es precisamente disponer de una página web, la cual posibilita exhibir el marco legal y funcional de cualquier empresa o institución, así como los productos y/ o servicios que éstas ofrecen, por lo que Constructora Bío Bío estimó conveniente y útil solicitar el nombre de dominio "cbiobio.cl", el cual identifica a la empresa y resulta ser un signo operativo y de fácil uso, que posibilita el contacto con eventuales compradores de un modo más ágil y eficiente.

 

-          Que Constructora Bío Bío S.A., tiene registrada la propiedad y uso exclusivo de la marca "BIO BIO", desde el  18 de mayo de 1981, la cual ha sido sucesivamente renovada, siendo la última concedida el 15 de noviembre de 2000, por el plazo de diez años, lo que refleja sin lugar a dudas, que la demandada desde el año 1981 tiene un derecho de propiedad sobre la marca "BIO BIO" y siendo ello así, le asiste plena atribución y preferencia para  hacer uso del nombre de dominio "cbiobio.cl", materia de este arbitraje, sin que ello importe de modo alguno, vulnerar derechos de la demandante ni de terceros.

 

-         Que Constructora Bío Bío no se dedica a la venta de materiales de construcción, dado que su objeto - radica en la construcción de viviendas y posterior venta de las mismas.  En tal sentido, el uso y destino que hará "Constructora Bío Bío S.A." del sitio web "cbiobio.cl", servirá única y exclusivamente para dar a conocer a posibles interesados, las características y condiciones de los proyectos inmobiliarios que ejecuta y de las viviendas que los conforman.

 

-          Que el nombre de dominio "cbiobio.cl", no constituye un signo que distinga en forma inequívoca a Cementos Bío Bío, agregando además, que la demandada tiene el legítimo y pleno derecho a  utilizar el citado nombre, toda vez que como ya se expresara posee la propiedad de la marca  "BIO BIO", desde hace más de veinte años.

 

-         Que "Constructora Bío Bío S.A.", en su calidad de primer solicitante del nombre "cbiobio.cl", y, a mayor abundamiento, propietaria de la marca "BIO BIO", por espacio de más de veinte años, le asiste un derecho preferente para que se le asigne el dominio del mismo,  no existiendo ninguna causal suficientemente válida para acoger la solicitud del tercer solicitante, Cementos Bío Bío S.A.

 

 

I.4.5.-            Resoluciones: Por resolución de fecha 11 de julio de 2003, y que rola a fs. 144 de autos, se tuvo por evacuado el traslado por parte de "Cementos Bío Bío S.A." y de "Constructora Bío Bío S.A.". Asimismo, se tuvo por evacuado en rebeldía el traslado conferido a la demandante "Pesquera Bío Bío S.A., a fs. 106 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan de fs.145 a 147 de autos.

 

 

- I.5.-            Prueba

 

1.5.1.-Interlocutoria de Prueba:  Mediante la citada resolución dictada con fecha 11 de julio de 2003, y que rola a fs.144 de autos, el Tribunal Arbitral recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener los actores mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "cbiobio.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan de fs.145 a 147 de autos.

 

 

1.5.2.- Prueba documental: Parte demandante "Cementos Bío Bío S.A.".- La parte demandante Cementos Bío Bío S.A. acompañó en sus escritos de fecha 24 de abril y  26 de junio del año 2.003, y con citación de la contraria, los siguientes documentos probatorios no objetados por la parte demandada :

: i) Fotocopias de los Registro No. 644.438, marca "BIO BIO", para distinguir Servicios de la clase 35, a nombre Cementos Bío Bío S.A. otorgado en Santiago con fecha 24 de octubre de 2002; Registro No. 471.086, marca "BIO BIO AR-I", para distinguir productos de la clase 19, a nombre de Cementos Bío Bío S.A. otorgado con fecha 14 de abril de 1997; Registro No. 471.088, marca "BIO BIO AR-II", para distinguir productos de la clase 19, a nombre de Cementos Bío Bío S.A. otorgado en Santiago con fecha 14 de Abril de 1997; Registro No. 471.087, marca "BIO BIO AR-III", para distinguir productos de la clase 19, a nombre de Cementos Bío Bío S.A., otorgado en Santiago con fecha 14 de abril de 1997; Registro No. 589.888, marca "BIO BIO EL CEMENTO DE CHILE", para distinguir frase propaganda de la clase 19, a nombre de Cementos Bío Bío S.A., otorgado en Santiago con fecha 18 de mayo de 2001; Registro No. 612.388, marca "BIO BIO ESPECIAL", para distinguir productos de la clase 19, a nombre de Cementos Bío Bío S.A., otorgado en Santiago con fecha 11 de junio de 2002; Registro No. 516.874, marca "BIO-BIO", para distinguir productos de la clase 19, a nombre de Cementos Bío Bío S.A., otorgado en Santiago con fecha 25 de agosto de 1998; Registro No. 534.691, marca "BIO-BIO", para distinguir establecimiento comercial de la clase 19, a nombre de los señores Cementos Bío Bío S.A., otorgado en Santiago con fecha 24 de junio de 1999; Registro No. 534.687, marca "BIO-BIO", para distinguir establecimiento industrial de la clase 19, a nombre de Cementos Bío Bío S.A., otorgado en Santiago con fecha 23 de junio de 1999; Registro No. 460.718, marca "DIVISIÓN BIO BIO", para distinguir establecimiento comercial de la clase 19, a nombre de los señores Cementos Bío Bío S.A., otorgado en Santiago con fecha 05 de agosto de 1996; Registro No. 460.717, marca "DIVISIÓN BIO BIO", para distinguir servicios de la clase 39, a nombre de Cementos Bío Bío S.A., otorgado en Santiago con fecha 05 de agosto de 1996; Registro No. 460.716, marca "DIVISIÓN BIO BIO", para distinguir establecimiento industrial de la clase 19, a nombre de Cementos Bío Bío S.A., otorgado en Santiago con fecha 05 de agosto de 1996. ii) Impresos que rolan a fs. 42 a 49 de autos. iii) Impresos de dominios inscritos de la página web de NIC Chile de los siguientes nombres de dominio: Biobío.cl; cementosbiobio.cl; cementosbiobiosaci.cl; cbio-bio.cl; aserraderobiobio.cl; agenciabiobio.cl; cajbiobio.cl; ciderebiobio.cl; corbiobio.cl; fit-biobio.cl; fitbiobio.cl; gorebiobio.cl; mbiobio.cl; ssbiobio.cl; ubiobio.cl; udibiobio.cl.- (Rola de fs.114 a fs 129) iv) Fotocopias  Registro No. 166.604, marca "BIO-BIO", para distinguir establecimiento industrial de la clase 7, a nombre de   Cementos Bío Bío S.A., otorgado en Santiago con fecha 21 de octubre de 1968; Registro No. S/n, marca "BIO-BIO", para distinguir cemento y demás de la clase 7, a nombre de Cementos Bío Bío S.A., otorgado en Santiago con fecha 14 de marzo de 1968.

 

 

1.5.3.- Prueba documental: Parte demandante "Pesquera Bío Bío S.A.".- La parte demandante Pesquera Bío Bío S.A. acompañó en su escrito de fecha 24 de abril del año 2.003, y con citación de la contraria, los siguientes documentos probatorios no objetados por la parte demandada :

: i) Copias de los siguientes registros de nombres de dominio: www.biobiopesquera.cl, creado con fecha 14 de diciembre de 2000, www.pesquerabiobio.cl, creado con fecha 7 de agosto de 2002, y www.mbiobio.cl, creado con fecha 21 de agosto de 2001. ii) Copia de las caratulas de búsqueda en base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, relativo a los siguientes registros marcarios: Registro marcario Nº 439.934, "BIO BIO", clase 29 y Registro marcario Nº 443.885, "BIO BIO", clase 31. iii) Papelería, sobres, saco y folletos de productos. iv) Diez fotocopias de facturas de venta de "Pesquera Bío Bío S.A.". (Todos de fs. 55 a 86 de autos)

 

1.5.4.- Prueba documental: Parte demandada"Constructora Bío Bío S.A."- La parte demandada "Constructora Bío Bío S.A.", acompañó en sus escritos de fs. 132 y de fs. 148  de autos, los siguientes documentos probatorios que no fueron objetados por los actores: i) :

Fotocopia carátulas de solicitudes en trámite del nombre de dominio "cbiobio.cl".- ii) Fotocopia Registro No. 582.436, marca "BIO-BIO", para distinguir servicios de la clase 37, a nombre de Constructora Bío Bío S.A., otorgado en Santiago con fecha 23 de noviembre de 2000; Registro No. 358.144, marca "BIO-BIO", para distinguir servicios de la clase 37, a nombre de Constructora Bío Bío S.A., otorgado en Santiago con fecha 30 de octubre de 1990; Solicitud Registro No. 237.235, marca "BIO-BIO", para distinguir empresa constructora de la clase 37, a nombre de Constructora Bío Bío S.A., otorgado en Santiago con fecha 18 de marzo de 1981. iv) Sobre y hoja con el nombre de la demandada. vi) Copia de mail remitido por CTC Chile en el cual se acredita que Constructora Bío Bío fue la primera empresa en inscribirse en Nic Chile para usar el nombre de dominio cbiobio.cl, y que además tiene servicios de mail y web con CTC.  vi) Copia de mail remitido por Freddy Gay Carmona, ejecutivo de cuentas de CTC Chile para Constructora Bío Bío, en el cual especifica que esta última utiliza servidores de CTC para cuentas de correo electrónico y página web, bajo el nombre cbiobio.cl. vii) Impresión de páginas de www.cbiobio.cl actualmente en uso por parte de Constructora Bío Bío S.A.

 

 

I.6.- Observaciones a la prueba: Por resolución de fecha 14 de agosto del año 2.003, el tribunal confirió a las partes un plazo de cinco días, a fin de que formulasen observaciones a la prueba.  Los comprobantes que acreditan la notificación por carta certificada de dicha resolución a las partes, rolan de fs. 165 a fs. 167 de estos autos arbitrales. Por escrito de fs. 168 de autos, y que fuera proveído el 29 de agosto del año 2.003, "Constructora Bío Bío S.A." formuló observaciones a la prueba rendida en el proceso, por escrito de fs. 168 de autos, destacando lo siguiente:

 

-         Que es preciso destacar que "Cementos Bío Bío S.A." en la actualidad, usa, goza y dispone a cabalidad de los cinco nombres de dominio ya señalados precedentemente, que la representan e identifican frente a cualquier usuario de Internet; lo que conlleva a concluir que su identidad se encuentra lo suficientemente amparada y protegida con estos signos, resultando absurdo sostener, que si un tercero utiliza la expresión "cbiobio.cl", la empresa "Cementos Bío Bío S.A." va a resultar perjudicada o lesionada en sus derechos. 

 

-         Que la demandada dispone solamente de los signos "constructorabiobio.cl" y "cbiobio.cl", que es el nombre en disputa en el presente juicio, el cual obviamente constituye para ésta, un signo operativo y de fácil uso, que posibilita el contacto con eventuales compradores de un modo más expedito.

 

 

 I.7.- Medidas para mejor resolver y Citación para oír sentencia

 

Por resolución de fecha 29 de agosto del año 2.003, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba, el tribunal citó a las partes para oír sentencia. No se decretaron medidas para mejor resolver. Los comprobantes que acreditan la notificación a las partes, rolan a fs.171, 172 y 173 de este expediente arbitral.

 

 

 

II.            PARTE CONSIDERATIVA

 

 

1.-       Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio "cbiobio.cl".

 

 

2.-     Que en este proceso arbitral, la sociedad  "Constructora Bío Bío S.A." ha tenido el carácter de parte demandada y las sociedades "Cementos Bío Bío S.A." y "Pesquera Bío Bío S.A.", han tenido el carácter de partes demandantes. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a las demandantes probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de sus contrapartes. 

 

 

3.-    Que el actor "Cementos Bío Bío S.A." ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, que: i) Que la pretensión de "Cementos Bío Bío S.A." sobre el nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que el mismo constituye una famosa y reconocida empresa nacional, líder en la producción, elaboración y comercialización de diversos productos orientados y utilizados en la construcción, como son el "cemento", hormigones, maderas, cal, etc., a través de su prestigiosa y reconocida marca "BIO BIO" y sus derivaciones, por todos conocida, la cual constituye a su vez, el elemento más importante y destacado de su razón social, "Cementos Bio Bio S.A.". ii) Que cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre "BIO BIO", lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con aquellos productos orientados a la construcción que elabora y comercializa "Cemento Bío Bío S.A.". iii) Que el nombre de dominio "cbiobio", donde la consonante "c" hace una clara alusión al principal producto del actor y que forma parte de su razón social, "CEMENTOS BIO BIO S.A.". iv) Que "Cementos Bío Bío S.A." cuenta con una serie de registros marcarios correspondientes únicamente a su marca "BIO BIO" y sus derivaciones entre otros: Marca BIO BIO Nº Registro 644.438 Fecha Registro07/10/2002 Clases 35MarcaBIO BIO AR - I, Nº Registro471.086, Fecha Registro04/11/1996, Clases 19; Marca BIO BIO AR-II, Nº Registro471.088, Fecha Registro04/11/199, Clases19; Marca BIO BIO AR-III, Nº Registro 471.087, Fecha Registro 04/11/1996, Clases 19; MarcaBIO-BIO EL CEMENTO DE CHILE, Nº Registro 589.888, Fecha Registro09/02/2001, Clases 19; Marca BIO-BIO ESPECIAL, Nº Registro 612.388.

 

Por su parte, el actor "Pesquera Bío Bío S.A." ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, que: i ) Que "Pesquera Bío Bío S.A." cuenta al 24 de Abril de 2003, con dos registros marcarios en Chile, para la marca "BIO BIO", esto es, Registro marcario Nº 439.934, "clase 29, registro solicitado con fecha 8 de abril de 1994, y Registro marcario Nº 443.885, "BIO BIO", clase 31, registro solicitado con fecha 9 de abril de 1994. ii) Que asimismo, el actor "Pesquera Bío Bío S.A." ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en el país. iii) Que si el nombre de dominio "cbiobio.cl" se le adjudicara a Constructora Bío - Bío S.A. o a Cementos Bío Bío S.A., sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "cbiobio.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para "Pesquera Bío Bío S.A." y produciría confusión en los usuarios de Internet y que se estaría produciendo una dilución de la afamada marca "BIO BIO" de "Pesquera Bío Bío S.A.".

 

Que "Constructora Bío Bío S.A." ha esgrimido en su escrito de contestación, como fundamentos esenciales del mismo, que: i) Que la sociedad Constructora Bío Bío S.A. es una empresa de sólido prestigio que fue creada en el año 1970. ii) Que es de gran importancia para la demandada difundir y ofrecer adecuadamente los bienes que vende y para tal efecto, una de las herramientas comunicacionales que hoy más se utiliza en el mercado, es precisamente disponer de una página web, la cual posibilita exhibir su marco legal y funcional, como los productos y/ o servicios que ésta ofrece, por lo que Constructora Bío Bío estimó conveniente y útil solicitar el nombre de dominio "cbiobio.cl", el cual identifica a la empresa y resulta ser un signo operativo y de fácil uso, que posibilita el contacto con eventuales compradores de un modo más ágil y eficiente. iii) Que Constructora Bío Bío S.A., tiene registrada la propiedad y uso exclusivo de la marca "BIO BIO", desde el  18 de mayo de 1981, la cual ha sido sucesivamente renovada, lo que refleja sin lugar a dudas, que la demandada desde el año 1981 tiene un derecho de propiedad sobre la marca "BIO BIO" y siendo ello así, le asiste plena atribución y preferencia para  hacer uso del nombre de dominio "cbiobio.cl", materia de este arbitraje, sin que ello importe de modo alguno, vulnerar derechos de la demandante ni de terceros. iv) Que Constructora Bío Bío S.A., en su calidad de primer solicitante del nombre "cbiobio.cl", y, a mayor abundamiento, propietaria de la marca "BIO BIO", por espacio de más de veinte años, le asiste un derecho preferente para que se le asigne el dominio del mismo,  no existiendo ninguna causal suficientemente válida para acoger la solicitud del tercer solicitante, Cementos Bío Bío S.A.

 

4.-      Que todas las partes acompañaron documentos probatorios en estos autos, no objetados por las contrarias, según se detallan en los puntos 1.5.2, 1.5.3 y 1.5.4 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: i) que tanto la parte demandada como las partes demandantes, son propietarias de registros marcarios que estan constituidos únicamente o comprenden la expresión "BIO BIO". ii) Que tanto la parte demandada como las partes demandantes,  acompañaron entre otros documentos, papelería, sobres o folletos que hacen referencia a su nombre o incluye la expresión "Bio Bio". iii) Que las partes demandantes  acompañaron una serie de carátulas obtenidas de la URL www.nic.cl que demuestran el ser titulares de un gran número de nombres de dominio que comprenden la expresión "BIO BIO" a diferencia de la parte demandada que reconoce tener solo dos nombres de dominio que utilizan dicha expresión, es decir "constructorabiobio.cl"  y  "cbiobio.cl".

 

 

5.-Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio "cbiobio.cl" presentada por la demandada, no contrariaría per-se, las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.

 

 

 

6.-  Que todas las partes han acreditado un legítimo interés y derechos equivalentes en cuanto a registros marcarios, nombres de las sociedades y presencia de estas empresas en el mercado, que no permiten per-se configurar un mejor derecho que favorezca a alguno de los solicitantes. Que no obstante lo anterior, a simple vista resulta que el nombre de dominio objeto de autos, esto es, "cbiobio.cl" guarda mayor similitud con el nombre de la parte demandada "Constructora Bío Bío S.A." y del actor "Cementos Bío Bío S.A.", que con el nombre del actor "Pesquera Bío Bío S.A.". Que asimismo, el gran número de nombres de dominio inscritos a nombre del actor "Cementos Bío Bío S.A." permiten suponer fundadamente a este árbitro que el interés de este último apunta más a resguardar en forma amplia sus registros marcarios y/o nombre, que a utilizar dicho nombre de dominio en forma real y efectiva, como sería el interés de la demandada que pretende utilizar un nombre de dominio más corto que el de "constructorabiobio.cl", a fin de facilitar su identificación en el mundo de la Internet.

 

 

7.-        Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, este Juez Arbitro necesariamente debe rechazar las demandas de autos, y asignar el nombre de dominio en disputa a "Constructora Bío Bío S.A." en virtud del principio "First come first served" o "Primer declarante primer ocupante".

 

 

 

  III.            PARTE RESOLUTIVA

 

            Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE: 

 

 

 

1.-        Asígnese el nombre de dominio "cbiobio.cl" a la compañía "Constructora Bío Bío S.A.",RUT Nº 93.343.000-6. 

 

2.-        Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a las partes demandantes en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

 

3.-            Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remítase el expediente a NIC Chile.

 

 

 

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.