Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Revocación de dominio "cecinaschillan.cl"

cecinaschillan.cl

En Santiago, a 11 de Marzo de 2002.

VISTOS

1.- El oficio OF01705, de 22 de Noviembre de 2001, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito para conocer de la demanda de revocación del nombre de dominio cecinaschillan.cl, presentada por Sergio Alberto Yanine Nazal, Rut No. 8.903.743-3,  con domicilio en 18 de Septiembre No. 1028, Chillán, contra su titular Sociedad Comercial Vicar Limitada, Rut No. 77.015.500-2, domiciliada en Arturo Prat 1065, Chillán.

2.- Las individualizaciones de las partes que rolan a fojas 2 y 3 del expediente.

3.- El examen de admisibilidad de la solicitud de revocación, de fojas 4 y siguientes, en el cual el señor Patricio de la Barra G., actuando como árbitro designado al efecto por Nic Chile, declaró admisible entablar un procedimiento de revocación del dominio cecinaschillan.cl, pedido por don Sergio Alberto Yanine Nazal.

4.- El escrito de fojas 12, mediante el cual don Sergio Alberto Yanine Nazal solicita la revocación del dominio cecinaschillan.cl.

5.- El mandato de fojas 16, que don Sergio Alberto Yanine Nazal a don Manuel Jaime Acosta Acosta, para actuar en su representación.

6.- La fotocopia de fojas 17, de la escritura pública de 22 de Diciembre de 1988, ante el Notario de Chillán Carlos Cervantes Lazo, mediante la cual se constituye la sociedad de responsabilidad limitada Cecinas Chillán Limitada.

7.- Fotocopia de fojas 21, del registro No. 522.947, de la marca “CHILLAN” registrada por don Sergio Alberto Yanine Nazal, para distinguir establecimiento industrial para la fabricación de los productos de la clase 29.

8.- Fotocopia de fojas 22, del registro No. 522.948, de la marca “CHILLAN” registrada por don Sergio Alberto Yanine Nazal, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de todos los productos de la clase 29.

9.- Fotocopia de fojas 23, del registro No. 522.945, de la marca “CHILLAN” registrada por don Sergio Alberto Yanine Nazal, para distinguir todos los productos de la clase 29.

10.- Fotocopia de fojas 24, del registro No. 522.946, de la marca “CHILLAN” registrada por don Sergio Alberto Yanine Nazal, para distinguir distribuidora de los productos de la clase 29, clase 39.

11.- Fotocopia de fojas 25, del registro No. 484.509, de la marca-mixta “CHILLAN” registrada por don Sergio Alberto Yanine Nazal, para distinguir todos los productos de la clase 29.

12.- Fotocopia de fojas 26, del registro No. 582.914, de la marca “POR TRADICIÓN... CECINAS CHILLAN ¡UD. SABE!” registrada por don Sergio Alberto Yanine Nazal, para distinguir frase de propaganda para ser usada en todos los productos de la clase 29.

13.- Copia del impreso de la información de la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial de Chile donde consta que don Sergio Alberto Yanine Nazal es dueño del registro No. 500.242 de la marca “CHILLAN” inscrita para distinguir un establecimiento comercial de compra y venta de los productos de las clases 29, 30 y 31.

14.- Fotocopia de fojas 28, del registro No. 483.116, de la marca-mixta “CHILLAN” registrada por don Sergio Alberto Yanine Nazal, para distinguir servicios de importación y exportación con representación de todos los artículos y productos que clasifican en la clase 29, servicios de publicidad y promoción en todas sus formas, clase 35. Servicios de embarque, almacenamiento, transporte, despacho y distribución de toda clase de artículos y productos que clasifican en la clase 29, servicios de frigorífico, clase 39.

15.- Fotocopia de fojas 29, del registro No. 483.117, de la marca-mixta “CHILLAN” registrada por don Sergio Alberto Yanine Nazal, para distinguir un establecimiento comercial de venta de productos de la clase 29, en las regiones Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima y Metropolitana.

16.- Fotocopia de fojas 30, del registro No. 483.118, de la marca-mixta “CHILLAN” registrada por don Sergio Alberto Yanine Nazal, para distinguir un establecimiento industrial de fabricación de productos de la clase 29.

17.- Fotocopias de declaraciones de impuestos de Cecinas Chillán Limitada, de fojas 31 y 32.

18.- Fotocopias de diversas facturas de venta de sus productos de Cecinas Chillán Limitada, de fojas 33 a 37.

19.- Fotocopias de distintas facturas de centros comerciales y establecimientos comerciales, hechas a Cecinas Chillán Limitada, por distintos conceptos, principalmente aportes publicitarios, de fojas 38 a 44.

20.- Copias de órdenes de compra hechas por distintas entidades a Cecinas Chillán Limitada, de fojas 45, 46 y 47.

21.- Documento de fojas 48 a 56, que dan cuenta de distintos eventos que han contando con el patrocinio y la publicidad de Cecinas Chillán, tales como promoción turística en Valdivia; Longanizada en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2000; Convenio de Promoción Turística con la I. Municipalidad de Chillán; Promoción Turística en Valdivia; y 5º Encuentro Internacional de Teatro en Chillán, en Enero de 2000.

22.- Material publicitario de los productos elaborados por Cecinas Chillán, de fojas 57.

23.- La resolución de fojas 58, de 4 de Diciembre de 2001, donde el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento.

24.- Copia de la notificación despachada a las partes, por correo certificado, conteniendo la resolución de que trata el número anterior, de fojas 59.

25.- Formularios de Admisión de Envíos Registrados de Correos de Chile, que rolan a fojas 60, 61 y 62, en los cuales consta que la carta de notificación de que trata el número anterior, fue despachada a las partes y a Nic Chile, por correo certificado, el día 4 de Diciembre de 2001.

26.- Copia del mensaje de correo electrónico que rola a fojas 63, en el que consta que, con fecha 5 de Diciembre de 2001, el suscrito informó a las partes por correo electrónico el despacho de las cartas certificadas de que trata el número anterior.

27.- Copia del mensaje de correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes y al árbitro, de fecha 6 de Diciembre de 2001, informándoles que ha tomado conocimiento de la aceptación del suscrito a su designación como árbitro, de fojas 65.

28.- Acta del comparendo celebrado con fecha 27 de Diciembre de 2001, con la sola asistencia de don Jaime Acosta, en representación de don Sergio Alberto Yanine Nazal, en el cual el árbitro fijó las normas del procedimiento.

29.- Copia del mensaje de correo electrónico, de 27 de Diciembre de 2001, de fojas 68, en el cual se notifica a las partes de lo dispuesto en el comparendo de esa misma fecha.

30.- Ejemplares de diversas etiquetas de los productos Cecinas Chillán, adheridos a fojas 69 y 70.

31.- Copia de diversos documentos relacionados con la tramitación de la solicitud de revocación del dominio cecinaschillan.cl y copias de documentos ya agregados al expediente en la etapa de examen de admisibilidad de dicha solicitud, que rolan de fojas 71 a 92.

32.- Demanda de revocación de la inscripción del nombre de dominio cecinaschillan.cl, presentada por don Sergio Alberto Yanine Nazal.

33.- Resolución de 9 de Enero de 2002, mediante la cual se da traslado de la demanda al demandado, de fojas 96.

34.- Copia del mensaje de correo electrónico mediante el cual se notifica el traslado de la demanda al demandado, con fecha 9 de Enero de 2002, de fojas 97.

35.- Resolución de fojas 98, de fecha 28 de Enero de 2002, mediante la cual se cita a las partes a oír sentencia.

36.- Notificación, de fojas 99, mediante correo electrónico de 28 de Enero de 2002, de la resolución que cita a las partes a oír sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que con fecha 9 de Abril de 2002 la Sociedad Comercial Vicar Limitada, Rut No. 77.015.500-2, con domicilio en Arturo Prat 1065, Chillán, solicitó la inscripción del nombre de dominio cecinaschillan.cl.

II.- Que con fecha 16 de Septiembre de 2001, don Sergio Alberto Yanine Nazal, Rut No. 8.903.743-3, con domicilio en 18 de Septiembre No. 1028, Chillán, inició el procedimiento de revocación del nombre de dominio cecinaschillan.cl.

III.- Que en su demanda de fojas 93, la parte de don Sergio Alberto Yanine Nazal solicita la revocación del dominio cecinaschillan.cl, dado que dicha denominación se encuentra inscrita como marca comercial desde el año 1988, protegiendo todos los productos de la clase 29, establecimiento industrial de fabricación de productos de la clase 29, establecimiento comercial de compra y venta de todos los productos de la clase 29 y, especialmente, por tratarse de la denominación de la sociedad “Cecinas Chillán Limitada”.

En su presentación el demandante hace ver que el dominio debe ser asignado en forma definitiva a quien lo creó, lo tiene inscrito en varios registros como marca comercial; así como por hecho de encontrarse plenamente en uso habiendo logrado con él, además, fama y notoriedad.

Cita al efecto las disposiciones de la Ley No. 19.039 sobre Propiedad Industrial, en sus Artículos 19 y 20, Letras f), h) y j).

IV.- Que con el documento de fojas 17 se acredita la existencia legal de la sociedad de responsabilidad limitada, “Cecinas Chillán Limitada”.

V.- Que con los documentos de fojas 31 a 57 y 69 y 70, se tiene por acreditado que la empresa Cecinas Chillán Limitada tiene una actividad real y efectiva en la producción y venta de cecinas, utilizando, además, su razón social como signo distintivo.

VI.- Que con los documentos de fojas 21 a 30 y 82 a 91, se tiene por acreditado que don Sergio Alberto Yanine Nazal es titular de diversos registros de la marca “CHILLAN” y etiquetas que contienen la expresión Cecinas Chillán, inscrito para identificar productos de la clase 29, establecimiento industrial de los mismos productos y establecimiento comercial de aquellos.

VII.- Del documento de fojas 17, así como los documentos de fojas 31, 32, 48 y 50 se acredita la relación existente entre el demandante don Sergio Alberto Yanine Nazal y la sociedad de responsabilidad limitada Cecinas Chillán Limitada.

VIII.- El Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL que en su parte pertinente señala que “será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros”.

IX.- Que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto No. 425, publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, en su Artículo 6 bis, prohíbe el uso de marcas notoriamente conocidas; estimando el sentenciador que, para cualquier vecino de la localidad, como es el caso del primer solicitante, la expresión “Cecinas Chillán” es una marca notoriamente conocida.

X.- El Artículo 8º del mencionado Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, señala que “el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”; de lo cual se desprende que nadie sino la empresa Cecinas Chillán Limitada, tiene derechos legítimos sobre la razón social de la misma.

XI.- Que el Artículo 10 bis del citado Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial sanciona la competencia desleal y en particular prohíbe “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”; estimando el sentenciador que la inscripción como nombre de dominio de una expresión que constituye la razón social de una empresa competidora y una marca comercial ajena, constituyen claramente un acto capaz de crear confusión y es un acto de competencia desleal.

XII.- Que el Artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, contenido en el anexo 1c del “Acuerdo de Marrakech” por la que se establece la Organización Mundial del Comercio, promulgado por Decreto No. 16, publicado en el Diario Oficial de 17 de Mayo de 1995; así como las normas pertinentes de la Ley No. 19.039 que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial, publicada en el Diario Oficial de 25 de Enero de 1991, protegen el uso de las marcas comerciales registradas, confiriendo derechos de exclusividad a sus titulares.

XIII.- Dado lo anterior, sólo cabe concluir que don Sergio Alberto Yanine Nazal tiene derechos válidamente adquiridos sobre la denominación “Cecinas Chillán” y la inscripción de la misma como nombre de dominio por un tercero, vulnera y contraría dichos derechos.

XIV.- Que es responsabilidad exclusiva del solicitante de un dominio, que su inscripción no contraríe los derechos válidamente adquiridos por terceros con respecto a la misma denominación, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

XV.- Que el solicitante en cuya inscripción no se respete la norma del Artículo 14 de la Reglamentación de Nic Chile antes citada, en circunstancias que no pudo sino saber que el nombre de dominio pedido constituía un signo distintivo y una razón social ajenas, ha actuado de mala fe al obtener para sí la inscripción de tal dominio.

XVI.- El Artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL establece dos causales alternativas para la revocación de un nombre de dominio, a saber: que la inscripción sea abusiva, o que haya sido realizada de mala fe.

XVII.- La mala fe, de acuerdo con la definición que proporciona el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es la “malicia o temeridad con que se hace una cosa o se posee o detenta algún bien”.

XVIII.- Habida consideración de la notoriedad del signo distintivo “Cecinas Chillán”, no cabe sino concluir que si un tercero solicita la inscripción del mismo a su nombre como nombre de dominio, ha actuado con malicia o temeridad, tanto en el acto de solicitar el registro como al poseer o detentar el dominio inscrito a su nombre.

XIX.- En autos no se ha rendido prueba alguna tendiente a acreditar un legítimo interés del demandado sobre el nombre de dominio en disputa; así como tampoco se ha acreditado la concurrencia de alguna de las causales establecidas en el penúltimo inciso del Artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que pudieran servir para evidenciar o demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe.

XX.- El inciso final del Artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que establece que “si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, Nic Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con todos los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el dominio será eliminado”.

RESUELVO:

Se acoge la demanda presentada por don Sergio Alberto Yanine Nazal y se ordena a Nic Chile transferirle el nombre de dominio “cecinaschilla.cl”, debiendo el demandante cumplir con los requisitos de asignación respectivos.

Andrés Echeverría Bunster