Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "chileanfarms.cl"

VISTOS:

 

1.    Que con fecha 29 de agosto de 2002, don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA, solicita la inscripción del nombre de dominio chileanfarms.cl. Posteriormente, con fecha 6 de septiembre de 2002, FARMACIAS AHUMADA S.A., representada en calidad de contacto administrativo por don ALEX SEVERIN SAAVEDRA, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio chileanfarms.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

 

2.    Que mediante Oficio OF02556, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

 

3.    Que con fecha 8 de enero de 2003, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación para el día 20 de enero de 2003, a las 11:00 horas, en Amunátegui 277, Piso 3, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

 

4.    Que con fecha 20 de enero de 2003, se efectúa el comparendo fijado para ese día, asistiendo por un lado el Primer Solicitante, don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA y por el otro doña PAULINA FLORES PRENAFETA, quién exhibió poder para representar al Segundo Solicitante, FARMACIAS AHUMADA S.A., y asimismo acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No habiendo acuerdo entre las partes, se fijan las normas de procedimiento;

 

5.    Que con fecha 24 de enero de 2003, el Segundo Solicitante, FARMACIAS AHUMADA S.A. acredita la consignación de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 3 de febrero de 2003;

 

6.    Que con fecha 30 de enero de 2003, el Segundo Solicitante, FARMACIAS AHUMADA S.A., acompaña su demanda de mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, señalando que FARMACIAS AHUMADA S.A. es una empresa que se estableció en Chile el año 1969, y ha permanecido durante estos años abarcando no sólo el mercado nacional, sino que también el latinoamericano. Agrega que el éxito de su empresa ha sido fruto de la constante dedicación especializada, no únicamente en lo que dice relación con los establecimientos farmacéuticos, sino que también con los rubros que de alguna u otra forma se relacionen con ella, tales como la publicidad, la atención al cliente, los nombres de dominio y marcas comerciales, entre otros. Agrega que es una empresa que debió adecuarse a los nuevos tiempos, con la finalidad de facilitar a su público consumidor el acceso a la información que requiera, y por esta razón es que ha ingresado al mundo de los nombres de dominio.

 

La finalidad que ha tenido el Segundo Solicitante para ingresar a este nuevo mundo de los          nombres de dominio, ha sido doble:

 

            a) Facilitarle a sus consumidores el acceso a información.

 

       b) Protegerlos, para que al navegar y entrar a un dominio que diga relación con el rubro farmacéutico, tengan la certeza de que van a encontrar también el dominio de FARMACIAS AHUMADA S.A., y de este modo evitar que gente inescrupulosa, valiéndose de la fama y notoriedad de otros establecimientos, adquieran dominios con nombres semejantes a los ya registrados o genéricos, con la única finalidad de inducir a error a los consumidores, quienes advertirían esto sólo una vez que hayan adquirido algún producto. Es por esta razón que FARMACIAS AHUMADA S.A. ya es titular de más de 170 nombres de dominio.

 

Agrega el Segundo Solicitante que tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, dado que es asignatario del nombre de dominio farmschile.cl, dominio que reviste semejanzas gráficas y fonéticas con el dominio en conflicto, ya que pareciera ser sólo una inversión del orden de las dos palabras que conforman el nombre. Agrega que el término "FARM" obedece a una apócope de la palabra "FARMACIA", y es por ello que FARMACIAS AHUMADA S.A. además es asignataria de los nombres de dominio e-farm.cl, farm.cl, farma.cl y pharma.cl, ya que su rubro es el farmacéutico, como lo dice su propia razón social. Además, es asignatario de los nombres de dominio chilefarmacia.cl, farmaciachilena.cl, farmaciachile.cl y farmachile.cl.

 

     Agrega FARMACIAS AHUMADA S.A. que la necesidad de registrar los nombres de dominio citados, los que tienen una naturaleza semejante, se debe a la existencia de "mal intencionados" que buscan precisamente algún tipo de similitud con los sitios de otras empresas para valerse de la fama y prestigio de éstas, y de este modo confundir al público consumidor y usuarios de Internet acerca de la procedencia, calidad y cualidad de los productos ofrecidos, obteniendo de este modo un lucro que de otra forma les sería imposible adquirir.

 

     Indica el Segundo Solicitante que el nombre solicitado corresponde a una leve variación de lo ya registrado, representando la primera parte de ellas el origen, al significar "CHILEAN" el gentilicio "CHILENO", y en cuanto a la segunda parte del dominio pedido, corresponde a un denominado "SPANGLISH", ya que "FARMS" quiere decir "FARMACIA". Reitera que la palabra "farm" es una apócope de la palabra "FARMACIA", y como en este caso se quiere aludir al plural es que se le ha agregado la letra "S". Señala que si bien el término "FARM" tiene un significado propio en la lengua inglesa, al significar "granja, finca o hacienda", el Segundo Solicitante ya ha explicado el sentido que para ellos tiene, y que no corresponde a otra cosa que a un nombre de fantasía.

 

     FARMACIAS AHUMADA S.A. acompaña una sentencia arbitral dictada en el conflicto sobre el nombre de dominio farmschile.cl entre INMOBILIARIA CORREA & COMPAÑÍA LIMITADA y FARMACIAS AHUMADA S.A., dictada por el juez árbitro don PABLO RUIZ TAGLE VIAL, en cuyo séptimo considerando se señala: "que por parte del Segundo Solicitante, el mejor derecho sobre el nombre de dominio farmschile.cl se funda en la titularidad y en el uso previo de los nombres de dominio: farm.cl, farma.cl, farmachile.cl y e-farm.cl que son semejantes al nombre de dominio farmschile.cl. Que para evitar mayor confusión entre los usuarios de Internet y consumidores chilenos debe considerarse especialmente que de todos los nombres existentes en el dominio .CL el más semejante al que es motivo de este arbitraje es el que ha inscrito el Segundo Solicitante a su nombre, esto es farmachile.cl, que se diferencia del dominio en conflicto en una sola letra y considera, además, que la inscripción  de este nombre fue obtenida por FARMACIAS AHUMADA con fecha 12 de junio de 2001, es decir, por lo menos 10 días antes de la fecha de la constitución de la sociedad del Primer Solicitante". Agrega el Segundo Solicitante que el presente caso es bastante parecido, puesto que el nombre de dominio solicitado corresponde prácticamente a la inversión del dominio ya le ha sido asignado, farmschile.cl, y si en el caso anterior fue asignado el nombre de dominio con la finalidad de evitar inducir a error  a los usuarios de Internet y público en general, en atención a que los nombres de dominio asignados a mi representada  eran semejantes al solicitado, en el dominio de autos existe aun mayor similitud.

 

     Agrega FARMACIAS AHUMADA S.A. que de no reconocerse el mejor derecho, ello significaria inducir a error al público en general en cuanto al contenido del sitio que opere bajo el nombre de dominio chileanfarms.cl. Por esta razón, de adjudicársele a un tercero que no se encuentre relacionado con el rubro farmacéutico, consideran que conllevaría consecuencias nefastas tanto para FARMACIAS AHUMADA S.A. como para su público, dado que estos últimos por error o confusión asociarán el dominio chileanfarms.cl con el Segundo Solicitante, perjudicándose estos y beneficiándose terceros. FARMACIAS AHUMADA S.A., además, acompaña documentos que prueban que FARMACIAS AHUMADA S.A. es asignataria de los nombres de dominio e-farm.cl, farm.cl, farma.cl, pharma.cl, chilefarmacia.cl, farmaciachilena.cl, farmaciachile.cl y farmachile.cl;

 

7.    Que con fecha 5 de febrero de 2003, don MANUEL JAIME ACOSTA, quien exhibe poder para representar al Primer Solicitante, don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA, solicita la asignación del nombre de dominio chileanfarms.cl. Fundamenta su demanda en que el Primer Solicitante, antes de pedir el nombre de dominio en conflicto, verificó que no existiera otro dominio igual o semejante, de tal forma que la solicitud competitiva presentada por FARMACIAS  AHUMADA S.A. es, a su juicio, un conflicto artificial y rebuscado, puesto que nunca antes el Segundo Solicitante había contado con un dominio igual.

 

Agrega el Primer Solicitante que don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA es socio, por parte iguales, de doña MARLENE KATHERINE LOLAS SANCHEZ, en  la sociedad que se denomina LOLAS Y VILLAGRAN, sociedad que puede actuar con el nombre de fantasía CHILEANLAND LIMITADA. El objeto social de dicha sociedad la detalla el Primer Solicitante, y señala que es del especial interés de ellos el comercio con norteamericanos, y que por esta razón se utiliza el idioma inglés en el nombre de dominio pedido, y que precisamente el término "FARMS" corresponde a la excepción en el idioma inglés de "granja, cortijo, estancia, criadero, cultivar, etc", de tal forma que en ningún caso un norteamericano podría llegar a confundir la palabra "FARMS"  o relacionarlo con el rubro de la farmacias. Considera que mas difícil aún es pensar que a través de la denominación pedida, se puede llegar a determinar, precisar o llegar a confundir, dentro de una serie de cadenas de farmacia, precisamente con las pertenecientes a FARMACIAS AHUMADA S.A.

 

El Primer Solicitante, además, cita los registros de las marcas "CHILEANFARMS" N° 656.519 para distinguir servicios de la clase 35, N° 656.520 para distinguir servicios de la clase 36, y N° 656.521 para distinguir servicios de la clase 38, todas a nombre de doña MARLENE KATHERINE LOLAS SANCHEZ, acompañándose en estos autos copias impresas de las páginas correspondientes del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial. Asimismo, el Primer Solicitante cita y acompaña copia del acta de constitución de la sociedad LOLAS Y VILLAGRAN LIMITADA de fecha 24 de septiembre de 2002.

 

Indica el Primer Solicitante que la partícula "FARM" es indicativa, genérica y descriptiva, puesto que ella la llevan con el carácter de prefijo o sufijo varios nombres de dominio plenamente vigentes como lo son vallefarms.cl, farms.cl, farmschile.cl, chileanfarms.cl y patagoniafarms.cl, todos los cuales han sido asignados a distintos titulares. Agrega que el dominio farms.cl es de propiedad de don HUGO CORREA RUEDA, y dicho dominio coexiste actualmente con el nombre de dominio farm.cl que es de propiedad de FARMACIAS AHUMADA S.A.

 

 

 

8.    Que con fecha 17 de abril de 2003, se da traslado a las partes de las demandas arbitrales correspondientes;

 

9.    Que con fecha 24 de abril de 2003, doña MARIA LUISA ARREGUI LANDABEREA, en representación del Segundo Solicitante, FARMACIAS AHUMADA S.A. evacuó el traslado, señalando que en relación con la aseveración del Primer Solicitante de que sería dueño del nombre de dominio chileanfarms.cl, cabría citar el artículo 582 del Código Civil que define el dominio como "el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra ley o contra derecho ajeno". Aclara que en materias de nombres de dominio en Internet, no es dable hablar de "propiedad" o "dominio" sobre un determinado nombre, puesto que no se cumple con las características básicas de este derecho, por lo que más bien se habla de "asignatarios" del nombre de dominio. Añade que el Primer Solicitante se atribuye desde un principio la calidad de "asignatario" del nombre de dominio en disputa, y de ser así, no existiría contienda entre las partes.

 

El Segundo Solicitante hace presente, además, que las partes de este juicio son el Primer Solicitante, don NICOLAS VILLAGRAN ARANEDA, en su calidad de persona natural, y FARMACIAS AHUMADA S.A., persona jurídica, como Segundo Solicitante del nombre de dominio. En consecuencia, no tiene relevancia alguna que el Primer Solicitante sea socio y representante de la sociedad LOLAS Y VILLAGRAN LIMITADA o CHILEANLAND LIMITADA, puesto que se trata de una persona jurídica distinta, y por lo mismo, ajena a este juicio. Respecto a esto mismo, el Primer Solicitante señala que su socia, doña MARLENE KATHERINE LOLAS SANCHEZ, es dueña de la marca "CHILEANFARMS" en las clases 35, 36 y 38 bajo los registros N° 656.519, N° 656.520 y N° 656.521. Sin embargo, como ya se mencionó con anterioridad, las partes en este juicio arbitral son don NICOLAS VILLAGRAN ARANEDA y FARMACIAS AHUMADA S.A., por lo que no reviste relevancia alguna que doña MARLENE KATHERINE LOLAS SANCHEZ o la sociedad sean dueñas de las marcas, por ser terceros del todo ajeno a este juicio.

 

Agrega el Segundo Solicitante, que el hecho de componerse un nombre de dominio de términos genéricos, no reviste mayor importancia en materia de la asignación del nombre de dominio, puesto que no rigen los criterios establecidos en materia de derecho marcario.

 

Agrega el Segundo Solicitante, que entre los nombres de dominio señalados por el Primer Solicitante en su demanda de mejor derecho, se encuentra farmschile.cl, dominio del cual es asignataria FARMACIAS AHUMADA S.A., y que reviste gran importancia en este juicio, dado que presenta gran similitud con el dominio solicitado, pareciendo ser sólo una alteración del orden de los componentes, agregándose dos letras más como son las "A" y "N", sin constituirse en un elemento diferenciador.

 

Por ultimo, el Segundo Solicitante acompaña en estos autos un fallo dictado por la señora juez árbitro doña JANETT FUENTEALBA ROLLAT con fecha 14 de abril de 2003, en relación con el conflicto sobre el nombre de dominio  magistra.cl. Este fue en definitiva asignado a FARMACIAS AHUMADA S.A. como Segundo Solicitante, por las semejanzas que consideró la árbitro que presentaba el nombre de dominio con el dominio magistral.cl inscrito con anterioridad, lo que a su juicio conllevaría a toda suerte de errores y confusiones entre los usuarios de Internet y el público;

 

10. Con fecha 6 de mayo de 2003, el Primer Solicitante, don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA, evacuó el traslado, señalando que objeta la demanda de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio chileanfarms.cl por parte de FARMACIAS AHUMADA S.A., sobre la base de los derechos ya adquiridos por el Primer Solicitante. Agrega que estos no son únicamente los que derivan del hecho de haber sido el primero en solicitar el nombre de dominio en conflicto, sino que, además, el hecho de que la misma denominación se encuentra registrada como marca comercial, y señala que la marca comercial "CHILEANFARMS" está inscrita precisamente para aquellas clases relacionadas con el rubro y servicios que presta el Primer Solicitante, los cuales no tienen ni guardan relación alguna con el rubro farmacéutico.

 

El Primer Solicitante además cita partes de los escritos presentados por FARMACIAS AHUMADA S.A., los cuales considera objetables por tratarse de "improperios", y los cuales señala fueron usados ante la falta de argumentos valederos que pudieran llegar a evitar el legítimo uso por parte del Primer Solicitante del dominio en disputa;

 

11. Con fecha 6 y 9 de agosto de 2004, se proveen los escritos a través de los cuales las partes evacuan el traslado;

 

12. Con fecha 9 de septiembre de 2004, se cita a las partes a oír sentencia, fijándose el nuevo domicilio del Tribunal, resolución que se notifica a las partes por correo electrónico.

 

Y CONSIDERANDO:

 

1.    Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y por ende deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

 

2.    Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

 

3.    Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

 

4.    Que ambas partes litigantes han invocado y acreditado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

 

5.    Que la finalidad de los arbitrajes relativos a las solicitudes de nombres de dominio competitivas no es determinar solamente si los solicitantes tienen algún derecho sobre el dominio en cuestión, sino que determinar qué solicitante tiene un mejor derecho sobre el mismo;

 

6.    Que no existe una finalidad única de los nombres de dominio, puesto que ella varía de usuario a usuario. Sin embargo, sí se coincide en que están destinados a facilitar e incentivar el comercio, ya sea electrónico o de otra forma, y a servir como medio para publicitar o dar a conocer productos, servicios o simplemente ideas. Sin embargo, claramente los nombres de dominios no están destinados a entrabar o entorpecer el desarrollo de actividades legítimas de terceros, ni puede tampoco un usuario acaparar nombres de dominio, impidiendo que otros los utilicen y desarrollen;

 

7.    Que este árbitro ha constatado en distintas oportunidades que el nombre de dominio farmschile.cl de propiedad del Segundo Solicitante no está activo, lo que es un antecedente más que tendrá en consideración para la resolución del presente conflicto;

 

8.    Que efectivamente hay nombres de dominio solicitados que sí podrían llegar a ser confundidos con otros muy similares, como en el caso del nombre de dominio magistra.cl con el dominio magistral.cl, citado por FARMACIAS AHUMADA S.A. No obstante, el caso de autos no cabe en esta categoría, al existir sustanciales diferencias entre los dominios en disputa;

 

9.    Que el Segundo Solicitante no puede pretender tener derecho exclusivo o el monopolio sobre cualquier nombre de dominio que incluye el término "farm". Además, existen decenas de nombres de dominios que incluyen el mencionado término, y el mismo dominio farms.cl está inscrito a nombre de un tercero;

 

10. Que el argumento de FARMACIAS AHUMADA S.A. en cuanto a que la expresión "farms" corresponde a una apócope de "farmacia" en inglés, es incorrecto, puesto que la apócope correspondiente sería "pharms", dado que la palabra farmacia en inglés es "pharmacy" y, en consecuencia, debiera comenzar con "PH". En cualquier caso, el mismo Segundo Solicitante señala que el término "farm" no corresponde a otra cosa que a un nombre de fantasía, y por lo tanto, menos aún podría asociarse dicha palabra con una farmacia. Además, ambos solicitantes coinciden en que la expresión "farm" corresponde al término inglés que significa "granja, labranza, hacienda, cortijo, finca, predio; terreno agrícola";

 

11. Que incluso en el evento de que la palabra "farms" fuera asociada a las farmacias, no existe razón alguna por la cual debieran los usuarios de Internet asociarla únicamente o directamente con FARMACIAS AHUMADA S.A., ya que existen numerosas otras empresas que son competidoras de la Segunda Solicitante en el rubro de las farmacias;

 

12. Que en su escrito de fecha 24 de abril de 2003, el Segundo Solicitante señala que "el hecho de componerse un nombre de dominio de términos genéricos no reviste mayor importancia en materia de asignación de nombres [de] dominio, puesto [que] no rigen los criterios establecidos en materia de derecho marcario". A juicio de este árbitro, lo anterior no es consecuente con la línea de argumentación seguida con anterioridad en estos autos por el Segundo Solicitante. En efecto, en su escrito de fecha 30 de enero de 2003, indica que presentó una solicitud competitiva en contra del dominio chileanfarms.cl precisamente porque no quiere que el dominio en conflicto se le adjudique "a un tercero que no se encuentre relacionado con el rubro farmacéutico", dado que de lo contrario, "conllevaría consecuencias nefastas para mi representada [FARMACIAS AHUMADA S.A.] y su público". De esta manera, aún cuando el dominio solicitado efectivamente está compuesto de términos genéricos, el Segundo Solicitante considera que este dominio no puede ser asignado a un tercero que no esté relacionado al rubro farmacéutico;

 

13. Que el Primer Solicitante claramente tiene un proyecto que trata de materializar a través del nombre de dominio chileanfarms.cl, dado que con posterioridad a la solicitud del nombre de dominio, procedió a la constitución de la sociedad LOLAS Y VILLAGRAN LIMITADA, y asimismo, su socia, doña MARLENE KATHERINE LOLAS SANCHEZ, presentó las solicitudes de la marca comercial "CHILEANFARMS" ante el Departamento de Propiedad Industrial, individualizadas anteriormente. Todo lo anterior permite concluir que el hecho de que el Primer Solicitante haya pedido el nombre de dominio chileanfarms.cl y proseguido con su defensa, no es un mero capricho, sino que tiene por objetivo lograr utilizar el dominio que pidió en relación con un giro legítimo, el cual señala, no está relacionado con el rubro farmacéutico;

 

14. Que si bien es efectivo que la titular de las marcas comerciales "CHILEANFARMS", doña MARLENE KATHERINE LOLAS SANCHEZ, no es parte en este juicio, el hecho de que ella haya solicitado y registrado la marca comercial mencionada, y que a su vez sea socia del Primer Solicitante, don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA, hace presumir fundadamente que existe un verdadero interés en utilizar el nombre de dominio chileanfarms.cl en conflicto, para fines legítimos;

 

15. Que el Segundo Solicitante, FARMACIAS AHUMADA S.A., no tiene marca comercial alguna igual o similar al nombre de dominio en conflicto;

 

16. Que en definitiva, el mejor derecho que alega tener el Segundo Solicitante se basa únicamente en el supuesto parecido que existe entre el nombre de dominio farmschile.cl de su propiedad, y el nombre de dominio en conflicto, chileanfarms.cl. A juicio de este sentenciador, la similitud entre los nombres de dominio farmschile.cl y chileanfarms.cl no es determinante. Por lo demás, su parecido no tiene mayor relevancia, puesto que incluso de tratarse de marcas comerciales para productos en una misma clase, es probable que ellas podrían coexistir;

 

17. Que el solo hecho de tener asignado un nombre de dominio similar al dominio en disputa, no le otorga al Segundo Solicitante un mejor derecho;

 

18. Que en cambio, sí le asiste un mejor derecho al Primer Solicitante, NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA, por ser el primero en solicitar el dominio en conflicto, sin que el Segundo Solicitante haya logrado acreditar un mejor derecho al mismo;

 

SE RESUELVE:

 

Asígnese el nombre de dominio chileanfarms.cl al Primer Solicitante, NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA.

 

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

 

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

 

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

 

Santiago, 13 de septiembre de 2004.-