Fallo de Revocacion "chilecom.cl", NIC Chile

Santiago, a 19 de abril de 2004.

Vistos:

PRIMERO:Que por Oficio Nº 0F02773 de fecha 14 de marzo de 2003 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la demanda de revocación por el nombre de dominio "chilecom.cl";

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto PABLO ANDRES MERINO MORAGA, con domicilio en calle Irarrázaval 5487, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 22 de noviembre de 2002 a las 20:01:52 GMT y CHILE.COM S.A., representada por don Humberto Carrasco Blanc, con domicilio en Avenida Mariano Fontecilla 310, piso 4°, Las Condes, la cual inscribió dicho nombre de dominio con fecha 6 de enero de 2003, a las 18:13:46 GMT.

TERCERO:Que por resolución de fecha 17 de marzo de 2003, la cual rola a fojas 21 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio chilecom.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 27 de marzo de 2003, a las 10:15 horas.

CUARTO:Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 18 de marzo de 2003, respectivamente, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 24 y 25 de autos.

QUINTO:Que el día 27 de marzo de 2003, a las 10:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de ambas partes.

SEXTO: Que por presentación de fecha 9 de abril de 2003, la cual rola a fojas 35 de autos, la parte de Chile.com S.A. dedujo demanda de revocación en contra de don Pablo Andrés merino Moraga en mérito de los siguientes argumentos de hecho y de Derecho: en cuanto a los hechos: que la revocante es una reconocida e importante empresa nacional, cuya actividad comercial específica es la prestación de servicio Internet, dando acceso a esta red, diseñando páginas web, alojando las mismas y prestando otros servicios relacionados con el área. Se trata de una empresa que ha adquirido liderazgo y notoriedad en el mundo comercial, empresarial y de Internet, la cual nace con apoyo de la CORFO y posteriormente va agrupando y adquiriendo una serie de empresas. De esta forma, hoy es propietaria del portal CHILE.COM; de la empresa proveedora de servicios de Internet PSINET, del 75% de la empresa proveedora de Hosting "punto web", del carrier 117 y del 50% de la empresa "LatLink.net S.A.". Menciona que el éxito que ha tenido esta empresa en los tiempos de crisis y en especial, en la caída de las empresas ".com", ha volcado a la prensa especializada y a diversas revistas y medios de comunicación a realizar numerosas entrevistas y reportajes sobre esta compañía, las cuales le han dado fama y notoriedad al nombre de la compañía "CHILE.COM S.A." que constituye su nombre comercial y su denominación social. Aduce la revocante que con fecha 16 de septiembre (no indica año, pero los antecedentes permiten deducir que se trata del año 2002) tomó conocimiento de que existe una persona que es el actual asignatario, que está utilizando como nombre de fantasía para la prestación de servicios de internet la expresión "CHILECOM.CL". Tal conocimiento lo obtuvo en razón de haber llegado a uno de los computadores de los dependientes de CHILE.COM S.A. un correo "spam", donde se ofrecían servicios de Internet prestados por la empresa "CHILECOM.CL". Expresa la parte que se trata de un grave hecho, puesto que después de ello, varios clientes de "CHILE.COM S.A.", se comunicaron con la empresa quejándose de estos correos no deseados, los cuales "inundaron" sus casillas de email. La parte manifiesta que el correo electrónico no deseado o spam, produce al país aproximadamente una pérdida anual de USD 36.000.000 (treinta y seis millones de dólares) según un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago del año 2002. A su vez, el día 30 de septiembre de 2002 se recibió un correo electrónico proveniente de doña Nelda Gaete a las oficinas de la parte, manifestando que: "El señor Pablo Merino no había enviado la cotización a la que se había comprometido", de donde resulta que don Pablo Merino es quien aparece mencionado como asignatario del nombre de dominio, y no tiene ninguna relación con "CHILE.COM S.A." Ella explicó que con fecha 16 de septiembre había enviado un email al correo de ventas@xxxxx solicitando una cotización por el diseño de páginas web a la empresa de la parte "CHILE.COM", lo cual demuestra clara y evidentemente la confusión que se ha creado en el mercado y en los consumidores. Continúa la revocante aduciendo que (doña Nelda Gaete) volvió a enviar correos con fecha 23 de septiembre y dos correos con fecha 30 de septiembre. En el primero se quejaba airadamente por la no respuesta en la cotización del sitio web. Ante la negativa en la respuesta, la señora Nelda Gaete ingresó a la página de Chile.com, buscó la sección de diseño y envíó un segundo e-mail a ventas@xxxxx (puntoweb es la división de diseño web de Chile.com), expresando lo siguiente "He solicitado cotización a la persona con la que hable por fono, el sr. Pablo Merino. Les adjunto copia del correo porque no he recibido respuesta. Gracias Atentamente. Nelda Gaete". Tal es según la parte una de las formas como tomó conocimiento de los reclamos, quejas y confusiones que le produce el actual asignatario en su deseo por desempeñarse ilegítimamente en la actividad comercial de Internet.A lo anterior se adicionó que con fecha 25 de noviembre de 2002, fue remitida a la revocante por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), el reclamo N°006544, ingresado por don Alejandro Palma, número de rut: 10907296-6, domiciliado en El Bosque N°130, de la Comuna de Las Condes, por prácticas de SPAM, cuando en realidad, quien enviaba dichos correos no solicitados era CHILECOM.CL. Continuando con su conducta ilegítima el asignatario, entre los meses de diciembre y enero, se enviaron otros correos electrónicos no deseados al correo personal del abogado patrocinante, entre el 28 de diciembre de 2002 y el 13 de enero de 2003, o sea, en 2 semanas se enviaron 6 correos publicitarios no deseados, con lo cual se ocasiona perjuicios irreparables a la revocante. Sintetiza la parte manifestando que de la conducta de la demandada se han producido 3 graves efectos en su contra: a.- Que el actual asignatario registró como nombre de dominio, uno confusamente similar (CHILECOM.CL") a su denominación social, aprovechándose del prestigio de la revocante ofreciendo servicios para el mismo mercado. b.- Con el Spam hecho a través de este dominio, se produjo una pérdida del prestigio de "CHILE.COM S.A.", ya que se ejecuta una conducta que es ilegal y fácilmente atribuible a la revocante como antes expuso, y c) los diversos llamados telefónicos alegando incumplimiento en los deberes comerciales de la revocante redundan en un menoscabo de su prestigio comercial.

Desde el punto de vista del Derecho, la parte estima que se cumplen las 2 causales de revocación que tiene el reglamento del NIC Chile para privar del dominio al demandado, a saber: 1.- Registro Abusivo del nombre de dominio CHILECOM.CL, en cuanto que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido, máxime considerando que el demandado tenía conocimiento de que se trataba de un nombre de dominio idéntico a la denominación social y nombre comercial del Revocante, empresa que es notoriamente de mayor prestigio, más reconocida y famosa que el actual asignatario del nombre de dominio; y en la especie también sucede por cuanto se trata de un nombre engañosamente similar al del Revocante. Al efecto, la parte reclama la protección que al respecto consagra en el Art. 8 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, promulgado en Chile por Decreto N°425 publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991. 2°, Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio. Al efecto, manifiesta la revocante que el actual asignatario no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio que ha registrado abusivamente, por cuanto, el mismo corresponde a una persona jurídica comercial, plena y ampliamente conocida en el medio nacional, y de cuyo conocimiento ninguna persona que viva actualmente en Chile con un mediano nivel de información se puede excusar. Al respecto, según sus dichos, basta con ingresar al sitio web del actual asignatario del nombre de dominio para apreciar lo evidente que resulta la confusión de ambas denominaciones, que se trata de empresas que actúan en el mismo giro comercial , y que el actual asignatario se aprovecha del buen nombre que tiene CHILE.COM S.A., por cuanto existe evidente provecho para el actual asignatario del nombre de dominio que se solicita revocar. La supuesta "legítima actividad comercial" que cree la revocante que seguramente pretenderá alegar la contraria, tiene su origen en el registro abusivo del nombre de dominio, y por tanto, jamás podrá ser considerada como un antecedente que sirva para legitimar mejores derechos. La parte expresa haber llevado a cabo un enorme esfuerzo económico en posicionar su nombre comercial, y no resulta justo que cualquier particular pueda aprovecharse injustamente del mismo. Estima la parte darse en la especie una situación de lo que se conoce en doctrina como "Non Quite Domain Grabbiing" que al decir del autor Fernando Carbajo Cascón es registro y uso del nombre de dominio con fines distintivos y económicos con vistas a crear confusión o aprovecharse de la reputación ajena de un signo distintivo idéntico o similar, o bien con la intención de perjudicar la reputación o imagen del titular del signo o restar valor a la fuerza distintiva del signo en cuestión (dilución). En cuanto al tercer requisito, que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe, se cumpliría íntegramente, por cuanto, la inscripción del nombre de dominio CHILECOM.CL, por parte del actual asignatario, no obedece ciertamente a su iniciativa empresarial, sino que más bien al simple hecho de pretender aprovecharse del buen nombre que tiene la revocante. Prueba de ello es que el actual asignatario no publica en su web números de teléfonos o direcciones donde poder contactarlo, presumiendo seguramente lo ilegítimo de su actuar. Finalmente, y siendo el motivo principal de esta acción, la actual asignataria ha desarrollado una serie de actividades en línea que revisten características de ilegitimidad, como son, el envío no autorizado de correo electrónico. En forma adicional, estima la revocante que en la especie se configura la mala fé como causal autónoma de revocación, y que, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento de Nic Chile, ha sido afectada en sus derechos, lo cual la habilita plenamente para ejercer la acción de revocación. En la parte petitoria de su libelo, solicita se acoja la demanda de revocación y se ordene la revocación del dominio en disputa, el cual debe ser transferido a su favor, con costas.

SÉPTIMO:Que por resolución de fecha 14 de abril de 2003, notificada a las partes con esa misma fecha, se dio traslado a la demandada de la demanda de revocación.

OCTAVO:Que por presentación de fecha 28 de abril de 2003, la cual rola a fojas 161 de autos, la parte de Pablo Andrés Merino Moraga contestó la demanda de revocación en los términos siguientes: se solicitó su rechazo por ser absolutamente infundada, por basarse en hechos cuestionables, pero sobre todo porque a través de ella se busca lograr un resultado encubierto, el sanear a través de un resquicio la falta de diligencia de la demandante. La demandada dividió los argumentos de su contestación en los términos siguientes:

En cuanto a los hechos: A finales del año 2001 decidió iniciar un proyecto empresarial para obtener ingresos explotando sus habilidades para la computación y las nuevas tecnologías. Así nació el proyecto CHILECOM.CL, como una forma honesta de ganarse la vida. Al tener este proyecto directa relación con el mundo de Internet se vio en la necesidad de encontrar un buen nombre de dominio para identificarlo en la red. Luego de pensar en ello, decidió ingresar a Nic Chile para revisar si había algunos que estuvieran no renovados, o abandonados, por lo que podrían ser utilizados en caso de que cumplieran con los requisitos que expone: un nombre que tuviera la "denominación de origen" Chile, ya que esta empresa busca prestar servicios en Chile; que dentro de ese nombre tuviera alguna alusión a las comunicaciones, telecomunicaciones o mundo de la Internet, puesto que CHILECOM.CL provee servicios de web Hosting, diseño de páginas web, entre otros, por lo que su rubro es la Internet como herramienta de comunicación y plataforma de negocios. Luego de esas búsquedas, encontró un nombre de dominio que satisfacía esas expectativas, y que estaba abandonado desde el 18 de abril de 2001, por lo que procedió a inscribirlo a su favor el día 30 de diciembre de 2001, haciendo todos los trámites necesarios, y pagando todos los derechos correspondientes. Este nombre de dominio era CHILECOM.CL, el cual se encontraba inscrito en la NIC desde el 18 de agosto de 1999 a nombre de Juan José Salgado, quién, según se enteró con posterioridad, había tenido un proyecto similar al suyo, pero en circunstancias de que dejó el país para volver a la Argentina. Este nombre de dominio estuvo casi 9 meses inactivo, sin que nadie se interesara en él. El demandado siguió adelante con su proyecto, y en enero de 2002 puso en funcionamiento una página en la red ofreciendo sus servicios. Al principio este negocio fue explotado en forma personal sin que se realizara a través de una sociedad. Las boletas y facturas estaban a su nombre, al igual que la iniciación de actividades. Esta "empresa" en definitiva, era Pablo Merino explotando su negocio como persona natural, y estableciendo contactos y ofreciendo servicios a través del nombre de dominio CHILECOM.CL en Internet. Los negocios prosperaron y se vio en la necesidad de contratar el servicio de Servipag para mejorar la atención a sus clientes, para lo cual fue necesario transformar esta empresa en una sociedad, lo cual se hizo el 8 de noviembre de 2002. Ante el Notario Público don Gonzalo Hurtado Morales se constituyó CHILECOM INTERNET LIMITADA, repertorio N°2342-2002 inscrito en el respectivo Registro de Comercio a fojas 30.704, número 24.894 del año 2002, y cuya fecha de publicación en el Diario Oficial es el 19 de noviembre de 2002. Como consta en esa escritura, todos los bienes con que explotaba personalmente este negocio fueron aportados a esta sociedad, y desde esa fecha la "empresa" ya no es Pablo Merino explotando su propio negocio, sino CHILECOM INTERNET LIMITADA, de la cual Pablo Merino es dueño del 99%, es quién hoy en día hace los negocios utilizando el nombre de dominio CHILECOM.CL como contacto con sus clientes y como proveedor de servicios en la red, y como una forma de marcar presencia en este vasto nuevo mundo de la Internet. En todo caso el nombre de dominio continúa siendo de su propiedad, ya que cuando intentó traspasarlo a la sociedad no pudo hacerlo debido a que por esta solicitud de revocación el dominio está con problemas según NIC Chile. Continúa la parte expresando que,aunque la demandante la menosprecia, ella también ha realizado grandes esfuerzos para posicionarse en este mercado muy competitivo; ha invertido en publicidad y no pretende impedir a la demandante usar su nombre social por aprovecharse de los recursos que ellos a su vez gastan en el mercadeo. Lo anterior se prueba con los argumentos siguientes: la empresa aparece con publicidad en el portal Sitios.cl los días lunes, portal el cual es uno de los más visitados de los punto cl.; La empresa publica un aviso en Las Amarillas de Publiguías, en el acápite "Diseño de Páginas Web", tanto en Internet como en el guía; publica otro aviso en la guía www.websites.cl, en el acápite de Webhosting; ha publicado avisos en incontables oportunidades en diarios de circulación nacional, y regional; tiene banners en varios de los sitios de sus clientes; Aparece en mundoamarillas.com, competencia en la red de Las Amarillas de Publiguías, y también, en forma muy esporádica, envía correos electrónicos para promocionar sus productos. Continúa la demandada expresando que la empresa se ha ido dando a conocer a través de sus propios esfuerzos, invirtiendo importantes sumas de dinero en publicidad y mercadeo. Si bien reconoce que lo invertido por ella no alcanza a lo que ha invertido la demandante, eso se debe a que se trata de una empresa pequeña y en desarrollo, y a que el ser este un proyecto personal no contó con grandes inversionistas, como así parece haber contado la demandante. Niega el haber pretendido o pretender profitar de la publicidad que hace la demandante para promocionar sus servicios, y necesitar tal cosa, ya que en forma modesta ha logrado llegar a posicionarse en el mercado debido a sus buenos productos y servicios, y a su capacidad e ingenio en materia de mercadeo. Al día de hoy, CHILECOM INTERNET LIMITADA cuenta con más de 500 clientes a lo largo del país, dentro de los cuales se puede mencionar al Gobierno de Chile, Consejo Nacional de Producción Limpia, Serrano Propiedades, Sony Music, la Discoteca Blondie, entre otros. Cuenta con una sólida infraestructura comunicacional, reputación e identificación propia, y de ella viven 5 familias. Refuta la parte que se estime que un criterio para las asignaciones, o propiedad, de los nombres de dominio, sea el nivel de inversión en publicidad, o las apariciones en los diarios, y señala que las expresiones genéricas (art. 20 de la ley 19.039) no tienen derecho a ser protegidas como marcas, por lo que las distintas empresas titulares de esos nombres tienen derechos a hacer negocios con los mismos. Luego, explica la acusación de envío de correos no deseados en los términos siguientes: la revocante, a través de Punto Web, empresa de la cual la demandante reconoce ser propietaria del 75%, efectúa análogas prácticas, y las ha realizado a su respecto. Tampoco se trata de una conducta ilegítima o ilegal, ya que no hay ni una norma legal ni reglamentaria que la prohiba, y es más, es una estrategia de mercadeo que muchas empresas utilizan, y que de una u otra manera permite vivir a muchos agentes que funcionan en Internet y que otorgan a muchas personas servicios gratuitos. Además, varios sitios en la red exigen que para una persona tener una casilla de correos en forma gratuita, deben aceptar correos no deseados, o spam, por ser esta una forma de recaudar financiamiento para poder otorgar gratuítamente esos servicios. Tampoco se puede utilizar este criterio, el envío de spam, para decidir un asunto como la revocación de un nombre de dominio, ya que se estaría aplicando un juicio de valor con consecuencias jurídicas, a una conducta que está permitida, es usada generalmente por los actores del sistema y genera un importante volumen de negocios. También aduce ser tecnológicamente imposible inundar una casilla de correo electrónico con 6 correos enviados en un plazo de 2 semanas, lo cual implica una exageración mañosa del problema.

En cuanto al Derecho invocado, el artículo 22 del Reglamento NIC Chile establece que es necesario cumplir con tres exigencias copulativas para que se cumpla con este requisito, y también establece algunas presunciones. Refiriéndose a ellas, si bien podría alegarse que existen similitudes entre el nombre de dominio chilecom.cl y la razón social Chile.com S.A., ellas no son engañosas ni se producen culpa del nombre de dominio chilecom.cl, sino por culpa de la razón social Chile.com S.A., puesto que el nombre de dominio chilecom.cl data del 18 de agosto de 1999, en circunstancias de que la sociedad Chile.Com S.A., según el Servicio de Impuestos Internos, empezó sus actividades el año 2000, después de que este dominio fue inscrito originalmente por Juan José Salgado. Agrega que el nombre de dominio chilecom.cl no es idéntico a la denominación social y nombre comercial chile.com S.A. Reconoce que puede existir una similitud, aunque no reconoce mala fe en ese hecho, pero niega en absoluto la existencia de identidad, como extremo en los conceptos similitud, igualdad e identidad. También niega que la similitud entre chilecom.cl y chile.com S.A., produzca confusión, y en cuanto a los hechos descritos por la revocante, los atribuye a error o descuido, en ningún caso una confusión real, dada por circunstancias generales y permanentes, sin que sea dable derivar conclusiones definitivas de 2 hechos aislados. En un mercado potencial de 6.000.000.000 de personas, con cientos de miles de personas conectadas diariamente a Internet sólo en Chile, no es posible alegar confusión por dos hechos puntuales. Hay una gran diferencia entre confundir y cometer un error, y es factible pensar que las personas que se dirigieron equivocadamente a la revocante cometieron un error, pero no fueron confundidas. Con relación al mayor prestigio y reconocimiento que tendría la sociedad Chile.Com S.A. en el mercado, discute que sea un criterio válido para este caso, pues si ello ocurriera, todas las empresas más conocidas podrían hacer desaparecer a las menos conocidas del mercado. Agrega que tres veces se intentó lograr protección marcaria para la expresión "chilecom", los años 1996, 1997 y 1999, y en las clase N° 9, 38 y 42, y las tres fueron denegadas. El derecho marcario, regulado principalmente en la ley 19.039, establece que cuando un "nombre" determinado contiene expresiones como las denominaciones de cualquier estado, o expresiones empleadas para indicar el género, éste carece de protección. Al no poder excluir de su uso a otros, lo que en definitiva significa tener una protección en este ámbito, cualquiera puede hacer uso de esas expresiones para denominar lo que desee. En este sentido, estima que existe absoluta libertad entonces para utilizar la expresión chilecom, ya que esta carece de "dueño o señor", como pretende la revocante. Por otra parte, la demandante intentó lograr protección marcaria el año 2002 para las expresiones Grupo Chilecom y empresas Chilecom S.A., pero esta les fue denegada. Expresa que nadie pretende privar a la demandante de su legítimo derecho para utilizar su denominación social ni privarla de la misma, ni impedir que actúe con su nombre. Expresa que la cita del Art. 8 del Convenio de París es absolutamente improcedente, pues esta establece obligaciones a los estados suscriptores, las cuales en Chile se cumplen. En cuanto a que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, aduce la parte que al elegir el nombre de dominio chilecom.cl buscó principalmente 2 cosas, "denominación de origen" con Chile, y referencia al rubro en que me iba a desarrollar con com. La expresión o abreviatura com se usa en diversos rubros para referirse genéricamente a sus actividades. Es una expresión de uso común de la cual nadie puede pretender hacerse propietario. Así lo hacen muchas empresas de variados rubros. Reclama que nunca le interesó copiar el nombre de la demandante sino sólo encontrar un buen nombre para identificarse en la red, nombre de dominio que es anterior al funcionamiento de la sociedad demandante, y se basa en 2 expresiones de uso común y general. Invoca jurisprudencia al respecto. Luego, pasa a analizar la expresión chilecom, la cual está formada por 2 entes de uso común como nombre de dominio, que no hacen un todo novedoso. No alega que la demandante no hubiera tenido legítimo derecho a utilizar chilecom como nombre de dominio, pero sí alega que ella también posee ese derecho legítimo. En cuanto a que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe , todo lo antes expuesto lleva a la parte a rechazar esta imputación, agregando que ha hecho un uso legítimo del nombre de dominio en disputa ofreciendo servicios reales, que ya cuenta con más de 500 clientes. En cuanto a la acusación de que la parte oculta sus datos al público, ello no es efectivo y pide corroborarlo con la publicidad que emplea. Pasa enseguida a referirse a las presunciones de mala fé que se establecen en el Reglamento de Nic Chile, procediendo a refutarlas en consideración a los argumentos ya aportados. Finalmente, pasa a esgrimir el siguiente argumento en contra de la actora: que con fecha 25 de Septiembre de 2002 la demandante en autos trató de registrar como marca GRUPO CHILECOM Y EMPRESAS CHILECOM S.A. en las clases 35 y 38. Todas sus solicitudes fueron rechazadas en virtud de le letra A del art. 20 de la ley 19.039. Al parecer la demandante está hoy en día buscando una identidad corporativa, la cual se base en las expresiones chile y com para identificar sus operaciones. Ellos hablan de Grupo y de Empresas, por lo que claramente su intención es general una identidad general para las varias empresas que integran su conglomerado. Para esto necesitarían chilecom.cl, para que esta unión de empresas tenga presencia en la Internet. Cree la parte que esta es la real intención de la demandante: privarla de su legítimo derecho al nombre, por resultarle necesario para su política de negocios a futuro tener presencia en Internet.

En mérito de todo lo anterior, la demandada solicita el rechazo de la demanda incoada en su contra.

NOVENO:Mediante resolución de fecha 2 de junio de 2003, el tribunal citó a las partes a comparendo de conciliación para la audiencia del día 9 de junio de 2003, a las 11:00 horas, la cual se llevó a efecto con la asistencia de ambas partes, según consta del acta de fojas 172. En dicha audiencia no se produjo conciliación entre las partes.

DECIMO: Con fecha 11 de diciembre de 2003, la cual rola a fojas 173, notificada a las partes con esa fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Carácter abusivo y/ o de mala fé de la inscripción del nombre de dominio "chilecom" por parte del demandado Chilecom Internet Ltda. (Pablo Andrés Merino Moraga). 2.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio "chilecom". 3.- Utilización maliciosa del nombre de dominio por parte del demandado.

UNDECIMO:Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte demandante:

La prueba instrumental consistente en los siguientes documentos:

Copia de la constitución de la sociedad "Chile.com S.A."; set de fotocopias de informes de prensa de Chile.com S.A.; e-mail de 28 de diciembre de 2002; e mail de 28 de diciembre de 2002; e.mail de 5 de enero de 2003; e-mail de 6 de enero de 2003; e-mail de 12 de enero de 2003; e-mail de 13 de enero de 2003.

La parte demandada:

La prueba instrumental consistente en los siguientes documentos:

Copia impresa formulario de dominio serranopropiedades.cl, sony-music.cl, blondie.cl, y pl.cl; copia impresa portal Sitios.cl, mundomaravillas.cl, y las amarillas de publiguías donde aparece publicidad de chilecom.cl; copia simple de la publicidad de chilecom.cl que aparece en la guía de sitios web y en Las Amarillas de Publiguías; copia simple de Las Amarillas de Publiguías pág. 953, 954, 307, 308, 309 y 310; copia impresa página chilecom.cl; copia impresa del estado de las solicitudes de marca chilecom, Empresas Chilecom S.A. y Grupo Chilecom; copia impresa de la historia del dominio chilecom.cl, la cual data de agosto de 1999; copia impresa del correo electrónico no deseado que envió Punto Web Internet S.A., en febrero de 2003; copia impresa de la información pública del SII sobre el timbraje de documentos de la demandante; copia simple presentación que la demandante hizo ante el 8 Juzgado Civil de Santiago, y que se refiere al dominio chilecom.cl; copia impresa del artículo "Alcances jurídicos relativos a los dominios "chile.cl" y chile.cm"" autor Humberto Carrasco Blanc; copia impresa de la información pública del SII sobre el timbraje de documentos de Pablo Merino Moraga, y de CHILECOM INTERNET LIMITADA; copia simple constitución sociedad CHILECOM INTERNET LIMITADA; copia impresa portal chile.com; ejemplar de aviso de cobranza de chilecom.cl.

DUODECIMO:Por resolución de fecha 7 de abril de 2004, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 217 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:Que los documentos mencionados en el acápite undécimo de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

SEGUNDO:El objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las revocaciones de dominio", artículos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio.cl, tenga lugar la revocación del nombre de dominio chilecom.cl.

TERCERO:De conformidad con la reglamentación mencionada en el considerando precedente, toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su demanda en las circunstancias de que la inscripción del nombre de dominio sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La prueba del abuso y/o de la mala fé son extremos de cargo de la demandante, y el mismo Reglamento establece que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Por otra parte, la normativa en cuestión establece que la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: 1.- Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, 2.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. 3.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, o 4.- Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Por otra parte, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: 1.- Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, 2.- Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y 3.- Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

CUARTO:En la especie, de los argumentos de las partes y de las pruebas aportadas, el Tribunal estima que ha quedado establecido lo siguiente: 1.- Que el demandado señor Pablo Andrés Merino Moraga posee inscrito el nombre de dominio chilecom.cl desde el día 30 de diciembre de 2001 (documento de fojas 67); 2.- Que, con anterioridad a esa fecha, el referido nombre estuvo inscrito a nombre de don Juan José Salgado entre los días 18 de agosto de 1999 y 18 de abril de 2001 (docto. de fojas 67); 3.- Que la sociedad Chile.com S.A." se constituyó con fecha 20 de septiembre de 2000 (docto. de fojas 28); 4.- Que existe la página web www.chilecom.cl (documentos de fojas 82 a 84 y de fojas 91 y 159 y 160); que la referida página se publicita a través de diversos medios electrónicos y escritos (doctos de fojas 85, 93; 94 a 96); 5.- Que chile.com tiene clientes tales como serranopropiedades.cl (docto. fojas 77), sony-music.cl (docto. de fojas 76), blondie.cl (docto. de fojas 78), pl.cl (docto. de fojas 80); 6.- que la sociedad "Chile.com S.A." tiene como giro principal la prestación, asesoría, financiamiento, desarrollo y/o explotación, ya sea directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena y bajo cualquier forma o modalidad, de toda clase de servicios y/o negocios relacionados con redes de comunicación tanto nacionales como internacionales, sean computacionales, telefónicas, satelitales y específicamente vía internet.

QUINTO:Desde el punto de vista de los argumentos que la demandante debe acreditar para obtener la acogida de su pretensión de revocación, debe probar abuso o mala fé en la inscripción practicada por la demandada. Al efecto, la demandante se ha valido para ello, en síntesis, de los siguientes argumentos: que el nombre de dominio en disputa es similar a su propio nombre o razón social; que la demandada ejerce el mismo giro que a ella compete según su objeto social; que ha habido conductas de parte de la demandada que atentan contra sus actividades y están destinadas a confundir al público, tales como el envío de spams o correos no deseados; que la demandada ha profitado de su nombre y de las inversiones realizadas para potenciarlo. La demandada, por su parte, ha controvertido cada uno de los puntos de la demanda, en la forma que, para la discusión en general, se desarrolló latamente en la parte expositiva de la sentencia.

SEXTO:El Tribunal, llamado a resolver esta litis de acuerdo a lo que su prudencia o equidad le dictan, estima que existen numerosos argumentos que desvirtúan la acusación de mala fé o abuso de parte de la demandada, los cuales pasa a exponer: 1.- El nombre de dominio chilecom.cl fue solicitado con mucha anterioridad a la fecha de constitución de la sociedad Chile.com S.A., de la cual nace el nombre cuya protección ha impetrado la revocante. En efecto, el nombre de dominio fue solicitado por primera vez por don Juan José Salgado el día 18 de agosto de 1999 y la sociedad Chile.com S.A. fue constituida por escritura fechada el día 20 de septiembre de 2000. Lo anterior es un antecedente significativo, pues si bien el demandado inscribió el nombre de dominio con posterioridad a la fecha de constitución de la revocante, por el principio reconocido en los artículos 717 y 2.500 del Código Civil, puede añadir a su posesión la de sus antecesores, apropiándoselas con sus calidades y sus vicios. Es lo que implícita pero inequívocamente ha hecho el demandado al invocar la posesión primeramente habida por parte de Juan José Salgado, circunstancia que lo sitúa con una antiguedad en el nombre de dominio anterior en más de un año a los derechos de la revocante en el mismo, con el añadido de que la posesión de Juan José Salgado no figura haber sido objeto de impugnación alguna; 2.- Los nombres "Chilecom" y "Chile.com" no son iguales. El punto seguido puesto entre ellos, sin desvirtuar el concepto, que es común, incorpora un elemento de diferenciación lo suficientemente importante como para que ambas partes puedan desarrollar esas denominaciones sin colisión. Además, ese mismo punto hace manifiesto que las dos expresiones que forman el nombre, a saber, "chile" y "com" son palabras genéricas; 3.- El Tribunal ha examinado la correspondencia electrónica recibida por personeros ligados a Chile.com S.A. por parte de Chilecom.cl, la cual consta en el sobre de documentos adjunto al expediente del juicio, y ha advertido una circunstancia que desvirtúa la acusación de abuso e intento de confundir al público: en el mismo aviso consta la expresión "si no desea recibir mas emails nuestros haga click". Ello equivale a decir que al receptor del correo le basta con efectuar una ligera maniobra para evitar en lo sucesivo recibir tal correspondencia, con lo cual pone fin en lo sucesivo a cualquiera forma abusiva de propaganda del emisor.

SÉPTIMO:la demandada, por el contrario, ha aportado suficiente prueba para justificar a lo menos una de las presunciones de buena fé en su obrar, a saber: 1.- Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, lo cual se prueba con la apertura de un sitio web, la contratación de publicidad y la prestación de servicios de internet.

OCTAVO:En mérito de todo lo antes expuesto, el Tribunal no estima como suficientemente probados los requisitos de los artículos 20 y siguientes del reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio.cl en orden a revocar un nombre de dominio inscrito, razón por la cual no hará lugar a la demanda, en los términos que se exponen en la parte resolutiva de la sentencia.

Y en mérito de los artículos 20 y siguientes del reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio.cl y demás disposiciones legales citadas,

RESUELVO:

PRIMERO:Que se rechaza la demanda de revocación deducida por la parte de Chile.com S.A. en contra de don Pablo Andrés Merino Moraga, y se mantiene el nombre de dominio chilecom.cl a nombre de du actual titular, don Pablo Andrés Merino Moraga.

SEGUNDO:Que no se condena en costas a la parte vencida, por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

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