Fallo de Arbitraje "cielab.cl", NIC Chile

En Santiago, a 30 de Diciembre de 2004.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile 4155, de 30 de Septiembre de 2004, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre el Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada y Asociación Chilena de Seguridad, por la inscripción del nombre de dominio cielab.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificación de las partes, que rola a fojas 2 y 3.

3.- La resolución de fojas 4, de 1 de Octubre de 2004, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes.

4.- Notificación de fojas 5, que se hace a las partes y a Nic Chile, con fecha 4 de Octubre de 2004, de la resolución señalada en el número anterior.

5.- Documentos de fojas 6, 7 y 8, en los que consta que se envió a las partes y a Nic Chile por correo certificado, con fecha 4 de Octubre de 2004, la notificación de que tratan los números anteriores.

6.- Documento de fojas 9, en el que consta que, mediante correo electrónico, se informó a las partes la resolución de fojas 4, y se les envió copia por ese medio.

7.- Escrito de fojas 10, en el cual el abogado señor Bernardo Serrano Spoerer, asume el patrocinio y representación de Asociación Chilena de Seguridad y documentos de fojas 11 y siguientes en los que consta su personería.

8.- Acta del comparendo realizado con fecha 25 de Octubre de 2004, con la asistencia de don Francisco Pizarro Gálvez, en representación de Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada y de don Oscar Rodríguez Baeza, en representación de Asociación Chilena de Seguridad, en el cual se fijaron las normas de procedimiento por las que se regirá este arbitraje, que consta a fojas 14 y 15.

9.- Escrito de fojas 16, presentado por el señor Francisco Pizarro Gálvez, en representación de Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada, conteniendo su demanda de mejor derecho de asignación de dominio cielab.cl, y acompañando los documentos pertinentes.

10.- Copia de la escritura pública, de fojas 21 y siguientes, de 10 de Febrero del año 2004, ante el Notario señor Oscar Ernesto Navarrete Villalobos, Suplente de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, de constitución de la sociedad Centro Internacional de Estudios Laborales Chile, sociedad de responsabilidad limitada.

11.- Copia de la protocolización del extracto de constitución de la sociedad indicada en el número anterior, que rola a fojas 28 y de la protocolización de la publicación del extracto en el Diario Oficial, de 21 de Febrero de 2004, de fojas 30.

12.- Certificado de fojas 31, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en el cual consta que se inscribió el extracto de la escritura de constitución de la sociedad Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada en el Registro de Comercio a fojas 4776, No. 3727, del año 2004.

13.- Documento de fojas 33, consistente en copia de la resolución No. 0534, de 29 de Septiembre de 2004, mediante el cual el Director del Servicio de Salud Metropolitano Central, autoriza la instalación y funcionamiento del Servicio Privado de Traslado de Enfermos Ciel Chile Limitada.

14.- Copia de la declaración de inicio de actividades presentada por Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada al Servicio de Impuestos Internos, de fecha 27 de Febrero de 2004.

15.- Documento de fojas 36, consistente en fotocopia del documento de pago de la patente municipal del Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada, extendido por la Ilustre Municipalidad de Santiago.

16.- Documento de fojas 37, consistente en copia de la resolución exenta No. 3791, de 25 de Mayo de 2004, consistente en autorización otorgada al Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada (CIEL CHILE LIMITADA), para que actúe como organismo técnico de capacitación y realice acciones de capacitación, al amparo de las disposiciones contenidas en la Ley No. 19.518, otorgado por el SENCE.

17.- Documentos de fojas 38 a 40, que dan cuenta de los pagos efectuados por el primer solicitante ante Nic Chile, a los efectos de la inscripción del dominio materia de este juicio.

18.- Escrito de fojas 41 y siguientes, en el cual el abogado señor Bernardo Serrano Spoerer, en representación de Asociación Chilena de Seguridad, presenta demanda de asignación de dominio cielab.cl y acompaña sus documentos probatorios.

19.- Documento de fojas 44, consistente en fotocopia de un título de registro de la marca "CIEL", registro No. 584.059 de propiedad de Asociación Chilena de Seguridad, para distinguir servicios de educación y reeducación a incapacitados laborales, clase 41; y servicios de prevención de riesgos, asistencia médica y hospitalaria, servicios médicos en general; rehabilitación y reeducación profesional, clase 42.

20.- Documento de fojas 45, consistente en impreso emanado de la página web de Nic Chile, en el cual consta que el dominio ciel, se encuentra inscrito a favor de Asociación Chilena de Seguridad.

21.- Documentos de fojas 46 a 48, consistentes en material publicitario de CIEL de la Asociación Chilena de Seguridad.

22.- Documentos de fojas 49 a 51, en los que consta la personería del compareciente y su patente profesional que lo habilita para el ejercicio de la abogacía.

23.- Resolución de fojas 52, de 9 de Noviembre de 2004 en la cual se proveen las presentaciones y se les da recíprocamente traslado, teniéndose por acompañados los documentos, y su notificación por correo electrónico, de fojas 53.

24.- Escrito de fojas 54, presentado por la parte de Asociación Chilena de Seguridad, contestando la demanda arbitral.

25.- Escrito de fojas 56 y siguientes, mediante el cual la parte de Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada, presenta su respuesta a la demanda de fojas 41.

26.- Resolución de fojas 59, de 16 de Noviembre de 2004, recaída en los escritos antes referidos y su notificación de correo electrónico, de fecha 16 de Noviembre de 2004, de fojas 60.

27.- Resolución de fojas 61, de 16 de Diciembre de 2004, citando a las partes a oír sentencia, y su notificación mediante correo electrónico, de 16 de Diciembre de 2004, de fojas 62.

28.- Escrito de fojas 63, presentado por la defensa de Asociación Chile de Seguridad, solicitando se decrete como medida para mejor resolver, tener por acompañada la sentencia dictada por el árbitro señor don Ruperto Pinochet Olave, el 13 de Diciembre de 2004, respecto del dominio cielchile.cl, cuya resolución asigna en definitiva dicho dominio a Asociación Chilena de Seguridad y copia del referido fallo que se encuentra agregado de fojas 64 a 75.

29.- Resolución de fojas 76, de 21 de Diciembre de 2004 que, proveyendo el escrito indicado en el número anterior, ordena estarse al mérito de los autos; y su notificación a las partes por correo electrónico, de 21 de Diciembre de 2004, de fojas 77.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son partes en este juicio, el Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada, Rut No. 76.060.190-K, con domicilio en Gaspar Cabrales 1477, Santiago y Asociación Chilena de Seguridad, Rut No. 70.360.100-6, con domicilio en Vicuña Mackenna 152, Santiago.

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre el Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada, como primer solicitante, y la Asociación Chilena de Seguridad, como segundo solicitante, con la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio cielab.cl, y determinar a quién corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III.- En su demanda de fojas 16, el Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada o CIEL Chile Limitada, funda su petición en las siguientes razones:

En primer lugar señalan que el nombre inscrito en la nómina de Nic Chile, corresponde a la abreviación según sus siglas del Centro Internacional de Estudios Laborales Chile, empresa cuyo giro comercial es de un organismo técnico capacitador que orienta sus labores a la educación continua y permanente de los trabajadores, mediante diferencias modalidades pedagógicas, actividades de formación, capacitación y perfeccionamiento técnico profesional, acreditación de competencias laborales, oficios y ocupaciones diversas, en asistencias viales y de salud. El soporte técnico de CIEL Chile Limitada está dado por la experiencia del personal profesional, técnico, académico y administrativo competente para el diseño, propuesta y ejecución de educación. Sus médicos, paramédicos, enfermeros, rescatistas e instructores, han desarrollado y dictado cursos, tales como: respuesta básica en emergencias carreteras, respuestas básicas en derrames de materias peligrosas en la vía-hazmat, combate de incendio con extintores, manejo a la defensiva, operador de rescate vehicular, manejo de emergencias en espacio confinado; entre otras materias en el campo de la salud extra hospitalaria, de rescate y seguridad vial.

En su labor realizan asesorías de carácter jurídico, contable, de gestión laboral y además prestan servicios médicos, como orientación, consultorías y mejoras en las actividades comerciales médicas, traslados sanitarios simples, entre otros servicios.

Hacen presente que el logotipo que utilizan corresponde a signos y símbolos que se encuentra presentes en ámbito de la salud extra hospitalaria, sin hacer referencia a ninguna forma o figura utilizada por el segundo solicitante.

Adicionalmente hacen presente que el dominio cielab.cl fue solicitado el 9 de Julio de 2004 pagándose los derechos dentro de los plazos correspondientes; sin perjuicio de lo cual la sociedad fue constituida el día 10 de Febrero de 2004, habiéndose realizado todos los trámites necesarios para su funcionamiento, que detallan.

Agregan que la empresa nace para la prestación de servicios a empresas públicas y privadas en ámbitos profesionales de capacitación, asesoría y servicios médicos y que les corresponde el derecho al dominio en disputa en su condición de primer solicitante.

Hacen también referencia a la norma contenida en el Artículo 23 del Reglamento para el Funcionamiento del Dominio cl, destacando que como legítimos asignatarios del mismo, lo han utilizado, con la intención auténtica, real y lícita de ofrecer sus servicios bajo ese nombre; siendo conocido en el mundo de la capacitación de carácter de salud extra hospitalaria, rescatista, bomberos, paramédicos y proveedores con el nombre de CIEL Chile Ltda.; y por extensión "CIELAB"; haciendo un uso claro y no comercial del dominio "first use", sin intentar la obtención de una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores, siendo sólo la nominación de su razón social.

Por último, hacen presente que la función natural del nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida.

Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios. Siendo de esta manera que, como se presentan ante el mercado de las capacitaciones, asesorías y servicios médicos, no generan confusión al consumidor ya que la utilización de "cielab.cl", claramente es la abreviatura, agrupando las letras iniciales de Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada.

IV.- En su demanda de fojas 41, la Asociación Chilena de Seguridad comienza haciendo una reseña histórica de dicha entidad, que data desde 13 de Noviembre de 1957, cuando ocurría en Chile un accidente del trabajo cada 27 segundos, y el directorio de la Asociación de Fomento Fabril aprueba la idea de crear una corporación privada, sin fines de lucro, para otorgar cobertura total a los siniestros por accidentes laborales y en especial el desarrollo de programas de prevención de riesgos.

Posteriormente con fecha 26 de Junio de 1958, por Decreto Supremo No. 3.029 del Ministerio de Justicia nace la Asociación Chilena de Seguridad; y el 1º de Febrero de 1968 se publica en el Diario Oficial la Ley No. 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, reconociendo a ACHS como organismo administrador de la misma.

Hacen ver que la Asociación Chilena de Seguridad ha presentado un desarrollo sostenido y creciente a través de sus 45 años de labor como resultado de la eficiente planificación estratégica impulsada por su directorio paritario, integrado por representantes de los empresarios y trabajadores de las empresas afiliadas.

En segundo término, argumentan que CIEL Chile es el Centro Integral de Evaluación Laboral, organización creada por la Asociación Chilena de Seguridad, y constituye una extensión que la labor que la ACHS desarrolla en el campo de la prevención.

A través de su funcionamiento el CIEL da respuesta a necesidades de gestión de personal de la empresa moderna. A través de 15 años de experiencia y 30.000 evaluaciones a lo largo de todo el país, el CIEL se ha transformado en un ente dinámico, cuya relación permanente y estrecho conocimiento de los requerimientos del cliente lo han transformado en una empresa eficiente y única en el mercado, capaz de ofrecer servicios de asesoría, capacitación y selección de personal en terreno, que contribuyen a la efectividad de la gestión del personal de la empresa.

El Centro Integral de Evaluación Laboral (CIEL), se encuentra ubicado en diferentes zonas geográficas como Copiapó, Viña del Mar, Concepción, Los Ángeles, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y en Castro.

En tercer lugar hacen presente que son propietarios de la marca comercial "CIEL" registro No. 584.059, para las clases 41 y 42, privilegio que se encuentra vigente hasta Diciembre del 2010.

Además, señalan ser dueños del dominio ciel.cl, otorgado hasta el 13 de Mayo de 2006.

Por ende, estiman tener la propiedad incorporal sobre este signo, derecho que le confiere el poder más amplio y lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar; estando esta propiedad amparada por la disposición del Artículo 19 No. 25 de la Constitución; norma que garantiza al individuo el derecho de propiedad incorporal sobre una creación o sobre un invento, es decir sobre la propiedad intelectual e industrial.

Por último, argumentan que como una forma de solucionar los conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, tanto en la reglamentación respectiva como por los jueces árbitros, se han establecido diversos criterios, a saber:

a).- First come, first served: Es decir, una mayor oportunidad en la decisión arbitral al primer solicitante; principio que no es absoluto y debe aplicarse junto con otros criterios y teniendo en cuenta el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl.

b).- Teoría del mejor derecho: Donde toma una importancia relevante los registros marcarios por la estrecha relación que existe entre la titularidad de una marca comercial con el nombre de dominio.

c).- Legítimo interés: El cual se ve reflejado en las marcas comerciales registradas y dominios inscritos. A su vez, con las grandes sumas de dinero que destina cada año en publicidad y posicionamiento de las marcas en el mercado.

d).- La buena fe: La cual es la conciencia de haberse solicitado el dominio sin ánimo de posicionarse de una expresión conocida y cuya titularidad le pertenezca a otro sujeto.

Señalan que en autos el Centro de Estudios Laborales Chile Limitada pretende inscribir el dominio en disputa, sin tener en cuenta la titularidad marcaria que corresponde a la Asociación Chilena de Seguridad; su dominio inscrito cuasi idéntico al solicitado, y la ingente cantidad de inversión en publicidad que realiza anualmente dicha entidad de seguridad; todo lo cual permite concluir que es evidente la mala fe del contradictor, al pretender aprovecharse de una expresión conocida, cuyo dominio le pertenece.

V.- En su escrito de fojas 54, que contiene la contestación de la demanda arbitral, la defensa de Asociación Chilena de Seguridad insiste en que el Centro Integral de Evaluación Laboral (CIEL) es una empresa de la Asociación Chilena de Seguridad; reiterando sus objetivos y su existencia de más de 20 años, reiterando alguno de los argumentos dados en su demanda.

VI.- En su escrito de fojas 56, la defensa del Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada hace presente que las actividades comerciales y profesionales no son de exclusividad de un grupo empresarial, toda vez que la Constitución Política en su Artículo 19 No. 21, consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, desarrollando ellos legítimamente actividad comercial en las áreas de capacitación, asesorías y servicios médicos.

Insisten en algunos argumentos ya dados en la presentación de su demanda y hacen ver también que los dominios cielab.com y cielab.net, se encuentran registrados respectivamente a nombre de un ciudadano norteamericano y de otro de Kuala Lumpur.

Por último, agrega que en este caso debe primar el principio first come, first served, en cuanto a que ha solicitado la inscripción de cielab.cl primero en tiempo y forma, además no debe relativizarse este principio con relación al Artículo 14 del Reglamento, puesto que en ningún caso se ha relacionado con el segundo solicitante, no ha abusado de ninguna norma mercantil, ni menos abusos publicitarios que malamente pretende atribuirle la contraria; y hace presente que no tiene interés en la utilización de su registro marcario en beneficio de su empresa, pues su razón social es la de Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada, claramente diferente a Asociación Chilena de Seguridad o Centro Integral.

VII.- Que para resolver el conflicto suscitado entre las partes es necesario determinar si al presentar su solicitud el primer solicitante obró en contra de lo dispuesto en el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl., según el cual es de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros.

VIII.- Que de los documentos y argumentaciones presentadas por las partes se aprecia que las actividades de la Asociación Chilena de Seguridad se orientan principalmente a la prevención de los riesgos del trabajo y a dar atención médica a los trabajadores que sufren accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; mientras que el Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada está mas bien orientado a la capacitación en el área de los riesgos viales, preparando a los trabajadores que controlan las carreteras para responder en forma adecuada a los diferentes tipos de siniestros que pueden ocurrir el ellas y brindar asistencia a las personas que se vean involucradas en accidentes carreteros, así como a dar capacitación a los profesionales y trabajadores del área médica encargados de atenderlos.

IX.- Siendo de esta forma, la nueva empresa creada, el Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada, tiene un interés legítimo en el uso de una identificación que le permita desarrollar sus actividades y darse a conocer públicamente, habiendo estructurado una sigla sobre la base de su propio nombre, que es la que ha solicitado como nombre de dominio.

X.- De lo anterior se desprende que el Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada, al solicitar y pretender utilizar el nombre de dominio cielab.cl se encuentra actuando de buena fe; sin que se hayan aportado al expediente antecedentes que permitan desvirtuar o poner en duda tal conducta, mas allá de la necesidad y el deseo legítimo de una nueva empresa de abrirse un espacio en el cual poder desarrollar su actividad.

XI.- Que tanto la marca CIEL de propiedad de la Asociación Chilena de Seguridad como el nombre de dominio CIELAB pedido por el Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada, de acuerdo a lo expresado por las partes, son acrónimos de denominaciones estructuradas sobre la base de palabras propias del lenguaje usual y corriente, utilizadas en su sentido natural: "Centro Integral de Evaluación Laboral" y "Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada", respectivamente.

XII.- Que para estos casos la lógica indica que las exigencias de distintividad deben ser menores que tratándose de signos creados como términos de fantasía; puesto que el lenguaje utilizado en su sentido natural no puede ser objeto de apropiación, y los acrónimos que deriven de esos nombres necesariamente deberán compartir muchos de sus elementos.

XIII.- Que dadas las circunstancias antes descritas no parece que la expresión CIELAB tenga por propósito confundirse con el término CIEL de propiedad de ACHS ni competir con las actividades que ella desarrolla. Mas bien, por el contrario, se aprecia que ambas expresiones son identificables y pueden coexistir pacíficamente.

XIV.- Con lo relacionado se desprende que el nombre de dominio CIELAB.CL pedido por el Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada, no contraría las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros como lo exige el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl..

XV.- Que de acuerdo con el fundamento anterior y apreciándose, como se ha expresado, que el Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada ha obrado de buena fe y con un propósito legítimo, debe concluirse que le corresponde el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa.

RESUELVO:

1.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio cielab.cl de Asociación Chilena de Seguridad.

2.- Aceptar la solicitud de Centro Internacional de Estudios Laborales Chile Limitada y asignarle en forma definitiva el dominio cielab.cl.

Autorícese esta sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 640 del Código de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverría Bunster

Firmó ante mi don Andrés Echeverría Bunster, Cédula Nacional de Identidad Nº 5.199.640-2

Santiago, 30 de Diciembre de 2004.-

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