Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "clinicasancarlos.cl"

clinicasancarlos.cl

En Santiago, a 25 de Enero de 2002.

VISTOS:

1.- El oficio OF01723, de 5 de Noviembre de 2001, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito para conocer de la disputa sobre el nombre de dominio clinicasancarlos.cl, entre la solicitante María Eliana Fuentes Alegría y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

2.- A fojas  2 consta la individualización de la primer solicitante, María Eliana Fuentes Alegría, quien hizo su petición con fecha 13 de Agosto de 2001 manifestando en la solicitud que “el dominio ha sido solicitado, por expresa orden de la Clínica San Carlos (clínica particular) la cual se encuentra ubicada en la ciudad de San Carlos, Provincia de Ñuble (VII Región). La cual nos ha encomendado la tarea de confeccionar y desarrollar su sitio web para promocionar su clínica”.

3.- A fojas 3 consta la individualización de la segunda solicitante, Pontificia Universidad Católica de Chile, quien formuló su petición con fecha 1º de Septiembre de 2001, manifestando ser titular de la marca SAN CARLOS, solicitud No. 529.242.

4.- A fojas 4 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible y citó a las partes a una audiencia con el objeto de fijar las normas de procedimiento.

5.- A fojas 5 rola copia de la carta mediante la carta se notifica a las partes y a Nic Chile la aceptación del cargo del árbitro y a fojas 6, 7 y 8, los respectivos comprobantes en los que consta que dicha comunicación fue enviada por correo certificado a todos sus destinatarios.

6.- A fojas 9 el árbitro informa a las partes por correo electrónico su aceptación del cargo y a fojas 10, consta la comunicación que al respecto les envió también el Nic Chile.

7.- A fojas 11 y siguientes rolan los documentos en los que consta el poder y la patente profesional de la abogado que representa a la Pontificia Universidad Católica de Chile; quien a fojas 26 asume el patrocinio y poder.

8.- A fojas 27, con fecha 28 de Noviembre de 2001, se celebra el comparendo convocado por resolución de 12 de Noviembre de 2001, con la sola asistencia de la representante de la Pontificia Universidad Católica de Chile; oportunidad en la que el árbitro fija las normas de procedimiento.

9.- A fojas 29 rola copia del mensaje de correo electrónico mediante el cual se notifica a ambas partes las normas de procedimiento.

10.- A fojas 30 rola copia autorizada de la escritura pública de fecha 12 de Octubre de 2001, ante el Notario señor Gilberto Eduardo Villablanca Ormazábal, Notario Público de San Carlos, mediante la cual Clínica San Carlos Limitada confiere un mandato general a don Rodrigo Javier Polanco Lazo.

11.- A fojas 32 rola fotocopia de la escritura de 14 de Septiembre del año 2001, ante el Notario de San Carlos don Gilberto Eduardo Villablanca Ormazábal, en la que se contiene la reducción a escritura pública del acta de la Asamblea General de Socios de la Clínica San Carlos Limitada, en la cual designan su directorio.

12.- A fojas 34 rola copia de la escritura pública de 10 de Marzo de 1989, ante el Notario Público del Departamento de San Carlos don Osvaldo Erbetta Walker, mediante la cual se constituye la sociedad civil de responsabilidad limitada “Clínica San Carlos Limitada”.

13.- A fojas 50 rola la factura No. 780251 de 7 de Agosto de 2001, mediante la cual la primera solicitante pagó la inscripción del dominio clinicasancarlos.cl a la Universidad de Chile.

14.- A fojas 51 se acompaña una declaración jurada notarial, de fecha 16 de Octubre de 2001, de doña María Eliana Fuentes Alegría, con domicilio en calle Ñuble No. 438, ciudad de San Carlos, cédula de identidad No. 13.793.987-8, quien expresa “que con fecha 7 de Agosto del año 2001, por mandato de Clínica San Carlos Limitada y para dicha empresa compré los derechos del dominio clinicasancarlos.cl, número de proceso 20010713063217, según consta en factura No. 780251 de la Universidad de Chile. En dicha factura aparece mi nombre como compradora y debe decir “Clínica San Carlos Limitada” Rut 79.885-630-8, con dirección en calle O'Higgins 435, San Carlos. Hago esta declaración para corregir este error involuntario”.

15.- A fojas 53, comparece don Rodrigo Polanco Lazo, en representación de Clínica San Carlos Limitada presentando los argumentos y pruebas de mejor derecho sobre el dominio en disputa.

16.- A fojas 58, se dio traslado de dicha presentación al segundo solicitante y a fojas 59, rola la notificación respectiva despachada por correo electrónico.

17.- A fojas 60 se acompaña copia de la solicitud No. 529.642, de 28 de Mayo de 2001, de registro de la marca “CLÍNICA SAN CARLOS”, pedida por la Pontificia Universidad Católica de Chile en la clase 42.

18.- A fojas 62, se acompaña impreso de la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que la Pontificia Universidad Católica de Chile es titular de la marca “CAMPUS CLINICO SAN CARLOS”, registrada en la clase 42, con el No. 611.540, de fecha 4 de Diciembre de 2001.

19.- A fojas 63 y siguientes rolan copias de la página web de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, en las que se hace referencia a la inauguración de la Clínica San Carlos.

20.- A fojas 68 se agregó escrito de doña Carmen Paz Alvarez Enríquez, en representación de Pontificia Universidad Católica de Chile, conteniendo su demanda arbitral por asignación de nombre de dominio.

21.- A fojas 73 se proveyó dicha presentación dándose traslado de la misma el cual fue notificado con fecha 12 de Diciembre de 2001.

22.- A fojas 77 y 78 rolan folletos relativos a la Clínica San Carlos de la red de salud de la Universidad Católica de Chile y a fojas 79, un folleto denominado SaludUC Revista de la Red de Salud UC, en que se hace referencia a la Clínica San Carlos de dicha Universidad.

23.- A fojas 80 la defensa de Pontificia Universidad Católica de Chile contestó el traslado de la presentación efectuada por la defensa de Clínica San Carlos Limitada y acompañó los documentos mencionados en el número anterior.

24.- A fojas 81 rola copia del convenio celebrado en San Carlos, el 21 de Marzo de 1995, entre el Centro Radiológico San Carlos y la sociedad Clínica San Carlos Limitada para prestación de servicios radiológicos.

25.- A fojas 83 rola un contrato de atención, de 1995, entre Agroindustrial Frisac Limitada y Clínica San Carlos Limitada.

26.- A fojas 86 rola copia de un convenio de atención médica, de 17 de Diciembre de 1990 entre la Clínica San Carlos y el Instituto de Seguridad del Trabajo.

27.- A fojas 90 rola un convenio de 15 de Enero de 1990 entre la sociedad Laboratorio Clínico San Carlos Limitada y Clínica San Carlos Limitada para la prestación de servicios de laboratorio.

28.- A fojas 92 rola un convenio de 1 de Mayo de 2001, entre Clínica San Carlos Limitada y la Isapre Consalud S.A.

29.- A fojas 98 rola el convenio de inscripción de entidades en el rol de profesionales y entidades de la modalidad de libre elección de la Ley No. 18.469, de 10 de Diciembre de 1998, entre el Fondo Nacional de Salud y Clínica San Carlos Limitada.

30.- A fojas 103 rola un contrato de atención entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Bío-Bío S.A. y Clínica San Carlos Limitada.

31.- A fojas 106 rola un convenio de atención preferencial entre Clínica San Carlos e Isapre MASVIDA S.A. de 19 de Agosto de 1997.

32.- A fojas 111 rola la factura No. 000003 de 6 de Junio de 1998, de Héctor Manuel Caro Villa, por el diseño de imagen corporativa de Clínica San Carlos y la realización de otros trabajos publicitarios.

33.- A fojas 112 rola copia de la factura No. 2606, de 15 de Diciembre de 1997 de Radioemisora Onda F.M. Stereo 100.3 MHZ, por la publicidad en couspicio del programa Rumbo Nocturno a Clínica San Carlos entre el 15 de Noviembre y 15 de Diciembre de 1997.

34.- A fojas 113 rola copia de la factura No. 2669, de 15 de Abril de 1998 de Radioemisora Onda F.M. Stereo 100.3 MHZ, por la publicidad en couspicio del programa Rumbo Nocturno a Clínica San Carlos entre el 15 de Marzo y 15 de Abril de 1998.

35.- A fojas 114 rola copia de la factura No. 2852 de 17 de Agosto de 1999 de Radioemisora Onda F.M. Stereo 100.3 MHZ, por la publicidad en couspicio del programa Rumbo Nocturno a Clínica San Carlos entre el 15 de Julio y 15 de Agosto de 1999.

36.- A fojas 115 rola copia de la factura No. 2996 de 21 de Noviembre de 2000 de Radioemisora Onda F.M. Stereo 100.3 MHZ, por la publicidad en couspicio del programa Rumbo Nocturno a Clínica San Carlos entre el 15 de Octubre y 15 de Noviembre de 2000.

37.- A fojas 116 rola copia de la factura No. 3088 de 16 de Agosto de 2001 de Radioemisora Onda F.M. Stereo 100.3 MHZ, por la publicidad en couspicio del programa Rumbo Nocturno a Clínica San Carlos entre el 15 de Julio y 15 Agosto de 2001.

38.- A fojas 117 rola copia de la factura No. 813 de 10 de Mayo de 1989 de Radioemisora Onda F.M. Stereo 100.3 MHZ, por publicidad de 7 frases diarias entre el 17 de Abril y 17 de Mayo de 1989.

39.- A fojas 118 rola copia de la factura No. 00890 de 6 de Marzo de 1990 de Radioemisora Onda F.M. Stereo 100.3 MHZ, por publicidad de media hora diaria mensual entre el 5 de Febrero y 5 de Marzo de 1990.

40.- A fojas 119 rola copia de la factura No. 00596 de 6 de Mayo de 1989 de Radioemisora Onda F.M. Stereo 100.3 MHZ, por publicidad de siete frases en horario repartido de Lunes a Sábado, entre el 18 de Abril y 18 de Mayo 1989.

41.- A fojas 120 rola copia de la factura No. 19763, de 20 Febrero de 1990 emitido por Impresora Ñuble Limitada a Clínica San Carlos, por diversos trabajos de impresión.

42.- A fojas 132 rola el escrito de don Rodrigo Polanco Lazo en representación del primer solicitante, evacuando el traslado al escrito de argumentos planteados por la Pontificia Universidad Católica y acompañando los documentos a que se ha hecho referencia en los números anteriores.

42.- A fojas 142, se ha ordenado citar a las partes para oír sentencia y a fojas 143, esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que la materia de este arbitraje consiste en pronunciarse sobre a quién pertenece el mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio clinicasancarlos.cl.

II.- Que un primer aspecto que es necesario dilucidar es la identidad del primer solicitante; puesto que en la solicitud respectiva se identifica como María Eliana Fuentes Alegría con su Rut 13.793.987-8, pero agregando que este dominio ha sido solicitado por expresa orden de la Clínica San Carlos, ubicada en la ciudad de San Carlos, Provincia de Ñuble; lo cual se ratifica posteriormente con la declaración jurada notarial de fojas 51, donde se confirma que la solicitud debió haber sido hecha a nombre de Clínica San Carlos Limitada, Rut No. 79.885.630-8, con domicilio en calle O'Higgins 465, San Carlos.

III.- Es un hecho público y notorio que el sistema de asignación de nombres del dominio .cl administrado por Nic Chile, no permite la transferencia de solicitudes en trámite ni la corrección del Rut del solicitante; ya que ello sólo puede hacerse a nombres de dominio definitivamente asignados; de modo que la corrección del error en que incurrió doña María Eliana Fuentes Alegría al solicitar la inscripción del dominio clinicasancarlos a nombre propio y no identificando a Clínica San Carlos Limitada como su titular, no ha podido ser corregido hasta el momento; enmienda que sólo puede realizarse una vez asignado definitivamente el nombre de dominio en cuestión.

IV.- Que la defensa de Clínica San Carlos Limitada señala que doña María Eliana Fuentes Alegría actuó como mandataria de su representada al solicitar la inscripción del nombre de dominio, como parte de un contrato de hosting del referido dominio a la empresa Medianetworks representada por don Julián Choque Otárola, el cual se encuentra en funcionamiento desde Agosto de 2001.

Funda sus pretensiones a un mejor derecho sobre el dominio en disputa en los siguientes argumentos.

El dominio solicitado corresponde al nombre comercial de Clínica San Carlos Limitada, el cual ha sido utilizado por más de 11 años en acciones de promoción, publicidad y divulgación, que le han dado notoriedad y la han hecho conocida en la Octava Región y en la Provincia de Ñuble.

Que el inscribir un nombre que identifique el nombre comercial de una empresa se enmarca en los objetivos de publicidad, difusión y notoriedad de su denominación.

La denominación del dominio “clinicasancarlos.cl” fue elaborada como una forma de identificar en Internet a la clínica creada el 10 de Marzo de 1989, con la ciudad donde tiene su sede y de donde provienen sus socios fundadores, esto es la ciudad de San Carlos.

No es efectivo que la Pontificia de la Universidad Católica de Chile sea titular de la marca “CLINICA SAN CARLOS” como se afirma en la solicitud presentada al Nic Chile, sino sólo ellos presentaron una solicitud de marca comercial ingresada con el No. 529.242, a la cual Clínica San Carlos Limitada se opuso con fecha 23 de Octubre de 2001, trabándose desde ese momento un juicio de oposición que hasta la fecha se encuentra pendiente.

V.- Por su parte, la Pontificia Universidad Católica de Chile plantea que la Clínica San Carlos forma parte de la red de salud de dicha casa de estudios, integrado también por el Hospital Clínico, Centro de Cáncer y laboratorios médicos y se encuentra localizada en San Carlos de Apoquindo, en Santiago y otorga servicios de consultas médicas en todas las especialidades a cargo de miembros de la Facultad de Medicina de dicha Universidad.

Fundamenta su pretensión en los siguientes antecedentes de derecho:

a).- Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, el cual reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales como un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

b).- Criterio de la notoriedad del signo pedido el cual postula que el titular del nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional.

c).- Criterio del mejor derecho y buena fe; destacando que la expresión Clínica San Carlos ha sido creada, desarrollada y publicitada por Universidad Católica de Chile, de manera que si el dominio en disputa se asignara a la demandada, crearía confusión entre los usuarios de Internet.

Para lo anterior, esta parte hace presente sus derechos sobre la solicitud No. 529.242 de registro de la marca “CLINICA SAN CARLOS” para distinguir diversos servicios médicos, de la clase 42, así como sus derechos sobre el registro No. 611.540 de la marca “CAMPUS CLINICO SAN CARLOS”, de fecha 4 de Abril de 2001, solicitado con fecha 4 de Diciembre de 2000, y que distingue igualmente diversos servicios médicos de la clase 42.

VI.- Al evacuar el traslado conferido a las alegaciones principales, de la defensa de la Pontificia Universidad Católica de Chile alega que su representada utiliza el nombre Clínica San Carlos, dado que todos los nombres que utilizan se refieren a santos o religiosos y en segundo lugar porque se encuentra localizado en el sector de San Carlos de Apoquindo; de modo que no existe ninguna contravención a la ética comercial, sobre todo teniendo en cuenta que en su oportunidad se realizó una búsqueda de marcas y no se encontró ninguna idéntica o similar a Clínica San Carlos.

En ese mismo sentido, destaca que la solicitante del nombre de dominio doña María Eliana Fuentes Alegría y no la Clínica San Carlos Limitada y agregan que la demandada no ha acreditado la notoriedad que supuestamente tendrían para la expresión Clínica San Carlos, lo que si ha hecho su parte con los folletos publicitarios y revistas que acompaña.

VII.- Por su parte la defensa de Clínica San Carlos Limitada, al contestar el traslado de los argumentos y pruebas aportados por la Pontificia Universidad Católica de Chile, señala que la cantidad de dinero invertida o poseída por quien pretende imponer su conveniencia a otro no puede ser una materia relevante en este arbitraje y que técnicamente, tal actitud parece estar descrita bajo el concepto del “reverse domain name hijacking”.

Agrega que el propósito de los nombres de dominio no es la identificación adecuada de su titular, como se señala en el escrito de demanda de la contraria, sino son nombres conocidos y fáciles de recordar que cumplen la función de direcciones de encaminamiento en Internet y que el nombre pedido corresponde a la razón social de su representado.

Respecto a los argumentos de derecho, señala que la idea de marca registrada es en principio ajena al concepto de dominio de Internet, y sólo entra en juego en caso de haber una conducta dolosa por parte de quien pretende el registro de un dominio, conductas conocidas internacionalmente como “cybersquatting”.

Agrega que en el presente caso no se cumplen las estipulaciones del documento titulado Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ya que encontrándose la marca de Universidad Católica de Chile en tramitación, ésta no existe como un derecho constituido y no se ha dado cumplimiento a ese requisito de seriedad del reclamo.

Agrega, por último, que si bien la segunda solicitante del dominio ha pedido la marca “CLINICA SAN CARLOS”, ello ocurrió sólo con fecha 28 de Mayo de 2001, y por lo tanto las alegaciones de fama y notoriedad son más que irrelevantes, frente al uso que sus representados han hecho por más de diez años de la razón social Clínica San Carlos Limitada.

VIII.- Que con el documento de fojas 34 y siguientes se tiene por acreditado que la sociedad Clínica San Carlos Limitada se constituyó con fecha 10 de Marzo de 1989 y los demás documentos acompañados por esa parte permiten acreditar que se trata de una empresa en actual funcionamiento.

IX.- Que de los documentos de fojas 60 y 62 se tendrá por acreditado que la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó con fecha 28 de Mayo de 2001 la solicitud No. 529.242 para el registro de la marca “CLINICA SAN CARLOS” y la solicitud No. 529.243, para el registro de la marca “CAMPUS CLINICO SAN CARLOS”; ésta última inscrita con fecha 4 de Diciembre de 2001, con el No. 611.540 en la clase 42 y con el documento que rola a fojas 66, se tendrá por acreditado que la inauguración de la Clínica San Carlos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tuvo lugar el día Miércoles 29 de Agosto de 2001.

X.- El Artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado en Chile por Decreto No. 425 publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, que establece que “el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

XI.- Que en virtud de lo anterior, a la sociedad Clínica San Carlos Limitada le asiste un derecho legal de protección sobre su nombre comercial; lo cual no puede estimarse ajeno a este fallo, máxime si, como se ha demostrado dicha empresa se constituyó y comenzó a utilizar tal denominación desde el 10 de Marzo de 1989, esto es, más de 12 años antes de solicitar el nombre de dominio; mientras que Universidad Católica de Chile utiliza la expresión “CLINICA SAN CARLOS” sólo desde el año 2001 en que presentó sus solicitudes de registro de marcas e inauguró el centro asistencial con tal denominación.

XII.- Con lo descrito debe concluirse que el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa corresponde a la sociedad Clínica San Carlos Limitada, por cuanto ella ha hecho uso esa razón social, por un espacio de tiempo considerable, en forma real y efectiva; mientras que la Pontificia Universidad Católica de Chile sólo comenzó a utilizar dicha denominación 12 años después y únicamente como una expresión de fantasía para identificar uno de sus campus, sin haber constituido ningún derecho legal sobre el nombre en litigio, con anterioridad al conflicto suscitado en autos.

RESUELVO:

1.- Rechazar la solicitud de nombre del dominio clinicasancarlos.cl de Pontificia Universidad Católica de Chile.

2.- Aceptar la solicitud de doña María Eliana Fuentes Alegría y asignarle en forma definitiva el dominio clinicasancarlos.cl.

3.- Que la declaración contenida en la solicitud de fojas 2 y la declaración jurada de fojas 51 constituyen elementos suficientes para que Nic Chile transfiera de inmediato el nombre de dominio “clinicasancarlos.cl” el cual en definitiva deberá quedar asignado a nombre de la sociedad “Clínica San Carlos Limitada” Rut No. 79.885.630-8, con domicilio en calle O'Higgins 465, San Carlos, previa presentación de la solicitud respectiva por parte de Clínica San Carlos Limitada.

Andrés Echeverría Bunster