Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "closetfactory.cl"

AT.: Sentencia definitiva closetfactory.cl

En Santiago de Chile, a cuatro de noviembre de dos mil dos, en el conflicto por asignación de nombres de dominio closetfactory.cl se dicta la siguiente resolución:

VISTOS:

1.- Que con fecha 19 de julio del año en curso he recibido de NIC Chile el Oficio N° 01728, por el que se comunica a la suscrita su designación como Árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio closetfactory.cl, suscitado entre INVERSIONES SITGES LTDA., RUT 78.263.150-0, domiciliada en Alvarez de Toledo 782, Santiago, quien inscribió para sí el nombre de dominio en competencia con fecha 29 de julio de 2001 y THE CLOSET FACTORY, INC. REPRESENTADA POR JOHANSSON & LANGLOIS, RUT 86.598.100-7, domiciliado en San Pio X 2460, of. 1101, Providencia, Santiago, quien presentó la correspondiente colicitud competitiva con fecha 07 de agosto de 2001.

2.- Que por resolución de fecha 29 de julio de 2002, esta árbitro aceptó la referida designación, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes personalmente o legalmente representadas a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día miércoles 28 de agosto del año en curso, citación que fue notificada a ambas partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 05.

3.- Que a la audiencia fijada sólo compareció, por el segundo solicitante don FLAVIO BELAIR SANTI, quien acompaña los poderes con que acreditó la representación invocada y el tribunal los tuvo presente y ordenó se agregaran a los autos, tal como consta a fojas 10. Ante la no comparecencia del primer solicitante, el tribunal procede a fijar derechamente el procedimiento arbitral, estableciéndose una sanción para el litigante que no se apersonara en el juicio arbitral una vez vencido el traslado de las respectivas demandas, si procediere, sanción que se hizo consistir en el apercibimiento de tenérsela por desistida de su solicitud.

4.- Que tal como consta a fojas 16, el procedimiento arbitral fue notificado a la parte inasistente por carta certificada.

5.- Que a fojas 17, dentro de plazo, el segundo solicitante plantea sus argumentos, solicitando que se le asigne el nombre de dominio en discusión, rechazándose la solicitud competitiva del primer inscriptor. Funda su petitorio en las siguientes CIRCUNSTANCIAS DE HECHO: que su mandante lleva más de 20 años en el mercado con el nombre THE CLOSET FACTORY, dedicándose a la decoración y diseño de muebles de interior. Agrega que es tal el reconocimiento en la calidad de sus servicios, como asimismo la eficiencia del procedimiento con que trabajan en el mercado, que son muchos los casos que distintas personas o compañías de diferentes países se relacionan comercialmente con THE CLOSET FACTORY INC. a través de contratos de Franchisee, con la finalidad de poder contar en sus respectivos países con el respaldo de la imagen corporativa y excelencia que ella proporciona, tal y como es el caso, asegura, del primer solicitante. Estima tiene un mejor derecho sobre este nombre de dominio, por cuanto respondería íntegramente a la razón social de su representada, que cuenta con su página web www.closetfactory.com y que dado el prestigio de su nombre, necesita respaldar su imagen corporativa, como asimismo publicitarla a través de todos los medios, y es un hecho innegable que el uso de la Internet ha pasado a constituir uno de los canales de difusión más importantes y masivos. Por esto, tendría mejor derecho sobre closetfactory.cl, en atención a que a ella le asiste el derecho de poder promocionar su empresa utilizando un espacio virtual con su razón social en Chile. Agrega que resulta incomprensible que un tercero que no ha presentado ningún antecedente en este proceso para acreditar que tiene algún derecho sobre el nombre Closet Factory cuya razón social es completamente diferente a la solicitada en autos, donde jamas ha comparecido a ninguna audiencia, tanto la decretada por NIC Chile como la establecida por este árbitro para fijar procedimiento, pueda tener mejor derecho sobre el nombre de dominio closetfactory.cl e impedirle usar su propia razón social para promocionarla en chile a través de la red. Finaliza señalando que la expresión closetfactory no constituye una expresión común y convencional que forme parte del bagaje conceptual de nuestro idioma, por lo que necesariamente se debió basar en el reconocimiento de la segunda solicitante, por ser ampliamente difundida y conocida internacionalmente en el mercado respectivo, que no en vano ya cuenta con el nombre de dominio en Estados Unidos y en Chile. En Cuanto A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO sostiene que conforme el artículo 10 del Reglamento de NIC Chile establece que Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso, dentro de tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 días corridos a contar de la publicación a objeto que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio, situación que da lugar a las solicitudes competitivas por un nombre de dominio, situación que se resolverá a través de un arbitraje en que los involucrados deberán acreditar su mejor derecho, sin perjuicio de las posibilidades de mediación o desistimiento.

Agrega que el artículo 14 de ese mismo reglamento radica en cada solicitante la responsabilidad exclusiva en orden a que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, lo que no se habría cumplido en autos por cuanto The Closet Factory se está viendo perjudicado por la inscripción efectuada por su contraparte, al no poder utilizar su nombre comercial, con el cual los consumidores los reconocen e identifican , bajo el dominio .cl. Agrega que en este caso cabría hacer mención a los artículos 20 y siguientes del citado Reglamento, en los que se establecen pautas para el análisis de las solicitudes de revocación y que estima son los principios que deben inspirar la materia, cuales son los de buena fe, reflejada en el artículo 22 que señala que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido, siendo este último el caso en que se encuentra dicha parte. Solicita en definitiva que se acoja sus argumentos y se le asigne el nombre de dominio, rechazando la solicitud presentada por Inversiones Sitges Ltda., con expresa condena en costas.

6.- Que a fojas 23, 24, 25 y 26 constan impresiones del sitio web http://www.closetfactory.com, y de folletos publicitarios a través de los cuales se aprecia la naturaleza de las prestaciones ofrecidas por la segunda solicitante a través de estos medios, asimismo, la denominación con que actúa en la vida comercial.

7.- Que se han verificado las solicitudes de inscripción de marca realizadas por la segunda solicitante, para las clases 20 y 42, resultando ser efectivas.

8.- Que pese a haberse dirigido las cartas certificadas a la primera solicitante a la dirección postal vigente en el Registro de nic Chile, enviéndosele además correo electrónico a la dirección e-mail registrada en dicha base de datos, hasta este momento no se ha apersonado en autos e incluso las cartas certificadas han sido devueltas, tal como consta en autos.

CONSIDERANDO

Que sin perjuicio que ha vencido el plazo fijado por este Tribunal para apersonarse en autos, por lo que procede se haga efectivo el apercibimiento de tener por desistida de su solicitud de asignación de nombre de dominio al primer solicitante, se estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Atendida la naturaleza y funcionamiento de la Red Internet, los nombres de dominio se han constituido en elementos centrales para permitir su funcionalidad, a través de proporcionar las claves o llaves que nos conducirán a un sitio web determinado. En este sentido, su función nemotécnica resulta esencial para la identificación y localización de las personas y entes que se desenvuelven y desarrollan sus actividades cotidianas en el entorno virtual. En este sentido, se ha sostenido que los nombres de dominio, pese a ser elementos propios del funcionamiento técnico de la Red, constituyen un claro ejemplo de secondary meaning o distintividad sobrevenida, característica que doctrinariamente se asigna a aquellos signos que originariamente carecen de cualidades distintivas y luego, como consecuencia de su uso, a los ojos de los consumidores, se convierten en identificadores de ciertos bienes o de sus productores o autores, según su naturaleza. De esta forma, el nombre de dominio, sólo en forma secundaria podría llegar a constituirse en un signo distintivo (en todo caso atípico), cualidad que le sería atribuida no por su sola evocación, sino que a partir del uso efectivo que de él se haga y de la correspondiente visualización de las páginas web que bajo su amparo se difundan en Internet. Sólo a partir de esta identificación fáctica de parte de los consumidores podría llegar a sostenerse su distintividad, calificación que no podrá hacerse en forma apriorística, sin el correspondiente examen del sitio web en cuestión y del grado de identificación que el público alcance a su respecto.

SEGUNDA: Tratándose de aquellos casos en que los solicitantes en competencia desarrollan actividades comerciales, habrá de tener presente siempre los principios que inspiran la buena fe y lealtad en el tráfico mercantil los que no necesariamente deberán verse reducidos al argumento marcario, el que no constituye el eje central de la discusión en torno al mejor derecho que se argumente por alguna de las partes, principalmente si atendemos a la lógica con las cuales las marcas operan en el sistema jurídico, en cuanto a la especialidad y territorialidad con que se estructuran y que permite que un mismo signo pueda ser inscrito en distintas categorías en un mismo país, sin que necesariamente exista un conflicto marcario por la identidad, lo que no ocurre en los nombres de dominio en que en que en nuestro entorno existe una única categoría bajo el dominio .cl y por tanto cada signo sólo podrá registrarse en una oportunidad.

TERCERA: Reconociendo que la importancia que ha adquirido la Internet en las estrategias de trademarketing lleva progresivamente a que se le atribuya cada vez más importancia a los nombres de dominio como signos identificadores de los productos, servicios e incluso personas que se desenvuelven en la Red, sin embargo esta cualidad no ha alcanzado aún reconocimiento legislativo en cuanto a los derechos exclusivos de los titulares de propiedad intelectual, industrial o incluso patronímico, sin perjuicio de constituir éstos elementos a los cuales deberemos atender, en la medida que un uso indiscriminado o abusivo de los mismos pueda inducir a error a los usuarios de la Red Internet o incluso pueda causar perjuicios a quienes teniendo legítimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por inscripciones previas, que haciendo abuso del derecho a contratar el servicio de inscripción y mantenimiento del nombre bajo un determinado ccTLD, inscriban un nombre de dominio en la expectativa que por el sólo hecho de ser titulares de la primera inscripción se aplique en su favor el principio de first come, first served, aforismo técnico que viene a recoger el ya conocido aforismo jurídico prior in tempore prior in iure, que en esta materia se ve potenciado por cuanto el primero que llega es el único servido, sin siquiera efectuar alguna labor intelectiva o material en pos de argumentar y menos aún acreditar s mejor derecho.

CUARTA: Es así como, sin perjuicio de reconocer la fuerza del aforismo en comento, es menester además reconocer que la simple inscripción de un nombre de dominio que es asimismo utilizado por un tercero bajo otro ccTLD o gTLD, que asimismo ha presentado solicitud de registro marcario en nuestro país a su respecto, asociada a la no persecución del mismo en la instancia de resolución del conflicto por su asignación hacen presumir fundadamente la falta de interés en la asignación definitiva de ese nombre de dominio, máxime si se ha dispuesto un apercibimiento de tenérselo por desistido de su solicitud.

QUINTA: Que sin perjuicio de lo anterior, no consta en autos que el primer solicitante yaha efectuado una inscripción abiertamente abusiva o de mala fe que justificaría la condena en costas a su respecto, por lo que habrá que rechazar la petitoria del segundo solicitante a este respecto. En virtud de los argumentos antes señalados y lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile, SE RESUELVE:

Hágase efectivo el apercibimiento decretado en autos, teniéndose por desistido al primer solicitante de su inscripción del nombre de dominio closetfactory.cl y asígnese en definitiva al segundo solicitante THE CLOSET FACTORY, INC., ya individualizado.

Fíjanse a las costas de este juicio arbitral en la suma de $166.666.- líquidos, los que se tendrán por cubiertos parcialmente con la consignación efectuada en autos. Emítase boleta de honorarios por el total.

Notifíquese por carta certificada a las partes. Hecho, devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para la ejecución de lo resuelto.

Regístrese y dese copia a los comparecientes.

 

 

LORENA DONOSO ABARCA
ARBITRO ARBITRADOR