Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "clubconcepcion.cl"

SENTENCIA DEFINITIVA
Asignación de nombre de dominio

Santiago, 11 de abril de 2003.-

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 28 de Abril de 2001 Sociedad Inversora Tierra del Sur Ltda. solicitó la inscripción del nombre de dominio clubconcepcion.cl. Posteriormente con fecha 04 de mayo de 2001 Corporación Club Concepción solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio clubconcepcion.cl que en adelante se denominará también el nombre de dominio "en disputa".

Que mediante oficio Nic Nº01477 el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile asignó al infrascrito como arbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio clubconcepcion.cl.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro se citó a las partes mediante resolución de fecha Santiago 3 de julio de 2001, a una audiencia de conciliación a celebrarse el día 6 de agosto de 2001, a las 19:15 horas en el domicilio de este tribunal ubicado en calle Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago. Según consta en autos de la resolución antes indicada fue notificada las partes mediante carta certificada, la misma información fue remitida a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile con igual fecha.

SEGUNDO: Que con fecha 6 de agosto de 2001 se celebró el comparendo de conciliación con la asistencia de don Javier Zapata Vergara y don Lorenzo Miranda Morales, ambos en representación de Sociedad Inversora Tierra del Sur Ltda., primer solicitante, y de doña Virginia Gajardo Bravo en representación de Corporación Club Concepción, en representación del segundo solicitante.

Informados los comparecientes del motivo de la audiencia no se produce conciliación en el acto, sin perjuicio de que las partes seguirán sus conversaciones. En consecuencia, el Tribunal informó a las partes que correspondía fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales, todo lo cual se establecería en una resolución que será notificada a ambas partes a sus direcciones de correo electrónico que consten en Nic Chile.

TERCERO: Con fecha 8 de agosto de 2001 se comunica a las partes el procedimiento al cual se sujetará el arbitraje por la asignación del nombre de dominio clubconcepcion.cl

Las normas pertinentes de procedimiento fueron las siguientes:

- Se estableció como plazo máximo para que las partes puedan arribar a un avenimiento acerca de la titularidad del nombre de dominio en disputa, el día 20 de agosto de 2001, sin perjuicio de que el tribunal podría citar a las partes a nueva audiencia de conciliación, en cualquier estado del proceso, hasta antes de la dictación de la sentencia definitiva, o de que las partes presenten avenimiento al tribunal en cualquier estado del proceso, antes de la dictación de la sentencia definitiva.

- Se fijaron los honorarios arbitrales por cada parte, y una fecha para su pago, bajo apercibimiento de tener por desistida de su solicitud de inscripción del dominio en disputa a la parte que no cumpla.

- Se dispuso que sólo en caso que ambas partes cumplan oportunamente con las consignaciones indicadas el tribunal dictaría una resolución en la cual fijaría un plazo para que las partes presenten sus observaciones, pretensiones o reclamaciones respecto del nombre de dominio en disputa. En dicha presentación cada parte debería acompañar además las pruebas en que funda su pretensión.

- El Tribunal podría o no recibir la causa a prueba, si estima que existen hechos substanciales y pertinentes controvertidos que así lo ameriten, término que sería de 10 días. Vencido el plazo probatorio, quedaría cerrado el debate de pleno derecho, sin certificación ni resolución alguna, y el juez árbitro dictaría sentencia.

Además se establecieron las siguientes reglas de tramitación:

"a) Todos los plazos de días establecidos en este procedimiento son de días hábiles para las partes, teniéndose por inhábiles, para estos efectos, los días sábados, domingos y demás feriados. Para las notificaciones que realice el Tribunal serán hábiles todos los días, pero en tal caso los plazos para las partes comenzarán a regir a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de la notificación, si ésta recayere en día inhábil.

"b) Toda resolución producirá efectos desde que sea notificada a las partes por fax, correo ordinario, expreso o certificado, o por correo electrónico. Es obligación de cada parte informar a este tribunal acerca del cambio de número de fax o de dirección de correo electrónico. Mientras no proceda lo anterior, serán válidas las notificaciones practicadas en los números y direcciones informadas a Nic Chile.

"c) Toda excepción o incidencia será resuelta en la sentencia definitiva.

"d) Todo escrito o presentación deberá ser efectuado con tantas copias como sean la(s) contraparte(s). Ante la omisión de este requisito, el Tribunal podrá tener por no presentado el escrito correspondiente.

"e) Cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, será resuelta libremente por este Tribunal, el cual podrá igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirán efectos para ambas partes desde la fecha de su notificación."

CUARTO: Habiendo ambas partes consignado oportunamente los honorarios arbitrales, con fecha 28 de septiembre de 2003 se dictó la siguiente resolución: "De conformidad con lo establecido en la cláusula Tercera de la resolución de fecha 8 de agosto de 2001, se resuelve que las partes tienen plazo fatal hasta el día 16 de octubre de 2001 para presentar, por escrito, los argumentos en virtud de los cuales solicitan que el nombre de dominio en disputa les sea asignado. En dicha presentación cada parte deberá acompañar además las pruebas en que funda su pretensión."

Con fecha 16 de octubre de 2001, ambas partes presentaron sus escritos fundantes de sus pretensiones, acompañaron pruebas, y además, el primer solicitante solicita devolución del monto consignado. Tales presentaciones fueron proveídas con fecha 7 de noviembre de 2001 de la siguiente forma: "A la presentación de Club Concepción: A LO PRINCIPAL: Se resolverá en su oportunidad. AL OTROSI: Por acompañados, con citación.- A la presentación de Sociedad Inversora Tierra del Sur Ltda.: A LO PRINCIPAL: Se resolverá en su oportunidad. AL PRIMER OTROSI: Vistos y teniendo presente, (1) Que Sociedad Inversora Tierra del Sur Ltda. solicita que le sea devuelta en forma inmediata la suma ya consignada por dicha parte por concepto de honorarios arbitrales, y al mismo tiempo solicita que se aumente a la otra parte el monto a consignar; (2) Que dicha parte funda su pretensión en la modificación experimentada en la reglamentación de Nic Chile, conforme a la cual el primer solicitante queda eximido del pago de los honorarios arbitrales; (3) Que en la resolución en la cual este tribunal estableció el monto de los honorarios arbitrales fue dictada y notificada con fecha 8 de agosto de 2001; (4) Que la modificación al artículo 8º, párrafo final, del Anexo 1 de la Reglamentación de Nic Chile, mediante la cual se exime al primer solicitante del pago de los honorarios arbitrales, entró en vigencia con fecha 5 de septiembre de 2001, esto es, con posterioridad a la fecha de la resolución que estableció el monto de los honorarios arbitrales, la cual, como se ha dicho, es de fecha 8 de agosto de 2001; y (5) Que, más aún, este tribunal arbitral es de opinión que la referida modificación al reglamento de Nic Chile sólo es aplicable a aquellos conflictos por asignación de nombres de dominio originados con posterioridad al 5 de septiembre de 2001, ya que de otro modo se estarían modificando las condiciones existentes al momento de la presentación de la o las solicitudes competitivas; y visto además lo dispuesto en la Reglamentación de Nic Chile, se resuelve no hacer lugar a lo solicitado. AL SEGUNDO OTROSI: Por acompañados, bajo los apercibimientos que corresponda. AL TERCER Y CUARTO OTROSIES: Téngase presente."

En la misma resolución, se recibió la causa a prueba en los siguientes términos: "Vistos: Se recibe la causa a prueba por el término de 10 días, a fin de que las partes acrediten los hechos en los cuales fundan sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa."

QUINTO: Con fecha 28 de noviembre de 2001 el segundo solicitante presente un escrito en que solicita se tengan presente ciertas consideraciones. Por su parte, el primer solicitante presenta un escrito en que solicita se cite a absolver posiciones al representante de la contraparte, solicita se oficie a Nic Chile a fin de que informe el nombre del titular de diversos dominios que indica, también solicita inspección personal del tribunal a diversos sitios web que indica, y también hace presente diversas consideraciones.

Con fecha 16 de marzo de 2002 se dicta la siguiente resolución: "A la última presentación efectuada por Corporación Club Concepción: Téngase presente. A la última presentación efectuada por Sociedad Inversora Tierra del Sur Ltda.: A lo principal: No ha lugar a lo solicitado, por improcedente atendida la naturaleza jurídica de este proceso arbitral. Al primer otrosí: Como se pide, por acompañados en la forma solicitada. Al segundo otrosí: No ha lugar. Al tercer otrosí: Agréguese a los autos. Al cuarto otrosí: No ha lugar. Sin perjuicio de ello, este tribunal agregará a los autos ejemplares impresos de la información que sobre tales nombres de dominio conste en el sitio web www.nic.cl. Al quinto otrosí: Ha lugar sólo en cuanto este tribunal agregará a los autos ejemplares impresos de la primera página que conste en los referidos sitios web. Al sexto otrosí: Téngase presente.

Con igual fecha se certificó la visita al sitio web www.nic.cl, consultando por la información de los siguientes nombres de dominio, de todo lo cual se obtuvieron copias impresas: clubpuerto.cl; clubosorno.cl; clubvaldivia.cl; clubtemuco.cl; clubconcepcion.cl; club-concepcion.cl y corporacionclubconcepcion.cl. Además, se imprimió la información que consta luego de haber digitado los siguientes nombres de dominio: www.clubconcepcion.com; clubconcepcion.com; http://www.club-concepcion.cl. Finalmente, se realizó una búsqueda en el sitio web www.nic.cl sobre los nombres de dominio que contienen las palabras club o concepcion, de lo cual se obtuvo copias impresas. Se certificó también que con los documentos precedentes se formó un legajo de 35 fojas.

Con fecha 20 de junio de 2002 se citó a las partes a oír sentencia.

SEXTO: Que en su presentación principal, doña Virginia Gajardo Bravo, en representación de Corporación Club Concepción solicitó que el nombre de dominio en disputa le fuera asignado, en atención a las siguientes consideraciones:

1.- Que con fecha 03 de Abril de 2001 su representada presentó ante Nic Chile una solicitud competitiva para el dominio de su nombre o razón social "clubconcepcion.cl" en razón a que se encontraba previamente solicitado el mismo nombre de dominio para I. Sociedad Inversora Tierra del Sur Ltda. con cinco días de anticipación, vale decir la primera solicitud es de fecha 28 de marzo de 2001.

2.- En atención a lo anterior se dio inicio al conflicto por la inscripción del nombre de dominio en cuestión en razón de lo cual y de acuerdo al reglamento la segunda solicitante fue citada a una audiencia de mediación a las oficinas de Nic Chile, a la que sólo compareció esta última y dado el resultado infructuoso se dio origen al procedimiento de arbitraje.

3.- Como consta en el acta del comparendo de la audiencia celebrada con fecha 06 de Agosto ante el juez árbitro para este caso no se produjo conciliación entre las partes en dicho acto ni tampoco posteriormente.

4.- Esta parte estima que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión en virtud de los siguientes hechos:

a) La segunda solicitante afirma ser la verdadera creadora del nombre Club Concepción ya que dicha denominación correspondería al nombre de esta Corporación que tiene presencia legal como Club Social en Chile desde más de un siglo a la fecha, según certificado de vigencia Nº1883 otorgado por el Ministerio de Justicia que da cuenta de la fecha y Nº de decreto que concedió personalidad jurídica a esta entidad y que se encuentra plenamente vigente, documentos que acompañan el otrosi de esta presentación.

b) De lo expuesto en el ítem anterior, resulta obvio según la representante de Corporación Club Concepción, que la denominación Club Concepción ha llegado a ser notoria y famosa, circunstancia que se debe tener presente al momento de decidir la asignación del nombre de dominio en disputa, puesto que parece de toda lógica, asegura, que una institución tan conocida y de basta trayectoria en nuestro país identificada con el nombre de la ciudad en que se encuentra ubicada quiera y puedan ser publicadas sus actividades a través del nombre de dominio clubconcepcion.cl que corresponde al dominio país y/o sigla de este, puesto que, los usuarios de Internet desde otros países buscarán por dicha sigla el sitio de interés social y no comercial.

c) Es de todo punto de vista aconsejable, asegura la segunda solicitante, conceder a su representada el dominio en disputa puesto que de concederse a una persona distinta como es I. Sociedad Inversora Tierra del Sur Ltda. se estaría induciendo al publico en general a toda clase de errores y confusión respecto de la procedencia institucional y/o empresarial del sitio web con dicho nombre, puesto que éste, clubconcepcion.cl indudablemente se lo relacionaría inmediatamente con la Corporación y no con otra persona natural o jurídica distinta de ella en cuya página, asegura, seguramente se encontrarán con servicios de información que en nada se asemejan con los vinculados a la institución que en este conflicto figura como segunda solicitante y que quien por ser la verdadera creadora y dueña de la razón social, claramente tiene un mejor derecho del nombre de dominio en cuestión. En esta situación cobra especial importancia los derechos de los consumidores quienes se verán en la indefensión, asegura, al no saber a quien demandar lo que se les este ofreciendo en caso de incumplimiento.

d) De acuerdo a lo señalado por la representante del segundo solicitante sería importante mencionar que en los últimos años también en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y los nombres de las instituciones o empresas y/o las marcas comerciales lo cual es reforzado por el hecho de que cada día se da más importancia al uso, fama, prestigio y notoriedad alcanzado por el signo o nombre pedido para ser asignado como nombre de dominio, en este punto hace notar que su mandante después de 100 años de uso de la expresión Club Concepción se ha visto en la necesidad de solicitar el registro marcario para la misma, en la forma gráfica que por tantos años la ha caracterizado, es así como tiene en tramite dicha inscripción con las solicitudes Nº529.204 para servicios de la clase 41; Nº529.205 para servicios de la clase 42 y Nº536.508 para productos de la clase 16.

e) Por último señala la segunda solicitante, que es preciso señalar que si bien a la primera solicitante se le ha considerado de buena fe, en opinión de ella sería imposible que la primera solicitante estuviera en desconocimiento de la existencia de la Corporación Club Concepción al momento de solicitar la inscripción del dominio en disputa, principalmente, por hallarse situada en la misma zona geográfica que la segunda solicitante, quien es la verdadera creadora del nombre de dominio y por el cual es notoriamente conocida.

Por todo lo expuesto, dice la segunda solicitante, se puede colegir que a su representada le asiste indudablemente un mejor derecho sobre la expresión en disputa por lo cual solicita al juez arbitro a cargo de la causa se sirva considerar los argumentos al momento de resolver el conflicto.

SEPTIMO: Con el objeto de probar y acreditar sus pretensiones, la segunda solicitante acompañó la siguiente documentación.

1.- Fotocopia de poder notarial que la faculta para actuar en representación de Corporación Club Concepción.

2.- Certificado de vigencia Nº1833 otorgado por el Ministerio de Justicia que da cuenta de la fecha y número de decreto que concedió personalidad jurídica a su mandante y que se encuentra plenamente vigente.

3.- Fotocopia del rut de la Corporación.

4.- Libro que contiene los estatutos del Club Concepción.

5.- Fotocopia de la publicación del Diario Oficial de reforma de estatutos del Club Concepción.

6.- Fotocopia de la solicitud de inscripción de las marcas mixta, Club Concepción en distintas clases.

7.- Fotocopia del acta de Sesión extraordinaria del directorio realizada el día 04 de Mayo de 2001 reducida a escritura pública con fecha 16 de julio de 2001 en la que se da cuenta de la constitución del actual Directorio y de su facultad para conferir mandato.

8.- Libro de Oro del Club de Concepción que da cuenta de la historia y legado patrimonial de esa entidad publicado en los primeros meses del presente año.

9.- Fotocopia de publicación respecto de las actividades en el 125º aniversario del Club Concepción en el Diario El Sur de Concepción del día 30 de Abril de 1992.

10.- Fotocopia de noticia publicada en el Diario El Sur de Concepción el día 22 de Mayo de 1992, respecto de foro panel de socios del Club Concepción con miembros de la Academia Chilena de Historia.

11.- Fotocopia de noticia publicada en el Diario El Sur de Concepción de fecha 23 de Agosto de 1992, respecto de la charla de don Fernando Campos Harriet premio nacional de historia.

12.- Fotocopia de publicación respecto de los 125 años de historia del Club Concepción en el Diario El Sur de Concepción de fecha 1º de Septiembre de 1992.

13.- Páginas originales del Diario El Sur de Concepción de los días 23 de Febrero de 2001 I 06, 12, 20 (páginas 14 y 15) y 22 de Mayo de 2001 en las cuales se destacan diversas noticias respecto de actividades realizadas y por realizar en el Club Concepción.

14.- Paginas originales del Diario El Sur de Concepción de los días 28 de Julio y 17 de Agosto de 2001 respectivamente, en las cuales se destacan noticias de actividades culturales y sociales efectuadas en el Club Concepción.

OCTAVO: Por su lado, don Javier Antonio Zapata Vergara y don Lorenzo Miranda Morales, en representación de Sociedad Inversora Tierra del Sur Ltda. señalan que Inversora Sociedad Inversora Tierra del Sur Ltda. debe ser la asignataria definitiva del nombre de dominio clubconcepcion.cl, solicitando la expresa condena en costas de la contraria.

Esta parte funda su pretensión en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

1.- Que durante el mes de Febrero de 2001 surgió al interior de la empresa Inversora Sociedad Inversora Tierra del Sur Ltda..la idea de desarrollar un proyecto de Internet del tipo portal horizontal con el fin de originar nuevos y más negocios para la compañía a través de la oferta de productos, servicios, información y en general de todos aquellos elementos propios de dicho sitio web . Con ese fin señala, Andrés Villagrán inscribió y pagó a su propio nombre el dominio clubvaldivia.cl. En función de lo anteriormente expuesto el señor Villagrán inició conversaciones con expertos quienes le habrían aconsejado cubrir un espacio geográfico más grande con el objeto de apuntar sus servicios on line a un mercado más importante. Es así que el señor Andrés Villagrán en representación de Inversora Sociedad Inversora Tierra de Sur Ltda. Inscribió los siguientes nombres de dominio: · clubosorno.cl · clubpuerto.cl · clubtemuco.cl · clubconcepcion.cl

Todo lo cual demostraría que no habría existido jamás el ánimo de inscribir un nombre específico de mala fe y sin que exista interés alguno, por el contrario señala, su representada obró en el legitimo ejercicio de su derecho de ejercer una actividad económica Posteriormente, señala, la Corporación Club Concepción solicitó en segundo lugar el registro del nombre de dominio clubconcepcion.cl señalando como motivo para ello el corresponder a la razón social de la Corporación,. Al respecto la primera solicitante señaló que la razón social no es Club Concepción sino que Corporación Club Concepción.

2.- Por otro lado, señala que la contraparte solicitó el registro del dominio club-concepcion.cl con fecha 18 de Abril de 2001 el cual procedió a activar levantando un sitio web. Agrega que resulta relevante tener presente como la contraparte ha denominado su sitio web:

a) En el código fuente de dicha página dicha página la etiqueta "title" indica Corporación Club Concepción lo cual querría decir que el ánimo de la contraparte ha sido denominar su sitio web como Corporación Club Concepción.

b) En el cuerpo de la página se ha diseñado una imagen gift con el texto que indica Corporación Club Concepción, por último al pie de página se destaca que los derechos de propiedad intelectuales sobre el sitio web le pertenecen a la Corporación Club Concepción al incorporar en todas sus paginas la leyenda copyright 2001, Corporación Club Concepción.

Como consecuencia de lo anterior concluye que lo que sucedió en este caso es que la Corporación vio que el nombre registrado por la primera solicitante resultaba claramente más fácil de usar en Internet y por lo tanto pretende secuestrarlo a su legitimo solicitante de buena fe, lo que correspondería a la figura del "reverse domain name H.J".

En concordancia con lo anterior señala el segundo solicitante con el fin de preconstituir pruebas a su favor procedió en los meses de mayo y julio a solicitar el registro ante el Departamento de Propiedad Industrial de la marca Club Concepción en las clases 41; 42 y 16. Por otro lado agrega que no se puede exigir a su representada que conozca los nombres de todas las instituciones fundaciones, organismos o corporaciones existentes en Chile.Con el fin de complementar lo anteriormente expuesto, indica que se ha efectuado una búsqueda en la base de datos de Nic Chile que arrojó como resultado que existe una gran cantidad de dominios que contienen la expresión club lo que permitiría apreciar que el término club se aplicaría a un sin número de actividades, empresas, agrupaciones, organizaciones, ideas, conceptos, preferencias, gustos, actitudes y modas no siendo por lo tanto, afirma, un componente original ni representativo de un grupo u organización determinada.

3.- En relación a la segunda componente del dominio en materia de autos "Concepción", éste correspondería a un topónimico y por lo tanto su uso no puede, afirma, ni debe ser asignado en forma exclusiva a una persona o grupo de personas en este sentido se realizó también una búsqueda en la base de datos de Nic Chile en base a la palabra Concepción, encontrándose muchos dominios que la contienen. Por otro lado agrega que la contraría es asignataria del dominio clubconcepcion.com y club-concepcion.cl ambos dirigidos al mismo servidor web, por lo tanto resultaría evidente que la Corporación Club Concepción contaría con la suficiente presencia en Internet para ser ubicado su sitio web desde cualquier lugar del mundo. Por otro lado subraya el hecho de haber propuesto a la contraria la entrega del nombre de dominio en disputa bajo la condición de que la Corporación Club Concepción pagara el costo de inscripción de otros cinco nombres de dominio por un valor total ante Nic de $100.000.- con el fin de que su representada pudiera seguir con el desarrollo de su proyecto en Internet, oferta que había sido desechada.

4.- En relación con las causales taxativas y sus requisitos copulativos, la primera solicitante señala que el Diccionario de la Real Academia de la lengua española señala que afectar es menoscabar, perjudicar, influir desfavorablemente, esto querría decir que se debe haber sido victima de algún acto que haya producido claramente un menoscabo un perjuicio que haya influido desfavorablemente en su persona o en su patrimonio por tanto, afirma la facultad de solicitar en segundo lugar un nombre de dominio no esta concedida a cualquier persona que tenga un sentimiento especial respecto a la asignación de dicho nombre a un tercero sino que a quienes efectivamente hayan sufrido algún perjuicio con la asignación de dicho nombre de dominio. Lo anterior, afirma, sería perfectamente concordante con las normas establecidas en el reglamento en el titulo de las revocaciones de los nombres de dominio art. 20 y siguientes en los cuales se establecen las causales de revocación. Estas causales serían el registro abusivo y la mala fe. En ambos casos señala, existe un perjuicio o menoscabo para el segundo solicitante, esto es cuando el registro ha sido abusivo y cumple con los tres requisitos copulativos del art.22 o cuando ha existido la mala fe de parte del primer solicitante.

Agrega que en la especie, ninguna de las circunstancias antes descritas se habría presentado. En primer lugar porque el requisito de fondo que el reglamento exige, esto es haber existido algún perjuicio o que se haya afectado de alguna forma a la persona o patrimonio de la Corporación Club Concepción no se presenta, así el interés de su representada sería absolutamente legitimo, afirma, por cuanto versaría sobre el uso de un dominio de carácter genérico para el desarrollo de un proyecto de Internet en virtud de lo anterior, señala quedaría de manifiesto que este requisito tampoco se cumple. Finalmente señala que el reglamento exige en su letra C que el nombre de dominio sea inscrito y se utilice de mala fe lo cual en la especie, señala no ha ocurrido. Agrega que la contraria deberá probar la existencia de la mala fe.

5.- En razón de todo lo anterior, señala que habría quedado de manifiesto que no se cumple ninguno de los requisitos previstos en el reglamento de modo que debería aplicarse, el principio first come first served. Por otro lado agrega que el reglamento exige que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar, lo que según afirma claramente no sería este caso ya que para que así fuera, señala, debería estarse en presencia de un termino que univoca o inequívocamente nos hiciere pensar en la Corporación Club Concepción lo que no acontecería en este caso, según expresa.

6.- También señala que Club Concepción no correspondería a una marca registrada que la razón social de la contraria no es otra que Corporación Club Concepción.

7.- La primera solicitante cita dos fallos arbitrales, el primero fallado por el arbitro Patricio de la Barra que señala en su fallo sobre el nombre de dominio avisoseconomicos.cl entre On Time S.A. versus Copesa S.A. que "por lo tanto la expresión avisoseconomicos.cl no tiene relación directa ni indirecta con las partes pues se trata de un vocablo genérico y que en estas circunstancias debe primar el criterio de first come first served. El segundo fallo a cargo del arbitro Juan Enrique Ruiz Silva en el fallo de la causa cartagena.cl entre la I.Municipalidad de Cartagena versus Cas Chile S.A. describe una circunstancia muy similar discutida en autos resolviendo en definitiva que el nombre de dominio ser asignado al primer solicitante por no cumplirse con los

requisitos señalados en el art.22 del reglamento y además toma en consideración la circunstancia de contar ya el segundo solicitante con varios nombres de dominio para ser identificados en Internet como por ejemplo cartagena-chile.cl

8.- En suma, la primera solicitante subraya en su presentación que:

a).- No se estaría discutiendo en este presente juicio el mejor derecho de las partes sino que solamente si el primer solicitante ha actuado en la forma descrita en el art.22 del reglamento de Nic facultando ello a ordenar la transferencia del dominio si así fuere.

b).- Que Inversora Sociedad Inversora Tierra del Sur Ltda.. ha actuado de buena fe y que jamás ha existido el animo de afectar los intereses de la contraria.

c).- Que el nombre de dominio en disputa es absolutamente de carácter genérico y que el mismo no identifica a nivel nacional a ninguna de las partes.

d).- Que la Corporación Club Concepción actualmente esta operando en su sitio web bajo los siguientes nombres de dominio: club-concepcion.cl y clubconcepcion.com.

e).- Que dicha Corporación no ha registrado aún a su nombre los dominios corporacionclubconcepcion.cl ;clubconcepcion.org o corporacionclubconcepcion.org.

f).- Que la razón social del segundo solicitante es Corporación Club Concepción.

g).- Que se ha promovido el presente juicio con el exclusivo propósito de causar un perjuicio patrimonial a su representada obligándosela a consignar los honorarios del juez aún cuando se le ofreció transigir y ceder el dominio para ser usado por ellos.

NOVENO: La primera solicitante acompañó además los siguientes instrumentos:

1.- Copia base de datos Nic Chile de los siguientes nombres de dominio: clubvaldivia.cl; clubpuerto.cl; clubosorno.cl; clubtemuco.cl; clubconcepcion.cl; club-concepcion.cl.

2.- Copia de la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial de la siguiente solicitud de registro: Club Concepción para las clases 41; 42 y 16.

3.- Copia de la base de datos del Servicio de Impuestos Internos disponible en Internet donde se indica la razón social de la contraparte.

4.- Copia de la base de datos del sitio web www.blancas.cl en búsqueda hecha por Corporación Club Concepción.

5.- Copia integra del código fuente de la página web alojada en club-concepcion.cl.

6.- Copia de la home page del sitio web alojado en www.clubconcepcion.cl

7.- Copias de email y propuestas recibidas por Andrés Villagran en distintas fechas que prueban sus gestiones para iniciar un proyecto de portal de Internet.

DECIMO: Que este tribunal debe fallar en su calidad de árbitro arbitrador conforme a la equidad y en base a lo dispuesto en la regulación NIC CHILE para la resolución de conflictos de nombres de dominio.

Que de acuerdo a los estatutos del primer solicitante, acompañados a este expediente, la expresión CLUB CONCEPCION corresponde precisamente al nombre de la corporación que reviste la calidad de primer solicitante.

Que además en el expediente se ha acreditado fehacientemente que la segunda solicitante utiliza la expresión CLUB CONCEPCION, puesto que así consta en el certificado emitido por el Ministerio de Justicia, en donde se certifica que a la entidad denominada "CLUB CONCEPCION" se le concedió personalidad jurídica en el año 1874, y que además se encuentra actualmente vigente. A juicio de este sentenciador dicha prueba resulta en extremo reveladora y sólida.

Que como consecuencia de lo anterior, y analizados los hechos que constan en el expediente, entre ellos numerosas publicaciones o artículos periodísticos en los cuales se menciona al "Club Concepción", se puede concluir que la segunda solicitante, en estos 126 años, ha posicionado y ha hecho conocida dicha expresión. Por lo mismo, la segunda solicitante ha acreditado, de manera contundente a juicio de este sentenciador, su vinculación e interés legitimo respecto de la expresión CLUB CONCEPCION.

DÉCIMO PRIMERO: Que, por el contrario, se estima injustificada la alegación del primer solicitante en el sentido que el nombre de la segunda solicitante no sería idéntico al nombre de dominio en disputa, ya que aquél sería "Corporación Club Concepción". En efecto, tal razonamiento desconoce que el vocablo Corporación es antepuesto en función de la naturaleza jurídica de dicha entidad, y no como parte del nombre propiamente tal, en cual está contenido en los estatutos de dicha entidad como "CLUB CONECPCIÓN" a secas, y así también es referido en el certificado emitido por el Ministerio de Justicia antes señalado. Y en cualquier caso, el segundo solicitante es conocido en los hechos como CLUB CONCEPCIÓN.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, por otro lado, la Reglamentación de Nic Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia.

Que, en la especie, el segundo solicitante ha demostrado tener derecho válidamente adquirido sobre su nombre CLUB CONCEPCIÓN. Por el contrario, la primera solicitante no ha demostrado detentar un derecho adquirido sobre la expresión en cuestión.

Que, a mayor abundamiento, si bien la segunda solicitante carece hasta hoy de marca registrada, ello no afecta lo concluido anteriormente, ya que su solo nombre es derecho suficiente y, en todo caso, el uso de la expresión CLUB CONCEPCION por más de un siglo no es irrelevante para el Derecho y produce efectos jurídicos en las coordenadas de lo que se ha dado en denominar "marca extrarregistral", institución que ha obtenido reiterado reconocimiento en la jurisprudencia chilena. Lo anterior significa que si una entidad ha sido reconocida e identificada en forma relevante con una determinada expresión, no se puede prescindir de este hecho y constituir o declarar un derecho sobre la misma expresión a favor de un tercero sobre la base de que la marca correspondiente no esté registrada, ya que en dicho caso surgirían hipótesis de confusión y engaño que perjudicarían el saludable desarrollo de la actividad económica y se induciría a los consumidores en toda suerte de confusiones que la legislación trata expresamente de precaver.

DÉCIMO TERCERO: Que de acuerdo a la opinión de este sentenciador, la primera presentación no otorga una ventaja per se, sino que corresponde analizar y evaluar la existencia de derechos válidamente adquiridos o la legitimidad de los intereses involucrados. En función de lo anterior, sólo ante una paridad de las partes o ante la imposibilidad de discernir cual de los solicitante posee un derecho preferente cabe aplicar el principio "First come, First served". En el caso que nos ocupa, existe cualquier cosa menos paridad entre las partes, ya que la segunda solicitante ha allegado abundante y consistente evidencia que la perfilan como poseedora de un mejor derecho sobre la expresión en cuestión. En esta línea, privar a la segunda solicitante de la expresión CLUB CONCEPCIÓN, por la cual ha sido conocida por más de un siglo, implicaría una situación de perjuicio en su contra.

SE RESUELVE:

Asignase el nombre de dominio en disputa CLUBCONCEPCION.CL al segundo solicitante, esto es, a Corporación Club Concepción.

Notifíquese a las partes. Vuelvan los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes.

Cada parte soportará sus costas.

Déjese copia simple de esta sentencia en poder de este Tribunal Arbitral.

Firmado. Gonzalo Sánchez Serrano, Juez Arbitro.