Fallo de Arbitraje "colocoloeschile.cl", NIC Chile

Santiago, diecisiete de enero de dos mil cinco.

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF04275 de fecha 22 de noviembre de 2004, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio <colocoloeschile.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa: Gerardo Enrique Valle Concha, Rut 9.213.941-7, correo electrónico g.valle@xxxxx, contacto administrativo Gerardo Enrique Valle Concha, dirección postal Camino de la Brisa Nº 14.150, Lo Barnechea, Santiago y Club Social y Deportivo Colo Colo, Rut 70.074.600-3, representado por el estudio jurídico Sargent & Krahn, correos electrónicos cadmin@xxxxx, ctecnico@xxxxx, sseguel@xxxxx, contacto administrativo Sandra Seguel, dirección postal Avenida Apoquindo Nº 4.775, oficina 1.702, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 06 de diciembre de 2004, a las 17:25 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió el abogado don Fernando Ureta Icaza, en representación del segundo solicitante, quien presentó el respectivo patrocinio y poder, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 11, con fecha quince de diciembre de 2004, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles, de acuerdo con lo señalado en las Bases del Procedimiento.

SÉPTIMO: Que, dentro de plazo, a fojas 12, don Luis Fernando Ureta Icaza, por el segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho señalando que el nombre de dominio <colocoloeschile.cl>, debe serle asignado a su representado, por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

I.- ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- Que la historia del Club Social y Deportivo Colo Colo comienza cuando un grupo disidente se desprendió del Club Magallanes y el 19 de abril de 1925 funda el Club COLO COLO. De inmediato, el presidente en ejercicio Alberto Parodi, decide inscribir al club en la Liga Metropolitana. El debut del cuadro popular fue frente a un poderoso de la época, el English. Ganó COLO COLO y luego ganó ese mismo año la Liga Metropolitana, repitiendo la hazaña los años 1928, 1929, 1930 y 1932, en calidad de cuadro amateur.

Atendida su gran calidad futbolística e institucional como el gran respaldo del público, el Club COLO COLO pasó a las filas del fútbol profesional, ganando los torneos de los años 1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1972, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, 1998 y 2002. Asimismo, en el año 1991 ganó la Copa Libertadores, siendo el único equipo chileno a la fecha que haya ganado dicho campeonato.

2.- Que el nombre COLO COLO está en uso y ha sido publicitado en nuestro país desde el año 1925. Asimismo, ha registrado marcas para su nombre y sus logros deportivos e institucionales han sido publicados en diversas revistas y diarios, siendo la fama, uso y notoriedad de COLO COLO un hecho público y notorio, que dicho lo anterior y teniendo presente que "COLO COLO" corresponde a la razón social de , la cual corresponde a una denominación famosa y notoria, y teniendo presente que la expresión COLOCO ES CHILE hace referencia al canto de la barra del equipo de fútbol del Club Social y Deportivo Colo Colo, resulta evidente que se debe proceder al rechazo de dicho nombre de dominio a nombre de Gerardo Enrique Valle Concha, el cual no tiene ninguna relación con el Club Social y Deportivo Colo Colo.

3.- Que posteriormente, con fecha 9 de agosto de 2004, la contraparte, Gerardo Enrique Valle Concha, solicitó en nombre de dominio "colocoloeschile.cl". A su vez, con fecha 27 de agosto de 2004 y dentro de plazo legal, su representado, Club Social y Deportivo Colo Colo solicitó también el nombre de dominio "colocoloeschile.cl".

4.- Que su representada cuenta a la fecha con mas de 20 registros marcarios, registrados en Chile, para sus marcas "COLO - COLO". A modo de ejemplo, se pueden mencionar los siguientes registros marcarios:

a.- Copia del certificado de registro Nº 673.123 "COLO COLO" (denominativa), clases 6, 9, 14, 18 y 20 del Club Social y Deportivo Colo Colo.

b.- Copia del certificado de registro Nº 673.124 "COLO COLO" (denominativa), clases 21, 26, 28 y 34 del Club Social y Deportivo Colo Colo.

c.- Copia del certificado de registro Nº 693.251 "COLO COLO" (denominativa), clases 37, 41 y 42 del Club Social y Deportivo Colo Colo.

d.- Copia del certificado de registro Nº 570.085 "COLO COLO CARRIER" (denominativa), clase 38 del Club Social y Deportivo Colo Colo.

e.- Copia del certificado de registro Nº 570.612 "COLO COLO" (mixta), clase 38 del Club Social y Deportivo Colo Colo.

5.- Que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de un nombre o razón social es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real", que si el nombre de dominio "colocoloeschile.cl" se le adjudicara a Gerardo Enrique Valle Concha sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "colocoloeschile.cl", se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para y produciría confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, cabe señalar que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. En este sentido -agrega- su representado ha registrado los siguientes nombres de dominio correspondientes a extensiones locales:

· www.colocolo.cl, creado con fecha 2 de octubre de 1997.

· www.csdcolocolo.cl, creado con fecha 18 de agosto de 2000.

· www.colocolosa.cl, creado con fecha 19 de abril de 2004.

II.- ANTECEDENTES DE DERECHO

1.- Que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, que en palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc., por lo que el concepto de nombre de dominio, lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Coca Cola, Nike y/o Universidad de Chile, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

2.- Que debe aplicarse el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, que cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, que en razón de lo anterior la doctrina extranjera ha considerado que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

3.- Que cabe tener presente que con fecha 1º de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, la que en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si (a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos, siendo ICANN la entidad, a nivel mundial, con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc. A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, en los términos que más adelante se señalan.

4.- Que hay que tener presente, que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio a la contraparte se estaría produciendo una dilución de la marca "COLO - COLO" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "colocoloeschile.cl" con la intención de informarse sobre los productos que comercializa su mandante en el país y se encontraran con cualquier otra información, sobretodo teniendo en cuenta que su mandante tiene dominios para su marca en extensiones .cl, al respecto, la sentencia arbitral de fecha 9 de julio de 2001 respecto al nombre de dominio "kiwi.cl" señala que. "Sí le asistiría un "mejor derecho" al segundo solicitante por el hecho de haber registrado previamente como marca comercial el nombre kiwi, aunque su solicitud de nombre de dominio sea posterior."

5.- Que en síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

6.- Que se hace aplicable también el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, de acuerdo con la cual el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Evidentemente que la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "colocoloeschile.cl", debido a que es él quien le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional a la denominación "COLO COLO", como se ha demostrado en la primera parte de este libelo atendido la publicidad que se ha acompañado mediante copia de páginas web, por lo tanto, corresponde la aplicación de este criterio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio "colocoloeschile.cl" a su representado.

7.- Que debe tenerse presente también el Criterio del Mejor Derecho y Buena Fe representada se opuso a la solicitud de "colocoloeschile.cl" desde el momento que cuenta con registros marcarios en Chile para la expresión "COLO COLO", cabe destacar que la marca COLO COLO es una marca CREADA, DESARROLLADA y PUBLICITADA por su mandante, a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara a al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet.

8.- Que no existe ningún registro marcario para la expresión "COLO COLO", a nombre del demandado. Lo anterior reviste vital importancia ya que al momento de trabarse la litis la contraparte no tenía ningún derecho sobre la expresión "COLO COLO", por lo tanto el mejor derecho lo detenta su representada.

9.- Que conforme a lo expuesto precedentemente, el Club Social y Deportivo Colo Colo, es titular de una serie de registros marcarios en Chile para el signo "COLO COLO", señalados anteriormente en la exposición de antecedentes de hecho.

10.- Que no es posible aplicar el principio "first come first served" en el caso de autos, ya que este sólo sirve de principio dirimente en el caso de que ambas partes cuenten con igualdad de derechos frente a un nombre de dominio. Así lo expresa claramente la sentencia que resolvió la asignación del dominio "trabajadores-ccu.cl" la que señaló que "el principio "First Come, First Served" es de opinión de este sentenciador que, si bien es un principio orientador en materia de inscripciones de nombre de dominio, bajo respecto alguno puede considerarse un derecho, menos aún desde el momento que la Reglamentación de NIC Chile permite la presentación de solicitudes competitivas. De esta forma, dicho principio y, como se ha venido diciendo, no derecho, sólo puede aplicarse en el evento de existir igualdad, precisamente de derechos por los requirentes", ya que en el caso de autos, no encontramos con que cuenta con derechos adquiridos previos a la solicitud del nombre de dominio, derechos con los que no cuenta la contraparte y que no pueden ser ignorados por esta ni por el tribunal, lo que impide que se proceda a aplicar el principio antes señalado en el caso de autos.

11.- Que a la luz de lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de registros marcarios para el signo "COLO COLO" en Chile, considera que es su representada la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos, que su representado es quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "COLO COLO", en el mercado nacional, por medio de los productos comercializados bajo dicha denominación.

12.- Que en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el derecho prioritario de su mandante sobre el signo en disputa.

13.- Que la asignación del dominio "colocoloeschile.cl" al primer solicitante, constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile, aplicables en esta materia.

14.- Que aún prescindiendo de las consideraciones relativas a una eventual infracción marcaria descritas, la sola aplicación de los criterios de resolución de conflicto reflejados en la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio de ICANN y reflejada en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Registro de Nombres de Dominio en .cl debe concluirse que es su representada la llamada a la titularidad del dominio "colocoloeschile.cl".

OCTAVO: Que para probar sus aseveraciones, el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos, no impugnados:

I. Copias de los siguientes registros de nombres de dominio a nombre de su representado:

· www.colocolo.cl, creado con fecha 2 de octubre de 1997.

· www.csdcolocolo.cl, creado con fecha 18 de agosto de 2000.

· www.colocolosa.cl, creado con fecha 19 de abril de 2004

II. Copia de búsqueda en base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, que demuestran que su representado, es titular de los siguientes registros marcarios:

Copia del certificado de registro Nº 673.123 "COLO COLO" (denominativa), clases 6, 9, 14, 18 y 20 del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Copia del certificado de registro Nº 673.124 "COLO COLO" (denominativa), clases 21, 26, 28 y 34 del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Copia del certificado de registro Nº 693.251 "COLO COLO" (denominativa), clases 37, 41 y 42 del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Copia del certificado de registro Nº 570.085 "COLO COLO CARRIER" (denominativa), clase 38 del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Copia del certificado de registro Nº 570.612 "COLO COLO" (mixta), clase 38 del Club Social y Deportivo Colo Colo.

III.- Copias de información de la página web "www.colocolo.cl" que enseña la historia del club y sus actividades.

NOVENO: Que, a fojas 29, con fecha cuatro de diciembre de 2004, este Tribunal tiene por presentada demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y se tienen por acompañados los documentos en la forma solicitada.

DÉCIMO: Que a fojas 55, con fecha 22 de diciembre de 2004 se declara abierto el Período de Respuestas por el término de cinco días hábiles y se apercibe a Viveros Asociados Chile Limitada, para hacer valer sus derechos dentro de plazo en el presente proceso arbitral.

DÉCIMO PRIMERO: Que a fojas 30, con fecha 17 de enero de 2005, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado que el segundo solicitante, tiene registros de la marca "colo-colo", bajo el número de registro 613.839, 613.840, 613.841, 468.766, entre otros, para distinguir productos de la clase 6 C, 9 C, 14 C, 18 C, 20 C, 21 C, 26 C, 28 C, 34 C, 37 C, 41 C, 42 C y 38 C, así como también puede darse por acreditado que es titular de los siguientes nombres de dominio: colocolo.cl, csdcolocolo.cl y colocolosa.cl, según documentación que consta en el expediente de fojas 18 a 25.

SEGUNDO: Que, puede darse por acreditado que Colo Colo es un importante y renombrado Club Deportivo a nivel nacional e internacional, lo anterior por ser un hecho público y notorio, y debido al conocimiento personal que tiene este Tribunal Arbitral de la referida circunstancia.

TERCERO: Que, el primer solicitante, no obstante haber sido reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso y apercibido a fojas 29 para hacer valer sus derechos dentro de plazo, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado y que, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no le importaba incurrir en gasto alguno.

CUARTO:Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio <colocoloeschile.cl>, al segundo solicitante, esto es, Club Social y Deportivo Colo Colo, Rut 70.074.600-3, representado por el estudio jurídico Sargent & Krahn.

No se condena en costas al primer solicitante por no haber litigado en el proceso.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante,antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don Ruperto Pinochet Olave, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan los testigos Carolina Cornejo Kock cédula de identidad 9.298.078-2 y Claudia Cornejo Kock cédula de identidad9.341.939-1.

	Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos