Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "compassdelsur.cl"

ARBITRAJE COMPASSDELSUR.CL

Oficio NIC Nº2781-2003

 

Arbitro. Patricio de la Barra Gili

 

En Santiago de Chile a 28 de Noviembre de 2003,  Patricio de la Barra Gili, Juez Arbitro, designado para resolver el conflicto suscitado respecto al  dominio "compassdelsur.cl", viene en  resolver lo siguiente:

 

Teniendo presente:

 

Que con fecha 11 de Diciembre de 2002, don Mauricio Osorio Jiménez, domiciliado en Klenner 468, Llanquihue, Puerto Varas,  solicitó el nombre de dominio "compassdelsur.cl"

 

Que con fecha 27 de Diciembre de 2002, Compass Group Chile Asesorías e Inversiones S.A, representada por Silva & Cia, este ultimo domiciliado en Hendaya Nº60, Piso 4, Las Condes, se opuso a la solicitud de nombre de dominio "compassdelsur.cl",

 

Y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

 

1)       Que, con fecha 2 de Mayo de 2003, se recibió  la carpeta legal oficio NIC Nº2781-2003 en la que se me proponía como juez árbitro en el conflicto antes señalado.

 

2)       Que, con fecha 9 de Mayo de 2003, mediante carta certificada este árbitro arbitrador aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente, citando a las partes para una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 20 de Mayo de 2003 a las 9:30 horas, en su oficina.

 

3)       Que, con fecha 20 de Mayo de 2003, a la hora establecida se efectuó el comparendo de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral al que compareció don Mauricio Osorio Jiménez y don Ricardo Montero en representación de Compass Group Chile Asesorías e Inversiones S.A, en que las partes no llegaron a un acuerdo y se fijó el procedimiento arbitral.

 

4)       Que, con fecha 29 de Mayo de 2003 don Mauricio Osorio Jiménez y conforme a lo establecido en el Procedimiento arbitral hace su presentación en la que señala lo siguiente:

 

a)       Que, en el año 1999 él crea una empresa que se dedica al rubro del turismo y la hotelería, fundamentalmente al hospedaje y excursiones.

b)      Que, sus clientes objetivos son turistas extranjeros y nacionales que buscan alternativas más económicas para hacer turismo.

c)       Que, su empresa emplea como medio para promocionarse folletería distribuida en todo el país en lugares como Sernatur, embajadas, aeropuertos, agencia de viajes, , etc.

d)      Que, el nombre COMPASS DEL SUR fue pensando principalmente buscando la característica más importante que lo representa, cual es, el hecho de orientar y proveer información transparente a nuestros pasajeros respecto del sur de Chile y su nomenclatura corresponde a brújula del sur, constituyéndose en una frase que combina expresiones en inglés y español.

e)      Que, la parte demandante nunca ha desarrollado actividades en el área del turismo.

f)         Que, en un otrosí de la presentación acompaña copia debidamente autorizadas ante notario de tres guías turísticas internacionales y nacionales que dan cuenta del uso por parte él de la expresión COMPASS DEL SUR.

 

5)       Que, con fecha 2 de Junio de 2003 hace su presentación Compass Group Chile, en la que señala lo siguiente:

 

a)       Que, en este caso es necesario evaluar profundamente si corresponde o no aplicar el principio del first come first served, pues necesariamente su simple aplicación vulneraría la tesis del mejor derecho.

b)      Que, Compass Group es una empresa sumamente conocida en Chile y en extranjero en el rubro financiero.

c)       Que, para proteger dichas actividades ha registrado en nuestro país la marca COMPASS y sus variantes para distinguir servicios financieros de la clase 36.

d)      Que, toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y evitar la confusión y dilución marcaria que produciría que terceros la utilizaran, especialmente para evitar que los consumidores tengan dudas respecto del origen empresarial del servicio.

e)      Que, Compass Group ha invertido grandes cantidades de dinero en publicidad y marketing para posesionar la expresión COMPASS.

f)         Que, el aceptar la pretensión del primer solicitante además de la dilución de la marca empezará a generar un debilitamiento del capital identificatorio asociados a los signos registrados por Compass Group, afectando de paso, el derecho de propiedad que goza respecto de estos signos.

g)      Que en virtud de la anteriores consideraciones Compass Group goza de un legítimo interés sobre la expresión compass y un radical mejor derecho.

h)       Que, resulta injusto que un tercero capitalice las visitas que Compass Group genera gracias a su destacada trayectoria comercial y planes de marketing y publicidad.

 

 

6)       Que, con fecha 5 de Junio se apercibió a ambas partes a dar cumplimiento a lo acordado con fecha 26 de mayo de 2003.

 

7)       Que, con fecha 26 de Junio de 2003, se da cumplimiento a lo acordado en acta de fecha 26 de mayo de 2003 y se provee las presentaciones efectuadas por ambas partes.

 

8)       Que, con fecha 15 de Julio de 2003, Claudio Osorio, efectúa observaciones respecto de la presentación de Compass Group, en la que señala:

 

a)       Que, la actividad en que se desempeña no guarda ninguna relación con aquella en que desarrolla actividades el segundo solicitante.

b)      Que, por lo tanto los clientes objetivos de ambos son distintos y sin ningún tipo de relación.

c)       Que, desde hace años se desempeña en el rubro turístico como se puede comprobar de los múltiples folletos que se han acompañado en el expediente.

d)      Que, existen múltiples compañías de distintos giros y actividades en que también se utiliza la expresión COMPASS, y se enuncian Compass records, Compass Comunnications, Caribbean Compass, etc.

 

9)       Que, con fecha 29 de Julio de 2003 se provee la presentación efectuada por Claudio Osorio.

 

10)   Que, con fecha 26 de noviembre de 2003 se cita a las partes a oír sentencia.

 

 

CONSIDERANDO,

 

 

1)       Que, las disposiciones del Reglamento del NIC Chile, puntualmente en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

 

2)       Que, por otra parte, el mismo Reglamento en su artículo 10 establece un término  para que los terceros que vean afectados sus derechos por la presentación de una solicitud de nombre de dominio puedan presentar una idéntica dando inicio a un procedimiento arbitral, término dentro del cual Compass Group Chile Asesorias e Inversiones S.A presentó su solicitud para el dominio en disputa compassdelsur.cl.

 

3)       Que, el segundo solicitante, esto es, Compass Group Chile Asesorías e Inversiones S.A  tiene registrada como marca comercial la expresión COMPASS y sus variantes para distinguir sólo servicios financieros de la clase 36, según consta del listado acompañado durante el curso del proceso.

 

4)       Que, respecto de la fama y notoriedad que tendría la expresión COMPASS, Compass Group Chile Asesorías e Inversiones S.A  no acompañó ningún documento en que se pudiera constatar dicha circunstancia.

 

5)       Que, don Mauricio Osorio acreditó un uso de la expresión COMPASS DEL SUR que al menos se remonta al año 2000, según consta de copias autorizadas de folletos y boletas acompañadas.

 

6)       Que, don Mauricio Osorio desarrolla actividades relacionadas con el turismo y el uso de la expresión COMPASS DEL SUR se emplea también en dicha actividad.

 

7)       Que, don Mauricio Osorio no desempeña actividades en el área financiera, según a podido comprobar este arbitro al efectuar una visita al portal www.compassdelsur.cl

 

8)       Que, Compass Group Chile Asesorías e Inversiones S.A no ha acreditado ningún derecho sobre la expresión COMPASS DEL SUR como un conjunto, sino sólo sobre COMPASS.

 

9)       Que, dicho derecho sobre la expresión debe entenderse necesariamente restringido a ella, pues tal como ha podido comprobar este arbitro en el mercado existen otras compañías que también han incorporado la expresión COMPASS en sus razones sociales.

 

10)   Que, en atención al uso que don Mauricio Osorio da al nombre COMPASS DEL SUR este arbitro considera que no existe un intento de aprovechar la "fama" de que goza la expresión Compass, fama que en todo caso no fue acreditada, pues las áreas económicas en que cada parte se desempeña son completamente diferentes y sin ninguna relación.

 

11)   Que, por lo demás ambas expresiones han coexistido en el mercado a lo menos desde el año 2000 sin que se produjera entre ambas ningún tipo de confusión.

 

12)   Que, en opinión de este arbitro, la elección de la expresión COMPASS DEL SUR no corresponde a un intento de obtener una ventaja de la fama de la marca COMPASS, sino simplemente al empleo de dos palabras evocativas del giro en que se desempeña don Mauricio Osorio.

 

13)   Que, de los antecedentes acompañados a este expediente ha quedado someramente demostrado que a lo menos en la  "creación intelectual" ha precedido a Compass Group Chile Asesorías e Inversiones S.A  don Mauricio Osorio.

 

14)   Que, según consta de los antecedentes de este arbitraje, don Mauricio Osorio Jiménez solicitó el nombre de dominio con fecha 11 de Diciembre de 2002 y Compass Group Chile Asesorías e Inversiones S.A, con fecha 27 de Diciembre de 2002, por lo que de acuerdo al principio del First filed first served don Mauricio Osorio Jiménez gozaría de la prioridad para su asignación.

 

15)   Que, a juicio de este Arbitro la asignación a don Mauricio Osorio Jiménez no vulnera ningún derecho de tercero.

 

16)   Que, frente a todas estas circunstancias a juicio del Señor Arbitro corresponde aceptar los argumentos de Mauricio Osorio Jiménez.

 

SE RESUELVE,

Asígnese el nombre de dominio "compassdelsur.cl" a Mauricio Osorio Jiménez.

 

Que, respecto a las costas, cada una de ellas se hará cargo de sus respectivas costas.

 

Santiago, 28 de Noviembre de 2003.

 

Notifíquese a las partes y al NIC Chile por carta certificada.

 

 

 

Patricio de la Barra

Arbitro asignado