Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "comtec.cl"

ARBITRAJE:  COMTEC.CL

En Santiago a  7 de Junio del 2002, Gabriela Paiva Hantke, Juez Arbitro designada para resolver la disputa respecto del dominio comtec.cl viene en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile he asumido.

Comparecen en autos por una parte Comercial Comtec Ltda., representado por el abogado Francisco Pinochet Cantwell, para estos efectos domiciliados en calle Moneda N/920, Oficina N/701, Comuna de Santiago, Santiago, y por la otra Sociedad Comercial Técnico Limitada o Comtec Ltda, representado por la abogado Silvia Sepúlveda San Martín para estos efectos domiciliados en calle Exequiel Fernández N/2693, Comuna de Macul, Santiago, partes que se diputan el nombre de dominio comtec.cl.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES

1.- Con fecha 03 de Septiembre de Julio de 2001, se recibió en mi oficina la carpeta Oficio Nº01535 en la cual se me proponía como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación de un árbitro arbitrador, y la renuncia de recursos procesales entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2.- Con fecha 04 de Julio de 2001 se llevó a efecto el comparendo decretado para ese día, con asistencia de don Jaime Piddo Muaes y don Franco Cabrini Gatto, en representación de Comercial Comtec Ltda., asistidos por su abogado don Francisco Pinochet Cantwell, y con la asistencia de don Patricio Rivera Muñoz, representante legal de Comtec Ltda. El poder de todos los asistentes se estima conforme y se tienen por acompañados en autos.

3.- En dicha oportunidad, explorada la conciliación las partes consienten en fijar un plazo de tres días para ver la posibilidad de un acuerdo, transcurrido el cual sin que éste se produzca, el árbitro procedería a fijar las reglas por las cuales se va a regir el procedimiento y se fijarían los honorarios arbitrales definitivos.

4.- Que con fecha 23 de Agosto y no habiendo recibido el árbitro acuerdo alguno de las partes, se hizo necesario continuar con el procedimiento arbitral, razón por la cual el árbitro levantó un acta y se fijaron las reglas del procedimiento de acuerdo a lo previsto en la Reglamentación de Nic Chile, notificándose en esa misma fecha dicha resolución a ambas partes, todo ello de acuerdo a lo acordado por las partes en el comparendo de autos.

5.- Que con fecha 14 de Septiembre de 2001 don Francisco Pinochet Cantwell, en representación de Comercial Comtec Limitada, presentó, dentro de plazo, sus argumentos y pruebas sobre su mejor derecho al dominio en disputa comtec.cl.

6.- Que, con la misma fecha 14 de Septiembre de 2001, doña Silvia Sepúlveda San Martin, en representación de Sociedad Comercial Técnico Limitada o Comtec Ltda. formuló sus alegaciones y defensas respecto sus derechos sobre el nombre de dominio comtec.cl. En dicha oportunidad, doña Silvia Sepúlveda San Martin acreditó su personería para actuar en representación de Comtec Ltda.

7.- Que por resolución de fecha 25 de Septiembre de 2001 se tuvieron por presentadas ambas demandas arbitrales, por acompañados los documentos ofrecidos en ellas y por pagados los honorarios arbitrales definitivos respecto de cada parte. Además, se tuvo presente la personería de doña Silvia Sepúlveda San Martin para actuar en representación de Comtec Ltda. En esa misma resolución, se declaró cerrado el término para presentar argumentos y pruebas y se inició el plazo de 10 días hábiles para observaciones,según las reglas del proceso.

8- Que con fecha 28 de Septiembre de 2001y estando dentro de plazo, doña Silvia Sepúlveda San Martín, en representación de Comtec Ltda., presentó sus observaciones a las defensas presentadas y a la prueba rendida por don Francisco Pinochet Cantwell en representación de Comercial Comtec Ltda.

9.- Que por resolución de fecha 10 de Diciembre de 2001, se tuvieron por presentadas las observaciones a las defensas y a la prueba rendida efectuadas por doña Silvia Sepúlveda San Martín, en representación de Comtec Ltda. En esa misma resolución, no existiéndo diligencias pendientes de acuerdo a las reglas de procedimiento de autos, se citó a las partes a oir sentencia.

10.- Que los argumentos sostenidos por Comercial Comtec Ltda., representada por don Francisco Pinochet Cantwell se resumen en los siguientes:

a) Razón Social de las partes. Señala que la contraparte erróneamente ha señalado que su razón social es “COMTEC LTDA.”, siendo su verdadero nombre SOCIEDAD COMERCIAL TÉCNICA LIMITADA. La expresión COMTEC es sólo su nombre de fantasía. En cambio, la razón social de su representada es COMERCIAL COMTEC LIMITADA, razón por la cual, se estaría usando la palaba COMTEC por parte de ellos.Al efecto acompaña los siguientes documentos:

7 Facturas fechadas entre los años 1996 y 2001 de Comercial Comtec Ltda. donde se destaca la expresión Comtec.

b) Fecha de constitución de las Sociedades..

Alega que la fecha de Constitución de su representada es el 20 de Mayo de 1996, en tanto que la fecha de constitución de la parte oponente es el 16 de junio de 1998.

c) Principio “first come-first serve basis”.

Indica que la solicitud de inscripción del dominio comtec.cl por su representada se efectuó con fecha 23 de Abril de 2001, en tanto que la solicitud oponente se realizo con fecha 04 de Mayo de 2001.

Al efecto, acompaña el siguiente documento:

d) No existe violación a las normas de abuso de publicidad, o competencia desleal o ética mercantil. Alega que su representada al momento de inscribir el dominio cumplió plenamente los requisitos establecidos en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, y que solo ha pretendido llevar adelante el negocio para el cual fua creda, esto es, venta de computación y tecnología. Por otra parte, agrega que la contraparte estaría usando con éxito un nombre de dominio que incluye el uso de su nombre de fantasia, esto es, comtec-ltda.cl

e) Giro Social. Alega que la contraparte no tendría venta de productos en línea por Internet, razón por la cual no necesitaría el nombre “Comtec”. Agrega que la oponente es representante de la marca SKF, por lo que si algún cliente buscare en Internet los productos SFK, lo más probable es que a través del buscador encuentra precisamente SKF y no Comtec. Indica que lo mismo sucedería con su representaciínd e la marca CR Chicago Rawhide. Agrega que su representada en cambio, ha venido usando la expresión COMTEC como una marca desde el inicio de sus operaciones comerciales, significando para su representada “computación y tecnología”, ya que su giro principal es la venta de equipos computacionales y accesorios.

f) Creación de página web. Señala qe su representada usa el dominio comtec.cl para acceder a su página en Internet, creada hace bastante tiempo y en la cual se pueden efectuar operaciones en línea. Sólo estarían a la espera del fallo del Tribunal para que dicho sitio quede habilitado para efectuar compras on-line. Es decir, su representada actualmente estaría haciendo un uso práctico y comerical del dominio comtec.cl.

g) Registro de marca. Finalmente, hace presente que su representada tiene en trámite la marca “COM TEC” para su inscripión para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de toda clase de productos, con exclusión de las clases 29, 30, 21, 32, 33 y 34, en la V Región, solicitud 527.888. Señala que existirían pronunciamientos que establecerían que el registro de un nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por parte de su titular.

Al efecto, acompaña el siguiente documento:

i. Impresión desde la página web del Departamento de Marcas del Ministerio de Economía donde consta que Comercial Comtec Ltda. es solicitante de la marca COM TEC para establecimiento comercial de compra venta de toda clase de productos, con exclusión de las clases 29, 30, 31, 32, 33 y 34.

11.- Que los argumentos sostenidos por Sociedad Comercial Técnico Limitada o Comtec Ltda. se pueden resumir en los siguientes:

Constitución de Sociedad Comercial Técnico Limitada.

Señala la abogado, que con por escritura pública de fecha 16 de unio de 1998, se constituyó una sociedad cuya razón social sería SOCIEDAD COMERCIAL TECNICO LIMITADA, pudiendo usar como nombre de fantasía COMTEC LIMITADA..

Existencia de marcas comerciales registradas.

Alega que con fecha 24 de Junio de 1998, don José Patricio Rivera Muñoz solicitó y obtuvo para sí el registro de la marca comercial COMTEC para distinguir servicios de las clases 39 y 35, obteniendo los registros números 573.333 y 560.907, el 02 de Agosto de 2000 y el 07 de Febrero de 2000 respectivamente que cubren distribución de productos industriales tales como rodamientos, cadenas, pinñones,motores eléctricos, bombas hidráulicas, retenes, artículos de seguridad industrial, emblaje, depósito y transporte de mercaderías por cualquier medio, y servicios de importación, exportación y representación de productos industriales.

Agrega que dichas marcas comerciales fueron traspasadas a su representada mediante contrato de compraventa de fecha 06 de Septiembre de 2001.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

Fotocopias simples de solicitudes Nºs 418.626 y 418.627 de feca 24 de unio de 1998, correspondientes a las marcas mixtas COMTEC pedidas por don José Rivera, en clases 35 y 39.

Fotocopias de títulos de marcas mixtas COMTEC, clases 35 y 39, Registros Nºs 573.333 y 560.907, ambos del año 2000, de propiedad de don José Rivera.

Fotocopia de Contrato de Compraventa de marcas comerciales COMTEC.

Solicitudes de Transferencias de marcas comerciales COMTEC Nºs 71.786 y 71.787, de fecha 10 de Septiembre de 2001.

Inscripción de nombre de dominio COMTEC-LTDA.CL.

Señala que COMTEC LTDA. inscribió el nombre de dominio COMTEC-LTDA.CL  el que se encuentra plenamente vigente.

Protección y posición del nombre COMTEC.

Alega que su representada ha protegido el nombre COMTEC y ha hecho grandes esfuerzos en posicionar y pubicitar su marca comercial. Asimismo, agrega que su representada es actualmente distribuidora de SKF en Chile, lo que evidencia la relevante preponderancia que el nombre COMTEC ha adquirido en el mercado. Por lo anterior, señala que la difusión que el nombre COMTEC ha tenido en Chile, así como el prestigio de la marca COMTEC se vería amenazado por la concesión del dominio COMTEC.CL a otra entidad diferente a su verdadero dueño, lo que resultaría injusto y perjudicial a los intereses de su parte.

Al efecto,a compaña los siguientes documentos:

Papelería impresa de Comtec Ltda., en que consta el uso de la marca COMTEC.

Páginas de la Guía de Teléfonos Blancas y Amarillas, en las que constan avisos de marca Comtec.

Fotocopia de Certificado donde consta el Convenio de Distribución celebrado entre SFK Chilena S.A.I.C. y Comtec Ltda.

Fotocopias de Facturas.

Brochure de productos SKF distribuídos por COMTEC Ltda.

Dos calendarios del año 2001, en que consta que COMTEC LTDA. es distribuidora oficial de productos SKF.

Ockey promocional con marcas COMTEC en su parte delantera y SKF en la parte de atrás.

Registros marcarios de la oponente.

Señala como demostración que el oponente no goza de derechos de propiedad industrial sobre el dominio en conflicto, que sólo con fecha 15 de Mayo de 2001 éste solicitó el registro COM TEC como marca comercial para distinguir un Establecimiento Comercial de venta de toda clase de productos en la V Región, solicitud a la cual su representado oportunamente interpuso demanda de oposición fundada en sus marcas comerciales inscritas con anterioridad.

Al efecto,  acompaña, entre otros, los siguientes documentos:

Copia de la demanda de oposición interpuesta por Comtec Ltda. a la Solicitud Nº 527.888, de la marca COM TEC, pedida por Comercial Comtec Ltda.

Fotocopias de títulos de registros de marcas COMTEC.

Papelería COMTEC.

Solicitudes de Tranferencia de dichas marcas.

12) Con fecha 28 de Septiembre del año 2001 doña silvia Sepúlveda presentó escrito de observaciones a los argumentos de la contraria reiterando los mejores derechos que asisten a su representada sobre la expresión COMTEC.

13) Con fecha 10 de Diciembre del 2001 se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO

1) Las disposiciones de la Reglamentación NIC Chile que en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que, como fundamento para resolver este proceso el árbitro debe considerar el artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile que dispone que será responsabilidad del solicitante que la solicitud no contrarie las normas vigentes, los principios de la leal competencia, y no vulnere derechos válidamente adquiridos por terceros,.

3) Que el segundo solicitante es quien origina la controversia y el procedimiento arbitral al presentar su solicitud competitiva, y que en sus argumentos y pruebas de mejor derecho alega ser titular de las marcas COMTEC en clases 35 y 39 para los servicios detallados y poseer el nombre de Fantasía COMTEC LTDA.. Sostiene que su marca registrada en clase 35 y 39 y su nombre de fantasía son títulos que le otorgaría su mejor derecho y obtener el dominio para sí, entre otros argumentos.

4) Que, de acuerdo al principio de la especialidad marcaria la exclusividad que a él se le ha conferido, y que está garantizada por la constitución y la ley, sobre la expresión COMTEC, su marca registrada, alcanza precisamente y justamente a los servicios indicados en sus registros marcarios.

5) Que en cuanto al nombre de fantasía COMTEC, dicha expresión constituye además la razón social del primer solicitante, y es de fecha anterior a la existencia de las amrcas como de la misma sociedad segunda solicitante en autos.

6) Que en consecuencia en el ámbito societario coexisten dos sociedades con el mismo nombre para su razón social y nombre de fantasía respectivamente, cual es COMTEC. Ninguan de ella acusó en autos confusiones o problemas derivados de tal situación.

7) que la sociedad ques e origna primero con dicho nombres es aquella que actúa como primer solicitante en autos, 1996 y 1998 respectivamente.

8) Que en el caso de un nombre de dominio en Internet, este puede ser usado para productos o servicios de uno o varios de los rubros de 45 clases, que en el ámbito marcario se han establecido separadamente. Que por la naturaleza del sistema de nombres de dominio no existe tal división en Internet, lo que precisamente origina situaciones como la actual en que pueden confluir dos o más personas con derechos marcarios u otros derechos sobre una misma expresión.

9) Que por lo anterior no resulta equitativo a juicio de este árbitro expandir la protección marcaria a un ámbito mayor que el que le pertenece y le garantiza la constitución, lo cual se realizaría si se le otorgara el nombre de dominio basándose solamente en los registros marcarios exhibidos.

10) Que a mayor abundamiento, el primer solicitante tiene un vínculo legítimo con la expresión COMTEC, ya que como se ha indicado constituye su razón social e incluso de fecha anterior a la creación de la sociedad del segundo solicitante y sus registros marcarios.

11) Que adicionalmente el primer solicitante ha demostrado su intención de usar efectivamente el nombre como un sitio para cotizaciones, consultas y ventas on line. Servicios que  no están cubiertos en las marcas del segundo solicitante.

9) Que estas circunstancias despejan cualquier incógnita respecto de la buena fe y no vulneración de las normas de la sana ética mercantil y competencia desleal.

12) Que a mayor abundamiento, tampoco se logró acreditar por parte del segundo solicitante el hecho de ser la marca COMTEC famosa y notoria en el mercado, de manera de poder justificar su extensión hacia aquellos servicios como los que son de interés del primer solicitante en autos de manera que esa fama significara que el público efectivamente reconociera y esperara encontrar en la Internet bajo el nombre en disputa lo productos del titular de la marca. Ello sumado al hecho que la sociedad del primer solicitante también desde hace años lleva dicho nombre también sin que hasta ahora ninguno de los solicitantes haya argumentado en autos alguna confusión o incidente en relación al uso de la expresión COMTEC hasta la fecha.

14) Que sin perjuicio de lo anterior es necesario recordar que en el caso de las marcas registradas, la ley otorga a titulares acciones en caso de vulnerarse dichos registros.

13) Que por las razones señaladas, a criterio del árbitro que resuelve, los argumentos del segundo solicitante no resultan de una fuerza tal que sean suficientes para otorgar el dominio al segundo solicitante, ya que el primer solicitante ha demostrado un vínculo legítimo con el nombre puesto que es su razón social de antigua data, y ha sido, como se indica, el primero en solicitar dicho nombre en Internet bajo .CL

Que en estas circunstancias, SE RESUELVE:

Se da lugar a los argumentos señalados por la parte de COMERCIAL COMTEC LIMITADA, primer solicitante en autos y se rechaza la petición del segundo solicitante Sociedad Comercial Técnico Limitada o Comtec Ltda. en el sentido de otorgársele a él el dominio, por lo cual,

Se asigna el dominio COMTEC.CL a COMERCIAL COMTEC LIMITADA.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada pudiendo el árbitro enviar copia  por correo electrónico a las partes si lo estima pertinente, para fines informativos solamente.

Santiago, 7  de Junio del 2002

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Juez Arbitro Arbitrador

GABRIELA PAIVA HANTKE