NIC Chile Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio
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Fallo por Arbitraje de dominio ".cl"




ARBITRAJE:  CORONADEARAGON.CL


En Santiago a 7 de Agosto del 2002, Gabriela Paiva Hantke, Juez Arbitro Arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio coronadearagon.cl viene en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Comparecen en autos por una parte Multitiendas Corona S.A. Rep.Weekmark Edic. Y Serv. Ltda., representado por Estudio Sargent & Krahn, para estos efectos domiciliados en Avda. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago, y por la otra José Puertas Pons y Cia., representado por don Sergio Rodriguez Oro, abogado, ambos domiciliados para estos efectos en Ahumada 131, Of. 808, Santiago, partes que se diputan el nombre de dominio coronaderagon.cl.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES

1.- Con fecha 05 de Abril de 2001, se recibió en mi oficina la carpeta Nic 1062 en la cual se me proponía como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación de un árbitro arbitrador, y la renuncia de recursos procesales entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2- Con fecha 09 de Abril de 2001 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes por dicho medio, y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 26 de Abril de 2001, a las 17:30 hrs., todo lo cual consta en autos.

3.- Que con fecha 26 de Abril de 2001 se llevó a efecto el comparendo decretado para ese día, con asistencia de doña María Teresa Ruiz de Alda, abogado, en representación de Multitiendas Corona S.A., y de don Sergio Rodriguez Oro, en representación de José Puertas Pons y Cía.

4.- En dicha oportunidad, explorada la  conciliación, las partes señalan que analizados los rubros en que se desenvuelven sus clientes existe la posibilidad de un acuerdo, por lo cual solicitan se fije una nueva audiencia otorgándoseles un plazo para analizar el caso, a lo cual se accede y se fija como nueva fecha el día 25 de Mayo de 2001, a las 12 horas, dejándose constancia que en el caso de no comparecer las partes o no producirse acuerdo se fijarían las reglas del procedimiento.

5.- Que con fecha 24 de Mayo de 2001, don Sergio Rodriguez Oro  por la parte de José Puertas Pons y Cia. solicitó se fijara nueva fecha y hora para el comparendo de autos, proponiendo como fecha el 08 de Junio de 2001 a las 13:00 horas con la finalidad de finiquitar conversaciones acerca de un posible acuerdo entre las partes, las que aún se encontraban en sus etapas iniciales.

6.- Que con fecha 25 de Mayo de 2001, doña Teresa Ruiz de Alda por la parte de Multitiendas Corona S.A. solicitó la prórroga por diez días del plazo señalado en el Acta de fecha 26 de Abril de 2001, con el fin de lograr un avenimiento entre las partes.

7.- Que por resolución de fecha 25 de Mayo de 2001 se tuvo por presentada solicitud de prórroga y se fijó como nueva fecha de comparendo el 08 de Junio de 2001 oportunidad en la cual debería enterarse la consignación de honorarios arbitrales de $45.000.- por cada una de las partes.

8.- Que con fecha 08 de Junio de 2001, doña Carmen Paz Alvarez, abogado, asume el patrocinio y representación de Multitiendas Corona S.A. para lo cual acompaña suficientes documentos jjustificativos.

8.- Que con fecha 08 de Junio de 2001, se lleva a efecto el comparendo decretado para ese día, con asistencia de doña Carmen Paz Alvarez Enriquez, en representación de Multitiendas Corona S.A. y con la asistencia de don Sergio Rodriguez Oro, en representación de José Puertas Pons y Cia. El poder de doña Carmen Paz Alvarez se estima conforme y acompañado en autos, en tanto que don Sergio Rodriguez señala que lo presentará próximamente.

9.- En esa ocasión y respecto a el acuerdo pendiente, doña Carmen Paz Alvarez señala que su cliente se encuentra en proceso de estudio de una propuesta de avenimiento, la cual también es necesario someter a aprobación de la parte representada por don Sergio Rodriguez. A continuación, cada parte pagó los honorarios arbitrales mínimos y se fijó un plazo hasta el 09 de Julio inclusive para presentar el avenimiento en estudio el que de no presentarse, cualquiera de las partes podría pedir que se fijaran las normas del procedimiento y continuar con el juicio arbitral.

10.- Que con fecha 01 de Agosto de 2001, don Sergio Rodríguez Oro, en representación de José Puertas Pons y Cía, solicita se dé curso progresivo a los autos fijando las reglas del procedimiento.

11.- Que mediante resolución de fecha 02 de Agosto de 2001, el árbitro procedió a fijar  las reglas del procedimiento de acuerdo a lo establecido en la Reglamentación de NIC Chile.

12.- Que con fecha 28 Agosto de 2001, don Sergio Rodriguez Oro, en representacion de José Puertas Pons y Cía, de acuerdo a lo establecido en el punto 3) de la resolución de fecha 02 de Agosto de 2001, solicita una prórroga del plazo judicial por el término de 15 días hábiles, el cual se tiene por prorrogado para ambas partes por resolución de fecha 28 de Agosto de 2001.

13.- Que con fecha 24 de Agosto de 2001, doña Carmen Paz Alvarez Enriquez en representación de Multitiendas Corona S..A., presentó, dentro de plazo, su demanda y argumentos sobre su mejor derecho al nombre coronadearagon.cl, la que se tienen por presentada con fecha 29 de Agosto de 2001.

10.- Que dentro de plazo, don Sergio Rodriguez Oro,  en representación de José Puertas Pons y Cía., presentó, dentro de plazo, su demanda arbitral y argumentos sobre su mejor derecho al nombre coronadearagon.cl, la que se tuvieron por presentados con fecha 04 de Diciembre de 2001.

11.- Que con fecha 11 de Diciembre de 2001, doña Carmen Paz Alvarez en representacion de Multitiendas Corona S.A. y dentro de plazo evacúa traslado, el cual se tiene presente por resolución de fecha 22 de Enero de 2002, en la cual se cita a las partes a oir sentencia.

12.- Que los argumentos sostenidos por Multitiendas Corona S.A., representada por doña Carmen Paz Alvarez Enriquez se resumen en los siguientes:

  1. Multitiendas Corona S.A.

Señala que su representada es una empresa dedicada a la compraventa de toda clase de productos, especialmente prendas de vestir cuyos establecimientos se encuentran a lo largo de todo el pais y gozan de gran fama y renombre entre el público consumidor. Agrega que las marcas CORONA de su mandante cuantan con amplia cobertura, tanto como palabra como asimismo para establecimiento comercial para productos de las clases 20, 25 y 28. Prosigue alegando que la palabra CORONA forma parte de la razón social de su mandante por lo que es parte de un atributo de la personalidad de su representado, cosa que no sucedería con la contraparte.

  1. Criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio.

Señala que en el derecho comparado y en los últimos años en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, prosigue, los nombres de dominio comparten sin número de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet.

i. Al efecto acompaña copia de sentencia de juicio arbitral por asignación del nombre de dominio “las brisass.cl” de fecha 02 de Junio de 2000.

Alega que su mandante solicitó con fecha 10 de Octubre de 2000 el dominio en disputa y posteriormente con fecha 11 de Octubre de 2000, lo solicitó José Puertas y Pons Cía, por lo que su mandante sería el primer solicitante de dicho nombre de dominio, razón por la cual le asistiría una prioridad para su asignación.

Agrega que el artículo 8o del Conveniode Paris señala que los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el solo hecho de ser tal nombre comercial. Pues bien, prosigue, “CORONA” constituye lo esencial del nombre comercial de su mandante, Multitiendas Corona S.A.

  1. Titularidad de registros marcarios para el signo CORONA.

Señala que su representada es titular de 9 registros marcarios en Chile para el signo CORONA, entre los cuales se enuentran:

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

i. Registros CORONA Nos 498.478; 447.120; 447.123; 522.667; 598.533 y 485.613.

13.- Que los argumentos sostendios por José Puertas Pons y Cía, representada por don Sergio Rodriguez Oro son:

  1. Sociedad José Puertas Pons y Cía.

Señala que en Curicó con fecha 02 de Diciembre de 1981 se constituyó una sociedad cuyo objeto es entre otros, “la explotación del establecimiento comercial denominado “Corona de Aragón” que se encuentra ubicado en avenida Camilo Henriquez número 479 de esta ciudad y sucursales que en adelante puedan acordar los socios..” Agrega que hoy dicho local comercial se encuentra ubicado en el numero 425.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

  1. Copia de escritura pública de constitución de sociedad “José Puertas Pons y Cia”.
  2. Extracto de escritura pública referida.
  3. Copia de inscripción con vigencia de la Sociedad “ José Puertas Pons y Cia”.
  4. Titularidad de marcas comerciales.

Señala que a partir del dia 18 de Diciembre de 1981 se enuentra inscrita a nombre de su representada la marca comercial “CORONA DE ARAGÓN”, bajo el número 253.666 para todas las regiones del país salvo la séptima, y bajo el número 253.420 para la séptima región.

Al efecto acompaña los siguientes documentos:

  1. Certificado del Registro No 253.420 relativo a la marca “CORONA DE ARAGON”. Establecimiento coemrcial de venta de artículos de Ferretería y materiales de construcción.
  2. Certiicado del registro No 253.666 relativo a la marca “CORONA DE ARAGON” en las regiones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII y XIII.establecimiento coemrcial de venta de artículos de ferretería y materiales de construcción.
  3. Dos copias de boletas emitidas los años 1990 y 1991 en las que se da cuenta del uso de la marca registrada “Corona de Aragón”.
  4. Dos copias de facturas, una guía de despacho y seis boletas emitidas el año 2001, e las que aparece la marca registrada “Corona de Aragón”.
  5. Equivalencia entre la razón social de José Puertas Pons y Cía. con la denominación del establecimiento de comercio que explota: “Corona de Aragón”.

Alega que se ha producido una confusión entre la persona jurídica (sociedad) y el establecimiento que explota de acuerdo a su giro de tal carácter, que por ejemplo, en la ciudad de Curicó resulta absolutamente desonocida la compañia José Puertas Pons y Compañía, siendo simplemente conocidos por la marca del centro comercial. Esto ha traído consecuencias concretas en la actividad comercial, por ejempo los bancos comerciales pagan cheques girados nominativamente a “Corona de Aragón”.

Al efecto acompaña los siguientes documentos:

  1. Copias de tres contratos de trabajo y formularios de declaración y pago de imposiciones, en los que aparece que los empleados deben prestar sus servicios en el establecimiento denominado “Corona de Aragón”, suscritos los años 1982, 1985  y 1989.
  2. Copia de contrato de publicidad suscrito entre su representada y “Radio Paula F.M. Hualañe, de fecha 18 de Abril de 1996.
  3. Copia de “Solicitud de Avisos e Inserciones” de la empresa Publiguias S.A. de los años 1987, 1999-2000, 2000-2001 y 2001-2002.
  4. Fotocopia e páginas blancas de la empresa Publiguías S.A. de la VII Región.
  5. Copia de tres diplomas otorgados por la I. Municipalidad de Curicó correspondiente a los años 1987, 1990 y 1995.
  6. Fotografía de la BODEGA del centro Comercial “Corona de Aragón” ubicadas en calle Peña 1.024, Curicó; del inmueble de Avda. José Henriquez No 479, Curicó, que corresponde al antiguo local “CORONA DE ARAGON”; tres fotografías del nuevo local   de “CORONA DE ARAGON” ubicado en Avda. José Henriquez No 425, Curicó.
  7. Elección de nombre de dominio.

Señala que nunca se pensó en otro que no fuera aquel por el cual es conocida la compañía. Agrega además, que se debe considerar que al momento de solicitar el registro o inscripción del dominio, éste no se encontraba inscrito en el Registro de Nombres de Dominio Cl, pues de otra forma se hubiese rechazado de inmediato la solicitud.

  1. Artículo 14 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL.

Señala que  esta norma estatuye la obligación del solicitante de una inscripción, consistente en que en ella no se contraríe las normas de abusos de publicidad, los principios de competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros. Por lo anterior, prosigue, es que el árbitro en este proceso debería considerar que la finalidad de este procedimiento es solucionar el conflicto de una manera que se estime justa o adecuada, abandonando el criterio arcaico que en todo caso debe aplicarse el principio “first come, first serve basis”. Lo anterior, ya que este principio debe aplicarse en relación con la normativa existente en el reglamento y a los otros principios del derecho. Agrega que por ello es que el principio de prioridad tienen ciertas excepciones, como cuando existe una marca comercial inscrita con anterioridad y de acuerdo a los antecedentes del caso aparece que constituye un enriquecimieto injusto del tercero o es un atentado en contra de la buena fe o simplemente se trata de un caso de abuso del derecho.

Agrega que la reglamentación resulta necesaria, puesto que se trata de otorgar protección en la red teniendo en cuenta los nombres o palabras que se utilizan en el mundo real pra designar personas, las empresas, o los produtos o servicios que han adquirido cierta fama y notoriedad. Agrega que  normalmente los usuarios que pretenden recabar información sobre una determinada empresa, la localizan escribiendo en su computador el nombre de la compañía o de una marca comercial de ésta a fin de encontrar su sitio en la red. Es por esto que resultaría lógico, y hasta necesario según el abogado, para las empresas usar en Internet como nombre de dominio su nombre comercial o el de una marca comercial que le pertenece o que les caracteriza (en la especie, “Corona de Aragon”).

Alega que conforme a los prinipios del artículo 14, existen una serie de normas que dan una aplicación práctica a los mismos, entre las cuales menciona la posibilidad que la autoridad competente disponga la eliminación de un determinado registro y la posibilidad de solicitar la revocación de un dominio por una persona, natural o jurídica, que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio.

Termina señalando que en el artículo 22 se lleva al concreto y al detalle los principios arriba expuestos.

CONSIDERANDO

1) Las disposiciones de la Reglamentación  para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que ambas partes alegan derechos marcarios, a saber Multitiendas Corona S.A. alega tener derechos marcarios sobre la expresión CORONA, en tanto que la parte de Jose Puertas Pons y Cia, alega derechos marcarios sobre la expresión CORONA DE ARAGON, expresión correspondiente al dominio en disputa, todo lo cual se encuentra acreditado en autos mediante los correspondientes certificados.

3) Que por las circunstancias de autos, corresponde analizar si la solicitud de Multitiendas Corona S.A., primer solicitante, de acuerdo al artículo 14 de la Reglamentación de NIC CHILE vulnera o no derechos válidamente adquiridos por terceros.

4) Que al respecto cabe tener como base para la solución de este conflicto el hecho de tener el primer solicitante registros marcarios para la expresión CORONA sin otros complementos o palabras adicionales.

5) Que por otra parte también constituye una base de la solución de este conflcito, el hecho de que quien es segundo solicitante ha probado el registro marcario y en consecuencia ha acreditado un derecho de propiedad válidamente adquirido sobre la expresión CORONA DE ARAGON, es decir un derecho sobre idéntica expresión a la que se disputa como nombre de dominio bajo.CL, así como el amplio uso que de la expresión CORONA DE ARAGON ha hecho José Puertas Pons y Cia, la identifican plenamente con dicha expresión, todo lo cual se encuentra acreditado en autos Además de ser la expresión CORONA DE ARAGÓN identificatoria de un establecimiento comercial.

6) Que evidentemente queda demostrado y es otro aspecto relevante para la solución de esta disputa, el hecho de que los signos CORONA y CORONA DE ARAGON ya coexisten en el ámbito marcario, es decir existen dos derechos de propiedad independientemente otorgados a ambos litigantes sobre tales expresiones, y según documentos y argumentos de autos puede apreciarse que el  rubro en que cada solicitante desempeña sus actividades es diferente, siendo en un caso un establecimietno comercial principalmente dedicado al vestuario y en el otro un establecimiento comercial principalmente dedicado al rubro ferretería y construcción. Que además se ha acreditado que ambos utilizan dichos signos en el comercio y por la diferencia del rubro en que cada uno funciona es posible tal coexistencia pacífica ya establecida y reconocida al amparo de la ley 19.039 y sus normas sobre marcas comerciales.

7) Que como se ha señalado en otras decisiones del este árbitro, la diferencia  que existe entre Internet y el sistema de las marcas comerciales es la ausencia de clases o rubros respecto de los nombres de dominio, en el particular .CL. Que tal diferencia contrasta y puede colisionar en ciertos casos con la necesidad de cada titular de marca o de quien es conocido bajo cierta identidad de verlas reflejadas también en el ámbito de la Internet.

8) Que los derechos marcarios otorgados al primer solicitante consisten en la exclusividad para el uso en ciertos rubros de la expresión CORONA, Que en cambio la exclusividad otorgada en ese mismo ámbito al segundo solicitante consiste en la exclusividad de uso sobre la expresión CORONA DE ARAGON.

9) Que en tal sentido y entendiendo en una forma amplia el artículo 14 de la Reglamentación NIC que establece que es responsabilidad del solicitante el que la solicitud no vulnere derechos válidamente adquiridos por terceros, es que si se otorgara en definitiva el dominio en disputa al primer solicitante, esto tendría el efecto de vulnerar el derecho del segundo a ser identificado en Internet en la misma forma en que lo es en el ámbito marcario bajo su marca CORONA DE ARAGÓN  y en el mundo de los negocios, bajo su denominación de establecimiento comercial  CORONA DE ARAGÓN,.

10) Por otra parte, que el derecho marcario otorgado y la expresión por la cual es conocido el primer solicitante sea CORONA, tal circunstancia no justifica que tenga algún derecho a una expresión compuesta como es CORONA DE ARAGÓN, si quien es el segundo solicitante justifica efectivamente sólidos derechos sobre dicha expresión y su uso. El sostener lo contrario podría significar el atentar además contra la leal competencia, al no permitir a quien es titular de la marca CORONA DE ARAGON y quien es identificado en tal forma llegar a reflejar dicha identidad en Internet, y por el contrario que bajo dicho signo se identifique a un tercero de distinto rubro, y sobre cuyos ámbitos de negocios no hay confusión en el comercio, sería vulnerar derechos válidamente adquiridos por terceros. Unido a lo anterior debe considerarse que en cuanto a nombres de dominio es el público usuario quien tiene la carga de digitar las letras necesarias para acceder a un determinado sitio en Internet, por ello puede cometer errores de tipeo y llegar a un sitio errado, situación que no ocurrirá en autos ya que precisamente se requerirá que el usuario tenga conocimiento de lo que va a digitar ya que las letras de la expresión DEARAGON raramente podrían ser digitadas por error. Al contrario, quien digite CORONADEARAGON.CL requerirá de un conocimiento muy exacto de qué sitio o a quien espera encontrar en Internet, y en este caso significa que identifica al titular de dicha marca comercial y a su rubro de ventas.

9) En virtud de lo anterior es que la solicitud de Multitiendas Corona S.A., primer solicitante en autos vulnera derechos válidamente adquiridos por un tercero, en este caso osé Puertas Pons y Cia segundo solicitante en autos. Que en estas circunstancias, y en mérito de lo expuesto precedentemente,

SE RESUELVE

1) Procede rechazar la totalidad de los argumentos y pruebas presentados por  el primer solicitante en mérito de los considerandos anteriores.

2) Se asigna el dominio coronadearagon.cl a José Puertas Pons y Cia.

2) En mérito de lo dispuesto en el ANEXO 1 de la Reglamentación de NIC Chile, Procedimiento de Mediación y Arbitraje, artículo 10, se ordena notificar el presente fallo a las partes y a NIC Chile por carta certificada, pudiendo enviarse copia de él por correo electrónico o por fax sólo con fines informativos.




Santiago, 7 de Agosto del 2002




Gabriela Paiva Hantke

Juez Arbitro Arbitrador