Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "costena.cl"

Santiago, 21 de abril de 2003.

 

VISTOS:

 

1.        Con fecha 19 de julio de 2002 NIC Chile comunicó al abogado infrascrito, mediante Oficio Nº 1.632, de esa misma fecha, su designación como árbitro en el conflicto sobre el nombre de dominio en Internet "costena.cl".

2.        En dicho oficio y en sus anexos, documentos que rolan de fs. 1 a 3 del expediente, consta:

a) Que Luis Alejandro García López., contacto administrativo Luis Alejandro García López, domicilio postal Luca della Robbia Nº 7714, Las Condes, dirección electrónica agarcia@xxxxx, solicitó la inscripción de dicho nombre con fecha 8 de mayo de 2001;

b) Que con fecha 05 de junio de 2001, Conservas La Costeña S.A. de C.V. representada por Johansson & Langlois, contacto administrativo Christopher Doxrud, domicilio postal San Pío X Nº 2460, of. 1101, Providencia, Santiago, dirección electrónica mail@xxxxx;mail@xxxxx; cdoxrud@xxxxx , presentó una solicitud competitiva para el mismo nombre de dominio.

3.        Que por resolución de fecha 26 de julio de 2002, estampada a fs. 4, el árbitro que suscribe aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible.

4.        Que en la misma resolución antes citada se citó a las partes a comparendo de conciliación y, en su caso,  para fijar procedimiento, lo que se notificó a ellas, y a NIC Chile, por cartas certificadas enviadas con fecha 31 de julio de 2002, como consta a fs. 4 vta., y por correo electrónico.

5.        Que el 23 de agosto de 2002, fecha fijada para el comparendo, asistieron ambas partes, una personalmente y la otra debidamente representada. Llamadas a conciliación, ésta no se produjo. Acto seguido, los comparecientes fijaron las normas de procedimiento que se consignan en el acta de fs. 6.

6.        De conformidad a lo previsto en el número 1. de esas normas de procedimiento, la parte Conservas La Costeña S.A. de C.V. presentó la demanda que rola a fs. 26 y siguientes, con indicación de los argumentos que fundan su pretendido mejor derecho al nombre de dominio en disputa y expuso que: Uno) Conservas La Costeña S.A. de C.V. es una empresa mexicana con más de 70 años de liderazgo y experiencia en la elaboración de chiles y


conservas alimenticias de alta calidad, cuyos orígenes se remontan al año 1922, cuando don Vicente López Resines comenzó la elaboración de chiles serranos y largos en vinagre. Atendido el éxito de sus productos, y con el correr del tiempo, fue ampliando la gama de producción, hasta llegar, en la actualidad, a 45 artículos bajo la marca "La Costeña", de los cuales diariamente se envasan 2.000.000 de latas en sus plantas. En 1948 se fundó la primera planta productora. En 1951 comenzó la distribución al interior de la República Mexicana. La actual fábrica funciona desde el año 1971. En 1973 comienzan las relaciones de la empresa con cadenas de autoservicio, tanto privados como gubernamentales, lo que resultó decisivo para su expansión hacia países extranjeros. La marca "La Costeña" identifica una línea de productos líder en 30 países de América y del resto del mundo. Dos) Señaló como antecedentes que avalan el  mejor derecho de esta parte para ser titulares del nombre de dominio "costena.cl", los siguientes: A) Con fecha 23 de abril de 1998, Conservas La Costeña S.A. de C.V. demandó la nulidad del registro  N° 381.188, de la marca "La Costeña", registrado por don Alejandro García, es decir, el mismo primer solicitante de estos autos. La referida demanda de nulidad se fundamentó en lo dispuesto por los artículos 20, letras f), g) y j), y 26 de la Ley N°19.039, sobre Propiedad Industrial, como asimismo en lo dispuesto en los artículos 6 bis y 10 bis del "Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial". Los argumentos esgrimidos en sustento de aquella demanda, y que forman parte fundante de la de estos autos, fueron el hecho de ser los demandantes los creadores y titulares de la marca "La Costeña", para distinguir productos de la clase 29, debidamente registrada en México, y que al momento que el Sr. García presentó en Chile la solicitud cuestionada, ésta no gozaba, en consecuencia, del más mínimo rasgo de novedad y caracterización. Afirma el representante de Conservas La Costeña S.A. de C.V. que, sin duda alguna, el Sr. García tenía pleno conocimiento, al momento de presentar su solicitud, de la existencia de la marca "La Costeña" y de quiénes eran titulares de la misma, por cuanto él distribuía en Chile los productos de sus mandantes, bajo dicho signo. Concluye que la conducta del señor García revela absoluta mala fe y está reñida con la ética comercial y las costumbres mercantiles. B) Don Luis Alejandro García López registró en Chile la marca "HERDEZ", para distinguir productos de la clase 29, la que fue amparada por el registro N° 381.187, de fecha 11 de febrero de 1992. Por escritura pública de fecha 5 de julio de 1995, el señor García transfirió dicha

marca a la sociedad mexicana HERDEZ S.A. de C.V., del mismo origen y rubro que sus mandantes. Por una inadvertencia de la empresa mexicana, el registro así adquirido no fue renovado oportunamente, tomando nota de ello los señores HERDEZ S.A. de C.V. sólo cuando se percataron de que el señor García nuevamente estaba intentando registrar el signo de su propiedad para sí, en la clase 29, por medio de la solicitud N° 568.005. Lo anterior constituye una actitud reñida con las buenas costumbres y la ética mercantil. Tres) Luego, el representante de Conservas La Costeña S.A. de C.V. señala que el señor Alejandro Garcia, como constaría en la documentación que se acompaña en un otrosí de la demanda planteada en estos autos, fue distribuidor de los productos de sus mandantes en Chile. Al respecto acompaña fotocopia de una carta firmada por el señor García, donde comienza señalando: "nuevamente retomo contacto con Ud. Para realizar operaciones de comercio exterior con su prestigiosa empresa. Cuatro) Invoca la demandante Conservas La Costeña S.A. de C.V., como fundamentos de derecho,  los siguientes: Del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, el inciso primero del artículo 10, que consagra el derecho de eventuales interesados que se estimaren afectados por una solicitud de inscripción, a presentar su propia solicitud competitiva para el mismo nombre de dominio; el artículo 14, que señala, entre otras cosa, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción cumpla con  las normas legales vigentes en el territorio de la República  y no  vulnere derechos de terceros, y los artículos 20 y 22 del Reglamento en cuestión, que si bien son aplicables a los litigios por revocación de dominios, contienen principios y señalan pautas para apreciar si existe mala fe y si se vulneran derechos o intereses de terceros. Del Convenio de Paris, los artículos 6 bis y 8, que protegen las marcas notorias y el nombre comercial, aunque no forme parte de una marca, y el artículo 10 bis, que define actos que constituyen competencia desleal e impone a los Estados Miembros la obligación de establecer una protección eficaz contra ella. Del convenio "Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (ADPIC), los artículos 16 y 41, sobre los derechos reconocidos al titular de una mareca comercial y sobre la obligación de los Estados Miembros de proteger eficazmente los derechos de propiedad industrial, respectivamente. Expresa que la tendencia mundial en materia de propiedad industrial es velar por los intereses de personas naturales y jurídicas extranjeras, que se ven afectados por nacionales que pretenden vulnerar principios básicos. Agrega,

además, que la Comisión Preventiva Central, al conocer una denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., ha señalado "La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida.  Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios". Señala, por último, que la asignación del nombre de dominio "costena.cl" al primer solicitante constituiría, en primer lugar, un agravio a los derechos de su representada, creadora de la marca "La Costeña" y, en segundo lugar, induciría a error y confusión a los consumidores respecto de la procedencia, cualidad y género de los productos y establecimientos que fueran promocionados en el sitio web "www.costena.cl.".

7.        Con fecha 6 de septiembre de 2002, don Luis Alejandro García López presentó la demanda que rola  fs. 81, señalando: Uno) Que con fecha 8 de mayo de 2001 solicitó registrar a su nombre  el dominio "costena.cl", siendo el primer solicitante. Dos) Que el fundamento para solicitar el registro de dicho nombre de dominio es que el solicitante es titular en Chile de la marca comercial "La Costeña", desde el 12 de febrero de 1992, bajo el registro Nº 381.188, del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, que fue renovado a su nombre el 16 de mayo de 2002, por diez años, bajo el
Nº 630.337. Tres) Que todo lo anterior se encuentra acreditado con los documentos que acompaña.

8.        Con fecha 9 de Septiembre de 2002 se dio traslado a las partes,  para formular observaciones a los planteamientos y la prueba rendida, de conformidad con lo estipulado en el numeral 2. de las normas sobre procedimiento fijadas por las partes a fs. 6.

9.        El solicitante Luis Alejandro García  materializó una presentación, que rola a fojas 87 y siguientes, en la que reiteró su petición de que se le asigne el nombre de dominio, basado en la circunstancia de haberlo solicitado primero y en que es titular de la marca "La Costeña". Agregó que en el juicio de nulidad de marca que invoca su contraparte obtuvo sentencia favorable, la que se encontraría ejecutoriada y que en copia acompaña, y que en esa sentencia

quedó asentado, bajo fuerza de cosa juzgada, que él no tenía conocimiento de la existencia de la marca extranjera y que no se acreditó que hubiera obrado de mala fe. Alegó que su contraparte ha demostrado desidia, al no pedir antes para sí el nombre de dominio en litigio, y mala fe, pues lo habría hecho ahora con el solo propósito de entorpecer su derecho a usar la denominación en Internet. Concluyó pidiendo la condenación en costas de la segunda solicitante.

10.     A fojas 96 se recibió la causa a prueba. La parte Conservas La Costeña S.A. de C.V. acompañó documentos a fs. 98 y siguientes, solicitó se tuviera a la vista el sitio web www.costena.com.mx e hizo presente que la marca alegada por su contraparte en sustento de su mejor derecho es "La Costeña" y no "costena.cl", que es el nombre de dominio en disputa. Con anterioridad había rendido la documental que rola de fs. 36 a 80, la que se tuvo por acompañada, con citación, en virtud de la resolución de fs. 96. El solicitante Luis Alejandro García, por su parte, acompañó copia de la inscripción del nombre de dominio "costena.cl", a fs. 82, y del registro de la marca "La Costeña", a fs. 83 y 84, instrumentos que se tuvieron por acompañados con citación, en virtud de la resolución de fs. 96 ya citada; además, acompañó copia de sentencia en juicio marcario, que rola de fs. 90 a 95.

11.     A fs. 107 se declaró cerrado el proceso y se citó a  las partes a oír sentencia, y

 

CONSIDERANDO:

 

1.        Que la materia a resolver en este arbitraje es a cual solicitante corresponde el mejor derecho al nombre de dominio en disputa, a saber "costena.cl".

2.        Que el primer solicitante, don Luis Alejandro García López, ha presentado, para justificar su solicitud, copia de los certificados del Registro de Marcas
N° 381.183 y Nº 630.337, que acreditan que es titular en Chile de la marca "La Costeña",  para la clase 29. En la existencia de ese derecho de propiedad industrial, y en su condición de primer solicitante, fundamenta su preferencia para obtener el nombre de dominio en cuestión.

3.        Que al decir de la segunda solicitante, el titular del registro marcario en Chile conocía la existencia de Conservas La Costeña S.A. de C.V. desde la primera vez que registró la marca "La Costeña" en nuestro país, como dan cuenta las cartas que rolan de fojas 37 a 43 de autos, documentos que fueron acompañados al proceso y no objetados en la oportunidad correspondiente; esos instrumentos hablan de una prolongada relación comercial entre las

partes y permiten concluir al sentenciador que el Sr. García, como importador de los productos de Conservas La Costeña S.A. de C.V.,  no desconocía la existencia de aquella empresa, ni de sus productos, ni de las marcas que identifican y caracterizan a ambos.

4.        Que es un hecho no controvertido, y acreditado mediante  los documentos que rolan de fs. 44 a 61, no objetados, que Conservas La Costeña  S.A. de C.V., es la creadora, y dueña al menos en México, Costa Rica, Uruguay, Honduras, El Salvador y Nicaragua, de la marca "La Costeña", según registros otorgados desde 1955 en adelante, en las clases 2, 5, 29, 30, 31 y 32, según los casos.

5.        Que, sin embargo, el presente litigio no es sobre marcas, por lo que su existencia y uso no resultan decisivos al momento de dirimirlo, más aún sin ambos contendientes detentan derechos de esa naturaleza, sobre expresiones que contienen el nombre de dominio en cuestión. La decisión deberá basarse en otras consideraciones, tales como la identidad exacta de los identificadores, el uso efectivo que de ellos se haga y la buena o mala fe de las partes.

6.        Que de una simple comparación entre la grafía del nombre de dominio en pugna, "costena.cl", y la de las marcas que esgrimen ambas partes para reclamar un mejor derecho, salta a la vista que aquél no contiene la letra "ñ", que sí figura en todas las marcas en cuestión. Además, el nombre de dominio en disputa es "costena.cl" y no "lacostena.cl" y difiere del nombre o razón social de los litigantes.

7.        Que los nombres de dominio son un conjunto de caracteres alfanuméricos que simbolizan una dirección específica en la red Internet; por lo tanto, la inclusión o exclusión de algunos caracteres conducirá necesariamente a dos direcciones completamente distintas, puesto que una expresión alfanumérica es inconfundible con otra en el ámbito de las redes de ordenadores.

8.        Que, en consecuencia, la falta de identidad entre el nombre del sitio y las marcas que hacen valer ambas partes como antecedente justificatorio de su mejor derecho, determinan que este antecedente no resulte viable como criterio para definir la controversia.

9.        Que hacer uso efectivo de la denominación como identificador en Internet es un factor esencial para resolver este tipo de desacuerdos.

10.     Que respecto del primer solicitante, don Luis Alejandro García López,  no aparece justificado que haga uso efectivo de la marca en el comercio físico a nivel nacional, ni del signo distintivo "costena.cl", ya que no rindió prueba alguna en tal sentido.

 

 

11.     Que de acuerdo a la documentación agregada a los autos de fs. 101 a 105, a petición de Conservas La Costeña S.A. de C.V., el tribunal ha podido comprobar el uso que la segunda solicitante hace en Internet de los identificadores "La Costeña" y "costena", asociados a direcciones electrónicas y al contenido de páginas WEB. La misma búsqueda en Internet no da ningún acierto en que aparezca el demandante Sr. Luis Alejandro García, alguna empresa suya o productos que anuncie para distribución o difusión, lo que demuestra que él no usa en la red el identificador en disputa, no obstante que en su calidad de primer solicitante no tiene impedimento para hacerlo.

12.     Que la copia de la carta fechada 7 de diciembre de 2001, agregada a fs. 36, presentada por Conservas La Costeña S.A. de C.V. y no objetada, da cuenta de que el Sr. García ofreció a su contraparte en este juicio la marca "La Costeña", registrada en Chile, y el nombre de dominio "costena.cl", por un precio de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América, pagaderos al contado. Esta cifra no guarda ninguna proporción con el costo de inscribir un nombre en el dominio CL, que es de $ 20.000 por el plazo de dos años, menos de treinta dólares de los Estados Unidos de América, como consta en el sitio web de NIC Chile.

13.     Que ese documento da cuenta de la falta de interés por parte del señor García en utilizar el nombre de dominio en disputa como un identificador en Internet y acredita la persecución de un fin meramente especulativo en la inscripción de dicho nombre.

14.     Que, además, tal instrumento, examinado junto con los que rolan a fs. 37 a 43, constituyen un conjunto de datos graves, precisos y concordantes que producen en el tribunal la convicción de que el primer solicitante ha actuado de mala fe, atendido el conocimiento que tenía de la existencia del nombre y las marcas del segundo solicitante al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa, 8 de mayo de 2001, ya que a esa fecha se encontraba trenzado en un debate judicial con su contraparte, precisamente sobre la validez de su registro marcario, y dado que entre ambos litigantes había existido una relación comercial, al menos desde septiembre de 1992, durante la cual tuvieron conversaciones acerca del traspaso a la empresa mexicana de la marca "La Costeña", registrada en Chile.

15.     Que sobre la base de las mismas consideraciones colacionadas anteriormente, se debe concluir que el primero de los solicitantes, señor Luis

Alejandro García, ha violentado derechos válidamente adquiridos por el segundo, Conservas La Costeña S.A. de C.V., y ha violado la ética mercantil, al inscribir para sí un nombre de dominio claramente vinculado a la marca de productos que le suministraba un tercero y al nombre comercial de dicho proveedor, con la confesada intención de no utilizarlo en el fin que le es propio, como es difundir en la red Internet productos, servicios o establecimientos, sino de obtener una ganancia especulativa.

16.     Que en cuanto a la alegación del señor García López respecto de la sentencia ejecutoriada en el juicio de nulidad de marca, que en copia figura agregada a fs. 90 y siguientes, baste tener presente que ella no empece a este tribunal, que está llamado a resolver una materia diferente de la ventilada en aquel proceso, como es la decisión de cuál parte tiene mejor derecho para inscribir el nombre de dominio en disputa, y que ella fue dictada el 3 de abril de 2001, cuando aún no se había expedido la carta de 7 de diciembre de 2001, de fs. 36, en la que aparece palmariamente la intención especulativa del señor García López.

17.     Y atendido además lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Nombres del Dominio CL, especialmente los artículos 12 y 14, en los artículos 1, 7, 8 y 10 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje que, como Anexo 1, forma parte de aquel Reglamento, en las normas de procedimiento acordadas por las partes en el comparendo de fs. 6, en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil  y en el artículo 1712 del Código Civil,

 

RESUELVO:

 

Se rechaza la solicitud de Luis Alejandro García López para inscribir el nombre de dominio "costena.cl" y se acoge la de Conservas La Costeña S.A. de C.V.,  representada por Johansson & Langlois.

NIC Chile practicará la cancelación y la inscripción correspondientes.
En cuanto a las costas, atendida la mala fe con que ha obrado el primer solicitante, se le condena al pago de las costas del arbitraje, las que se fijan en cincuenta unidades de fomento, según su equivalencia en dinero el día del pago efectivo. En cumplimiento de este fallo, el primer solicitante deberá reembolsar al segundo todo lo que éste ha pagado a la fecha por concepto de costas, esto es, el equivalente en dinero a veinticuatro unidades de fomento, y solucionar el resto en la cuenta corriente del árbitro en el Banco XXX, Nº XXXXXXXXXX, todo ello dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde la notificación de esta sentencia por carta certificada.

Notifíquese esta sentencia por carta certificada a las partes y a NIC Chile, sin perjuicio de comunicarla además por correo electrónico.

Remítase el expediente a NIC Chile para su archivo.

 

 

 

José Antonio Soffia Ahumada                      Fernando Soffia Contreras

    Actuario                                                                Arbitro