Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "curiforservicio.cl"

Santiago, 3 de febrero de 2003.

Arbitraje de asignación de nombre de dominio “curiforservicio.cl”

Partes: Primer solicitante                :   Sergio Pérez Mena.

      Segundo solicitante:   Automotriz Curifor S.A.

Vistos:

1.      Que mediante oficio N° OF01240 de NIC Chile de fecha 27 de agosto de 2001 me fue comunicada la designación de Juez Arbitro y remitidos los antecedentes relativos al conflicto de asignación del nombre de dominio “curiforservicio.cl”.

2.      Que por medio de resolución de fecha 28 de agosto de 2001 fue aceptado el cargo de Juez Arbitro y establecida la fecha de la audiencia de conciliación para el día 3 de octubre del 2001. Previa a la audiencia las partes deberán depositar la suma de $100.000 correspondiente a honorarios arbitrales, todo lo cual fue notificado por carta certificada a las partes y al Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

3.      Que como consta en autos, ambas partes pagaron los honorarios arbitrales con fecha 3 de octubre de 2001.

4.      Que de acuerdo a resolución de 3 de octubre de 2001, se deja constancia que se llevó a efecto el comparendo de fijación de procedimiento con asistencia de don Sergio Manuel Pérez Mena y de don Alex Rodrigo Severin Saavedra en representación de Automotriz Curifor S.A. Instadas las partes a lograr un avenimiento, este no se produjo, por lo que se procedió a fijar las normas del procedimiento de arbitraje. En virtud de las mismas, las partes tendrán un plazo de 30 días hábiles para depositar en la cuenta corriente del Juez Arbitro la suma correspondiente a los honorarios arbitrales. En caso de que alguna de las partes no consigne dicha suma, se tendrá la solicitud por abandonada, asignándose el dominio a la parte diligente. Una vez consignados los honorarios, las partes tendrán un plazo de 20 días hábiles para hacer presente al tribunal sus pretensiones y derechos. De dicha presentación se dará traslado a las partes por el término de 15 días hábiles, luego de los cuales quedará la causa en estado de sentencia.

5.      Que en resolución dictada el día 22 de noviembre de 2001, se señala que acuerdo al acta de fijación de procedimiento, las partes contaban con un plazo de 30 días hábiles para depositar los honorarios arbitrales, el cual venció el día 16 de noviembre de 2001. A su vez señala que consta en autos que Automotriz Curifor S.A. efectuó el referido depósito el día 17 de octubre de 2001. EL Sr. Sergio Pérez Mena realizó el día 16 de noviembre de 2001 una transferencia electrónica de fondos a la cuenta corriente del Juez Arbitro, para pago de los honorarios arbitrales. Sin perjuicio de esto, dicho ingreso no se registra en la cuenta corriente correspondiente. Por ser esta falla técnica no imputable al Sr. Sergio Pérez, se le concede un plazo de 10 días hábiles para depositar los honorarios arbitrales en la cuenta corriente correspondiente, acompañando una copia del comprobante de depósito, bajo apercibimiento de tener por abandonada su solicitud.

6.      Que como consta en autos, la resolución precedente fue notificada a las partes por correo electrónico el día 23 de noviembre de 2001.

7.      Que como consta en autos, el día 29 de noviembre de 2001, fue depositada en la cuenta corriente el monto correspondiente al pago de los honorarios arbitrales, por parte del Sr. Sergio Pérez Mena.

8.      Que con fecha 30 de noviembre de 2001, se dicta resolución dejando constancia que ambas partes han pagado los honorarios arbitrales por lo que de acuerdo al acta de procedimiento, se le concede a las partes el plazo de 20 días hábiles para que presenten sus demandas y los antecedentes probatorios que le sirvan de fundamento.

9.      Que como consta en autos, con fecha 17 de diciembre de 2001, María Luisa Arregui Landaberea, en representación del segundo solicitante, Automotriz Curifor S.A., presenta demanda de asignación del nombre de dominio curiforservicio.cl.

En este escrito, se señalan los siguientes argumentos como fundamento de  su pretensión. En primer lugar, se indica que la sociedad Automotriz Curifor S.A. se constituyó el 17 de agosto de 1967, adoptando su actual razón social “AUTOMOTRIZ CURIFOR SOCIEDAD ANÓNIMA”, el día 25 de marzo de 1969. El objeto de la sociedad es “la representación o agencia de automóviles, camiones, tractores o en general toda clase de vehículos, especialmente las concesiones de la marca Ford; la fabricación, armaduría, compra y venta de los mismos, de repuestos, lubricantes y accesorios en general y la explotación del negocio de garaje”, objeto que fue ampliado posteriormente para incluir vehículos, maquinarias agrícola, repuestos, servicios, distribución de combustibles y lubricantes, entre otros. De acuerdo a estos antecedentes se señala que Automotriz Curifor S.A. es conocida en el comercio por ese nombre desde hace más de 30 años.

A continuación se indica que el día 1° de septiembre de 1981, Automotriz Curifor S.A. celebró un contrato de arrendamiento y concesión con el Sr. Arturo Pérez Jara, padre de don Sergio Pérez Mena, primer solicitante de autos. De acuerdo al  contrato celebrado, don Arturo Pérez Jara se constituyó en concesionario de Curifor con el “objeto exclusivo de dar servicio técnico a las unidades que Curifor importa, distribuye o vende, por cuenta propia o ajena. En ningún caso el concesionario podía celebrar acto o contrato alguno en representación de Curifor”. Automotriz Curifor S.A. puso término a dicho contrato, el cual expiró  el día 31 de diciembre de 2000. Sin perjuicio de lo señalado, el primer solicitante de autos, presentó en el Departamento de Propiedad Industrial, el día 1 de Febrero de 2001, la solicitud N° 516.732 de la marca “Curiforservicios”, para distinguir servicios de la clase 37 y 40. A dicha solicitud se opuso Automotriz Curifor S.A. en base a su marca “Curifor” y al uso que de ésta se había realizado.

A continuación se indica que por medio de los documentos acompañados, se acredita el uso ininterrumpido de parte del primer solicitante de la razón social Automotriz Curifor S.A., además de comprobarse que éste presta por sí el servicio de mantención y reparación de vehículos motorizados.

Finalmente se indica que Automotriz Curifor S.A., es actualmente dueño del dominio “curifor.cl” y es titular de los siguientes registros marcarios: registro N° 492.141 de la marca CURIFOR, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de la clase 12 en las regiones VI, VII, VIII y metropolitana; registro N°563.760 de la marca CURIFOR MOTORCENTER, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de las clases 1 a 9, 11, 12, 14, 16 a 18, 23 a 28 en la región metropolitana; registro 563.761 de la marca CURIFOR MOTORCENTER, para distinguir servicios de publicidad radiofónica y televisada, correo publicitario. Difusión de material publicitario, publicación de textos publicitarios, en definitiva publicidad por cualquier medio. Importación, exportación y representación de toda clase de artículos y productos clase 35; registro N° 599.249 de la marca CURIMAQ, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de los productos de las clases 6 a 9, 11 y 12 en las regiones VI, VII, VIII y metropolitana; registro N° 599.250 de la marca CURIMAQ, para distinguir productos de la clase 12.

10.  Que con fecha 31 de diciembre de 2001, fue remitida vía correo electrónico la demanda de asignación de dominio del primer solicitante, por su representante doña Cecilia Belmar Palavecino.

En dicha presentación se señala que don Sergio Pérez Mena es un antiguo y consolidado empresario del rubro automotriz por más de 20 años, durante los cuales se ha especializado en la prestación de servicios de asistencia técnica y reparación de automóviles y tractores. Para tales fines se ha distinguido en el mercado bajo la denominación “curifor servicio”. En efecto, el Sr. Sergio Pérez Mena, bajo una sociedad de hecho junto a su padre Sergio Pérez Jara, ha sido el primero en utilizar, explotar y prestigiar dicha expresión aplicada al campo de los servicios de reparación e instalación de maquinaria agrícola y vehículos y su mantenimiento. A continuación se indica que don Sergio Pérez Mena es el primer solicitante de la denominación señalada. A su vez éste es titular de la solicitud de la marca CURIFORSERVICIOS, para distinguir servicios de construcción, reparación e instalación, reparación de maquinaria agrícola y vehículos, diagnóstico de fallas y solución de las mismas, engrasamiento de maquinaria agrícola y vehículos, lavado de vehículos, estaciones de servicio, mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola y vehículos, vulcanización y recauchado de neumáticos, tratamiento antióxido para maquinaria y vehículos, pintura, pulido, mantenimiento, reparación, engrasamiento, lavado y limpieza de motores de vehículos y maquinaria agrícola, clase 37 y servicios de tratamiento de materiales, clase 40. En relación a esta materia se señala que deben tenerse en cuenta dos elementos. En primer lugar, la circunstancia que efectivamente existe una política de protección por parte del primer solicitante de sus signos y expresiones distintivas, solicitando su inscripción ante las instancias correspondientes y segundo, debe tomarse en cuenta el manifiesto escaso interés del segundo solicitante de autos en la protección de la denominación CURIFORSERVICIO.

Finalmente se señala que en la especie se está ante un solicitante que goza de un implantación real y efectiva en el mercado bajo la expresión “curiforservicio.cl”, el cual ha prestigiado y otorgado fama y notoriedad a la expresión curiforservicio.cl y ha desplegado oportunamente todas las acciones y medidas de protección en relación con dicha expresión.

 

11.  Que como consta en autos el día 2 de enero de 2002, Cecilia Belmar Palavecino, en representación del primer solicitante don Sergio Pérez Mena, acompaña copia escrita del escrito presentado por vía electrónica el día 31 de diciembre de 2001, acompañando a su vez los documentos ofrecidos en la presentación mencionada.

 

12.  Que en resolución dictada el día 18 de enero de 2002, se provee el escrito presentado por el segundo solicitante el día 17 de diciembre de 2001 y el escrito presentado por el primer solicitante el día 2 de enero de 2002, dándole traslado a ambos por un plazo de 15 días hábiles.

 

13.  Que con fecha 22 de enero de 2002 se notifica a las partes de la resolución precedente vía correo electrónico.

 

14.  Que con fecha 23 de enero de 2002, Carolina del Río Herane, en representación de don Sergio Pérez Mena, interpone recurso de reposición en contra de la resolución dictada el día 18 de enero de 2002 y notificada a las partes el día 22 de enero del mismo año, en cuanto en ésta contiene un error al señalar el día 2 de enero de 2002 como fecha de presentación de la demanda de asignación de dominio en representación de don  Sergio Pérez Mena, en circunstancias que la presentación se efectuó por vía electrónica el día 31 de diciembre de 2001, día del vencimiento del plazo para realizar dicho trámite.

 

15.  Que como consta en autos, el día 31 de enero de 2002, se dicta resolución acogiendo reposición presentada por el primer solicitante, modificándose por tanto en la resolución del día 18 de enero de 2002, la fecha “2 de enero de 2002”, por “31 de diciembre de 2001”. Dicha resolución fue notificada a las partes el día 1 de febrero de 2002 vía correo electrónico.

 

16.  Que consta en autos que el día 4 de febrero de 2002, María Luisa Arregui Landaberea, en representación de Automotriz Curifor S.A. evacua traslado. En dicho escrito señala que en virtud tanto los argumentos expuestos en la demanda de su parte, como en los documentos acompañados en la misma, e incluso en los documentos presentados por la parte contraria, debe concluirse necesariamente que el segundo solicitante tiene un mejor derecho a la asignación del nombre de domino en disputa. A su vez,  se indica que el propio Sr. Sergio Pérez Mena reconoce haber tenido una sociedad de hecho con su padre Sergio Pérez Jana y que fue dentro de esa sociedad que explotaron y usaron la designación CURIFOR. A continuación se transcribe la cláusula decimosegundo del contrato de arrendamiento y concesión celebrado entre los solicitantes del nombre de dominio de autos, la cual establece que “el concesionario podrá utilizar en el inmueble señalado en la cláusula primera carteles con el logotipo CURIFOR, dando a conocer al público su calidad de concesionario de dicha sociedad”. Finalmente se señala que todos estos datos son más que suficientes para acreditar que el Sr. Pérez Mena sabía en que calidad actuaba y cuales eran sus derechos y obligaciones respecto de la expresión CURIFOR.

 

17.  Que con fecha 8 de marzo de 2002, Cecilia Belmar Palavecino, en representación de don Sergio Pérez Mena, evacua traslado. En dicho escrito se establece que, contrario a lo que se señala en la presentación del segundo solicitante, ni su representado ni su padre jamás han intentado en momento alguno actuar en representación o en nombre de Automotriz Curifor S.A., es más, si hay alguien que efectivamente se ha distinguido en el mercado y ante los consumidores en relación con los servicios de asistencia técnica a vehículos motorizados bajo el signo CURIFORSERVICIO ha sido el primer solicitante. En efecto, Automotriz Curifor S.A. actualmente no presta ni jamás ha prestado dicho servicio

 

A continuación señala que existe un claro reconocimiento de parte del público consumidor del signo CURIFORSERVICIO con la persona del primer solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, éste indica que puede surgir una duda respecto del ámbito territorial a considerar, en cuanto los servicios prestados por el primer solicitante son ofrecidos principalmente en la ciudad de Curicó y alrededores. Sin embargo, se señala que la consideración de dicho criterio impondría indirectamente nuevas exigencias a los solicitantes de nombres de dominio no previstas en la actual reglamentación.

 

Por otra parte, se hace presente que existe de parte del primer solicitante una política de protección de signos, lo cual se manifiesta en la presentación de la solicitud de registro marcario CURIFORSERVICIOS. A su vez, se manifiesta una clara falta de interés del segundo solicitante en la expresión en disputa, debiéndose esto sencillamente a la circunstancia que el segundo solicitante jamás prestó ni ofreció directamente los servicios de asistencia técnica que por años ha ofrecido el primer solicitante en el mercado.

 

Finalmente, se señala que la principal directriz a observar en los procesos de asignación de nombre de dominio, dice relación con el hecho de que estos constituyan un real y efectivo reflejo del quehacer comercial, no induciendo a error o confusiones en los consumidores.

 

18.  Que de acuerdo a resolución dictada el día 11 de marzo de 2002, se proveen los escritos de evacua traslado de las partes, y se cita a estas a oír sentencia.

 

19.  La resolución precedente es notificada a las parte el día 12 marzo de 2002.

 

Considerando:

1.      Que ante solicitantes que detentan derechos legítimos sobre las denominaciones que pretenden usar como localizadores en internet, la reglamentación vigente, la doctrina nacional y comparada, y la gran cantidad de fallos dictados bajo el sistema de la Uniform Dispute Resolution Policy de ICANN, se resuelve esta disyuntiva aplicando el principio del “first to file system”.

2.      De esta manera le corresponde a este árbitro determinar si le asiste al segundo solicitante un derecho sobre la expresión CURIFORSERVICIO, de entidad tal que sea capaz de revertir la prioridad otorgada al primer solicitante.

3.      En el caso que nos ocupa, el segundo solicitante, los Sres. Automotriz Curifor S.A. basan su solicitud en los derechos que les competen en relación con la denominación CURIFOR. En este sentido, es de vital importancia resolver la cuestión preliminar de si la denominación CURIFORSERVICIO, puede ser válidamente distinguida de la expresión CURIFOR, y si por tanto ambas expresiones son susceptibles de pertenecer a diferentes titulares.

4.      Desarrollando la idea expuesta en el considerando precedente, este árbitro es de la convicción de que ambas expresiones no pueden pertenecer a titulares diferentes, en cuanto éstas se asemejan de manera extrema. La señalada conclusión encuentra su fundamento en los siguientes argumentos.

5.      En primer lugar es necesario señalar que la expresión CURIFOR, no tiene significado alguno en la lengua española, ni tampoco en lengua extranjera, de acuerdo al conocimiento general que de estas puede tenerse. En este sentido, es evidente por tanto, que la expresión CURIFOR tiene un creador intelectual al cual le asisten todos los derechos que nuestra constitución y ordenamiento jurídico le otorgan para proteger su creación intelectual. De acuerdo a los antecedentes acompañados por ambas partes en autos, solamente los Sres. Automotriz Curifor S.A. probaron su titularidad en relación a la denominación en comento, al indicar que la Sociedad Automotriz Curifor S.A. se encuentra constituida desde el año 1967, adoptando su razón social “Automotriz Curifor S.A.” en marzo de 1969, datos que no fueron objetados por el primer solicitante. De esta manera, dichos datos constituyen el registro más antiguo que consta en autos de la denominación CURIFOR, denominación que pertenece a los Sres. Automotriz Curifor S.A.

6.      En concordancia con el considerando anterior, podemos señalar que existen una serie de datos que corroboran la conclusión presente, ya que constituyen antecedentes que nos permiten determinar la titularidad del segundo solicitante en relación con la expresión CURIFOR. Tal es el caso del registro marcario N° 322.852, de la marca CURIFOR, otorgado el año 1987 y renovado el año 1997 a través del registro N°382.784 para distinguir con esa marca establecimiento comercial, en relación con productos de la clase 12 del clasificador internacional de bienes y servicios (clase que distingue vehículos y aparatos de locomoción terrestre entre otros) y del uso continuado que el segundo solicitante ha realizado de la señalada denominación.

7.      A su vez, en atención a los documentos presentados por ambas partes, no podemos sino concluir que el primer solicitante tuvo conocimiento y comenzó a utilizar la expresión CURIFOR exclusivamente en virtud del contrato de concesión y arriendo celebrado entre los solicitantes de autos el primero de septiembre de 1981, lo cual viene a reforzar la conclusión de que el segundo solicitante, los Sres. Automotriz Curifor S.A., son efectivamente los creadores intelectuales de la expresión en comento.

8.      Sin perjuicio de lo anterior, el presente conflicto tiene como objeto la expresión CURIFORSERVICIO y no CURIFOR, por lo que es necesario determinar si la palabra SERVICIO le otorga a la expresión en disputa la suficiente distintividad de manera de poder pertenecer ambas expresiones, CURIFOR y CURIFORSERVICIO a titulares diferentes sin vulnerar los derechos que a cada una de las partes corresponde. Es la opinión de este árbitro que la expresión CURIFORSERVICIO, pertenece a los Sres. Automotriz Curifor S.A., en cuanto la adición que el primer solicitante realizó a la expresión original CURIFOR, no constituye una creación intelectual, ya que simplemente viene en especificar a qué actividad distingue la expresión en comento, es decir solamente describe el rubro que se desea distinguir con el nombre de dominio curiforservicio.cl. La expresión en disputa, por tanto, no constituye una creación intelectual imputable al Sr. Sergio Pérez Mena, ya que constituye una expresión descriptiva, tal como lo serían las expresiones “curiformotorcenter”, “curiforvehículos”, “curiforreparaciones”, etc.

9.      La circunstancia que el Sr. Sergio Pérez Mena haya explotado comercialmente, junto a su padre, don Sergio Pérez Jara el giro relacionado con los servicios de asistencia técnica a vehículos motorizados en virtud del contrato de concesión, demuestra que el uso en el comercio y los esfuerzos de posicionamiento en el mercado de la expresión CURIFORSERVICIO por parte del Sr. Pérez Mena, se hizo reconociendo la calidad de dueño que Automotriz Curifor S.A. tenía respecto de dicha expresión. Ello, ya que precisamente en virtud del contrato de concesión entre las partes, se ocupó comercialmente de la expresión de la referencia. Desconocer lo anterior significaría contrariar los principios de buena fe en el ejercicio de los contratos.

10.  En conclusión y atendiendo a los argumentos expuestos precedentemente, podemos señalar que el nombre de dominio “curiforservicio.cl” pertenece a los Sres. Automotriz Curifor S.A. , en cuanto estos probaron poseer un mejor derecho sobre la denominación en cuestión, mejor derecho que se vio expresado en la titularidad de la creación intelectual de la expresión CURIFOR, la inclusión de dicha expresión como razón social hace más de 30 años, en el uso ininterrumpido de la expresión en comento a través de terceros vía fórmula contrato de concesión, los registros marcarios de la misma y finalmente el registro del nombre de dominio curifor.cl ante NIC Chile.

 

Se Resuelve:

 

En vista de los considerandos anteriores, asígnese el nombre de dominio curiforservicio.cl al segundo solicitante, Sres. Automotriz Curifor S.A.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico.

 

 

Guillermo Carey Claro

Juez Arbitro

c.c.

Sergio Pérez Mena

Automotriz Curifor S.A.