Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "dagestion.cl"

Santiago, dos de Junio de 2004.

 

VISTOS:

 

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del dominio "dagestion.cl", siendo partes don Christian Gustav Dreyer Guerrero, domiciliado en Antonio Varas 1576, Dpto. 204, Providencia, Santiago y  Editorial Gestión Ltda, representada por estudio Baker & Mckenzie, domiciliada en Luis Carrera Nº 1289, Vitacura, Santiago.

 

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y  fijé la fecha para la primera actuación en Huérfanos Nº 1189, Piso 7º, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 4 y siguientes.

 

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió sólo el Segundo Solicitante, debidamente representado por don Rodrigo Marré Grez. En consecuencia, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

 

CUARTO: Que, constando a fojas 20 el hecho de que el Segundo Solicitante a  cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días.

 

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante deduce y fundamenta oposición, acompañando documentos. Sostiene que el nombre de dominio debe serle asignado, fundamentando su petición en los siguientes argumentos:

 

a)    Editorial Gestión Limitada es el legítimo creador y dueño de las marcas registradas "GESTION", Nº 440.498, clase 16; "GESTION", Nº 508.685, clase 3, 14, 18, 25,  28, 30 y 34; "GESTION", Nº 505.703, clases 35, 36, 38, 39, 41, 42; "GESTION", Nº 527.233, establecimiento comercial de compra y venta de toda clase de artículos y productos de las clases 03, 14, 16, 18, 25, 28, 30 y 34 y asimismo es propietario, entre otros, de los nombres de dominio "gestion", "e-gestion", "edgestion" éstas tres inscritas a su nombre.

 

b)    Es imposible una coexistencia entre "gestion.cl" con el nombre de dominio en conflicto "dagestion.cl" sin desviar a los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio de sus clientes, puesto que ellos son prácticamente idénticos. En efecto, la sílaba que diferencia la solicitud de autos con los nombres ya registrados por mis mandanteses "da", pudiendo producir lógicamente en el usuario de Internet una confusión, ya que éste pensará que este nuevo dominio pertenece a un mismo dueño, pues la sílaba "da" no logra dotar al nombre solicitado de una identidad propia como para desvincularse de los nombres de dominio y marcas comerciales registrados por  su representado.

 

c)     Otra potencial confusión que resulta entre los nombres de dominio de su representado y  "dagestion" es que los usuarios de Internet al verse enfrentados a estos nombres de dominio pensaran que el primero de ellos, es decir, "gestion.cl", es el general o paraguas que da acceso a las demás direcciones que conforman la gran familia de nombres de dominio de su representado, a través de los cuales se puede acceder a información de las empresas del mismo y a los servicios y productos ofrecidos por ellas. De esta forma, los usuarios creerán que el dominio en conflicto corresponde a la especie, por medio de los cuales se prestan servicios o  se provee información más específica dentro de la generalidad que significa la palabra "gestión". Lo anterior permite suponer que si sus mandantes tienen registrado un dominio general, como es "gestion.cl", para proveer de información u ofrecer servicios, cualquier nombre de dominio más específico que contenga la palabra "gestión" también pertenecerá al mismo propietario.

 

d)    Los usuarios de Internet irremediablemente pensaran que si el nombre de dominio "gestion.cl" pertenece a mi representado y que éste además es propietario de una cantidad considerable de nombres de dominio que contienen la palabra "gestión", lógicamente pensaran que "dagestion.cl" pertenece a Editorial Gestión Limitada, para proveer información y  prestar los mismos servicios de su Revista Gestión.

 

e)     En Internet cuando se registra un nombre de dominio el registro es universal, es decir, no hay diferenciación alguna de clase, como sucede en el caso de las marcas comerciales, por lo tanto, si se le concede el registro al otro solicitante se producirá irremediablemente confusión en el público consumidor aunque la información que se provea y los servicios que se presten sean totalmente distintos.

 

f)        La solicitud en conflicto no es capaz de diferenciarse con los nombres de dominio de sus representados, los que como veremos más adelante están constituidos en torno a sus marcas registradas "GESTION", Nº440.498, Nº508.685, Nº505.703, Nº527.233, Nº527.234. Nº514.092.

 

g)    Cuando existe conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, han señalado que se deberá privilegiar a aquél que solicitó con anterioridad el nombre de dominio. Dicho principio es conocido internacionalmente como el "first to file system" o "first come, first served".

 

h)     El principio "first come, first served" cede ante aquel solicitante que, sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma.

 

i)         Que su representado, a pesar de ser segundo solicitante, tiene un mejor derecho fundado en la titularidad de una serie de registros marcarios y nombres de dominio, que se basan en la palabra GESTION, enumerándolos a continuación.

 

j)         Una realidad como la Internet no puede, so pretexto de deficiencias de concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico, como es caso de la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad. En este sentido, creemos que es inapropiado aplicar simplistamente el principio "first come, first served".

 

k)      No resultaría justo que se otorgara el dominio disputado a la contraparte ya que sus mandantes han invertido grandes sumas de dinero y tiempo en hacer conocida y famosa su marca GESTIÓN en todos los ámbitos, especialmente en el de la información. Por lo tanto, el primer solicitante, se aprovecharía de una palabra que ya goza en el mercado de una fama y notoriedad, que se relaciona inmediatamente con alta calidad y seriedad, todo lo cual supone un esfuerzo de sus representados que no podemos dejar que se pasen a llevar.

 

l)         Cuando los usuarios de Internet utilicen un buscador para encontrar la página "dagestion.cl",  se producirá un desvío que los llevará  a la página "gestion.cl", lo que sin duda producirá error y confusión respecto de los servicios que ambas partes prestan, ya que pensarán que esta página se relaciona con "GESTION" y que corresponde a las empresas del grupo, produciéndose un "passing off".

 

m)  Cuenta con un mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio en disputa en virtud de sus marca registradas, toda vez que los nombres de dominio, al igual que las marcas, son utilizados como un identificador más, pero con la agravante que son de carácter "universal' dado que se desenvuelven en "Internet", donde una persona, en cualquier región, o en cualquier país pueden acceder a ella.

 

n)     El conflicto de autos, debe encuadrarse en la hipótesis de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito surgido entre legítimos solicitantes.

 

o)     No existe ningún elemento que justifique que el nombre de dominio "dagestion.cl", sea adjudicado a la contraparte, por cuanto ha quedado demostrado que este nombre de dominio, es cuasi idéntico a otros nombres de dominio de mi representada lo que producirá sin duda el desvío de los usuarios de las páginas Web de mis mandantes a una página que no es de su propiedad.

 

p)    El Segundo solicitante acompaño los siguientes documentos:

 

           I. Copia de la impresión de la pagina Web del Departamento de Propiedad Industrial, que da cuenta de los siguientes registros:

1.    Marca "GESTION", registrada bajo el número 440.498, que da cuenta de la propiedad de mi representada sobre la misma.

2.     Marca "GESTION", registrada bajo el número 508.685, que da cuenta de la propiedad de mi representada sobre la misma.

3.     Marca "GESTION", registrada bajo el número 505.703, que da cuenta de la propiedad de mi representada sobre la misma.

4.    Marca "GESTION", registro Nº527.233, que da cuenta de la propiedad de mi representada sobre la misma.

5.    Marca "GESTION", registro Nº527.234, que da cuenta de la propiedad de mi representada.

6.    Marca "GESTION", registro Nº514.092, que da cuenta de la propiedad de mi representada.

II. Copia de la impresión de la pagina Web  de NIC Chile, que da cuenta de los siguientes nombres de dominio:

1.    Nombre de dominio "gestion.cl", que acredita la titularidad de una de las empresas de Víctor Manuel Ojeda Méndez, Editorial Gestion Limitada.

2.    Nombre de dominio "cgestion.cl", que acredita la titularidad Víctor Manuel Ojeda Méndez.

3.    Nombre de dominio "gestionet.cl", que acredita la titularidad de Víctor Manuel Ojeda Méndez.

4.    Nombre de dominio "gestiondelnuevomilenio.cl, que acredita la titularidad de Víctor Manuel Ojeda Méndez.

5.    Nombre de dominio "gestioninmobiliaria.cl", que acredita la titularidad de Víctor Manuel Ojeda Méndez.

6.    Nombre de dominio "gestiona.cl", que acredita la titularidad de Víctor Manuel Ojeda Méndez.

7.    Nombre de dominio "gestion2000.cl", que acredita la titularidad de Víctor Manuel Ojeda Méndez.

8.    Nombre de dominio "gestion-integral.cl", que acredita la titularidad de una de las empresas de Víctor Manuel Ojeda Méndez, Editorial Gestion Limitada.

9.    Nombre de dominio "gestion-de-documentos.cl", que acredita la titularidad de una de las empresas de Víctor Manuel Ojeda Méndez, Editorial Gestion Limitada.

10.Nombre de dominio "bypgestion.cl", que acredita la titularidad de Víctor Manuel Ojeda Méndez.

11.Nombre de dominio "e-gestion.cl", que acredita la titularidad de una de las empresas de Víctor Manuel Ojeda Méndez, Editorial Gestion Limitada.

12.Nombre de dominio "edgestion", que acredita la titularidad de una de las empresas de Víctor Manuel Ojeda Méndez, Editorial Gestion Limitada.

 

SEXTO: Que, sin perjuicio de haber gozado el Primer Solicitante del plazo de 8 días para hacer sus presentaciones, oportunamente este Tribunal Arbitral dio traslado de la presentación del Segundo Solicitante al referido Primer Solicitante, no habiendo éste evacuado ninguna de dichas diligencias por lo que, atendido el mérito del proceso, no se recibió la causa a prueba por no existir hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y, en consecuencia, se ordenó traer los autos para fallo.

 

CONSIDERANDO:

 

 

SÉPTIMO:Que, acompañados en tiempo y forma por el Segundo Solicitante los documentos referidos en los numerales precedentes, no fueron objetados por el Primer Solicitante, por lo que se tienen por reconocidos y válidos para todos los efectos del presente pleito.

 

OCTAVO: Que, el Segundo Solicitante cumplió con todas las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa, argumentando en lo medular y sustancial que es titular de la marca comercial "Gestion" con la cual a comercializado distintos productos y servicios, hechos que se encuentran acreditados suficientemente en autos con los documentos que rolan a fojas 34 y siguientes.

 

NOVENO: Que, en cuanto al Primer Solicitante, obra en su favor únicamente el hecho de haber solicitado la asignación del nombre de dominio "dagestion.cl" con anterioridad al otro.

 

DÉCIMO: Que, dicho Primer Solicitante, a pesar de haber sido notificado debida y oportunamente de todas las actuaciones de este Tribunal no ha efectuado, como se ha señalado, presentación o alegación para demostrar un interés legítimo con relación al nombre de dominio en disputa.

 

UNDÉCIMO: Que, corresponde entonces analizar y otorgar el debido alcance y efectos a la rebeldía en este proceso del Primer Solicitante. En este sentido, preciso es destacar que, a juicio de este Tribunal Arbitral, el Primer Solicitante ha tenido diversas oportunidades para ejercer la facultad de realizar las presentaciones que fundamenten su derecho o interés en la asignación del nombre de dominio en cuestión. Así las cosas, la pérdida de la facultad procesal de realizar estas alegaciones produce una consecuencia jurídica, que no es otra que el efecto preclusivo de la rebeldía lo que, según las circunstancias y materia en conflicto podría traer aparejado el reconocimiento de los instrumentos, probanzas, argumentaciones, intereses y derechos alegados por la parte que sí ha dado cumplimiento a las formalidades del proceso.

 

DÉCIMO SEGUNDO:  Que, razonar en el sentido anterior tiene plena cabida en nuestro ordenamiento procesal ya que la legislación respectiva ha consagrado, en diversas instituciones, específicos efectos jurídicos a la no comparecencia o rebeldía de una de las partes. A modo meramente ilustrativo cabe mencionar el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo;  el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece;  y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

 

DÉCIMO TERCERO: Que, de otra parte, el Segundo Solicitante ha demostrado un legítimo interés en la asignación del nombre de dominio en cuestión a través de las alegaciones relativas al registro de la marca comercial "Gestión" y al haberla utilizado en el mercado, lo que si bien es cierto, a juicio de este sentenciador, no constituye una fundamentación incontrastable ya que debe ser sopesada con otros legítimos intereses y/o derechos que eventualmente sean alegados, estos últimos no han sido expresados por el Primer Solicitante.

 

DÉCIMO CUARTO: Que, no siendo el antecedente marcario el único ni  decisivo a efectos de la asignación del nombre de dominio en esta disputa, el Segundo Solicitante ha acompañado a los autos antecedentes que dan cuenta de que ha realizado en forma legítima una actividad permanente a través de los años de identificación de una marca y signo distintivo, esto es "Gestión".

 

DÉCIMO QUINTO: Que, en este orden de ideas, las actividades de comercialización, protección y publicidad relacionadas con la marca "Gestión" por parte del Segundo solicitante hacen posible establecer con certeza que dicha parte no está, bajo respecto alguno, contrariando normas de abusos de publicidad o principios de competencia leal, ética mercantil o derechos adquiridos por terceros, todas circunstancias que, de haberse alegado y acreditado, también podrían haber importado una apreciación diversa del conflicto suscitado.

 

DÉCIMO SEXTO: Que, en lo referente a la identificación en el tráfico virtual de la expresión "dagestion" y, atendido lo que se ha venido diciendo y que se encuentra acreditado en autos, esto es, el hecho de ser el Segundo Solicitante titular de la marca "Gestion" y nombres de dominio derivados de la palabra en cuestión, parece prudente entender que producto de la similitud existente los usuarios de Internet, al ingresar al nombre de dominio "dagestión.cl", esperarán encontrar, los productos y servicios otorgados por el Segundo Solicitante, bajo sus marcas y nombres registrados.  En efecto, la sílaba que diferencia la solicitud de autos con los nombres y marcas ya registrados por el Segundo Solicitante es "da", pudiendo producir natural y lógicamente en el usuario de Internet una confusión al adjudicárselo al Primer Solicitante, pues la sola sílaba "da" no logra dotar al nombre solicitado de una identidad propia como para desvincularse de los nombres de dominio y marcas comerciales registradas por el Segundo Solicitante.

 

DÉCIMO SÉPTIMO:  Que, por el contrario, y en relación con el Primer Solicitante, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar sus intereses o derechos el que el Segundo Solicitante detente el DNS en cuestión, ya que no existe probanza, alegación o argumentación alguna allegada al proceso por parte de donChristian Gustav Dreyer Guerrero, por lo que atendida la sana razón y justa prudencia que debe observar este Tribunal Arbitral en una contienda de las especiales características que tiene una relativa a la asignación de un nombre de dominio y, además, analizado que sea los efectos de la rebeldía del Primer Solicitante en los términos que se han indicado, no cabe más que concluir que obrará en desmedro del señor Dreyer Guerrero el reconocimiento de la totalidad de los instrumentos acompañados por el Segundo Solicitante y la falta de pronunciamiento sobre las aseveraciones de este último.

 

DÉCIMO OCTAVO: Que, lo anterior, integrado a los medios de prueba acompañados, no objetados y, por tanto reconocidos, permiten otorgar validez a los argumentos del Segundo Solicitante, esto es, EDITORIAL GESTIÓN LIMITADA, por lo que cabe otorgar la debida protección jurídica en el tráfico virtual a esta última persona jurídica, a través de la asignación del nombre de dominio en disputa.

 

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del Procedimiento citado,

 

RESUELVO:

 

Se asigna el nombre de dominio "dagestion.cl" al Segundo Solicitantereferido en el oficio OF03528, de 22 de Marzo de 2004, de NIC Chile, EDITORIAL GESTIÓN LIMITADA domiciliada en Luis Carrera Nº 1289, Vitacura, Santiago.

 

Cada parte responderá de sus costas.

 

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

 

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

 

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

 

 

 Rol N° 11-2004

 

 

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Alejandro Muñoz Danesi.