Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Revocación de dominio "depeapa.cl"

depeapa.cl

En Santiago, a 28 de Enero de 2002.

VISTOS:

1.- El oficio OF01575, de 25 de Septiembre de 2001, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito para conocer de la demanda de revocación del nombre de dominio depeapa.cl, presentado por Televisión Nacional de Chile, contra su titular Dieter Grulich (en representación de Esteban Kosfelder).

2.- Las individualizaciones de las partes que rolan a fojas 3 y 4 del expediente.

3.- El examen de admisibilidad de la solicitud de revocación,  de fojas 5 y siguientes, en el cual la señora Gabriela Paiva Hantke, actuando como árbitro designado al efecto por Nic Chile, declaró admisible la petición de revocación del dominio depeapa.cl, presentada por Televisión Nacional de Chile.

4.- El escrito de fojas 9, mediante el cual Televisión Nacional de Chile solicita la revocación del nombre de dominio depeapa.cl.

5.- El documento de fojas 17, consistente en fotocopia del registro No. 471.110 de la marca “DE PE A PA”, inscrita por Televisión Nacional de Chile para distinguir “programas hablados, radiados y televisados, clase 38”.

6.- El documento de fojas 19, consistente en fotocopia del registro No. 536.648 de la marca “DE PE A PA”, etiqueta, registrada por Televisión Nacional de Chile para distinguir “programas hablados, radiados y televisados, incluso televisión por cable, clase 38”.

7.- Documento de fojas 20, copia del poder en el cual consta la personería del representante de Televisión Nacional de Chile.

8.- La resolución de fojas 23, de 27 de Septiembre de 2001, donde el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento.

9.- Copia de la notificación despachada a las partes, por correo certificado, conteniendo la resolución de que trata el número anterior, de fojas 24.

10.- Formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, que rolan a fojas 25, 26 y 27, en los cuales consta que la carta de notificación de que trata el número anterior, fue despachada a las partes y a Nic Chile, por correo certificado, el día 28 de Septiembre de 2001.

11.- Copia del mensaje de correo electrónico que rola a fojas 28, en el que consta que, con fecha 1º de Octubre de 2001, se envió a las partes y a Nic Chile, información vía correo electrónico, del despacho por carta certificada de la resolución de aceptación del arbitraje y citación a la audiencia para fijar el procedimiento, con copia de los mismos.

12.- Copia del mensaje de correo electrónico, de fojas 29, dirigido por Nic Chile a las partes y al árbitro, de 2 de Octubre de 2001, informándoles que ha tomado conocimiento de la aceptación del suscrito a su designación como árbitro.

13.- Copia de los mensajes de correo electrónico de fojas 31, 32 y 33, mediante los cuales las partes solicitan al árbitro la postergación del comparendo citado para fijar las reglas de procedimiento.

14.- Resolución de fojas 34, de 12 de Octubre de 2001, mediante la cual se fija nuevo día y hora para la celebración del comparendo, y su correspondiente notificación a las partes, de fojas 35.

15.- Acta del comparendo celebrado con fecha 26 de Noviembre de 2001, con asistencia de ambas partes, en el cual se fijan las normas de procedimiento por el cual se regirá el presente arbitraje.

16.- Documentos de fojas 38 a 145, ambas inclusive, consistentes en fotocopias de diversos recortes de prensa que se refieren al programa de televisión de la estación de Televisión Nacional de Chile denominado De Pe a Pa.

17.- Documentos de fojas 146 y147, correspondiente a fotocopias de los registros No. 536.648 y No. 471.110 de la marca “DE PE A PA”, de propiedad de Televisión Nacional de Chile.

18.- Documentos de fojas 148 a 152, consistentes en fotocopias del poder y patentes profesionales de los representantes de Televisión Nacional de Chile.

19.- Solicitud de revocación del dominio depeapa.cl, de fojas 153 y siguientes.

20.- Resolución de fojas 157, de 7 de Diciembre de 2001, mediante la cual se da traslado de la presentación mencionada en el número anterior, a la parte contraria y su notificación a las partes, por mensaje de correo electrónico, de 7 de Diciembre de 2001, que rola a fojas 158.

21.- Documentos de fojas 159 a 182, ambas inclusive, correspondientes a impresiones de las distintas pantallas del sitio de Internet denominado www.depeapa.com

22.- Documento de fojas 183, consistente en la solicitud No. 2.266.028 de registro de la marca “DE PE A PA” pedido por Esteban Kosfelder, en la República Argentina para identificar los servicios de la clase 38.

23.- Escrito de fojas 185 y siguientes, presentado por don Dieter Grulich, actuando en representación de don Esteban Kosfelder, contestando la demanda de revocación de dominio.

24.- Resolución de fojas 190, de 24 de Diciembre de 2001, por la cual se tuvo por contestada la demanda de revocación de dominio y se dio a las partes traslado para presentar sus observaciones a los argumentos y prueba respectivos y su notificación a las partes por correo electrónico cuya copia rola a fojas 191.

25.- Escrito de fojas 192 por el cual la parte de Televisión Nacional presenta sus observaciones a la prueba, el cual fue proveído y notificada la resolución respectiva según consta a fojas 193 y 194.

26.- Resolución de fojas 194 vuelta, de 17 de Enero de 2002, por la cual se cita a las partes a oír sentencia, la cual fue notificada por correo electrónico de fecha 17 de Enero de 2002, según consta de la copia agregada a fojas 195.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que con fecha 8 de Abril de 2000, don Dieter Grulich, Rut No. 14.671.249-5, domiciliado en Hernando de Aguirre 268, Piso 5, Providencia, en representación de Esteban Kosfelder, solicitó la inscripción del nombre de dominio depeapa.cl.

II.- Que con fecha 5 de Julio de 2001, Televisión Nacional de Chile, Rut No. 81.689.800-5, con domicilio en Inés Matte Urrejola 0940, Providencia, Santiago, inició el procedimiento de revocación del nombre de dominio depeapa.cl.

III.- Que en su demanda de fojas 53, Televisión Nacional de Chile solicita la revocación de la inscripción del dominio “depeapa.cl” pedido por el señor Dieter Grulich en representación de Esteban Kosfelder, fundada en las normas contenidas en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y en particular lo dispuesto en los Artículos 14, 20, 21 y 22 de dicho Reglamento.

IV.- En la demanda se señala que Televisión Nacional de Chile es una empresa líder en la industria de la televisión en Chile y desde el año 1996 transmite a través de sus pantallas un programa de entretención denominado “DE PE A PA”, que gracias a su elevado nivel y calidad, se ha transformado en uno de los programas estelares de entretención más vistos en la televisión chilena con altos índices de audiencia. Agrega que, adicionalmente a la calidad del programa, TVN ha realizado una importante inversión en recursos para posicionar en el mercado la denominación “DE PE A PA”, que hoy es identificada claramente con dicha estación televisiva.

V.- La demanda agrega que TVN es titular de la marca comercial “DE PE A PA”, registro No. 471.110, desde el 16 de Agosto de 1999, inscrita para distinguir programas hablados radiados y televisados, en la clase 38, del Registro de Marcas Comerciales del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Agrega que adicionalmente a la televisión abierta, este programa puede ser visto en todo el mundo a través de la señal internacional “tv.chile” de propiedad de Televisión Nacional y, desde hace algunos años, lo más destacado del programa puede ser visto en Internet en el web site “tvn.cl”.

En razón de lo anterior, Televisión Nacional de Chile estima que la inscripción del dominio “depeapa.cl” por parte del señor Dieter Grulich, es abusiva en los términos del Artículo 22 del citado Reglamento, además de infringir lo dispuesto en el Artículo 14 que establece que es de responsabilidad del solicitante que su inscripción no contraríe los derechos válidamente adquiridos por terceros, como por ejemplo: marcas comerciales debidamente registradas.

La demanda concluye analizando algunos argumentos contenidos en la jurisprudencia recaída en el fallo arbitral sobre el dominio “avisosclasificados.cl”.

VI.- Al contestar la demanda, la defensa de don Dieter Grulich, quien representa a don Esteban Kosfelder, señala que el señor Kosfelder es titular de los dominios “depeapa.com” y “depeapa.com.ar”; así como propietario del sitio web denominado “www.depeapa.com”.

Hace presente que dicho sitio tiene por objeto aportar a la comunidad usuaria de Internet contenidos asociados con humor de actualidad, como asimismo permitir el acceso gratuito a variados software. Su modelo de negocio está basado, luego de la captación de un universo atractivo de usuarios, en la venta de banners publicitarios y en la intermediación de servicios varios.

En el referido escrito se señala que durante una primera etapa, dicho portal está destinado a usuarios de la región (principalmente Argentina, Uruguay y Chile) para, posteriormente expandirse al resto de Latinoamérica; siendo ya un sitio apto para ser visitado y navegado por cualquier usuario de Internet.

Hacen presente que al acceder al sitio web asociado con el nombre de domino en conflicto (www.depeapa.cl), se deriva al usuario automáticamente, con el hipervínculo respectivo, al citado sitio “www.depeapa.com”.

Respondiendo a la calificación contenida en la demanda, en términos de que la inscripción del dominio en disputa se hizo en forma abusiva, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, hacen presente que la voz “de pe a pa” corresponde a una expresión genérica, ampliamente difundida y de común utilización en muchos países latinoamericanos. A dicha expresión se le atribuye los siguientes significados: amplio, variado, universal; asimilable a las expresiones “de todo un poco” o “de la a a la z”.

Aducen que ese fue el motivo que condujo al señor Kosfelder a denominar de este modo su sitio web: la amplitud de la temática y contenidos a difundir mediante dicho canal de comunicación, así como la variedad de sus potenciales usuarios.

La demandada agrega que los nombres de dominio “depeapa.com”, “depeapa.com.ar” y “depeapa.cl”, fueron debidamente registrados por don Esteban Kosfelder en Abril, Mayo y Octubre del año 2000, respectivamente y, con fecha 2 de Febrer de 2001, presentó en la República Argentina una solicitud de registro de la marca comercial “DE PE A PA” para la clase 38, la cual se encuentra todavía en estado de tramitación pendiente, sin oposición de terceros.

Así, concluye señalando que la inscripción del dominio en disputa no ha contrariado de ninguna forma normas vigentes sobre uso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como tampoco derechos válidamente adquiridos por terceros; así como no confluyen en forma copulativa, como indica el citado Artículo 22 del Reglamento, las condiciones para hacer presumible que la inscripción del nombre de dominio ha sido abusiva, dado que el solicitante tiene derechos e intereses legítimos con respecto al dominio “depeapa.cl” el cual, además, fue inscrito y se utiliza de buena fe.

La demandada agrega que de cumplirse alguna de las circunstancias enumeradas en el inciso 4º del Artículo 22, basta para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe; haciendo presente que:

a) El solicitante está haciendo uso del dominio, con la auténtica intención de ofrecer bienes o servicios bajo tal nombre;

b) El portal de Internet de propiedad del solicitante es ampliamente conocido en el mercado por la denominación “depeapa”, lo que se demuestra con la cantidad de visitas que recibe diariamente y la penetración que el mismo ha tenido en los usuarios de Internet de la región;

c) No ha tenido la intención de producir confusión alguna en los consumidores y en la práctica así ha sucedido. En efecto, los visitantes a la señalada página web no pretenden sino acceder a los contenidos y servicios que en ella se ofrecen.

VII.- Al presentar sus observaciones a la prueba, Televisión Nacional de Chile hace presente que la existencia de las marcas comerciales registradas a su nombre desde 1996 y la ediciones desde el año 1995 del programa “DE PE A PA”, hacen manifiesto que el registro de un nombre de dominio que contenga la expresión “depeapa” afecta los legítimos derechos de TVN y, en razón de lo anterior, queda clara la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, puesto que difícilmente puede argumentarse desconocimiento de la relación de dicha denominación con Televisión Nacional de Chile, haciendo especial énfasis en las consideraciones relacionadas con la creación intelectual de la expresión, el tiempo de uso de la misma, los derechos preexistentes legalmente constituidos y la protección a los signos famosos y notorios.

VIII.- Con los documentos de fojas 18, 19, 146 y 147, se tiene por acreditado que Televisión Nacional de Chile es dueña de la marca comercial “DE PE A PA” registrada con el No. 471.110, con fecha 4 de Noviembre de 1996, para distinguir programas hablados, radiados y televisados; y con el No. 536.648, de 16 de Marzo de 1999, para distinguir programas hablados, radiados y televisados, incluso televisión por cable, clase 38.

IX.- Con los documentos de fojas 38 a 145, se acredita que Televisión Nacional de Chile transmite en forma regular y sistemática, un programa en horario estelar, denominado “DE PE A PA”.

X.- Dado que se trata de un programa que se transmite por Televisión Nacional de Chile desde 1996, con cobertura nacional y también por la señal internacional de dicha estación televisiva, así como sus transmisiones vía Internet, y por el conocimiento y la personal convicción que asiste al sentenciador, se tiene por acreditado que se trata de un programa de alta audiencia, que otorga a la marca que lo identifica, el carácter de un signo distintivo notorio.

XI.- Con los documentos de fojas 159 a 182 se tendrá por acreditado que don Esteban Kosfelder es dueño de un sitio web denominado “depeapa” en la dirección “www.depeapa.com”; actividad que se inicia con la inscripción del dominio “depeapa.com” realizado en Abril del año 2000.

XII.- Con el documento de fojas 183 y las expresiones contenidas en el escrito de fojas 185 y siguientes, se acredita que don Esteban Kosfelder es titular solamente de la solicitud No. 2.266.028, de fecha 2 de Febrero de 2001, de registro de la marca “DE PE A PA” en la clase 38 en la República Argentina, marca que no ha sido concedida y que, por lo tanto, ni siquiera en la República Argentina confiere derechos de propiedad sobre la misma al titular de la solicitud.

XIII.- De acuerdo con lo previsto en el Artículo 19 No. 25 de la Constitución Política de la República y en la Ley No. 17.336, Televisión Nacional de Chile es titular de los derechos de autor sobre su programa “DE PE A PA”; derechos que, conforme a lo establecido en el Artículo 4º de la citada Ley, se extienden expresamente al título o nombre del programa.

XIV.- Dado lo anterior, cabe concluir que Televisión Nacional de Chile tiene derechos marcarios y de propiedad intelectual, válidamente adquiridos sobre la denominación “DE PE A PA” y la inscripción de la misma como nombre de dominio por un tercero, vulnera y contraría dichos derechos.

XV.- Siendo responsabilidad exclusiva del solicitante de un dominio que su inscripción no contraríe los derechos válidamente adquiridos por terceros sobre la misma denominación, de acuerdo a lo que señala el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, respecto del solicitante cuya inscripción no respeta esta norma -en circunstancias que no pudo sino saber que el nombre de dominio pedido constituía un signo distintivo que goza de fama y notoriedad en el país- no puede sino concluirse que en la petición del nombre de dominio ha obrado de mala fe.

XVI.- El Artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, establece dos causales alternativas para la revocación de un nombre de dominio; a saber: que la inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

De acuerdo con la misma norma, se considera abusiva una inscripción cuando se cumplen las tres condiciones que en ella se indican.

Sin embargo, la misma norma no establece las circunstancias en las cuales se considera que una inscripción ha sido realizada de mala fe sino, solamente, se señala con carácter meramente enunciativo y no taxativo, una serie de circunstancias que son indicativas de mala fe; así como otras que permitirían evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe.

En consecuencia, las causales que constituye mala fe en la presentación de una solicitud de inscripción de nombre de dominio, no se encuentran taxativamente enumeradas en el Artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en consecuencia, corresponde al sentenciador determinar si de las circunstancias que han sido puestas en su conocimiento y acreditadas en el expediente, se puede concluir o no tal conducta.

XVII.- La mala fe, de acuerdo con la definición que proporciona el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es la “malicia o temeridad con que se hace una cosa o se posee o detenta algún bien”.

XVIII.- Habida consideración de la notoriedad del signo “DE PE A PA”, de propiedad de Televisión Nacional de Chile, no cabe sino concluir que si un tercero solicita la inscripción del mismo a su nombre como nombre de dominio, ha actuado con malicia o temeridad tanto en el acto de solicitar el registro, como al poseer o detentar el dominio inscrito a su nombre.

XIX.- En defensa del titular del dominio, se argumenta que éste ya posee un sitio web con la denominación “depeapa.com” y “depeapa.com.ar” y que la utilización del dominio “depeapa.cl” mediante el uso de un hipervínculo, lleva al navegante al sitio “www.depeapa.com”.

XX.- En relación con lo indicado en el número anterior, cabe indagar acerca del sentido que tiene el uso y registro de los “ccTLD” o dominios de nivel superior por códigos de país.

Evidentemente, y con total prescindencia de que los nombres de dominio funcionan en la práctica haciendo posible el acceso universal a las páginas web con las que se vinculan, resulta evidente que la indicación territorial del respectivo ccTLD establece un vínculo entre el dominio y el código de país respectivo.

De esta forma, si alguien pretende utilizar un nombre correspondiente al dominio .cl, de alguna manera se está vinculando con el país Chile y esa vinculación conlleva efectos que deben resultar naturales e inevitables.

Así, por ejemplo, parece lógico si se analiza la procedencia de un nombre de dominio pedido bajo el código territorial de Chile, dar prioridad a los derechos legalmente constituidos en dicho país, sobre la denominación específica que constituya el nombre de dominio en cuestión.

Ello es una consecuencia lógica de la pretensión del solicitante, que no está obligado ni requiere técnicamente el nombre de dominio .cl para hacer funcionar su página web, o para que los cibernautas provenientes de nuestro país la visiten en su dirección “www.depeapa.com”.

Cuando el solicitante inscribe bajo el código territorial de Chile el nombre de dominio en disputa, además de la normativa propia de Nic Chile, debe atenerse a la legislación nacional y queda obligado a respetar todos los derechos legalmente constituidos en este país, entre los cuales se encuentran los derechos marcarios y de propiedad intelectual del demandante.

XXI.- Adicionalmente, aquellas causales señaladas en el Artículo 22 que sirven para demostrar que el solicitante no ha actuado de mala fe, especialmente aquella mencionada en la letra a; esto es, la utilización del dominio con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre; deben ser analizadas en el contexto de los hechos y circunstancias alegadas y acreditadas en el proceso, de modo que su aplicación no puede ser automática.

En el presente caso, si la actuación del primer solicitante se estima de mala fe por haber solicitado un nombre de dominio que viola los derechos de propiedad industrial e intelectual legalmente constituidos en Chile por TVN, y principalmente dada la notoriedad del programa televisivo y de la marca DE PE A PA; resulta absolutamente absurdo concluir que si el primer solicitante utiliza el dominio para ofrecer bienes o servicios con ese nombre, redime con ello su conducta, la que dejaría de ser censurable. Aceptar tal criterio equivaldría a sostener que el uso de un bien mal habido legitima su usurpación.

XXII.- De esta forma, se concluye que con lo previsto en el Artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL era de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción bajo el código territorial de Chile no resultare contraria a los derechos válidamente adquiridos por terceros en este país.

XXIII.- Por el contrario, si la inscripción se realizó en contravención a los derechos del demandante sobre una marca registrada que, además reúne las características de un signo notorio, en la acción del solicitante existe la malicia o temeridad para hacer una cosa o poseer o detentar algún bien, que son propios de la mala fe.

XXIV.- El inciso final del Artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que establece que “si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, Nic Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, dominio será eliminado”.

RESUELVO:

Se acoge la demanda presentada por Televisión Nacional de Chile y se ordena a Nic Chile transferir a dicha empresa el nombre de dominio “depeapa.cl”, debiendo la demandante cumplir con los requisitos de asignación respectivos.

Andrés Echeverría Bunster

Arbitro