Fallo de Arbitraje "diabetesdrugstore.cl", NIC Chile

SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

diabetesdrugstore.cl

Santiago, martes nueve de diciembre de dos mil tres.-

VISTOS:

Con fecha 18 de mayo de 2003, don Guillermo Lorens Fuica en representación de Importadora Biomag Ltda., con domicilio en O'Higgins nº 808, Concepción, solicitó la inscripción del nombre de dominio "diabetesdrugstore.cl".

Posteriormente, con fecha 28 de mayo de 2003, el Estudio Transglobo Limitada, en representación de Farmacias Ahumada S.A., domiciliada esta última en Av. Vicuña Mackenna nº 585, Santiago solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "diabetesdrugstore.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 3065 de 26 de agosto de 2003 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales, dándose traslado a las partes para que hicieran las pretensiones, reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs. 32 y a fs. 68, las partes respectivamente, hicieron valer sus derechos solicitando en definitiva se les asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 37, complementada con la de fs.72, se dio traslado a las partes por diez días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs.74 y a fs.76, las partes respectivamente, hicieron valer sus descargos.

A fs.80, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido. "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "diabetesdrugstore.cl".

A fs.81, consta notificación a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, rindiéndose por ambos solicitantes la documental que rola en autos.

A fs.82 y 86, consta la prueba rendida por las partes.

A fs. 87, se dio a las partes el plazo de tres días para que hicieran observaciones a la prueba rendida.

A fojas 104, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se señaló en la parte expositiva, con fecha 18 de mayo de 2003, don Guillermo Lorena Fuica en representación de Importadora Biomag Ltda., solicitó la inscripción del nombre de dominio "diabetesdrugstore.cl". Posteriormente, con fecha 28 de mayo de 2003, el Estudio Transglobo Limitada, en representación de Farmacias Ahumada S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "diabetesdrugstore.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada ambos solicitantes, esto es, don Guillermo Lorena Fuica y la sociedad Farmacias Ahumada S.A., representada por Estudio Transglobo Ltda., según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante en el período de discusión solicitó el rechazó de las pretensiones del segundo solicitante y la adjudicación definitiva del dominio en disputa "diabetesdrugstore.cl" a su favor.

Funda su solicitud en su mejor derecho por haber presentado la solicitud de autos antes que el segundo solicitante y que este es uno de los criterios fundamentales en que se basa todo sistema de asignación de dominios, conocido como "First come, first served", el cual debe ser aplicado siempre que no se vulnere otra norma o principio que tenga una mayor protección y que en el caso de autos, atendido el tipo de vocablo de que se trata debe preferirse a quien concurre a registrar o inscribir el dominio en primer lugar y en este caso él lo ha hecho.

Además, expresa, que el nombre pedido es una expresión compuesta de dos voces genéricas que no creará o inducirá a confusión entre el público que acceda al sitio.

Que denota su buena fe, el hecho que el nombre de dominio en disputa, no es una marca de un producto o de un servicio que sólo preste Farmacias Ahumada S.A., ni un nombre por el cual ésta sea conocida.

Agrega, que Biomag Ltda., es una empresa especializada en proporcionar soluciones en el área sanitaria, médica y ortopédica especialmente a los diabéticos y artríticos teniendo una gran trayectoria y experiencia de años, especialmente en el tema de la diabetes y que ha estado en constante perfeccionamiento dentro como fuera del país en avances científicos y nuevas tecnologías respecto a productos médicos, insumos, accesorios, terapéuticos del ramo. Que a través de su página web www.biomag.cl, el público requiere cada vez más información sobre la especialidad y todo lo referido a la diabetes, lo que la ha motivado a especializarse más sobre el tema de la diabetes, para lo cual participó en el Primer Curso Internacional de Pié Diabético 2002, ha participado en el programa Vida 2000 de TVN, y también en diferentes seminarios y encuentros que se realizan en el área de la diabetes en lo relativo a productos médicos, ortopédicos, insumos, accesorios y fundamentalmente con todo lo del pié y calzado para quienes padecen de dicha enfermedad.

TERCERO: Que, la parte del segundo solicitante en el período de discusión alegó su mejor derecho y solicitó la asignación del dominio en disputa "diabetesdrugstore.cl" a su favor.

Funda su pretensión en el hecho, que Farmacias Ahumada S.A. desde 1969 se estableció en Chile, y que partió ofreciendo sus productos tras el mostrador y que con el tiempo se implementó un nuevo formato de establecimiento comercial que se denominó "drugstore", donde el público consumidor puede adquirir otros productos colocados en "góndolas", al igual que en un supermercado.

Que hoy cuenta con 229 sucursales en el país y que también tiene sucursales en el extranjero, las que suman en total mil sucursales y que pretende mantener su participación en el rubro en torno al 35% y diferenciarse de la competencia.

Agrega, que es un solicitante de buena fe, que no ha contrariado los principios de competencia leal y ética mercantil y que lo único que pretende es una real y efectiva protección a sus intereses en orden a los proyectos a realizar.

Expresa también, que es titular de varias marcas comerciales previas: "Drugstore" registro 590.163, para distinguir un establecimiento comercial de compra de toda clase de productos en todo el país, "Drugstore" registro 526.083, para distinguir un establecimiento comercial de compra de toda clase de productos con exclusión de artículos farmacéuticos y revistas, en la Región Metropolitana, distintos registros de la marca "Drugstore", en las clases 1, 3, 10, 16, 38, 39, 42, 29, 30, 35, 5 y también para establecimiento industrial. También "Le Drugstore" para distinguir establecimiento comercial de venta de toda clase de productos en todo el país. Que todo lo cual demuestra su real interés en ése vocablo, que corresponde a un formato de establecimiento comercial introducido por "Farmacias Ahumada" a Chile hace ya varios años.

Que dicho interés por la palabra "drugstore" lo ha llevado también a inscribir nombres de dominio : "drugstore.cl", "8-24horasdrugstore.cl", "ciberdrugstore.cl", drugstoreahumada.cl", "drugstorefarmaciasahumada.cl", "drugstoregaleria.cl", "drugstoresalud.cl", "galeriadrugstore.cl" y "wedrugstore.cl".

Expresa además, que el término "diabetes" es un término genérico que alude a una enfermedad determinada.

Señala, que el signo pedido incluye el vocablo "drugstore", el cual ha adquirido fama y notoriedad en el país gracias a él y a las fuertes inversiones que ha realizado y que la inclusión del término genérico "diabetes" a "drugstore", se identifica fácilmente con los productos que comercializa, medicamentos y accesorios. Que existen de su parte inversiones y proyectos desarrollados para alcanzar el prestigio que hoy tiene, el cual es por todos conocido.

Que en cuanto al principio "First Come, First served", es aplicable sólo cuando las partes están en igualdad de condiciones, de lo contrario se cometerían grandes injusticias

CUARTO: Que, luego el primer solicitante, se hizo cargo de los dichos del segundo solicitante Farmacias Ahumada S.A., y solicita que se rechacen los fundamentos alegados por improcedentes y no efectivos, fundamentando lo anterior en que tiene mejor derecho a usar el nombre de dominio en disputa, ya que ha liderado en el país la comercialización de artefactos, insumos, alimentos, calzados y todo lo relacionado con el cuidado y atención del enfermo que padece de diabetes. Que por lo anterior siempre ha procedido con la publicidad actualizada y pertinente y que es el primer solicitante del nombre de dominio "diabetesdrugstore" y que le favorece el principio "First come first served", siendo este uno de los pilares fundamentales de la jurisprudencia en que se basa todo el sistema de asignación de dominio, el que debe ser aplicado siempre que no se viole alguna otra disposición o principio que tenga una mayor protección. Que en este caso como estamos frente a una expresión genérica, debe preferirse a quien registró o inscribió el dominio en primer lugar.

Que en cuanto al fundamento del segundo solicitante de su mejor derecho porque ha incluido la modalidad del "drugstore" en sus farmacias y que pretende seguir usándolo en el resto del país, debe ser rechazado, ya que "drugstore" es un establecimiento comercial que ofrece y expende una gran variedad de productos, donde el consumidor encuentra gran cantidad de productos expuestos en estantes o góndolas, de los cuales los selecciona y retira para comprarlos, sin necesidad de pedirlos a un vendedor o dependiente. Que esta forma de exposición y venta de los productos, se esta usando en todo el comercio establecido en el país y no sólo en el rubro farmacias, como supermercado, mini-market, ferreterías, negocios de la construcción etc. Que además, también ha sido implementado por todas las grandes cadenas de farmacias. Que por lo anterior, no puede arrogarse Farmacias Ahumada el privilegio y exclusividad de usar ella sola el formato "drugstore", que es una denominación genérica de almacén, ya que de hacerlo tendría el monopolio sobre este tipo de establecimientos, lo que sería contrario a la libre competencia y al derecho de desarrollar cualquier actividad económica garantizado por la Constitución Política del Estado en el art. 19 Nº21.

Agrega, que el hecho que use en la red internet el vocablo "diabetesdrugstore" para comercializar sus productos para diabéticos, lo hace con el pleno derecho que le asiste por tener dicha especialidad y por estar dentro del giro principal de su negocio desde siempre. Que siempre ha actuado de buena fe y que no pretende competir deslealmente con otros comerciantes del rubro ni con Farmacias Ahumada.

Además expresa, que entre los vocablos "drugstore" y "diabetesdrugstore" existe una diferencia que no puede inducir a error al público consumidor, así en el primero existirá una diversidad de productos y también para un público diverso y en cambio en el segundo existirán productos diversos, pero son particularmente ofrecidos a un público especial, los que padecen la enfermedad diabetes. Por lo que no puede suponerse que el usuario de internet que busque información de productos en general o específicos, lo haga con el propósito de encontrar el sitio de Farmacias Ahumada.

Por otra parte señala que la práctica y la costumbre han determinado que en general, la diferencia de una sola letra es suficiente factor diferenciador para asignar un dominio a nombre de diferentes personas, así el nombre de dominio en disputa, posee elementos suficientes de diferenciación con el vocablo genérico "drugstore" y con otros más específicos del segundo solicitante, lo que habilita su asignación a mi parte, de acuerdo a normas y principios en la materia.

Por último, afirma que los argumentos y documentos acompañados por Farmacias Ahumada, son elementos aislados, que por sí solos no configuran un mejor derecho que el acreditado por esta parte. Los nombres de dominio de la segunda solicitante, no son impedimento legal para que otras personas puedan inscribir y utilizar el concepto "drugstore".

QUINTO: Que el segundo solicitante Farmacias Ahumada S.A., al hacerse cargo de lo expresado por el primer solicitante al dar a conocer sus argumentos, expresa que si bien señala que lo solicitó primero, también reconoce acertadamente que dicho principio debe ser aplicado siempre que otra norma u otro principio que tenga una mayor protección, es decir que no se vulnere el mejor derecho que otro pudiere tener sobre el nombre de dominio en litigio, como ocurre en este caso.

A continuación el segundo solicitante, reproduce brevemente los argumentos ya vertidos en su presentación principal en cuanto a la existencia de registros marcarios previos, ser asignatario de varios nombres de dominio entre ellos "drugstore", la introducción de un nuevo formato de establecimiento denominado "drugstore", que la publicidad de los mismos lleva esa palabra y que el primer solicitante es conocido en el mercado con la palabra biomag.cl y no por diabetesdrugstore, y que tal nombre se debe al aprovechamiento de la fama y notoriedad que ha dado un tercero a dicha expresión.

SEXTO: Que la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal los siguientes documentos: documentos bajados de Internet correspondiente a los registros marcarios "Drugstore", para distinguir distintos productos y servicios y para establecimiento comercial de compra y venta de toda clase de productos en todo el país y también "Le Drugstore" para establecimiento comercial de compra y venta de toda clase de productos en todo el país.

Que asimismo allegó en parte de prueba documentos bajados del sitio de Nic Chile correspondiente a los nombres de dominio que le han sido: "farma.cl", "drugstore.cl" "8-24horasdrugstore.cl", "ciberdrugstore.cl", drugstoreahumada.cl", "drugstorefarmaciasahumada.cl", "drugstoregaleria.cl", "drugstoresalud.cl", "galeriadrugstore.cl" y "wedrugstore.cl" y también acompañó la página B4, Diario El Mercurio de Santiago, de 26 de Agosto de 2003.

SEPTIMO: Que la parte del primer solicitante para acreditar sus pretensiones y derechos acompañó en forma legal certificado de la sociedad médica de Concepción que acredita que importadora Biomag participó en el primer curso chileno internacional de pié diabético, los días 6-7 de Junio de 2002, publicidad en diario El Sur de 4 de Julio de 2002 de la empresa Biomag publicitando calzado especial para diabéticos; artículo de prensa de diario El Sur de la empresa Biomag y del 10 de junio de 2002 sobre primer curso internacional sobre pié diabético 2002; Certificado de 26 de 12 de 2002 de la Corporación de ayuda al niño limitado visual por una donación que hizo la empresa Biomag Ltda. y diferentes folletos de publicidad de la empresa Biomag de sus diferentes productos para diabéticos, revista diabeteshoy edición Nº10 Noviembre-Diciembre 2002, donde trata reportaje especial de la diabetes, certificado de asesor al primer solicitante en el desarrollo de negocios electrónicos en productos para diabéticos con sus dominios "diabetesdrugstore" y "diabetessuperstore" y preguntas de clientes a través de la página www.biomag.cl sobre sus productos e insumos, productos relativos a la diabetes; copia del video donde consta la participación de la empresa biomag limitada en el programa VIDA 2000 de TVN y carta respuesta dirigida a Biomag a través del sitio "diabetestores.com", donde consta el interés serio en el uso que da a sus nombres de dominio inscritos.

Que la exhibición del video acompañado no será decretada por ser innecesario a criterio de este Juez árbitro.

OCTAVO: Que del análisis de lo expresado por las partes y, de la prueba rendida en autos, se tienen por establecidos que el primer solicitante de autos es don Guillermo Lorena Fuica en representación de Importadora Biomag Ltda., por lo que de acuerdo al principio que norma esta materia referente a nombres de dominio, el primer solicitante como tal, tiene prioridad sobre el nombre de dominio que solicita y sólo en virtud de su mala fe o de un mejor derecho de un solicitante posterior, podría no otorgársele.

NOVENO: Que en consecuencia le corresponde al segundo solicitante acreditar un mejor derecho o la mala fe del primer solicitante.

Que al efecto el segundo solicitante durante el período de prueba acompañó a los autos para acreditar sus alegaciones y derechos, documentos bajados de Internet correspondiente a los registros marcarios "Drugstore", para distinguir distintos productos y servicios y para establecimiento comercial de compra y venta de toda clase de productos en todo el país y también "Le Drugstore" para establecimiento comercial de compra y venta de toda clase de productos en todo el país.

DECIMO: Que tales documentos no acreditan por parte de Farmacias Ahumada S.A. un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Así el hecho que tenga varios dominios a su nombre que contengan la palabra que corresponde a un genérico "drugstore" no lo hacen dueño de un derecho exclusivo sobre dicha palabra que pueda impedir a terceros acceder a otros a dominios que contengan tal palabra.

UNDECIMO: El registro de un nombre de dominio que consista en un genérico no otorga a su titular más derechos que usarlo como tal y su derecho se reduce a la palabra genérica respectiva y no impide que terceros puedan registrar otros nombres de dominio que contengan tal genérico y otros elementos. Demuestra lo anterior la existencia del nombre de dominio genérico "farmacia" el cual es de propiedad del segundo solicitante, pero no fue óbice para la existencia de otros dominios que contienen tal palabra. En la práctica ocurre lo mismo con los genéricos registrados como nombre de dominio "universidad", "colegio", "banco" etc.

DUODÉCIMO: A mayor abundamiento y es un hecho de público conocimiento, que existían antes otros establecimientos comerciales que funcionaban con el sistema de venta tipo "drugstore" como los supermercados, ferreterías etc., por lo que no es una idea pionera del segundo solicitante. Además hoy las grandes cadenas de farmacias funcionan actualmente como "drugstore", es decir mediante estantes o góndolas sin vendedores donde los consumidores pueden elegir sus productos, es decir es un genérico que no es una idea o concepto de venta exclusivo y excluyente del segundo solicitante.

DECIMOTERCERO: Que la venta de productos diabéticos, insumos, artefactos u otros para enfermos de diabetes no es algo que se identifique plenamente con Farmacias Ahumada S.A. o con cualquiera otra farmacia, lo que no ocurre en cambio con el primer solicitante en donde precisamente todo lo que necesita el enfermo de diabetes lo expende el primer solicitante y así es reconocido, según consta de los instrumentos acompañados.

DECIMOCUARTO: Que no son aplicables en esta clase de procedimientos las normas y principios de propiedad industrial.

DÉCIMOQUINTO: Que el segundo solicitante no ha acreditado en autos mala fe en el primer solicitante.

DÉCIMOSEXTO: Que todo lo anterior no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos, no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante, y no logran formar en este árbitro una convicción de contrario, por lo que será otorgado el nombre de dominio "diabetesdrugstore" al primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I- Que se asigna el nombre de dominio "diabetesdrugstore.cl" al primer solicitante don Guillermo Lorens Fuica quien actúa en representación de Importadora Biomag Ltda.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "diabetesdrugstore.cl" del segundo solicitante la sociedad Farmacias Ahumada S.A.

III. Que atendido que el segundo solicitante tuvo motivos plausibles para litigar, cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes.-

Déjese copia simple de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral.-

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELÉNDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.- Rol 31 - 2003.

	Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos