Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "diadia.cl"

Santiago, a 5 de agosto de 2003.

Vistos:

PRIMERO: Que por oficio OF02468 de 27 de noviembre de 2002, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio diadia.cl.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto don Ricardo Valentino Cifuentes Allel, actuando por sí mismo, domiciliado en Santa Teresa Parcela 2, comuna de Calera de Tango, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio referido, el cual solicitó a su favor el día 17 de julio de 2002 a las 17:10:02 GMT y Ernesto Valdés Valdivieso, representado por su contacto administrativo doña Emiliana Barrera Prieto, ambos domiciliados en Amunátegui N° 277, Piso 3, Santiago,  quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio antedicho, el cual solicitó a su favor el día 07 de agosto de 2002 a las 19:21:55 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 29 de Noviembre de 2002, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 11 de diciembre de 2002, a las 10:00 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 02 de diciembre de 2002, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos.

QUINTO: Que el día 11 de diciembre de 2002, a las 10:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia del demandante y segundo solicitante y en rebeldía del demandado, procediendo el Arbitro a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, siendo notificadas las partes por correo electrónico el día 12 de diciembre de 2002, según consta del estampado de fojas 15

SEXTO: Que por escrito de fecha 26 de diciembre de 2002, el cual rola a fojas 22 de autos, reiterado con fecha 3 de marzo de 2003, rolante a fojas 61, la parte de Ernesto Valdés Valdivieso dedujo demanda de mejor derecho del nombre de dominio "diadia.cl" invocando los siguientes argumentos: El día 11 de Diciembre de 2001 el demandado señor Ricardo Valentino Cifuentes Allel pidió el nombre de domino "diadia", luego de lo cual presentó su solicitud competitiva don Ernesto Valdés Valdivieso, atendida la existencia  previa del registro de su marca "DIADIA" bajo el N°460.923 (renovación del registro N°307.861) y el N°472.765 (renovación del registro N°314.307). Dicha marca no es un término común, sino que se trata de un conjunto distintivo, como lo estimó el Departamento de Propiedad Industrial al aceptarla a registro como marca comercial, debiendo para ello cumplir con el requisito de novedad exigido por la ley 19.039. Dicha marca es conocida en su rubro por los consumidores y se encuentra asociada a la parte, ya que se encuentra en el mercado desde hace muchos años.  En efecto, las marcas "DIADIA" se encuentran registradas en el Departamento de Propiedad Industrial desde el año 1986 en la clase 29, esto es, para distinguir entre otros, frutas y legumbres, productos lácteos o aceites. Al observar la página web diadia.cl del señor Cifuentes, se puede apreciar que dentro de los productos que ofrece están precisamente las frutas mencionadas. Es así como al posicionar el cursor sobre la expresión "gastronomía" se puede ver que se ofrecen frutas frescas y deshidratadas, causando con ello un perjuicio a la parte, ya que se asociará por los consumidores esta marca con un tercero, y llevando con ello a la dilución de la marca, esto es, a la falta de asociación directa por parte del público con su titular.  Va perdiendo así su carácter distintivo el signo registrado sin que el demandado tenga fundamento alguno para haber solicitado este signo, que no corresponde a un término común genérico y tampoco a una marca registrada por él. En efecto, continúa la demandante, el señor Cifuentes no tiene solicitud o registro alguno de la marca "diadia", razón por la cual  llama la atención que pretenda usar como nombre de dominio una marca registrada y conocida hace muchos años por los consumidores y no haya "creado" algún signo para identificarse.  Por otra parte, el titular del registro de las marcas "DIADIA" (a saber, la demandante) tiene domicilio en la zona de Padre Hurtado y no precisamente entre las zonas en las cuales presta sus servicios o lleva sus productos el señor Cifuentes, se encuentra aquella relativa a Padre Hurtado, situación que inducirá a los consumidores a todo tipo de errores o confusiones en relación a los productos o a la procedencia de los mismos. Por último, aduce que el señor Cifuentes es diseñador y es parte de la empresa "ECODISEÑO", pero no así de una empresa "DIADIA", de la cual pretende ser asignatario de su nombre de dominio. Desde el punto de vista jurídico, menciona la siguiente normativa: el principio en cuya virtud, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Así también la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a internet (Internet Corporation for Names and Numbers "ICANN), en la cual se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión y en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Los criterios anteriores han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, si se asignara el nombre de dominio a Ricardo Valentino Cifuentes Allel, ello podría causar graves confusiones entre los consumidores. Por todo lo anterior, y por cuanto considera tener un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, la demandante solicita que le sea asignado en definitiva.

SÉPTIMO: Que por escrito de fecha 30 de diciembre de 2002, el cual rola a fojas 26 de autos, reiterado con fecha 28 de enero de 2003, rolante a fojas 48, la parte de Ricardo Valentino Cifuentes Allel presentó a su vez argumentos de hecho y de derecho para aspirar a la asignación definitiva en su favor del nombre de dominio en disputa. Tales fueron los siguientes: primero: la palabra "día" es un concepto de uso común, cuyo significado es el tiempo que demora la tierra en dar una vuelta sobre su eje; el tiempo que dura la claridad del sol sobre el horizonte, o desde un punto de vista astronómico, el tiempo comprendido entre dos pasos consecutivos del sol por el meridiano superior, el cual al agregársele nuevamente el mismo concepto, pasa a ser un nombre de fantasía, "diadia", del cual es perfectamente lícito su uso en el mundo Internet; segundo:  La licitud del uso de la expresión diadia queda demostrada mediante la comprobación del uso de conceptos similares, tales como "dia.cl", el cual es de propiedad de un tercero; "deldia.cl", el cual es de propiedad de una empresa de productos alimenticios, al igual que el destino que piensa darle el oponente al dominio que pretende y que motiva el presente litigio, conforme a su inscripción en el Registro de Marcas Comerciales del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, bajo el Registro N°334621, el cual ampara productos de la clase 29, es decir, carnes, pescados, moluscos, crustáceos, volatería, leche y otros productos lácteos, incluidas las bebidas a base de leche. El dominio que la parte ha solicitado, "diadia.cl", no comprende dicho rubro ni nada que se le parezca, de manera que es posible concluir que el nombre de dominio en disputa "diadia.cl" no identifica a tales productos y servicios, siendo imposible que el consumidor sea inducido a error o engaño o que la parte haya solicitado el dominio de mala fe, con el ánimo de apropiarse de una marca de propiedad de un tercero. TERCERO:   Especial relevancia asigna la demandada al dominio "deldia.cl", puesto que pertenece a una empresa del mismo rubro de la contraparte, (frutas y verduras y alimentos en general), pero con la gran diferencia que dicha empresa ya tiene su página y su giro comercial en funcionamiento hace largo tiempo en todo el país, lo cual resta el carácter de originalidad que la contraparte pretende en su solicitud de inscripción, ya que la ha solicitado para el mismo rubro en el cual ya existe una marca cuyo grado de similitud o semejanza es evidente mediante la simple comparación gráfica. Estima la demandada que si el oponente obtuviera el dominio "diadia.cl", para el mismo rubro en el cual ya existe inscrito el dominio "deldia.cl" evidentemente que existiría un riesgo serio e inminente de que el consumidor sea inducido a error o engaño, ya que su grado de similitud haría que en un mismo rubro se confundan con facilidad. Conforme a lo anterior, se podría concluir que existiría mala fe por parte de quien pretende inscribir dicho dominio para el rubro señalado, apropiándose en los hechos de un prestigio y trayectoria que ya tiene un tercero en Internet. CUARTO:  la parte aduce haber solicitado la inscripción del dominio "diadia.cl", cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Reglamento correspondiente, solicitando dicha inscripción con antelación a cualquier otra persona, actuando de buena fe y en un rubro para el cual no existe nada semejante; QUINTO:  Argumenta tratarse de una denominación simple y pregnante, vale decir, que pervive con facilidad en la memoria de las personas, como todo nombre de fantasía debe serlo; SEXTO: La parte escogió la denominación "diadia.cl", después de buscar entre muchas alternativas, escogiéndola dado que reúne los requisitos necesarios para un servicio de información que se renueva en forma diaria, es decir, día a día. SÉPTIMO:  El dominio "diadia.cl", no fue creado para la venta de productos o bienes corporales, sino que por el contrario, se trata de un servicio de información y específicamente para la zona de Talagante / Región  Maipo.  Se trata de una empresa destinada a la entrega de información y consultoría en forma diaria de distintas variables e información que cambian día a día, por lo que el nombre de dominio la identifica plenamente; OCTAVO: La cuestión controvertida en la especie consistiría en el hecho de existir un solicitante, la parte, que solicitó primero el nombre de dominio "diadia.cl", el día 17 de Julio del año 2002, y un segundo solicitante que solicitó el mismo nombre con posterioridad, pero que alega tener un supuesto mejor derecho sobre el nombre, Ernesto Valdés Valdivieso, quien la solicitó el día 7 de Agosto del año 2002; NOVENO: como argumentos de derecho invoca los siguientes: 1.- prioridad en las inscripciones de nombres de dominio:  La regla general en la temática referida a Internet es que el primer solicitante de un nombre de dominio tendría un mejor derecho a adjudicárselo, salvo  que el segundo solicitante demuestre un aún mejor derecho para quedarse con el nombre de dominio pedido; 2.- esfera de protección de las marcas registradas:  Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquellas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio.  Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas. En cuanto al nombre de dominio en disputa, no tendría dicho carácter, puesto que no existe dentro del rubro para el cual se destinará, otra de igual estructura gramática o fonética y no es tampoco pretensión de la parte el asirse de una marca notoria para usufructar de ella en forma indebida; 3.-  clasificacion comercial y nombres genéricos:  En cuanto al carácter genérico o no del dominio en cuestión, postula la demandada que contrariamente a la situación existente en materia de marcas comerciales, en las cuales existe un clasificador de productos, en Internet no existe un clasificador de productos y servicios, por lo que mal se podría hablar de un carácter supuestamente genérico del término "diadia" o de otro similar, ya que no hay ninguna clasificación de productos o servicios contra la cual se lo pueda contrastar.  Todo nombre de dominio puede ser y no ser genérico a la vez.  Es factor determinante, en gran medida, el uso que se le dé al sitio, una vez activado el mismo, para determinar  si se está frente a un nombre genérico o no. Hace presente la parte que en la especie ella tiene un interés que va más allá de aquél que la normativa presume a su favor atendida su calidad de primera solicitante del nombre de dominio en disputa, pues ha creado a su respecto un sitio web donde promociona actividades comerciales, en el cual registra la cantidad de visitantes, ofrece información pertinente al giro del sitio, noticias, etc., todo ello en un contexto que se relaciona directamente con el nombre del dominio, cuyos compuestos del "diadia" pueden muy bien designar la oferta de información, sin perjuicio de ser aptos para otros objetos, tales como las ventas directas, etc.  A estos argumentos cabe añadir el principio resumido en la expresión inglesa "First come, first served" el cual significa que, a falta de prueba de mala fe del primer solicitante, o de un mejor derecho del segundo, el derecho al nombre de dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer. Aduce también que la utilización del nombre de dominio "diadia.cl" por ella, en calidad de primera solicitante, no constituye una amenaza a los derechos de la contraparte solicitante sobre dicho nombre, y si así fuere, el párrafo "De las revocaciones de dominios", artículos 20 a 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, prevee una acción especial para solicitar la revocación de un nombre de dominio cuando su inscripción ha sido abusiva o de mala fé, la cual no ha sido objeto de este proceso. 4.- En cuanto a la buena o mala fe de los solicitantes, estima la demandada que no se puede sostener seriamente que, al proceder a solicitar la inscripción del dominio "diadia.cl", haya presentado su solicitud o haya usado el nombre "diadia" de mala fe, ya que el conflicto se ha producido única y exclusivamente por la falta de un clasificador comercial apropiado dentro del ccTLD.cl, compatible con el clasificador marcario.  Al no existir tal clasificador en Internet, lamentablemente no pueden coexistir signos distintivos idénticos, aunque operen en rubros comerciales diferentes, razón por la cual, sólo una de las marcas podrá operar en Internet, por restricciones de carácter técnico de la red, siendo el mejor derecho aquel que le corresponde a la parte -en su concepto- por ser el primer solicitante, debiendo respetarse el principio resumido en la expresión inglesa "First come, first served". En mérito de todo lo antes expuesto, solicita sea rechazada la pretensión deducida en contrario y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO:  Que por escrito de fecha primero de abril de 2003, rolante a fojas 77, la demandada adicionó sus argumentos en lo pertinente al derecho aplicable, invocando en su favor las siguientes normas de la Constitución Política del Estado: art. 19 Nº 2, igualdad ante la Ley; artículo 19 Nº 21, derecho a desarrollar cualquiera actividad económica; art. 19 Nº 23, libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes; artículo 19 Nº 24, derecho de propiedad, todas las disposiciones anteriores representativas de los principios de la libre competencia.

NOVENO: Que por resolución de fecha 14 de abril de 2003, que rola a fojas 81, modificada por resolución de 22 de mayo de 2003, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 90 de autos, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "diadia" y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "diadia".

DÉCIMO:Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas:

     Por la parte de Ricardo Cifuentes Allel, los siguientes documentos:

1)   Copia simple de la página web de su titularidad www.diadia.cl.

2)   Copia simple de la página web del dominio "deldia.cl".

3)   Copia simple de la página web del dominio "google.com", con el resultado de búsqueda de la palabra "dia".

4)   Dos copias legalizadas de facturas que acreditan el uso comercial actual del dominio "diadia.cl", de fechas 15 y 25 de octubre de 2002.

Por la parte de Ernesto Valdés Valdivieso, los siguientes documentos:

1.  Copia de los certificados de registro de marca "DIADIA" bajo los N° 472.765, Nº314.307,  N° 460.923 y 307.861.

2.   Página diadia.cl de propiedad del demandado, señor Cifuentes.

3.  Tarjeta del señor Cifuentes, en la cual figura como diseñador de una empresa llamada "ECODISEÑO".

4.  Etiqueta del producto Super leche diadia.

DÉCIMO PRIMERO: Que con fecha 6 de mayo de 2003 tuvo lugar, con la presencia de la parte demandada, la diligencia de prueba consistente en el ingreso al sitio web WWW diadia.cl, levantando el Tribunal el acta que rola a fojas 88 de autos.

DECIMO SEGUNDO:Que por resolución de fecha 7 de julio de 2003, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 92 de autos, se citó a las partes para oir sentencia. 

 

CONSIDERANDO:

 

PRIMERO: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite décimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni se invocó a su respecto causa legal que provocara su invalidez, inoponibilidad u otro vicio cualquiera, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos, sin perjuicio del valor probatorio que éste Tribunal les asignará en definitiva y de tomarse en consideración las observaciones efectuados por las partes y que les atañen.

SEGUNDO: Que consta de los documentos referidos en el considerando segundo anterior y de lo alegado por las partes, por cuanto no ha sido controvertido, lo siguiente: 1) don Ricardo Valentino Cifuentes Allel es el primer solicitante del nombre de dominio "diadia.cl", el cual solicitó para sí el día 17 de julio de 2002; 2) Con dicho nombre de dominio el señor Cifuentes Allel ha desarrollado un sitio web dedicado a proporcionar información a residentes de la zona de Calera de Tango, Peñaflor, Talagante, en diversas materias comerciales, de servicios y culturales, tales como servicios de casa y jardín, servicios profesionales, servicios generales, construcción, mascotas, arte y decoración, restaurantes, etc. (documentos de fojas 12 y 22 de autos, acta de fojas 88); 3) El sitio en cuestión se encuentra desarrollado con profusa información en cada uno de sus contenidos y vínculos, conteniendo fotografía y elementos de diseño, todo lo cual da a entender que se trata de un esfuerzo serio e importante de difusión por parte de su titular; 4) el titular del sitio web en cuestión desarrolla con el una actividad lucrativa, según consta de las facturas acompañadas a fojas 56 y 57, en cada una de las cuales existe un ítem de cobro por la publicación de la información en la página diadia.cl; 5) Por su parte, el demandante Ernesto Valdés Valdivieso ha probado ser titular de registros de la marca diadia desde el año 1986, para distinguir productos de la clase 29, esto es, frutas y legumbres, productos lácteos o aceites, así como que distingue productos con dicha marca (documento de fojas 91).

TERCERO:Que el objeto preciso del presente juicio consiste en saber cual de las dos partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, para lo cual se tendrá en consideración lo siguiente:

CUARTO: A favor del demandado confluyen el haber solicitado primeramente el nombre de dominio y adicionalmente el haber demostrado un fuerte interés en él, pues con el nombre de dominio ha desarrollado un sitio web con información de bienes y servicios de interés y con el cual comercia.

QUINTO: En cuanto al demandante, por una parte posee derechos marcarios en el nombre de dominio en cuestión, para la clase 29, cuyo contenido se incluye en aquellos bienes y servicios que son promovidos por el demandado en su sitio web. Por otra parte, productos que comercia llevan la marca "diadia", como se demuestra con el documento de fojas 91.

SEXTO: El Tribunal, al sopesar la posición de las partes en el nombre de dominio en disputa, considera, por las razones antedichas, que prevalece el interés y los derechos del demandado y primer solicitante en él, pues ha demostrado haber reforzado su calidad de primer solicitante con un esfuerzo importante de promoción de actividades mercantiles a través del referido nombre. El demandante, por su parte, ha acreditado tener derechos marcarios y efectuar actividades mercantiles a través de dicha marca, pero pese a ello no manifestó interés en el nombre de dominio sino una vez que el demandado lo hubo inscrito a su favor, siendo razonable que lo hubiera hecho, atendida la total similitud entre el nombre y la marca. Por otra parte, no se trata, al entender de este Arbitro, ni fue probado por el interesado, de un nombre que goza de fama y notoriedad; no se vislumbra mala fe del demandado ni tampoco aparecen amenazados los derechos marcarios del actor, desde que el demandado sólo promueve información de bienes y servicios y no ha desarrollado un producto similar a aquellos que promueve el demandante.

SEPTIMO: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, invoca, además de las normas legales mencionadas en las partes precedentes de esta sentencia, los artículos 10, 12 y 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL de NIC Chile.

 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

 

RESUELVO:

 

PRIMERO: Que se rechaza la acción deducida por el segundo solicitante, Ernesto Valdés Valdivieso en contra de Ricardo Valentino Cifuentes Allel y se asigna el nombre de dominio diadia.cl al primer solicitante, Ricardo Valentino Cifuentes Allel.    

CUARTO: Que no se condena en costas a la parte vencida, por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar.

 

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile;  fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile.  Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

 

 

 

Juan Agustín Castellón Munita

    Juez Arbitro