Fallo de Revocacion "dimarc.cl", NIC Chile

1. Que con fecha 14 de octubre de 2003, doña LORETO BRESKY RUIZ, en representación del Reclamante, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A., solicita la revocación del nombre de dominio dimarc.cl inscrito a nombre de don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO, pidiendo que se le transfiera, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 1546, 1681 y siguientes, 2314 y siguientes del Código Civil;

Que el Reclamante fundamenta su solicitud de revocación en que es una empresa que se especializa en la distribución de productos para la oficina. La empresa DIMEIGGS inició sus operaciones en Chile hace más de 50 años, transformándose en el líder indiscutido en la comercialización de productos escolares, juguetes y regalos. El crecimiento del negocio permitió a la familia Naser diversificar sus actividades, participando en la fabricación de productos escolares y productos para la oficina, en el sector inmobiliario y en el sector de la acuicultura. Así, el grupo DIMEIGGS inaugura en 1997 la empresa DIMERC S.A., pionera en la comercialización y distribución integral de productos para la oficina en Chile. Actualmente, cuenta con la más moderna infraestructura junto al mejor staff de vendedores altamente capacitados para atender los requerimientos de sus clientes. Asimismo, tiene más de 5000 clientes, una moderna flota de camiones de distribución y más de 7000 productos nacionales e importados que la convierten en la empresa con el mayor surtido en el mercado nacional. Las líneas de productos que comercializa son artículos de librería, papelería, insumo computacionales, equipos de oficina, accesorios de aseo y abarrotes, entre otras.

Agrega el Reclamante que la clave del valor agregado en la venta de productos para la oficina, es su profundo conocimiento del ciclo de abastecimiento industrial, y de cómo practicar tecnología informática en forma inteligente. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A. ofrece una disminución de costos y tiempo real de los clientes al momento de realizar compras relativas a las necesidades básicas del funcionamiento de una empresa, a través de la implementación de las compras on-line las cuales se desarrollan por medio de la página Web dimerc.cl que los identifica. La página mencionada ofrece una lista de bienes para la oficina que las empresas compran, y de este modo, uno de los productos del proceso es una base de datos electrónica de fácil acceso y consulta en cuyas líneas quedan especificados los productos que comercializa el Reclamante. Lo anterior facilita la gestión del cliente, entregando ventajas tales como la simplificación del proceso de compra y de la gestión de inventario de la empresa, el fomento de la transparencia en los procesos, el contar con información totalmente compatible, la reducción en el tiempo utilizado para tomar la decisión de compra y de la carga administrativa, acceso a una mayor cantidad de productos y marcas que se ofrecen en el mercado y la reducción de los costos asociados a la ejecución de las compras propiamente tales y al transporte de las mismas.

El Reclamante señala ser titular, además, de los registros de la marca "DIMERC" (denominativa) Registro N° 436.962 para servicios de la clase 42; "DIMERC" (mixta) Registro N° 571.859 para servicios de la clase 39; "DIMERC" (mixta) Registro N° 468.443 y "DIMERC" (denominativa) Registro N° 468.443, ambas para productos de la clase 16. Asimismo, dice ser titular de los dominios dimerc.cl y conveniodimerc.cl, ambos inscritos a nombre de DIMERC S.A., empresa que señala el Reclamante es relacionada a él. Indica que la marca "DIMERC" ha sido utilizada y potenciada a través de publicidad gráfica, en su flota de camiones que equivale a publicidad exterior, y se destaca dentro de la publicidad desarrollada la promoción de las ventas de su producto por Internet a través de su página dimerc.cl. Con el fin de potenciar esta vía de ventas por Internet, se proporciona un número telefónico destinado a la capacitación y aclaración de las consultas de los clientes para el desarrollo de sus compras por esta vía.

En cuanto a los fundamentos de derecho para su demanda de revocación, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A. cita el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, analizando cada uno de los requisitos copulativos establecidos en dicha disposición, la cual establece en forma no taxativa cuándo se considerarán abusivas las inscripciones de nombres de dominio. En cuanto a la disposición que señala que se considerará abusiva una inscripción de nombre de dominio cuando sea idéntica o engañosamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que tiene derechos el Reclamante o a un nombre por el cual el Reclamante es reconocido, considera DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A. que se encuentra plenamente acreditado, ya que el dominio es exacto a la marca por la cual es reconocida a la cual solamente se le ha sustituido la vocal "E" por una "A", lo que no le otorga distinción gráfica ni fonética alguna, y en ningún caso constituye un elemento sustancialmente diferenciador, ya que tal denominación ha sido creada y utilizada hace varios años por el Reclamante y debe constituir un hecho irrefutable de la causa. En cuanto a que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos respecto del mismo, indica que claramente el Actual Asignatario no tiene un interés legítimo en el uso de este nombre de dominio, ya que dicha denominación es una marca que goza de una gran fama y notoriedad en lo que respecta al mercado de abastecimiento, lo que significa que cualquier clase de uso, inclusive en áreas diferentes de las del Reclamante, serán relacionadas con ésta, lo que constituirá, en definitiva, un uso ilegítimo, y en especial teniendo presente que el Actual Asignatario se dedica al rubro de los abarrotes, los cuales también son proporcionados por el Reclamante. Añade el Reclamante que debe tenerse presente el artículo 16.2 del Convenio TRIPS que consagra la protección de la marca notoria, señalando que "tratándose de esta clase de marcas el "ius prohibendi" tiene una aplicación amplia por cuanto en estos casos, puede producirse lo que se denomina el "riesgo de asociación" o "riesgo de confusión", por lo que cualquier uso que se dé a dicha denominación, será objeto de engaño para los consumidores usuarios".

Por último, en cuanto al tercer requisito copulativo del artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, esto es, que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe, indica que la conducta tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red, que es una marca comercial o un nombre comercial, debe catalogarse como inmoral y contraria a la buena fe. El derecho común se ha preocupado de sancionar la mala fe en toda clase de situaciones incluso, la de la especie, por cuanto si bien son prácticas modernas derivadas de las nuevas tecnologías, son conductas que transgreden el principio de todos los tiempos. Además, se debe tener presente que se ha efectuado un daño real al patrimonio del Reclamante, por cuanto un tercero profitará de la fama y reconocimiento que ha logrado desarrollar en el transcurso del tiempo.

Señala el Reclamante que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores de origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. Tal como se ha señalado, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A. es titular de diversos registros de la marca "DIMERC" en las clases 16, 39 y 42. Señala que en este respecto, debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") de ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es "idéntico o confusamente similar a una marca de productos respecto a la cual la parte demandante tiene derecho". Este criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominios y marcas comerciales, es universalmente aceptado, y por lo tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto citado en estos autos. Sin perjuicio de esto, hace presente el Reclamante que el Actual Asignatario, VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO, también ha solicitado en el Departamento de Propiedad Industrial la denominación "DIMARC" a través de la solicitud N° 616.922 y N° 607.082 que distinguen "servicios publicitarios, distribución y difusión de material publicitario, importación y exportación con representación de todo tipo de productos; asesorías para la dirección de negocios, tele-marketing, promoción de ventas para terceros y ventas por Internet de todo tipo de productos pertenecientes a la clase 35 y transporte de pasajeros, alquiler de vehículos, estacionamientos de la clase 39", lo que demuestra fundadamente un ánimo de realizar ventas de todo tipo de productos a través de las mismas vías desarrolladas por el Reclamante y con su mismo sistema de despachos a través de camiones, a los cuales se le ha opuesto en tiempo y forma DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA DIMEIGGS S.A., lo que se prueba a través de las copias de los escritos correspondientes.

Señala el Reclamante que la denominación "DIMERC" es una de las más reconocidas en el rubro del abastecimiento de oficinas, siendo hoy en día sinónimo de garantía, calidad y confianza, lo que se ha logrado a través de la integridad y honestidad de todas las actividades que realiza. Mencionan que la tecnología ha sido uno de los eventos principales que explican el desarrollo y fama de los productos y servicios que brinda el Reclamante, dentro de los cuales se cuenta el desarrollo de Internet, a través de inversiones millonarias en servidores de datos, conexión a Internet, software y firewall, lo que detalla. Cita el Reclamante la sentencia pronunciada por el Árbitro, don PATRICIO DE LA BARRA GILI, en relación a la solicitud de revocación del nombre de dominio rider.cl, el cual le fue revocado a doña PAULINA MOLINA MEYER y asignado al Reclamante, LABORATORIOS RIDER S.A., atendida la fama y notoriedad que detentaba dicha marca a nivel nacional.

Añade el Reclamante que la marca "DIMERC" es una marca creada, desarrollada y publicitada por él mismo, a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al Actual Asignatario, crearía confusión entre los usuarios de Internet, que buscan encontrar como proveedor de productos de oficina al Reclamante y no a un tercero que pretende usufructuar de este reconocimiento y preferencia lograda. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A. es quien ha hecho que el término "DIMERC" sea una marca de prestigio a nivel nacional, y de esta forma, cualquier consumidor que en Chile pretenda buscar información acerca de sus productos y/o servicios, lógicamente lo intentará por medio de la dirección dimerc.cl o a través de uno de sus derivados, como es dimarc.cl. Basta con que un consumidor se equivoque en una sola letra para que aparezca en la Web la página del Actual Asignatario. Agrega que claramente estamos frente a un asignatario inescrupuloso que pretende distraer la atención de los consumidores ofreciendo productos y/o servicios idénticos a los del Reclamante, o simplemente pretende perjudicarlo.

El Reclamante señala que si no se revoca el nombre de dominio al Actual Asignatario, y éste vende y transfiere productos idénticos o similares a los comercializados por el Reclamante a través de Internet y tele-marketing, se perturbarán y afectarán los negocios del Reclamante, lo que causará confusión en los consumidores. Indica que tras los proyectos e inversiones realizadas por el Reclamante en Internet, no existe un mero fin de lucro, sino que al contrario, corresponde a un proyecto de envergadura que hace evidente el mejor derecho al nombre de dominio en conflicto. A mayor abundamiento, DIMERC transa a través de su sistema de Internet el 25 % de sus ventas mensuales, siendo éste un canal fundamental para el negocio del mismo. Por último, señala que se debe tener en cuenta que tanto las marcas comerciales como los dominios participan del denominado "orden público económico", cuyas coordenadas fundamentales tienen que ver con un sistema económico que premie y estimule a los actores económicos que desarrollan actividades comerciales y se arriesguen, perspectiva en la que resulta injusto que un tercero capitalice la visibilidad y ventajas de una marca registrada de una empresa sin haber contribuido en nada.

En definitiva, el Reclamante concluye que el hecho de que el nombre de dominio dimarc.cl esté asignado al Actual Asignatario, le causa un perjuicio irreparable al Reclamante. Asimismo, el hecho de que exista en la red una página Web que tenga casi la misma denominación que la marca registrada del Reclamante, será identificada con los servicios que presta DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A., y por lo tanto, confundidos con lo que presta la empresa del Actual Asignatario. Además, se pretende desarrollar a través de la red el mismo rubro de las ventas de productos de todo tipo a través de Internet y tele-marketing, y lo por lo mismo, no puede alegar desconocimiento de la fama y notoriedad de la empresa del Reclamante y de su marca "DIMERC".

El Reclamante acompaña con su demanda de revocación los siguientes documentos probatorios:

a) Copias simples de los registros N° 436.962, 571.859 y 468.443 de la denominación "DIMERC" y de las solicitudes N° 610.922 y 607.082 de las denominaciones "DIMERC" presentadas por VALENTÍN ALEJANDRO FLORES DONOSO, tomadas de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial.

b) Publicaciones en el diario MTG de circulación masiva nacional, con publicidad de la marca "DIMERC" y del sitio Web www.dimerc.cl.

c) Catálogos de productos expendidos por DIMERC, con publicidad de la empresa y de la página Web que van desde el año 2000 a la fecha.

d) E-mail enviado por don Humberto Carrasco Blanc a la abogado SHARON GOTTLIEB SABAH, en respuesta a un e-mail enviado a don VALENTÍN ALEJANDRO FLORES DONOSO de fecha 29 de agosto de 2003.

e) Escrito de oposición presentado por el Reclamante a la solicitud de registro de la marca comercial "DIMERC" N° 607.082.

2. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, la tramitación de esta solicitud de revocación se sujeta a las reglas del procedimiento de mediación y arbitraje;

3. Que mediante Oficio OF03335, el Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad de Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre la revocación del referido dominio;

4. Que con fecha 11 de diciembre de 2003, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación del procedimiento para el día lunes 22 de diciembre de 2003 a las 11:00 a.m. en Amunátegui 277, Piso 3, Comuna de Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

5. Que con fecha 22 de diciembre de 2003, se efectúa el comparendo fijado, al que asiste por un lado don HUMBERTO CARRASCO BLANC, quien exhibe poder para representar al Actual Asignatario, VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO, y por el otro, doña SHARON GOTTLIEB SABAH, cuya personería para representar al Reclamante, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A., consta en autos, y asimismo consigna el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro para la primera audiencia. No habiendo acuerdo entre las partes, se fijan las normas de procedimiento;

6. Que con fecha 7 de enero de 2004, el Reclamante, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A., consigna el saldo restante de los honorarios fijados por el arbitraje para la revocación del nombre de dominio dimarc.cl, lo que se certifica mediante resolución de la misma fecha, notificada a las partes por correo electrónico;

7. Que con fecha 26 de enero de 2004, doña LORETO BRESKY RUIZ, en representación del Reclamante, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A., ratifica su demanda de revocación de nombre de dominio dimarc.cl, reproduciendo la acción de revocación que ya consta en autos;

8. Que con fecha 28 de enero de 2004, don HUMBERTO CARRASCO BLANC, en representación del Actual Asignatario, VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO, contesta la acción de revocación presentada en contra del nombre de dominio dimarc.cl. Señala que don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO es una persona natural que tiene una empresa familiar cuyo nombre de fantasía es DIMARC. Esta empresa nació en el año 1997 y se dedica a la distribución mayorista de abarrotes y lácteos, contando en la actualidad con cinco puntos de venta que dan trabajo a alrededor de 60 personas. Agrega que vislumbrando el futuro que significa estar en Internet, el Actual Asignatario decidió solicitar el nombre de dominio dimarc.cl para trasladar su nombre de fantasía al mundo virtual y también decidió registrar dicho nombre de fantasía como marca comercial. Es por esto que con fecha 24 de abril de 2003, don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO solicitó la inscripción del nombre de dominio dimarc.cl, frente a la cual el Reclamante de autos presentó una solicitud competitiva, dentro del plazo establecido para estos efectos. Asimismo, con fecha 12 de mayo de 2003, esto es, antes de que se opusiera el Reclamante a la solicitud de nombre de dominio objeto de este arbitraje, el Actual Asignatario solicita la marca comercial "DIMARC" para servicios de la clase 39, a la cual también se opuso el Reclamante, pero que en definitiva fue concedida al Actual Asignatario con fecha 16 de enero del año 2004. Durante el año 2003, el Actual Asignatario también solicitó la marca "DIMARC" en diferentes clases, tal como consta de los documentos que se acompañan en autos.

En relación a la solicitud competitiva presentada por el Reclamante con fecha 29 de agosto de 2003, se designó como árbitro para la resolución de ese conflicto a don OSCAR TORRES, quien aceptó el cargo de árbitro y citó a una audiencia para el día 2 de septiembre del 2003. Puesto que a la audiencia fijada por el árbitro no asistieron las partes, el nombre de dominio fue asignado a su Actual Asignatario, don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO. Con posterioridad, el Reclamante presentó una reposición a la resolución que le asignaba el nombre de dominio al Actual Asignatario, evacuándose el traslado respectivo y, en definitiva, rechazándose la reposición, quedando asignado el nombre de dominio dimarc.cl a don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO. El Actual Asignatario considera que el Reclamante quiere malamente utilizar este procedimiento de revocación como un juicio de mejor derecho, que es el que debió haberse realizado originalmente.

El Actual Asignatario señala que en cuanto al no cumplimiento de las causales para que sea procedente la revocación del dominio dimarc.cl, el Reglamento de NIC Chile establece dos causales para revocar un nombre de dominio, a saber:

a) El que la inscripción sea abusiva, o

b) Que haya sido realizada de mala fe

La primera causal establece tres requisitos, mientras que la segunda causal no se define, pero esa misma norma contiene situaciones que sirven de ejemplo para delimitar el concepto de buena o mala fe. Atendido a que ambas causales contienen el elemento de mala fe, sólo basta probar que el Actual Asignatario ha actuado con buena fe - y que en consecuencia posee intereses legítimos - para desvirtuar las pretensiones del Reclamante.

Desde la época en que don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO registró el nombre de dominio dimarc.cl, está haciendo un uso legítimo de este dominio a través del sitio Web dimarc.cl, que es un sitio donde se promocionan los productos que vende, en especial, lácteos y abarrotes. Hasta la fecha, el Actual Asignatario ha hecho un uso legítimo comercial, y en consecuencia queda amparado por lo dispuesto en el artículo 22 párrafo tercero letra a) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL que señala "que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre". Agrega que basta mirar el sitio Web mencionado para darse cuenta que efectivamente se está haciendo un uso legítimo comercial. Indica que desde el año 1997 se utiliza la expresión "DIMARC", sin que hasta el momento exista colisión alguna con el Reclamante. Es más, si no fuera por el registro del dominio y de las solicitudes de marcas comerciales presentadas por don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO, no habría existido ningún conflicto entre las partes de estos autos. La expresión "DIMARC" corresponde al nombre de fantasía del establecimiento del Actual Asignatario. Lo que éste hizo, no es sino llevar al mundo de Internet el nombre de fantasía de su empresa por el cual es conocido, y ello constituye un interés legítimo suficiente, según lo dispuesto en el artículo 22 letra a) del Reglamento de NIC Chile.

Añade que si bien es cierto que el Reglamento reconoce las posibilidades de revocar un nombre de dominio que es igual o similar al de una persona por el cual es conocido, también debe reconocerse que la Reglamentación quiere que se respete a aquel que de buena fe utiliza su propio nombre para ser reconocido en Internet, sin que se restrinja la expresión "nombre", por lo que debe interpretarse en la forma más amplia. En este caso, se debe respetar a quién utiliza el nombre de fantasía de su empresa para actuar en el mundo de Internet, a pesar de que el dominio haya sido pedido por el Actual Asignatario como persona natural. Lo anterior demuestra que el Actual Asignatario ha actuado de buena fe y que posee intereses legítimos en el uso de este nombre de dominio. Además, don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO es titular de la marca comercial "DIMARC" registrada bajo el N° 698.680 y 699.379, como consta de los documentos acompañados en estos autos.

Indica el Actual Asignatario que el Reclamante lamentablemente no utilizó el juicio arbitral de solicitudes competitivas para demostrar su mejor derecho al nombre de dominio en conflicto. Considera que él debió haber comparecido en esa instancia a esgrimir sus argumentos, y de esta forma poder demostrar que tenía un mejor derecho al nombre de dominio dimarc.cl. Considera que el Reclamante desperdicio esa oportunidad para hacer efectivo sus argumentos logrando la recuperación del dominio, y es por esta razón que ahora acude a la acción de revocación para lograr esta finalidad. Sin embargo, la acción de revocación es una institución excepcional que no tiene el alcance de un juicio de solicitudes competitivas, y en consecuencia, los supuestos que se exigen son distintos, y en definitiva, el Reclamante deberá tratar de probar que el Actual Asignatario ha actuado de mala fe, lo que es imposible, puesto que no lo ha hecho.

El Actual Asignatario acompaña, además, los siguientes documentos probatorios;

a) Copia simple de la Solicitud N° 607.082 de la marca "DIMARC" tomada de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial, en la que puede apreciarse que se concede en primera instancia al Actual Asignatario la marca "DIMARC" en la clase 39.

b) Copia simple Solicitud N° 610.922 de la marca "DIMARC" en la clase 35, tomada de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial.

c) Copia simple de la Solicitud N° 628.189 de la marca "DIMARC" para establecimiento comercial en las clases 29, 30, 31 y 32, tomada de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial.

d) Copia simple de la Solicitud N° 627.250 de la marca "DIMARC" para establecimiento comercial en las clases 29, 30, 31, 32 y 33 en la Región Metropolitana, tomada de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial.

e) Copia simple de una factura que contiene la expresión "DIMARC" de fecha 13 de marzo del año 2003.

f) Copia simple de boleta de venta que contiene la expresión "DIMARC" de fecha 14 de mayo del año 2003.

g) Copia simple de factura que contiene la expresión "DIMARC" de fecha 10 de octubre del año 2000.

h) Copia simple de guía de despacho que contiene la expresión "DIMARC" de fecha 31 de octubre del año 2000.

i) Sobre que contiene la expresión y el logo de "DIMARC".

j) Copia digitalizada de la resolución del árbitro don Oscar Torres, en la cual se asigna el dominio dimarc.cl al Actual Asignatario.

k) Copia de escrito de patrocinio y poder, y recurso de reposición presentado por la contraparte en juicio arbitral sobre asignación de nombre de dominio dimarc.cl.

l) Copia digitalizada de resolución de fecha 26 de septiembre de 2003, en que se rechaza la reposición en juicio sobre asignación de nombre de dominio dimarc.cl;

9. Que con fecha 16 de febrero de 2004, se tiene por ratificada la solicitud de revocación del nombre de dominio dimarc.cl, dándose traslado al Actual Asignatario, y asimismo se tiene por contestada la solicitud de revocación, dándose traslado al Reclamante de la misma, lo que se notifica a las partes por correo electrónico;

10.Que con fecha 16 de febrero de 2004, doña SHARON GOTTLIEB SABAH, en representación del Reclamante, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A. observa los argumentos del Actual Asignatario, haciendo presente que no ha indicado ni ha pretendido señalar en ningún momento, que el Actual Asignatario no efectúe una venta real y efectiva de abarrotes y lácteos a través de la marca "DIMARC". Incluso, ha tratado de acreditar esta situación acompañando en estos autos un e-mail de fecha 29 de agosto de 2003 enviado por don HUMBERTO CARRASCO BLANC en representación del Actual Asignatario, en el que se indica que se dedica a la venta de "abarrotes". Considera que el hecho de que el Actual Asignatario comercialice dichos productos a través de la expresión "DIMARC", es justamente la manifestación más patente y evidente de la "mala fe", dado que consideran que para lograr el éxito de dicha gestión, don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO se ha amparado ilegítimamente en el renombre y prestigio de que goza el Reclamante en la venta de los mismos. Cree el Reclamante que existe una actitud manifiesta y dirigida a confundir a los consumidores y usuarios de Internet en torno al origen o prestador de los servicios obtenidos, generando una asociación de los signos en conflicto, que se proyecta sobre la "identidad misma" de las empresas. Con esto, se pretende que los consumidores deduzcan un origen empresarial común, derivado de la reunión de una serie de circunstancias, tales como la cuasi identidad de marca y nombre de dominio, venta de iguales productos, a idénticos clientes o clientes potenciales, por un mismo medio de comunicación, que conducen al público a suponer "a lo menos", la existencia de lazos económicos u organizacionales entre ellas, asociando un signo con otro.

Agrega el Reclamante que es sabido que en las empresas que se dedican al área de servicio, como es el caso de las partes, se hace fundamental el "conocimiento y confianza" que se tengan en el servidor, para los efectos de concretar relaciones comerciales. Esto es justamente "el patrimonio" que tiene el Reclamante y trata de amparar, al impedir que terceros inescrupulosos se aprovechen y lucren de la confianza adquirida, tras años de trabajo, inversiones y esfuerzo.

En cuanto a los registros marcarios que el Actual Asignatario señala tener sobre la expresión "DIMARC" en las clases 35 y 39, el Reclamante señala que los servicios solicitados por el Actual Asignatario en dicha clase son los de "transporte de pasajeros, alquiler de vehículos, estacionamiento", y los servicios amparados por el registro de la marca "DIMERC" N° 571.859, base de la oposición presentada, son los de "distribución mayorista, almacenaje, bodegaje y transporte de todos los productos de la clase 16". Los servicios solicitados por el Actual Asignatario fueron considerados como diferentes por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, quien aplicó el principio de la especialidad marcaria, sin reparar en que las coberturas protegidas por cada parte distinguen dos servicios idénticos y de igual clase, ya que el Reclamante sostiene que los servicios de "almacenaje" y los de "estacionamiento" son un mismo y único servicio que sólo es llamado de dos maneras distintas, lo que no fue reconocido por el Departamento de Propiedad Industrial, y en consecuencia, con fecha 6 de febrero de 2004, el Reclamante presentó apelación a la resolución indicada, de tal forma que actualmente, no existe registro marcario alguno en el cual el Actual Asignatario pueda ampararse.

En cuanto a la afirmación del Actual Asignatario de que por el hecho de haberse presentado oposición a la solicitud de registro del nombre de dominio dimarc.cl por parte del Reclamante, no se admitiría el inicio de un juicio de revocación posterior, esto no es efectivo, ya que en dicha oportunidad no se resolvieron ni se tomaron en consideración los argumentos de fondo, sino que se procedió simplemente a la asignación del dominio al Primer Solicitante, dejando abierta esta oportunidad para continuar con el análisis de los mismos.

Respecto a lo que señala el Actual Asignatario de que estaría de buena fe, el Reclamante indica que conforme a la doctrina unánime nacional e internacional, existe un conflicto evidente entre signos distintivos de empresas y nombres de dominio idénticos o similares usados por sujetos que operan en el mismo sector de la actividad, conflicto que es explicado por el jurista español FERNANDO CARBAJO CASCON en su libro "Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet", en el cual indica que "en estos casos sí que puede resultar plenamente aplicable en la legislación sobre marcas, y en su caso sobre competencia desleal, pues el registrante de un nombre de dominio que reproduce como un nombre de dominio de segundo nivel (SLD) un signo idéntico o similar al de un tercero, lo usa normalmente - además de dirección electrónica en el espacio virtual de Internet - con finalidades distintivas para identificar y distinguir en la red actividades, establecimientos o productos y servicios de la misma rama económica que las actividades, establecimientos o prestaciones señaladas habitualmente por el signo de un tercero, o bien con una actividad económica relacionada de un modo u otro con las mismas…". El autor mencionado conceptualiza la situación planteada en autos, desde el momento en que el Actual Asignatario ha utilizado el signo "DIMARC" y ha solicitado su registro como marca comercial y nombre de dominio, generándose un supuesto de práctica "parasitaria" en que se emplea un signo distintivo ajeno como elemento principal de un nombre de dominio al que se adjuntan otros vocablos o caracteres para identificar actividades productos y servicios dentro del mismo sector de la actividad que opera el signo principal "DIMERC", con la intención última de provocar la sensación entre los usuarios de la red de que esas actividades o prestaciones guardan algún tipo de relación con la actividad o prestaciones distinguidas por el mismo signo principal ajeno, provocando en consecuencia un riesgo de confusión o asociación entre el público.

Respecto a la alegación del Actual Asignatario de que es "conocido por el nombre "DIMARC", aunque no sea titular de la marca comercial", el Reclamante considera que a través de las facturas, guías de despacho y papelería que contiene la expresión "DIMARC", no se acredita en nada un reconocimiento efectuado por el público al signo de autos. El Reclamante considera que para poder atribuirse un reconocimiento al público, es necesario gozar, entre otras cosas, de años de trayectoria, clientela establecida, desembolsos en publicidad, etc. La autogeneración de papelería y factura no logra acreditar en nada la supuesta fama o reconocimiento que aduce.

Por otro lado, en cuando al uso legítimo y no comercial del dominio ("fair use"), aclara el Reclamante que la expresión "fair use" fue establecido por la legislación estadounidense sobre propiedad intelectual que introdujo una cláusula llamada Fair Use Act sobre el uso adecuado leal de material protegido que permite su reproducción para los fines de crítica, comentarios, reportajes noticiosos, educación e investigación, sin que ello sea una violación al derecho de autor. En consecuencia, se desprende que el Actual Asignatario equivoca claramente el concepto de "fair use", ya que el uso que hace del dominio dimarc.cl debe ser calificado como "comercial". De un análisis de la norma que dio origen al concepto, se deduce que "el uso en el tráfico económico supone siempre una finalidad económica negocial", por lo que no se vería amparado por este principio.

Por último, el Actual Asignatario señala que se está haciendo uso del dominio desde el momento del registro del mismo, y el Reclamante señala que en un comienzo la página Web únicamente mostraba una página inicial, que no permitía ver los servicios ni productos ofrecidos, y que sólo una vez presentada la demanda de revocación, el demandado desarrolló la página, transformándose en lo que es hoy, lo que nos indica que es una actitud defensiva de preconstitución de pruebas en su favor.

En definitiva, el Reclamante considera que los argumentos presentados por la otra parte para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, son del todo carentes de valor jurídico para el mantenimiento en su poder del nombre de dominio dimarc.cl. Acompaña el Reclamante los siguientes documentos:

a) Carátula y página 157, del libro "Conflictos entre signos distintivos y Nombres de Dominio en Internet", segunda edición, de Fernando Carbajo Cascón, donde se desarrolla el conflicto entre un signo distintivo de empresa y un nombre de dominio idéntico o similar, usados por individuos que operan en el mismo sector de la actividad económica.

b) Fallo de 16 de enero de 2004, en que el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, fundado en el informe N° 128.488, aceptó el registro de la Solicitud N° 607.082 de la marca "DIMARC", para servicios de la clase 39, y desechó la oposición interpuesta por el Reclamante, basada erróneamente en el Principio de la Especialidad marcaria.

c) Recurso de apelación deducido por el Reclamante en contra la Sentencia de fecha 16 de enero de 2003, que desechó la oposición presentada a la solicitud de registro de la marca "DIMARC";

11.Que con fecha 5 de marzo de 2004, don HUMBERTO CARRASCO BLANC, en representación del Actual Asignatario, VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO, evacua el traslado extemporáneamente, señalando que en cuanto a los requisitos para configurarse en caso de inscripción abusiva establecido por el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, el cual señala que deben cumplirse tres requisitos copulativos para que sea abusivo la inscripción de un nombre de dominio, no se estarían cumpliendo los dos últimos requisitos, por las siguientes razones:

a) El Actual Asignatario tiene intereses legítimos con respecto al nombre de dominio: Tal como se señaló con anterioridad, el Actual Asignatario utiliza la expresión "DIMARC" desde el año 1997. Si bien la expresión "DIMARC" constituye un nombre de fantasía, también constituye "el nombre comercial" que utiliza en los negocios, entendiéndose como tal el que "aparece como un medio de denominación e identificación de un establecimiento mercantil o de una actividad empresarial ejecutada por una persona física o moral", citando la obra "El Nombre en las Relaciones Comerciales" de doña MARIA LORETO YAÑEZ SEPULVEDA. La misma autora señala que "dentro de la libertad que el legislador concede a los comerciantes, es posible escoger como nombre comercial una denominación de fantasía". En cuanto a cómo se adquiere el nombre comercial, la misma autora sostiene que "es más adecuado hablar de apropiación del nombre comercial, la que se produce en el momento en que se efectúa el primer uso público de la denominación escogida. Este puede manifestarse en la utilización de ella en papeles, cartas, prospectos, publicidad y otros. Mas, no basta con que se efectúe el primer uso del nombre comercial, sino que es necesario que sea seguido por el uso continuado de este".

Don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO ha estado ocupando la expresión "DIMARC" como nombre comercial desde el año 1997 y, por lo tanto, es perfectamente aplicable el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que establece que "el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio". En consecuencia, el uso de la expresión "DIMARC" por parte del Actual Asignatario es perfectamente lícito, y es un hecho que desde el año 1997 ambas partes han convivido en el mercado sin existir colisión alguna en el ejercicio de sus actividades comerciales.

El Actual Asignatario está haciendo un uso efectivo de la expresión "DIMARC" desde mucho antes de solicitar el nombre de dominio, lo que se prueba a través de las fotografías que se acompañan en estos autos.

b) El nombre de dominio dimarc.cl no fue inscrito ni se ha utilizado de mala fe: Este elemento debe ser analizado en conjunto con el segundo requisito expresado. Las pruebas aportadas por el Actual Asignatario hacen ver claramente que su conducta calza perfectamente con lo establecido en el Reglamento de NIC Chile en su artículo 22 inciso tercero que establece que "el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre. En prueba de lo anterior, el Actual Asignatario acompaña cuatro copias simples de fotografías de locales "DIMARC" pertenecientes a él, y copia simple del sitio Web que opera bajo el nombre de dominio dimarc.cl;

12.Con fecha 4 de junio de 2004, se proveen los escritos presentados con fecha 28 de enero de 2004 por don HUMBERTO CARRASCO BLANC en representación del Actual Asignatario, VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO y de 16 de febrero de 2004 presentado por doña SHARON GOTTLIEB SABAH en representación del Reclamante, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A., notificándose a las partes por correo electrónico;

13.Con fecha 9 de junio de 2004, doña LORETO BRESKY RUIZ, en representación del Reclamante, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A., presenta un escrito de reposición en contra de la resolución dictada con fecha 4 de junio de 2003, señalando que no correspondía tener por evacuado el escrito presentado por el señor HUMBERTO CARRASCO BLANC de fecha 28 de enero de 2004, puesto que dicha presentación ya había sido proveída mediante resolución de fecha 16 de febrero de 2004. Asimismo, el Actual Asignatario presentó con fecha 5 de marzo de 2004 un escrito solicitando que se evacue el traslado conferido a él respecto de la demanda presentada por el Reclamante en ese juicio arbitral. Dicha pretensión es extemporánea, ya que en las normas de procedimiento dictadas en estos autos se fijó un plazo de 15 días a fin de contestar las aseveraciones efectuadas por sus respectivas contrapartes en sus presentaciones iniciales, y dicho plazo debe contarse desde el día 28 de enero de 2004, venciendo el 18 de febrero de 2004, por lo que en definitiva fue presentado fuera de plazo;

14.Con fecha 23 de septiembre de 2004, se provee el escrito presentado con fecha 9 de junio de 2004 por doña LORETO BRESKY RUIZ en representación del Reclamante, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A., acogiéndose la reposición, y reponiéndose parcialmente la resolución de fecha 4 de junio de 2004, y fijándose, además, la nueva dirección del tribunal;

15.Que con fecha 28 de septiembre de 2004, doña LORETO BRESKY RUIZ en representación del Actual Asignatario, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A., solicita que se reciba la causa a prueba;

16.Que con fecha 3 de septiembre de 2004, don LORENZO MIRANDA MORALES asume la representación de don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO;

17.Que con fecha 8 de octubre de 2004, se dicta el auto de prueba, el cual fue notificado a las partes por correo electrónico y por carta certificada, fijándose los siguientes puntos;

1) Carácter abusivo y/o de mala fe de la inscripción del nombre de dominio dimarc.cl por parte del Actual Asignatario;

2) Derecho e intereses de las partes en el nombre de dominio dimarc.cl;

3) Similitud del nombre de dominio dimarc.cl con marcas de productos o servicios sobre los cuales tiene derechos el Reclamante, con un nombre de dominio del cual es asignatario el Reclamante, o con un nombre por el cual éste es conocido;

4) Buena fe aducida por el Actual Asignatario. Hechos que la constituyen.

Asimismo, se provee el escrito presentado con fecha 30 de septiembre de 2004 por don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO, teniéndose presente;

18.Que con fecha 21 de octubre de 2004, don LORENZO MIRANDA MORALES, en representación del Actual Asignatario, don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO, acompaña documentos de prueba consistentes en lo siguiente:

1. Copia autorizada del Certificado de Registro de la marca "DIMARC" N° 698.680 emitido por el Departamento de Propiedad Industrial, que distingue en la Clase 35 "servicios publicitarios, distribución y difusión de materiales publicitarios; importación y exportación con representación de toda clase de productos, con exclusión de los productos comprendidos en la clase 16; Telemarketing, promoción de ventas para terceros; ventas por Internet de todo tipo de productos".

2. Copia simple de la solicitud de registro de la marca "DIMARC" presentada con fecha 17 de junio de 2003.

Agrega el Actual Asignatario que de los documentos adicionales acompañados, se desprende claramente lo siguiente:

a) Que el Actual Asignatario tiene intereses legítimos sobre la expresión dimarc.cl por cuanto es titular de un registro marcario de una expresión idéntica al nombre de dominio objeto del presente juicio.

b) Que dicho registro marcario tiene su origen en una solicitud de registro de fecha anterior a la celebración del primer comparendo de autos, y obviamente, muy anterior a la fecha de presentación de la demanda de revocación por el Reclamante.

c) Que tal como se señaló en la demanda, esta expresión es utilizada por el Actual Asignatario desde el año 1997.

d) Que la inscripción del dominio no ha sido ni puede interpretarse que ha sido de mala fe.

e) Que por el contrario, la inscripción ha sido de buena fe, ya que el Actual Asignatario siempre tuvo intereses legítimos, y dichos intereses han sido reconocidos formalmente por el Estado de Chile, mediante la concesión del privilegio marcario antes señalado;

19.Que con fecha 2 de noviembre de 2004, doña LORETO BRESKY RUIZ, en representación del Reclamante, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A., acompaña documentos de prueba adicionales consistente en lo siguiente:

a) Un mouse pad de promoción del signo "DIMERC", donde aparecen todas las marcas que el Reclamante almacena y distribuye a través de su página Web www.dimerc.cl, como asimismo, un calendario del 2004.

b) Catálogo de productos DIMERC, correspondiente al periodo que va de noviembre 2003 a febrero 2004, donde se individualizan los abarrotes que comercializa el Reclamante.

c) Catálogo de ofertas de productos DIMERC, correspondiente al mes de octubre del 2004, donde se individualiza una serie de abarrotes a bajos precios.

d) Catálogo de ofertas de productos DIMERC, correspondiente al mes de noviembre del 2004, donde se individualiza una serie de abarrotes a bajos precios.

e) Copia de una factura emitida a nombre de PRODIPLAST de fecha 16 de octubre de 2004, mediante la cual el Reclamante provee a dicha empresa ciertos productos bajo su marca "DIMERC";

20.Que con fecha 3 de noviembre de 2004, se provee el escrito de fecha 21 de octubre de 2004 presentado por don LORENZO MIRANDA MORALES en representación del Actual Asignatario don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO, y el escrito presentado con fecha 2 de noviembre de 2004 por doña LORETO BRESKY RUIZ en representación del Reclamante, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A.;

21.Que con fecha 12 de noviembre de 2004, doña LORETO BRESKY RUIZ en representación del Reclamante, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A., presenta observaciones a la prueba rendida en estos autos. Al respecto, en cuanto a los documentos acompañados por el Reclamante, señala que claramente puede deducirse que DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A. es creador, propietario y quien le ha dado fama y notoriedad a la marca "DIMERC" en Chile para distinguir productos de la clase 16, como asimismo, servicios de distribución mayorista, almacenaje "abarrotes", bodegaje y transporte de todos los productos de la clase 16 y servicios de venta por teléfono de la clase 42. Asimismo, que del e-mail enviado por don HUMBERTO CARRASCO BLANC a la abogada SHARON GOTTLIEB SABAH, en respuesta a un e-mail enviado a don VALENTIN FLORES de fecha 29 de agosto de 2003, claramente se señala que el Actual Asignatario se dedica a comercializar abarrotes, es decir, el nombre de dominio objeto de esta demanda de revocación esta siendo utilizado de mala fe en el mismo área de servicios "abarrotes" en que el Reclamante tiene registrada su marca famosa y notoria "DIMERC". Además, de los documentos acompañados, claramente se confirma que entre el nombre de dominio dimarc.cl y la marca "DIMERC" del Reclamante, no existe casi ninguna diferencia, salvo que por el cambio que se efectúa al momento de solicitar el respectivo nombre de dominio, modificando la letra "E" por una "A", que bajo ninguna circunstancia transforma a estos identificadores en distinguibles, y claramente corrobora la mala fe de parte del titular de dicho nombre de dominio, quien ha registrado ilegalmente ante NIC Chile una marca ajena que es famosa y notoria.

En cuanto a los documentos acompañados por el Actual Asignatario, afirma categóricamente que no se ha acreditado para nada que tenga derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio dimarc.cl, puesto que todas las solicitudes de marca que el Actual Asignatario ha presentado ante el Departamento de Propiedad Industrial han sido objeto de juicios de oposición por parte del Reclamante, cuyas resoluciones finales se encuentran aún pendientes ante el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, de tal forma que ha quedado fehacientemente acreditado que el señor VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO todavía no posee derechos adquiridos ni privilegio industrial alguno sobre el nombre de dominio dimarc.cl. En conclusión, y a la luz de los documentos acompañados por el Reclamante en este juicio, señala que no cabe duda de que DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A. resulta ser quien le ha dado fama y notoriedad a la palabra DIMERC para el rubro de abarrotes y tiene un legítimo y mejor derecho a ser titular del nombre de dominio dimarc.cl, y que si la pretensión de esta parte no es respondida, se seguirán produciendo perjuicios y graves daños tanto a los intereses comerciales, como a la imagen y servicios DIMERC del Reclamante en el mercado;

22.Que con fecha 24 de enero de 2005, se proveen los escritos presentados con fecha 12 de noviembre de 2004 por doña LORETO BRESKY RUIZ en representación del Reclamante, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A., citándose a las partes a oír sentencia;

23.Que con fecha 25 de enero de 2005, se corrige la resolución de fecha 24 de enero de 2005, manteniéndose la citación a oír sentencia.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo a los antecedentes que obran en estos autos, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A. estima que sus derechos han sido gravemente afectados por la asignación del nombre de dominio dimarc.cl al señor VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO y, en consecuencia, ha solicitado la revocación de esa inscripción, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL;

2. Que el nombre de dominio dimerc.cl a través del cual el Reclamante señala comercializar sus productos, es de propiedad de DIMERC S.A., empresa que el Reclamante indica es relacionada con ella, pero lo cual no acredita;

3. Que el Reclamante señala que la marca "DIMERC" es famosa y notoria, sin acreditar este hecho, ni siendo éste un hecho notorio;

4. Que a juicio de este árbitro, el carácter de famosa y notoria de una marca comercial debe ser conferido a través de una o más sentencias administrativas o judiciales, ya sean nacionales o extranjeras, o por un hecho público, y no puede ser conferida unilateralmente por una de las partes, como en este caso lo ha hecho el Reclamante;

5. Que en consecuencia, este sentenciador concluye que no puede considerarse la marca "DIMERC" como famosa y notoria, dado la falta de antecedentes que obran en el presente juicio;

6. Que el Actual Asignatario señala que su familia tiene una empresa cuyo nombre de fantasía es "DIMARC", sin que esto se acredite en autos;

7. Que el Actual Asignatario señala que desde 1997 se usa la marca "DIMARC" en relación con la distribución mayorista de abarrotes y lácteos, y por consiguiente, ambas partes han convivido en el mercado, sin existir colisión alguna en el ejercicio de sus actividades comerciales, afirmación que tampoco acredita en autos el Actual Asignatario;

8. Que el Actual Asignatario del nombre de dominio en conflicto, VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO, es titular de la marca "DIMARC" registrada bajo el N° 698.680 para distinguir "servicios publicitarios, distribución y difusión de material publicitario; importación y exportación con representación de toda clase de productos, con exclusión de los productos comprendidos en la clase 16; tele-marketing, promoción de ventas para terceros; ventas por Internet de todo tipo de productos" de la clase 35 y bajo el N° 699.379 que distingue "establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 29, 30, 32 y 33 en la Región Metropolitana";

9. Que el nombre de dominio dimarc.cl está inscrito a nombre de don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO como persona natural, al igual que las marcas comerciales solicitadas y registradas para dicho término, y no a nombre de la empresa que dice pertenecerle a su familia;

10. Que desde un punto de vista legal, no habría obstáculo alguno para que el Actual Asignatario comercialice todo tipo de productos bajo la marca "DIMARC" por Internet, ni impedimento para que utilice dicha marca en su página Web;

11. Que el Actual Asignatario no rebate el hecho de que la expresión "DIMERC" sea una marca creada, desarrollada y publicitada por el Reclamante pero, sin embargo, dicha marca no es la que utiliza ni corresponde a la denominación del nombre de dominio cuya revocación se solicita;

12. Que el Reclamante señala que comercializa abarrotes, rubro que comparte el Actual Asignatario;

13. Que de acuerdo al Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, una de las acepciones de la palabra "abarrote" es la de "artículos de comercio, como comestibles, caldos, cacaos, conservas, papel, etc.". En consecuencia, dicha palabra tiene una definición amplia, que abarcaría todos los artículos del comercio, incluyendo aquellos comercializados por ambas partes, no siendo éste privilegio de alguno de ellos;

14. Que sin perjuicio de lo anterior, puede decirse que todos los sitios Web que comercializan artículos o productos, comercializan "abarrotes", puesto que, como se señaló, dicha palabra abarca todos aquellos artículos del comercio. Sin embargo, la palabra "abarrotes" en Chile es asociada casi exclusivamente con productos alimenticios y otros productos generales para uso doméstico, comercializados en almacenes;

15. Que de los antecedentes que obran en autos, se desprende que el Reclamante comercializa casi exclusivamente insumos para oficina, y en mucho menor grado, distintos tipos de licores y vinos, como asimismo chocolates finos;

16. Que a través de la página Web dimarc.cl, el Actual Asignatario no pretende ofrecer a los consumidores productos o servicios idénticos a los del Reclamante, ni puede concluirse de los antecedentes de autos que es su intención perjudicar al Reclamante de forma alguna. En consecuencia, la aseveración del Reclamante de que "estamos frente a un asignatario inescrupuloso que pretende distraer la atención de los consumidores" no tiene cabida, a juicio de este sentenciador;

17. Que el Reclamante expresamente reconoce que el Actual Asignatario efectúa una venta real y efectiva de abarrotes y lácteos a través de la marca "DIMARC";

18. Que contrariamente a lo que señala el Reclamante, este árbitro considera que el hecho de que el Actual Asignatario comercialice "abarrotes" a través de la expresión "DIMARC" no es una manifestación patente e inherente de la mala fe del mismo, ya que simplemente está haciendo uso de un derecho legal, esto es, el uso legítimo del privilegio concedido por el Departamento de Propiedad Industrial sobre la marca comercial "DIMARC" para distinguir "un establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 29, 30, 32 y 33" en la Región Metropolitana y "servicios publicitarios, distribución y difusión de material publicitario; importación, exportación con representación de toda clase de productos, con exclusión de los productos comprendidos en la clase 16, tele-marketing, promoción de venta para terceros; ventas por Internet de todo tipo de productos" de la clase 35;

19. Que en el e-mail enviado con fecha 29 de agosto de 2003 al Reclamante por don Humberto Carrasco, en representación del Actual Asignatario, éste indica que su representada se dedica a la venta de "abarrotes". Copia del mismo se presentó como prueba por el Reclamante, sin que su autenticidad haya sido objetada por el Actual Asignatario. Dicho mensaje electrónico sirve precisamente, a juicio de este árbitro, para acreditar la buena fe del Actual Asignatario, puesto que no pretende a través de dicho e-mail venderle al Reclamante el nombre de dominio objeto de este conflicto, sino que aclararle el hecho de que los productos que comercializa el Actual Asignatario son distintos a aquellos que comercializa el Reclamante, por lo que en definitiva no debiera haber conflicto entre las partes;

20. Que en cualquier caso, el Reclamante, si eventualmente gozara de renombre y prestigio en el mercado, lo que no consta, no lo haría por la venta de abarrotes, sino que por la venta de insumos de oficina;

21. Que el Actual Asignatario no ha citado en su defensa el Fair Use Act como señala el Reclamante, sino que simplemente el "fair use" establecido en el punto 4 letra c) N° iii del Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) de ICAAN, recogido en el artículo 22 párrafo 4 letra c) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. Sin embargo, si bien el fair use de la Reglamentación de NIC Chile se refiere a un uso no comercial del dominio, el de la UDRP se ajusta al presente caso, puesto que se está haciendo un uso legítimo del nombre de dominio, sin la intención de obtener beneficios económicos a través de la desviación intencional de consumidores o de dañar la marca o dominio de la contraparte;

22. Que el Reclamante señala que en un comienzo la página Web que operaba bajo el nombre de dominio dimarc.cl "sólo mostraba una página inicial, que no permitía ver los servicios, ni productos ofrecidos, consistiendo meramente en una página presencial". Agrega que "sólo una vez presentada la demanda de revocación, el demandado desarrolló la página, transformándose en lo que es hoy, lo que nos indica que es una actitud defensiva de preconstitución de pruebas en su favor". Sin embargo, el nombre de dominio dimarc.cl fue asignado, según señala el mismo Reclamante, con fecha 13 de octubre de 2003, presentándose la demanda de revocación con fecha 14 de octubre de 2003, esto es, al día siguiente. En consecuencia, si la demanda de revocación se presentó al día siguiente de la asignación del nombre de dominio, no se entiende cómo puede considerarse una "actitud defensiva de preconstitución de pruebas en su favor" - como señala el Reclamante - el hecho de haber desarrollado el Actual Asignatario la página con posterioridad, puesto que ese es únicamente el paso lógico luego de obtener la asignación de un nombre de dominio;

23. Que de visitarse la página Web que opera bajo el nombre de dominio dimarc.cl, puede comprobarse que efectivamente se comercializan a través de ella productos lácteos tales como leche, manjar, mantequilla, margarina, sémolas, quesos, yogures, como asimismo numerosos abarrotes, sin que en el extenso listado que los enumera aparezcan chocolates o vinos, los cuales son los únicos abarrotes que el Reclamante ha acreditado comercializar a través de su página Web dimerc.cl. En consecuencia, no es posible concluir que los consumidores vayan a confundir los productos que comercializa el Reclamante con aquellos comercializados por el Actual Asignatario a través de su página Web;

24. Que contrariamente a lo que reiteradamente señala el Reclamante, este juicio de nombre de dominio no tiene como objetivo determinar el mejor derecho de las partes, sino que si efectivamente se han incurrido en algunas de las causales de revocación establecidas en el Reglamento de NIC Chile;

25. Que de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe, considerándose abusiva la inscripción cuando se cumplen las siguientes tres condiciones:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el Reclamante, o un nombre por el cual el Reclamante es reconocido.

b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

26. Que analizándose las condiciones establecidas en la Reglamentación para que la inscripción de un nombre de dominio se considere abusiva, podemos concluir lo siguiente:

i. Que el Reclamante no ha acreditado ser titular de la marca "DIMERC", marca que pertenece a DIMERC S.A., empresa que el Reclamante señala es relacionada a la suya, sin que lo haya acreditado en estos autos. Que sin embargo, el Actual Asignatario ha acreditado ser titular del registro de la marca "DIMARC" N° 698.680 para distinguir "servicios publicitarios, distribución y difusión de material publicitario; importación y exportación con representación de toda clase de productos, con exclusión de los productos comprendidos en la clase 16; tele-marketing, promoción de ventas para terceros; ventas por Internet de todo tipo de productos" de la clase 35 y Registro N° 699.379 que distingue "establecimiento comercial para la compra y venta de todos los productos de las clases 29, 30, 32 y 33" en la Región Metropolitana. Consecuentemente, el Actual Asignatario tiene derechos marcarios que le permitirían el uso legítimo del nombre de dominio dimarc.cl cuya revocación se solicita;

ii. Que el asignatario del nombre de dominio cuya revocación se solicita ha demostrado a través de las pruebas que ha acompañado en estos autos - entre otras, fotos del establecimiento comercial que opera bajo la marca "DIMARC", copias de facturas que utilizan la expresión "DIMARC", boletas de venta, guías de despacho, papelería y otros documentos que incluyen el término "DIMARC" - tener derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio dimarc.cl;

iii. Que este árbitro ha constatado, y asimismo el Actual Asignatario ha demostrado, que está utilizando el dominio cuya revocación se solicita, ofreciendo bienes a través del dominio dimarc.cl, circunstancia que de acuerdo al Artículo 22 párrafo 4 letra a) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, sirve para evidenciar que el Actual Asignatario no ha actuado de mala fe.

SE RESUELVE:

Que se rechaza la demanda de revocación deducida por el Reclamante por el nombre de dominio de autos, manteniéndose la inscripción del nombre de dominio dimarc.cl a nombre de don VALENTIN ALEJANDRO FLORES DONOSO, RUT 8.511.936-2.

Que en lo relativo al pago de las costas, no se condena en costas a DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A., puesto que por los antecedentes que obran en estos autos, este sentenciador considera que tiene motivo plausible para litigar.

Notifíquese esta sentencia a NIC Chile y a las partes por correo certificado, devolviéndose estos antecedentes a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 5 de abril de 2005.-

Christian Ernst Suárez

ÁRBITRO

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