Fallo de Arbitraje "directoriointernet.cl", NIC Chile

MAT.: sentencia definitiva. Conflicto por asignación de nombre de dominio directoriointernet.cl.

PARTES: FELIPE ANDRÉS MAFFIOLETTI CELEDÓN

IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUIAS S. A.

En Santiago de Chile, a dieciséis de octubre de dos mil tres.

VISTOS:

1.- Que por oficio OF02394, de fojas 1, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio directoriointernet.cl suscitado entre FELIPE ANDRÉS MAFFIOLETTI CELEDÓN, RUT: 10.325.252-0, domiciliado psje. Romeral 9610, Vitacura, Santiago e IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUIAS S. A., representada por Pablo Iensen Cuadros, domiciliado en Av. Santa María 0792, Providencia, Santiago.

2.- Que por resolución de 28 de noviembre de 2002, de fojas 4, se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible y se citó a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 12 de diciembre de ese año en curso a las 11:00 horas, lo cual fue notificado a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 5.

4.- Que la referida audiencia se realizó con la sola presencia del primer solicitante, fijándose el procedimiento arbitral.

5.- Que a fojas 08 la segunda solicitante alega entorpecimiento, el que es acogido en base a los fundamentos que se alegaron, fijándose nuevo día y hora para la realización de la primera audiencia arbitral, la que se realizó en la fecha señalada, como consta a fojas 21. Habiéndose llamado a las partes a una conciliación, esta no se produjo, por lo que se procedió derechamente a la fijación del procedimiento.

6.- Que a fojas 22 la segunda solicitante presenta escrito de alegaciones de mejor Derecho, en pos de la asignación definitiva del nombre de dominio en competencia a la empresa IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUÍAS S.A., en adelante Publiguías. Funda sus pretensiones en los siguientes argumentos de hecho y de Derecho:

FUNDAMENTOS DE HECHO: Señala que con fecha 06 de junio de 2002 don Felipe Andrés Mafioletti Celedón procedió a solicitar el nombre de dominio directoriointernet.cl, y la solicitud competitiva la formuló Publiguías con fecha 01 de Julio de 2002, haciéndose uso de los derechos conferidos en el Reglamento de Nic Chile, formandose instancia arbitral, en la que se fijó las normas de procedimiento.

Agrega que un nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera "dirección electrónica" mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada organización, empresa o persona. De esta manera, es fácil concluir que los usuarios de Internet, que conocen e identifican a una determinada organización, empresa o persona, pretenden reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página, mediante el respectivo nombre de dominio. Esto es, se pretende encontrar a quien efectivamente ha utilizado dicha expresión y quien ha resultado ser identificado por el público consumidor por este motivo. De esta manera, el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de identificar a cada usuario en Internet.
De lo contrario, el concepto de la red mundial carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

En cuanto a los servicios prestados por su mandante impresora y comercial Publiguías S.A., ésta es un a compañía legalmente constituida en el año 1974 llevando en el mercado 29 años en el giro de Edición de Guías o Directorios, es decir, dedicada a la prestación de servicios en el área de la información, mediante la creación de bases de datos constituidas por información aportada por aquellas personas naturales o jurídicas interesadas en figurar en esta base de datos.

De esta manera, agrega, su mandante ha desarrollado distintos productos que son plenamente identificados por el público consumidor en razón de la abundante publicidad que Publiguías ha efectuado de los mismos y en razón de la gestión comercial desarrollada y que ha resultado en la importante posición que sus productos tienen en el mercado y los consumidores, lo que unido al prestigio que significa el nombre de su mandante, hacen de estos directorios los favoritos del público en el mercado nacional.

Dentro de estos directorios o guías, menciona a LAS AMARILLAS, publicación que es posible encontrar circulando conjuntamente con la guía telefónica desde hace 29 años; las páginas blancas comerciales, consistente en una guía alfabética comercial y que ha estado circulando por décadas también y la GUIA WEBSITES o DIRECTORIO INTERNET, un completo compendio de páginas web o websites bajo el .cl y que ha estado circulando desde el año 1997.

Por lo anterior, continúa, destaca que Publiguías no sólo se ha desarrollado comercial y exitosamente en el ámbito de las guías telefónicas, sino que acorde con la llegada de las nuevas tecnologías también ha logrado ser pionero en desarrollar un directorio en el ámbito de la Internet mediante la recopilación, principalmente de las páginas web chilenas o más exactamente de las páginas web desarrolladas bajo el ccTLD .CL o gTLD que sean pertinentes de acuerdo a la materia. Por el carácter que la Internet ha desarrollado como medio de comunicación social y como una inimaginable fuente de datos en sí misma, su mandante comenzó con gran éxito, a prestar servicios de entrega de datos de direcciones y sitios en Internet por medio del portal quiawebsites o websites.cl.

En cuanto a la historia del Directorio Internet o Guía Website de Publiguías, señala que a partir de 2000, aprovechando Publiguías su Know How y experiencia en el ámbito de las guías y directorios y el legítimo prestigio ganado por medio de la entrega de un servicio confiable, rápido y eficaz por medio de las AMARILLAS DE PUBLIGUIAS y las PAGINAS BLANCAS COMERCIALES, y teniendo presente que la Internet no es distinta a la realidad, razón por la cual los consumidores, al igual que en el mundo real, necesitarían ubicarse en el mundo virtual, su mandante adquirió los derechos de autor de la Sociedad Editorial y Servicios de Internet Ltda. sobre la publicación DIRECTORIO INTERNET DE CHILE y DIRECTORIO DE INTERNET DE CHILE, números de inscripción 103.094 de fecha 02 de febrero de 1998 y 104.120 de fecha 14 de mayo de 1998 respectivamente, la que se encontraba en circulación desde 1997 y con el respaldo de estos directorios, de la información en ellos contenida, más la aportada directamente por su mandante y las personas interesadas en figurar en ella, desarrolló una guía en formato papel cuya información también puede ser encontrada en su sitio guiawebsites.cl o websites.cl, un completo portal destinado a ubicar distintos sitios o direcciones electrónicas ya no sólo en el .CL, sino que en los ccTLD y gTLD más solicitados por el público nacional, y que al día de hoy ha acumulado 95.411 páginas vistas según las estadísticas de la Asociación de Medios en Internet (AMI, www.ami.cl). Agrega que la Sociedad Editorial y Servicios de Internet Ltda., creo la expresión DIRECTORIO INTERNET para titular una guía de websites, la cual fue adquirida por su mandante con todos sus derechos, incluidos los derechos de autor, y la que posteriormente Publiguías comenzó a producir, poniendo a disposición de los consumidores dicha información también por medio de su sitio guiawebsites.cl o websites y siendo por tanto la primera persona en desarrollar y utilizar dicha expresión en el campo de la Internet.

De esta manera, agrega, su mandante lleva ya 3 años (octubre de 2000) operando su sitio en Internet, el cual es ampliamente identificado por el público consumidor, puesto que además ha sido profusamente publicado en el sitio AMARILLAS.cl de su mandante el cual es un sitio famoso en el ámbito de los servicios que presta por los usuarios de Internet, acumulando más de 4-.452.932 páginas vistas, y siendo objeto de distinta publicidad incluyendo además publicidad en publicaciones tales como infoweek, Computer Worl, Diario Financiero y Copesa.

Agrega que su mandante luego de muchos años y esfuerzos económicos ha construido una imagen y un prestigio entre el público consumidor, imagen y prestigio que se ha mantenido por los servicios prestados por medio del sitio guiawebsites, websites.cl.

Respecto de los derechos de propiedad intelectual sobre las publicaciones DIRECTORIO INTERNET DE CHILE y DIRECTORIO DE INTERNET DE CHILE, como consta del contrato de compraventa celebrado con fecha 1° de agosto de 2000 y cuya copia se acompaña en un otrosí, Publiguías adquirió de parte de Sociedad Editorial y Servicios de Internet Ltda. todos los activos y derechos necesarios para publicar el DIRECTORIO INTERNET, tal y como se señala en la cláusula cuarta de la escritura señalada, incluyéndose los derechos de autos sobre las guías llamadas DIRETORIO INTERNET CHILE y DIRECTORIO DE INTERNET DE CHILE, guías consistentes justamente en recopilaciones e información acerca de los distintos websites, como por ejemplo titular, giro, ubicación, etc., las cuales venían desarrollándose a partir del año 1997.

De esta manera, su mandante tiene derechos de propiedad intelectual o derechos de autor sobre dichas publicaciones, lo que incluye el derecho al nombre, es decir al título de las obras expresamente consagradas en la ley 17.336 sobre derecho de autor, a conservarlo manteniéndolo intacto y a utilizarlo para difundir la información en la obra protegida contenida, todo ello con objeto de velar por la integridad de la obra en cuestión y con el objeto que el público identifique la obra e información en ella contenida y que se está dando a conocer.

Agrega que cabe señalar que evidentemente un nombre de dominio como directoriointernet.cl funciona a modo o es equivalente a lo que la ley de derecho de autor protege como el título de la obra, ya que justamente al interior de la página, bajo ese título (dominio) se encuentra la obra protegida, cuales son los directorios de propiedad de su mandante.

En cuanto a la identidad e identificación del producto o guía de su mandante con el nombre DIRECTORIO INTERNET señala que el hecho que el público consumidor asocia e identifica la expresión DIRECTORIO INTERNET con el producto consistente en una guía de servicios otorgados por Publiguías, no corresponde a una afirmación arbitraria, sino que corresponde a un comportamiento lógico resultado de la constante utilización que esta parte ha hecho de esta expresión en Internet, manteniendo dicha expresión vigente en el mundo virtual, tal y como probará más adelante. Agrega que es conocida la costumbre de los cibernautas de buscar a una determinada persona, producto o servicio por el nombre por el cual es conocido. De esta manera, toda vez que un consumidor digita en la sección búsqueda de los buscadores Google y yahoo las expresiones "directorio internet" o "directorio internet impreso", la primera opción que arroja el resultado es la Guía Websites de su mandante, por la natural relación que los consumidores han hecho entre la expresión DIRECTORIO INTERNET y el sitio de su mandante.

Sobre la utilización conjunta de las expresiones GUIAWEBSITES y DIRECTORIO INTERNET por parte de su mandante sostiene que desde el inicio, esto es, desde la primera impresión de la Guía WebSites en el año 1997, desde la puesta en marcha del sitio guiawebsites.cl de su mandante, Publiguías ha utilizado adherido a ese nombre la expresión DIRECTORIO INTERNET, acorde con el ejercicio de los derechos intelectuales de los cuales goza, siendo esta una razón más por la cual los consumidores asocian a su mandante con dicha expresión. Esta es la primera expresión usada por su mandante para distinguir su producto y por tanto aquella que obviamente digitará su público consumidor en Internet, donde existe ya la tendencia a abreviar o identificarse bajo las primeras letras o palabras de un producto. Así se reconoce en jurisprudencia arbitral. Cabe citar las sentencias arbitrales 123mi.cl y faber.cl

Señala además que es titular del nombre de dominio DIRECTORIOEMPRESAS.CL desde el año 2000, sitio por medio del cual ha dado a conocer y prestado sus servicios redireccionándolo a su sitio guiawebsites.cl, razón por la cual, y al ser estructura de dicho nombre de dominio disputado directoriointernet.cl , teniendo ambos como primer elemento la palabra directorio, los consumidores fácilmente serán inducidos a error o engaño respecto de la naturaleza y procedencia de los servicios prestados, puesto que obviamente los cibernautas esperarían encontrar en el sitio directoriointernet.cl los servicios e información prestada por su mandante y no por un tercero ajeno que ninguna relación ni derechos tiene sobre dicha expresión y que nunca lo ha utilizado, lo que causaría un grave perjuicio a su mandante en caso se asignarse el dominio directoriointernet.cl a la primera solicitante.

Agrega que el elemento principal del nombre de dominio disputado, a saber DIRECTORIO, es relacionado de una manera natural y obvia con su mandante. Esta palabra, conforme al Diccionario de la Real Academia Española es definida como "Lista de archivos, ficheros o programas almacenados en la memoria de un ordenador" por lo que justamente dicha expresión corresponde a los productos creados y desarrollados por su mandante, incluida su Guía Websites.

Hace hincapié que la Internet es un medio más mediante el cual entregar al público una compilación intelectual como es la base de datos de información comercial de su mandante, para el cual resulta natural pretender distinguir plenamente su publicación y servicios por cualquier tipo de medios, incluyendo el medio virtual y principalmente a través de Internet. Agrega a este respecto que el dominio directorio internet.cl, al igual que todos los dominios solicitados por su mandante especialmente los que incluyen elementos del dominio disputado tales como directorioempresas.cl o internetamarillas.cl, han sido solicitados exclusivamente con el objeto de potenciar su negocio, y de responder a lo que el público espera, esto es encontrar bajo dichos dominios la base de datos o la información que entrega su mandante y NO LA DE UN TERCERO QUE NUNCA SE HA IDENTIFICADO CON DICHA EXPRESIÓN, prestando un mejor servicio a los consumidores, y a su vez, como una forma de proteger su proyecto comercial.

Agrega que existen peligros de distorsión en el mercado si se otorga el nombre directoriointernet.cl a alguien a quien el público no identifica con dicho nombre, por cuanto al analizar la composición del mismo puede apreciarse que tanto desde el punto de vista de los derechos intelectuales como de la Internet este nombre se compone de dos expresiones que el público consumidor identifica plenamente con su mandante, razón que le motivó a solicitar el dominio " directoriointernet.cl" con el objeto de evitar estos perjuicios, a raíz del aprovechamiento por el primer solicitante de un concepto potenciado en el mercado chileno exclusivamente por su mandante, como forma de proteger la identidad de sus productos y servicios y, en definitiva, los intereses del público consumidor en general, puesto que éstos entrarían a dicho sitio esperando encontrar la calidad por años certificada de los servicios otorgados por Publiguías, encontrándose con un tercero que no tiene relación alguna con ésta.

En cuanto a los fundamentos de Derecho, invoca el artículo 19 N° 24 y 25 de la Constitución Política de la República, en cuanto a que su mandante posee derechos de propiedad intelectual o derechos de autor a su nombre teniendo por tanto la protección constitucional del N° 24 del artículo 19 de la Constitución, pudiendo en conformidad a la ley gozar su derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido. Agrega que a mayor abundamiento, el N°25 del artículo 19 de la Constitución, garantiza a todas las personas el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie..." y agrega conforme a su inciso 2° "El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley" y por tanto su mandante tiene pleno derecho a identificar su obra, ya sea por internet o por cualquier otro medio y a ser reconocido por los consumidores y cualquier tercero mediante el nombre que dicha obra tiene y que está legítimamente amparado por el derecho de autor mediante su correspondiente registro.

En segundo lugar sostiene que en el caso se produce una infracción al Artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, en el sentido que el solicitante responde porque su solicitud no vulnere derechos válidamente adquiridos por terceros, en este caso, los de su mandante, los que se ven afectados son el derecho de propiedad intelectual legalmente adquirido y vigente, derecho a ser identificado en Internet, derecho a mantener y ser encontrado por su clientela y base de usuarios, y a capturar legítimamente para sí los clientes que lógicamente esperan encontrar los servicios de Publiguías. En este contexto, sostiene no procede aplicar el criterio "First Come, First Served", pues estima acreditados los supuestos infraccionales que impiden su aplicación.

En tercer lugar sostiene que su mandante tiene derecho a dar a conocer una obra protegida a su nombre mediante la denominación por la cual es conocida a saber DIRECTORIO INTERNET, expresión sobre la cual posee derechos intelectuales, que corresponde al nombre de una base de datos que está protegida por el derecho de autor a su nombre y que es la base de uno de sus importantes productos como lo es la Guía Websites y de los servicios prestados por medio de la red utilizando dicho nombre con la expresión "directorio Internet" en forma conjunta, y que tendrá como resultado que el público consumidor la asocie con un servicio ajeno. Agrega que si a lo anterior se suma que el primer solicitante desea desarrollar una actividad comercial en el mismo giro de su mandante, no puede caber duda que profitará de beneficios que no le corresponden, que son producto de un esfuerzo ajeno, y que está dificultando la adecuada identificación de su mandante en Internet. En este sentido, invoca lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 4° de la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, que dispone "no podrá utilizarse el título de una obra u otro que pueda manifiestamente inducir a engaño o confusión, para individualizar otra del mismo género", supuesto aplicable al caso de autos porque el nombre de dominio, en este caso, es idéntico al nombre de la obra de propiedad de su mandante.

En cuarto lugar, sostiene que su mandante tiene mejor derecho sobre la expresión DIRECTORIO INTERNET, pues es ella quien la ha utilizado en una guía formato papel, y en Internet, siendo pionero en utilizar dicha expresión en éste ámbito y preocupándose de utilizarla constantemente con el objeto de ser identificado por los consumidores, desarrollando en el mercado un concepto determinado que es el que hoy tiene y que día a día va adquiriendo una mayor posición en el mercado chileno dentro del rubro de las guías en internet o guías websites. Estima por tanto ilógico que un tercero cualquiera solicite la inscripción de un dominio con esa expresión DIRECTORIO INTERNET pretendiendo operar en el mismo rubro de su mandante.

Agrega que si bien esta materia se rige por el Reglamento de Nic Chile, la finalidad de mismo es la conservación de un mercado limpio y la protección final del público consumidor y la debida garantía de identificación de la fuente productora de bienes o prestadora de los servicios.

Finalmente, aduce que su mandante ha efectuado su solicitud de buena fe, lo que pretende con su solicitud competitiva, es lograr una correcta identificación en Internet mediante la expresión DIRECTORIO INTERNET, expresión que ha desarrollado, difundido y constantemente utilizado, con el objeto que el público consumidor la asocie directamente con los productos y servicios ofrecidos por Publiguías, y con el objeto adicional de evitar que un directo competidor genere confusión en el mercado. Es por estas razones que concluye que debe otorgársele a su representado IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUIAS S.A. el nombre de dominio disputado, como un reconocimiento al hecho de ser quien ha desarrollado y utilizado la expresión DIRECTORIO INTERNET, siendo el pionero en utilizar dicha expresión en el ámbito virtual y logrando por ello la identificación por parte del público consumidor, es titular de derechos intelectuales sobre obras con dicho nombre que justamente se refieren y son la base de la información contenida en su sitio GuiaWebsites.cl o websites.cl, lo que unido a su buena fe, le otorgan el mejor derecho sobre el dominio DIRECTORIOINTERNET.CL. y al mismo tiempo hacen que la primera solicitud de don Felipe Andrés Maffioletti Celedón vulnere sus derechos válidamente adquiridos.

Solicita, se tenga por presentados los argumentos y pruebas sobre el mejor derecho de su mandante al nombre de dominio directoriointernet.cl, y que la solicitud de don Felipe Andrés Maffioletti Celedón en consecuencia vulnera derechos válidamente adquiridos por ella, y en definitiva, se otorgue a IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUIAS S.A. el nombre de dominio "directoriointernet.cl", con costas al primer solicitante.

7.- Que a fojas 103, en la etapa de contrargumentaciones el primer solicitante esgrime sus argumentos de hecho y de Derecho, que respaldan su pretensión a constituirse en titular definitivo del dominio "DIRECTORIOINTERNET.CL" objeto del presente arbitraje y refuta aquellos esgrimidos por la primera solicitante. Sostiene que en consideración a las disposiciones contenidas en el texto actualizado del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en el ".CL".

En cuanto a los hechos, señala que con fecha 06 de Junio de 2002, procedió a solicitar y comprar el derecho de nombre de dominio directoriointernet.cl, lo que a su vez hizo Impresora y Comercial Publiguias S.A. con fecha 01 de Julio de 2002. En estas circunstancias se constituyó el arbitraje y en esta etapa procede a argumentar en su favor que que no vulnera los derechos validamente adquiridos por Impresora y Comercial Publiguias, pues Vulnerar es violar, transgredir, infringir, delinquir, violentar.

En cuanto a los nombres de dominio y su importancia sostiene que éstos permiten la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera dirección electrónica mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada organización, empresa o persona. De esta manera, es fácil concluir que los usuarios de Internet que conocen e identifican a una determinada organización, empresa o persona, pretendan reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página, mediante el respectivo nombre de dominio.

De esta manera, el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet. Por ende, Websites corresponde al concepto de sitios Web, así como sitios.cl, guiaweb.cl, guiainternet.cl, sitiosweb.cl, directorioweb.cl y otros.

De lo contrario, el concepto de la red mundial carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica. Lo cual como podemos ver en los ejemplos anteriores NO SUCEDE.

En cuanto a los servicios prestados por Impresora y Comercial Publiquias S.A., sostiene que lo relevante en el caso de autos son las alegaciones que esta empresa hace respecto de su persona, por cuanto el conflicto de autos dice referencia a la asignación de un nombre de dominio y más no su historia o los servicios que presta y si fuese así, en el ámbito de las Ediciones de Guías o Directorios de nombres de personas y empresas existe la LIBRE COMPETENCIA, dentro del marco legal en esta materia se prohibe cualquier tipo de monopolio. Agrega que Publiguias esta distorsionando y faltando a la verdad cuando habla y subraya "ser pionero en desarrollar un directorio en el ámbito de la Internet" puesto que 10 años antes, o sea en 1990 ya existía Chilnet.cl, que corresponde a la primera guía de empresas en Chile.

Agrega el primer solicitante que el 2000, Publiguías adquirió los derechos de autor de la Sociedad Editorial y Servicios Internet sobre sus publicaciones, TITULADAS éstas con nombres como: Directorio Internet de Chile y Directorio de Internet de Chile, lo cual no significa una Marca y visualmente hablando no se ve bien DIRECTORIO INTERNET con todas sus palabras en mayúsculas y dejar Guía Website con la primera letra en mayúscula y las que siguen en minúsculas, además es Websites, con s final. De su parte, continúa, presentó ante el Ministerio de Economía, Minería y Energía específicamente en el Departamento de Propiedad Industrial de Chile la Marca "DI DIRECTORIO INTERNET".

La Sociedad Editorial y Servicios Internet en los años en que aun no era adquirida por Publiguías, 1997,1998,1999 en sus publicaciones de la primera Revista con la Marca Registrada Web@chile ya usaba los términos Directorio Comercial Internet Chile 1997 (1997), después se cambio de marca a Websites.cl utilizando frases en la portada como "Directorio Internet de Chile Editorial y Servicios Internet Ltda. (1998). Desde el año 2000 hasta el año 2001 la frase correspondía a Directorio Internet: Chile y Mercosur.

Agrega que si se analiza el ejemplar del último número de la Edición De Guía Websites se aprecia que en ninguna parte externa, llámese tapa y contratapa se registra el nombre, frase o juego de palabras relacionadas con DIRECTORIO INTERNET, y si se quiere indagar más aun, en el interior de esta última edición no aparecen las palabras ya mencionadas, por lo que no existe la amenaza a que hace referencia la segunda solicitante.

En cuanto a los Derechos de Propiedad Intelectual sobre las publicaciones DIRECTORIO INTERNET DE CHILE y DIRECTORIO DE INTERNET DE CHILE, esto no es efectivo por cuanto conforme al contrato compraventa de 01 de agosto de 2000, Publiguías adquirió de parte de Editorial y Servicios Internet Ltda., todos los activos y derechos necesarios para publicar WEBSITES, la cual se encuentra inscrita bajo el numero ciento tres mil noventa y cuatro del Registro de Propiedad Intelectual. Agrega que se entiende por publicaciones: Guía Websites. Y lo que se encuentra registrado son los TITULOS de esta Guía, y no la MARCA. Publicación/obra: Guía Websites, Titulo: Directorio de internet de Chile; Publicación/obra: Guía Websites, Título: Directorio Internet de Chile.

En cuanto a la Identidad e identificación del producto Websites.cl con el nombre Directorio Internet sostiene que no entiende como habrá de verse afectada la construcción de imagen y sólido prestigio de Publiguías o llevarse a confundir al público consumidor con un sitio que primero que nada por escritura y fonéticamente no tienen nada de que parecerse pues Websites.cl es diferente a directoriointernet.cl.

Agrega que no es efectiva la constante utilización de la expresión, las palabras, slogan o nombres relacionados con Directorio Internet en las páginas web de websites.cl y publiguias.cl. Asimismo, sostiene que no es efectiva su utilización en los ejemplares impresos de la Guía Web Sites o las Amarillas de publiguías.

Continúa sosteniendo que si se efectúa una búsqueda en los mismos buscadores utilizados por la otra parte (google, yahoo) y se digita en el motor de búsquedas la marca por la cual es reconocida la otra parte, o sea "websites" nos encontramos que no aparece el sitio mencionado.

Asimismo, señala que si se busca en la base de datos de Nic Chile, se apreciará que hay 20 Dominios Inscritos que tienen como primer nombre DIRECTORIO y que no son de propiedad o para usos de Impresora y Comercial Publiguías.

En cuanto a los fundamentos de derecho sostiene que lo que protege el Registro de Propiedad Intelectual es el '"CONTENIDO DE LA OBRA LITERARIA O ESCRITA" y no como se pretende resguardar el titulo de la obra, el cual es Directorio Internet de Chile, que además corresponde a una identificación Genérica, el cual tampoco esta completamente protegido, y no goza de su derecho exclusivo y excluyente para poder ser utilizado por Publiguías, y por último este título no corresponde a una marca registrada en el Ministerio de Economía, Minería y Energía.

Lo que protege el Registro de Propiedad Intelectual es el contenido de la obra, lo que aparece en su interior, y si es que dentro de la misma aparece un párrafo o estudio de algún particular, este tiene que ser autorizado por él mismo y ser mencionado por quien fue escrito. Agrega que hay caso, como "papelucho fue a la guerra", de Marcela Paz, que si corresponde a una protección especial al titulo de la obra y obviamente a todo su contenido. Por tanto, sostiene que no todos los títulos se encuentran protegidos según como se quiere demostrar en base o resguardandose por medio de articulos o leyes constitucionales.

Agrega que no vulnera los derechos de Publiguías pues directoriointernet.cl no es equivalente a Directorio de Internet de Chile, ni Directorio Internet de Chile, en ningún sentido y menos por similitud de nombre con Websites.cl. Por tanto, estima que lo que pretende mostrar Publiguías como un derecho intelectual sobre la EXPRESION Directorio Internet de Chile o Directorio de Internet de Chile no tiene relación ni peso alguno comprobando que la marca registrada en el Ministerio de Economía, DI DIRECTORIO INTERNET que se encuentra a su disposición.

8.- Que a fojas 152, la segunda solicitante observa argumentos y pruebas presentadas por la contraria en los términos siguientes: En primer lugar hace presente que los argumentos presentados por el primer solicitante se hicieron llegar en forma extemporánea lo que habrá de ser debidamente ponderado en su momento.

Luego, agrega que esa parte ha señalado que Impresora y Comercial Publiguías S. A. posee un mejor derecho sobre la expresión DIRECTORIO INTERNET, por las razones que ya se han expuesto y que más adelante se reafirmaran, independientemente de si esta expresión posee una semejanza fonética o gramatical con la expresión GUIA WEBSITES, de su mandante. Asimismo, agrega que ha señalado que los cibernautas les identifican con el nombre DIRECTORIO INTERNET, la que es independiente de la identificación que además su mandante posee con la expresión GUIA WEBSITES. Por ende, sostiene que su mandante tiene derecho a que esa identificación se refleje mediante la asignación del nombre de dominio a su persona, independientemente del hecho que ya posea registrado a su nombre el nombre de dominio websites.cl o guiawebsites.cl.

Agrega que Impresora y Comercial Publiguías es pionera en cuanto a la prestación de sus servicios, fue la primera persona en Chile en desarrollar un servicio consistente en la recopilación de información de SITIOS WEB para su puesta a disposición del público. La empresa aludida por la contraparte, Chilnet S.A. desarrolló un servicio consistente en la recopilación de información de EMPRESAS para su puesta a disposición por medio de Internet, tal y como lo decía su nombre "Guía de empresas" como bien lo mencionó la primera solicitante, y como se aprecia del link Historia del sitio de Chilnet acompañado por el Sr. Maffioletti. Sin embargo, este es un asunto que no corresponde a la materia de autos, y lo que definitivamente no cabe duda, es que Publiguías lleva años, desde el año 2000 prestando sus servicios en Internet, habiendo circulado la publicación en formato papel desde el año 1997, y esto es sin duda, mucho más de lo que la primera solicitante puede señalar.

Respecto de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la expresión DIRECTORIO INTERNET, señala que lo que esa solicitante ha afirmado, es que posee derechos INTELECTUALES sobre la mencionada expresión DIRECTORIO INTERNET en virtud de las publicaciones que figuran a su nombre registradas en el Departamento del Derecho de Autor, el cual es un derecho independiente del derecho intelectual derivado de la propiedad industrial. Así, señala, basta ver los certificados de registro acompañados por esta parte para percatarse que las obras registradas en el Departamento de Derecho de Autor se denominan, titulan o identifican como DIRECTORIO INTERNET DE CHILE y DIRECTORIO DE INTERNET DE CHILE.

En este sentido, la primera solicitante es quien cae en un error de apreciación al señalar que posee una marca registrada con dicha denominación, puesto que de la sola lectura de los documentos que acompañó en estricto rigor, de la Solicitud de marca DI DIRECTORIO INTERNET N° 576.808, así como de la copia del escrito de interposición de recurso de apelación acompañado, se puede apreciar que dicha solicitud fue rechazada a registro Y QUE POR TANTO EL PRIMER SOLICITANTE NO POSEE NI LE FUE RECONOCIDO DERECHO ALGUNO SOBRE LA EXPRESIÓN EN CUESTION, YA SEA DERECHO INTELECTUAL o INDUSTRIAL.

Conocido es además, el hecho que difícilmente el Tribunal de Propiedad Industrial revoca las resoluciones del Jefe de la Oficina de Marcas que rechazan una solicitud marcaria por la causal de la letra e) del artículo 20 de la Ley de Marcas.

En todo caso, sostiene, la solicitud de marca presentada por la otra solicitante además, se refiere o cubre productos de la clase 16, clase en la cual no se protegen los servicios que supuestamente el primer solicitante prestaría por Internet, y razón por la cual, el único derecho intelectual real y cierto vulnerado con alguna solicitud, es el derecho intelectual de su mandante, el cual es infringido por la solicitud del primer solicitante, que impide el reflejo de la obra a nombre de mi mandante en Internet.

Agrega que su mandante si posee derechos intelectuales sobre la expresión misma, y no solo "sobre" la publicación como señala la primera solicitante. En efecto, como ya se señaló, la Ley N° 17.336 en su artículo 4° protege además de la obra, el nombre de la misma, lo que en este caso corresponde a la expresión DIRECTORIO INTERNET y que en el caso de Internet, es homologado por el nombre de dominio y por tanto, nombre y publicación o contenido de una obra son cuestiones que no se pueden separar o escindir arbitrariamente. Además, el inciso mencionado, señala que "no podrá utilizarse el título de una obra u otro que pueda manifiestamente inducir a engaño o confusión, para individualizar otra del mismo género". No cabe duda que nos encontraríamos en la situación prevista en este inciso para el caso que se asigne el nombre de dominio en disputa el primer solicitante.

Señala además que su mandante no solo posee derechos intelectuales sobre la denominación DIRECTORIO INTERNET, sino que además se identifica con dicha expresión. Lo anterior, se acredita mediante las impresiones autorizadas ante notario de los sitios Google y Yahoo, en las cuales se comprueba que al buscar las expresiones DIRECTORIO INTERNET o DIRECTORIO INTERNET IMPRESO el primer resultado arrojado por el buscador y el directorio es justamente el sitio Guía Websites de su mandante, de modo tal que los cibernautas que quieren buscar la información ofrecida por esa parte, pueden hacerlo mediante las expresiones DIRECTORIO INTERNET o Guía Websites, hecho que es el resultado del constante trabajo e inversión realizada por su mandante tendiente a posicionar ambos conceptos. Esto no significa que dichas expresiones sean equivalentes o iguales gramática o fonéticamente, sino que el público consumidor asocia con mi mandante también la expresión DIRECTORIO INTERNET, AL IGUAL que lo que ocurre con la Guía Websites.

Respecto de lo que sostiene el primer solicitante, en cuando señala y acompaña impresiones de Yahoo y Google indicando que si se busca por la expresión "websites" no se encontraría el sitio de su mandante, razón por la cual perdería peso el argumento en el sentido que es sabido el hecho que los cibernautas tienen la costumbre de buscar a una determinada persona o empresa por los nombres por los cuales son conocidos. Pues bien, teniendo presente que el dominio disputado es un dominio en CL o country code, y si buscamos en los mismos sitios la expresión "guía websites", expresión que siempre ha utilizado como identificatoria su mandante, se encontrará en primer lugar el sitio de Publiguías, en tanto que si se busca en las opciones "páginas en español" y "páginas de Chile" del Google y en la opción " just spanish pages" del Yahoo la expresión "websites", se obtiene el mismo resultado.

Lo anterior acredita que Impresora y Comercial Publiguías es fácilmente ubicado en Internet por las expresiones por las cuales es reconocida.

En cuanto a los dominios registrados con la expresión DIRECTORIO, sostiene que es imposible para una empresa de la magnitud de su mandante solicitar o registrar todos los dominios que contengan alguna expresión que sea de su interés. Además, la mera inscripción y acumulación de nombres de dominio desnaturaliza la institución pudiendo también entorpecer el desarrollo de la red Internet. En este contexto, su mandante ha optado por defender su posición comercial por medio de la defensa de las denominaciones que lo identifican evitando que éstas sean usadas por terceras personas.

El hecho puntual, es que en el presente litigio, su mandante posee un interés y derecho en la expresión DIRECTORIO INTERNET dados por su identificación con Publiguías y por los derechos intelectuales sobre dicha expresión, y que está siendo vulnerado por la solicitud del Sr. Maffioletti. Además, es el único de los solicitantes que efectivamente ha usado la expresión DIRECTORIO INTERNET y la ha posicionado para identificar sus servicios, así como la Guía Websites de Publiguías.

Lo anterior además, demuestra que Publiguías actúa respetando la legislación vigente y los principios de la competencia leal y la ética mercantil, en el sentido de mantener el mercado sano y libre por medio de la prosecución de la defensa de los derechos reales y ciertos con los que cuenta, como son los existentes sobre la denominación DIRECTORIO INTERNET, expresión relacionada con la expresión DIRECTORIO EMPRESAS respecto de la cual su mandante tiene registrado el nombre de dominio, en razón de los servicios prestados por Publiguías de información de empresas dirigida al público en general, ya sean personas naturales o jurídicas.

Agrega que Publiguías es titular de derechos de autor sobre la obra DIRECTORIO INTERNET DE CHILE y DIRECTORIO EN INTERNET DE CHILE, ya sea sobre su contenido o sobre el título de la misma. En efecto la primera solicitante al parecer desconoce el alcance de los derechos intelectuales, puesto que insiste en afirmar que éstos sólo protegen el contenido de la obra.

Como ya se señaló, la doctrina y jurisprudencia son contestes al señalar que lo protegido es la obra y su título, siendo el título parte de la obra, existiendo además norma legal expresa que lo señala.

En este sentido, y haciendo un análisis lógico y sensato, sostiene ¿cómo es posible proteger una creación si no se protege su nombre? ¿cómo sería posible individualizarla e identificarla del resto de las creaciones si no tiene un nombre?. El título de la obra actúa como el nombre propio de la misma, y está fuera de toda discusión que es parte integrante de la creación y merece la misma protección que el contenido de la misma. Al parecer, el primer solicitante asimila la expresión "obra" o "publicación" con el contenido o información que figura en ella, cuando en estricto derecho la expresión "obra" alude a ambos conceptos. EL TITULO ADEMÁS, TAMBIEN CONSTITUYE UNA CREACIÓN INTELECTUAL Y POR LO TANTO SUSCEPTIBLE DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL ARTICULO 19 N° 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO.

La identificación con esta expresión, sostiene la habría acreditado con abundante documentación, incluyendo 5 portadas de la Guía Websites, y diversas publicaciones en las cuales se acredita que mi mandante ha usado la expresión DIRECTORIO INTERNET, que es mucho más de lo que el primer solicitante pudo acreditar como falta de uso de la expresión por parte de mi mandante, con el escaso material acompañado.

Finalmente sostiene que de los argumentos del primer solicitante no se manifiesta ni acredita poseer derecho alguno sobre la expresión, por cuanto, el primer solicitante, en la audiencia de conciliación de autos, manifestó tener un importante proyecto que se pondría en marcha a través del dominio disputado, sin embargo, no ha probado ni acreditado la existencia de dicho proyecto. Dicho solicitante sólo acompañó copia simple de una carta firmada por don Camilo Pávez Baeza, de la cual no se puede inferir la existencia de proyecto alguno, y más bien parece ser que el Sr. Pávez le ofrece un proyecto al primer solicitante, a raíz de la "información del proyecto" que parece haberle adjuntado con la carta.

- En la misma audiencia, el primer solicitante, al momento de estudiar una posible conciliación y en instantes que esta parte le ofrecía la inscripción a su nombre de un nombre de dominio similar, incluyendo el nombre de dominio directorio-internet.cl, fue tajante al señalar que no estaba interesado en dicho nombre de dominio puesto que éste no servía a sus propósitos, cuando ese mismo día, y probablemente a raíz de la propuesta de esta parte, del Sr. Maffioletti solicitó el registro de dicho nombre de dominio a su nombre, demostrando su falta de interés en llegar a un acuerdo beneficioso a ambas partes y que permitiera el correcto reflejo de mi mandante en Internet.

- El primer solicitante manifiesta tener derechos marcarios sobre la expresión DIRECTORIO INTERNET cuando de la documentación acompañada se colige fácilmente que su solicitud de marca fue rechazada por el Departamento de Propiedad Industrial. Esto es y en la actualidad, no posee derecho alguno sobre dicha expresión. En este contexto, y en el improbable caso que luego de 2 años de tramitación del recurso de apelación interpuesto, el Tribunal de Propiedad Industrial finalmente decida revocar el fallo de la oficina de Marcas y otorgarle al primer solicitante la marca solicitada, el reglamento de Nic Chile contempla el procedimiento para que don Felipe Maffioletti haga valer los derechos que estime pertinentes por medio del procedimiento de Revocación. Esta postura es la que ha sido asumida por Nic Chile, en el sentido de velar porque los nombres de dominio se otorguen sobre la base de derechos existentes, y no meras expectativas que es lo que el Sr. Maffioletti posee en este instante.

- De la misma lectura del Recurso de Apelación interpuesto, se aprecia que don Andrés Maffioletti señala que no tiene derecho a la denominación DIRECTORIO INTERNET pura y simple, puesto que como en el tercer párrafo del número 1.-, en la parte "HECHOS" indica, "el conjunto pedido, (palabra destacada por el primer solicitante) DI DIRECTORIO INTERNET, se encuentra estructurado por tres elementos que no pueden ser aislados, o mejor dichos, dividir sus partes para luego efectuar su análisis"; esto es la misma primera solicitante considera que tiene derechos sobre la expresión "di directorio internet", y no solo sobre la expresión "directorio internet" sin su primer elemento, por lo que mal ahora puede esgrimir derechos sobre dicha expresión sobre todo, cuando la solicitud de marca le fue denegada. Es más, durante toda la presentación señalada, se hace hincapié en que se solicitó protección a los tres elementos en su conjunto, y no a los elementos aisladamente considerados.

- Finalmente, y relacionado con lo anterior, la primera solicitante señala que en estricto rigor las obras de las cuales su mandante es titular se denominan DIRECTORIO INTERNET DE CHILE y DIRECTORIO EN INTERNET DE CHILE. Ciertamente, en ambos casos el elemento principal de las denominaciones es justamente la expresión DIRECTORIO INTERNET, e hilando fino, como ya se señaló, y adhiriendo a la postura del primer solicitante, éste tampoco tendría siquiera una mera expectativa sobre la expresión DIRECTORIO INTERNET puesto que su solicitud de marca fue el conjunto DI DIRECTORIO INTERNET, expresión que consta de tres elementos y que según la misma primera solicitante no pueden ser separados.

Concluye que, de acuerdo a la dinámica que han desarrollado los nombres de dominio, no es posible hoy en día señalar que la función de los mismos es sólo de "localizador" en la red, si no que justamente al número IP al cual van asociados y que funciona como el localizador de los computadores asociados a la red, se le adicionó una denominación alfa-numérica, justamente el nombre de dominio, puesto que de está manera son más fáciles y significativos de memorizar por parte de los usuarios. Por tanto, el nombre de dominio tiene en su esencia y en su inicio un rol identificador que no puede ser obviado, y en este sentido, su mandante es quien se identifica con el nombre de dominio directoriointernet.cl, lo que ha sido acreditado por las búsquedas en el Yahoo y Google acompañadas y las diversas publicaciones en que su mandante aparece utilizando dicha expresión.

A mayor abundamiento, su mandante es quien ha acreditado el uso de dicha expresión y quien ha invertido en posicionarla, en tanto que don Andrés Maffioletti no ha logrado acreditar uso anterior alguno ni menos el proyecto que supuestamente se reflejaría en Internet a través de ese nombre de dominio y por tanto, la primera solicitante no ha logrado acreditar ningún derecho sobre dicha expresión, en tanto que mi mandante, ha acreditado derechos ciertos, reales y anteriores a la solicitud de don Felipe Maffioletti, dados por los derechos intelectuales sobre dicha expresión y por el uso e inversión efectuada y que ha resultado en que los consumidores asocian dicha denominación con los servicios prestados por mi mandante y su Guía Websites, vulnerándose de esta manera con la solicitud del Sr. Maffioletti, derechos anteriores y válidos adquiridos por Publiguías, en conformidad a los dispuesto en el Artículo 14 del reglamento de Nic Chile.

9.- Que a fojas 174 se citó a las partes a oír sentencia.

10.- Que como pruebas se rindieron las que constan en autos, además de la solicitud de la segunda parte en competencia en orden al examen del expediente amarillasempresariales.cl en tramitación ante el árbitro Sr. Juan Agustín Castellón, diligencia a la que se dio cumplimiento a fojas 177 y siguientes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en estos autos, la disputa recae sobre el nombre de dominio directoriointernet.cl, el cual es solicitado por don Felipe Mafioletti Celedón, como primer solicitante y por Empresa Publicitaria Publiguías como segundo solicitante. Siendo este hecho incontrovertido, las partes discurren acerca de cual de ellas detenta un mejor derecho en su favor, en pos de consolidar bajo su titularidad el nombre de dominio en disputa, estando contestes ambas en orden a que lo requieren para lograr la identificación de productos similares a través de la Red Internet.

SEGUNDO:Que a efectos de acreditar su mejor derecho, la primera solicitante acompañó la siguiente prueba documental: a) Fotocopia de impreso de Solicitud de Registro de marca para productos N° 576.808, de fojas 112, presentada con fecha 05 de agosto de 2002, por don Felipe Maffioletti Celedón, para la clase 16 y comprobante de pago de los derechos correspondientes, de fojas 113 y 114, de fechas 05 y 21 de agosto de 2002; b) Fotocopia de escrito de apelación interpuesta en contra de la resolución dictada por el Sr. Jefe del departamento de Propiedad Industrial, mediante el cual rechazó la solicitud de su parte a la inscripción de la marca DI DIRECTORIO INTERNET, para distinguir productos de la clase 16, de fojas 115-, c) Fotocopia de carta de don Camilo Pavez Baeza, Terapeuta Ocupacional del Programa de Intermediación Laboral, de FONADIS, de fojas 119, en que se señala que habría en curso un proyecto piloto tendiente a la colocación laboral de 100 personas con discapacidad en la empresa pública y privada y las condiciones de selección y seguimiento a los beneficiarios; d) Comprobante de pago del registro de nombre de dominio directoriointernet.cl; e) Impresión de home page del sitio http://www.directoriointernet.cl en que se aprecia la siguiente escritura: "Directorio Internet Empresas en la Red"... "Detrás de Directorio Internet se encuentra un equipo de profesionales trabajando para que usted tenga acceso a todas las empresas chilenas de los más diversos rubros, que tengan o no presencia en la red"... "A través de nosotros podrá obtener información útil de cada una de ellas, proporcionando distintos servicios de gran utilidad que directorio Internet tendrá a disposición de nuestros asociados".... luego "sitio en construcción"... y luego: "Todos los derechos reservados. Se prohibe cualquier tipo de reproducción de contenido y diseño. Registro 2002; e) Impresión del sitio http://www.publiguias.cl/paginas/home/home.asp, de fojas 122; f) impresión de página web http://www.chilnet.cl/static/, de fojas 124 y 125 que señala que en 1990 Chilnet fue fundada como la primera guía de empresas en Chile; g) Consulta a la base de datos de Nic Chile, que da cuenta de múltiples nombres de dominio que se inician con la expresión "directorio" y continúan su composición con expresiones diversas, de fojas 126 y 127; h) Impresión de consulta en el buscador Yahoo, de fojas 128 a 130, bajo la expresión "websites", en que no se aprecian resultados en referencia a la segunda solicitante; i) Impresión de consulta a este mismo buscador, bajo la expresión "sitios web", de fojas 131 y 132 con el mismo resultado; i) Impresión de consulta a ese mismo buscador, bajo la expresión "directorio web" de fojas 133 y 134 con los mismos resultados; j) Impresión de consulta a este mismo buscador, por la expresión "web sites", de fojas 135 y 136 con los mismos resultados; k) Impresión de consulta al buscador Google, por la expresión "sitios web", de fojas 137 a 140 con los mismos resultados; l) Impresión de consulta al buscador Google, por la expresión "directorio web", de fojas 141 y 142 con los mismos resultados; m) Impresión de consulta al buscador Google, por la expresión "web sites", de fojas 143 a 146 con los mismos resultados; n) Recorte de página de la publicación impresa "Guía Web Sites... www.websites.cl de fojas 147; o) Folleto informativo de fojas 148, de la publicación "Guía Websites... Las amarillas de Internet", en las que no se aprecia el texto "Directorio de Internet" u otra expresión semejante;

TERCERO:Que de su parte, la segunda solicitante, en apoyo de sus pretensiones rindió la siguiente prueba documental:

a) 5 copias de las portadas de la Guía Websites impresas desde 1997, en las cuales se aprecia la utilización de la expresión DIRECTORIO INTERNET, de fojas 28 a 32; b) Certificado de Registro de Propiedad Intelectual de las obras DIRECTORIO INTERNET DE CHILE y DIRECTORIO DE INTERNET DE CHILE, N°s 103.094, de fojas 33 y 104.120 de fojas 35 a nombre de Editorial y Servicios de Internet Ltda.; c) Impresiones autorizadas de los sitios Google, Yahoo y Lycos, de fojas 38 a 46. En los dos primeros se aprecia que al buscar las expresiones "directorio Internet" o "Directorio Internet Impreso" como primer resultado de la búsqueda se arroja la Guía Websites de Publiguías, entre 7.220 a 627.000 resultados respectivamente y en el caso del buscador Lycos, figura en cuarto lugar de 1.874.865 resultados encontrados; d) Impresión de la Base de Datos de Nic Chile que acreditan la titularidad de Publiguías de los dominios relacionados por contener elementos del dominio disputado directorioempresas.cl e internetamarillas.cl, los que constan a fojas 47 y 49; e) Escritura Pública de Compraventa de Impresora y Comercial Publiguías S. A. a Editorial y Servicios Internet Limitada de fecha 1° de Agosto de 2000 de fojas 51 y siguientes. En ella se aprecia que por ese contrato la empresa Editorial y Servicios Internet Limitada transfiere la totalidad de sus activos a Publiguías por el cual mi mandante adquirió la totalidad de los activos y derechos necesarios para publicar el DIRECTORIO INTERNET, y que acredita la titularidad de derechos de autos sobre dichas obras; e) Certificado emitido por Certifica S.A., de fojas 60 a 62, que acredita el número de page views, esto es el número de páginas vistas del sitio websites.cl o guiawebsites.cl es de 95.411 el mes de marzo, en tanto que respecto del sitio amarillas.cl, ese monto alcanza a 4.452.932; f) Volantes publicitarios de la Guía Websites en que aparece el uso conjunto que Publiguía efectúa de las denominaciones Guía Websites y DIRECTORIO INTERNET e inversión publicitaria, documentos de fojas 64 a 66; g) Mapa de Internet de Certifica.com, de fojas 67, que señala al sitio websites.cl o guía websites.cl de mi mandante como un DIRECTORIO; i) Ediciones N° 107 y 118 de fechas 11 al 24 de Octubre de 2002 de fojas 68 y siguientes, y 18 de Abril al 08 de Mayo de 2001 de fojas 84, de la publicación INFOWEEK, Negocios y tecnología. En la primera de ellas, en página 21 muestra un aviso publicitario de "Guía Websites, Directorio Internet Chile y Mercosur". En el segundo en su página 35 se la publicitan bajo el slogan "La guía Internet" en la cual se puede apreciar la utilización conjunta de ambas expresiones e inversión publicitario en la cual ha incurrido mi mandante con el objeto de promocionarla.

CUARTO:Que además de lo anterior, la segunda solicitante promovió que se tuviera a la vista la prueba rendida en el expediente arbitral amarillasempresariales.cl, seguido ante el árbitro Sr. Juan Agustín Castellón Munita, a fin de acreditar la fama y notoriedad del sitio amarillas.cl. Que examinado el expediente de la referencia se aprecia que la empresa acompañó como medios probatorios: a) Copias de portadas de las Guías de las "Amarillas de Publiguías", de los años 1975 a 2002; b) Estudio de Hábitos de consumo de las "Amarillas de Publiguías", Región Metropolitana, elaborada por Media Direction en el mes de abril de 2002; c) Publitraking Publiguías estudio de monitoreo de publicidad y marcas", elaborado por Punto de Vista en Junio del año 2002; d) Test de logo "Perrito" de Publiguías Chile, elaborado por EMER GFK en julio de 2002; e) Impresión de certificado de audiencia Sitio www.amarillas.cl - AMI, obtenido en la asociación de medios on line, correspondiente al mes de octubre de 2002; f) Campaña usuarios TV-"Círculo", correspondiente al año 2002; g) Campaña TV-Cierre de ventas, guía Región Metropolitana, correspondiente al año 2002; h) Selección de piezas promocionales, impresos y material de audio, elaborado entre los años 1997 y 2002; i) 10 títulos marcarios de los registros cuya titularidad pertenecen a Impresora y Comercial Publiguías S.A. y que acredita los derechos marcarios sobre la expresión "AMARILLAS" o "LAS AMARILLAS": Los títulos marcarios son:

Clase	Número	Marca
9	572.898	LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16	572.899	LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
35	576.041	LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38	475.671	LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
42	475.672	LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
14	497.360	LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16	572.900	LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS: LA MEJOR Y MAS COMPLETA CLASIFICACION COM
16	570.701	LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
16	553.022	LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS
38	615.851	WWW.AMARILLAS.CL

j) Impresiones de consulta a la Base de Datos de Nic Chile, respecto de los registros de nombres de dominio de los que esa parte es titular. Los antecedentes relativos a dominios que se acompañan son:

lasamarilllasdepubliguias.cl	amarillasplus.cl	las-amarillas.cl
amarillas.cl	lasamarillas.cl	seccion-amarilla.cl
amarilla.cl	internetamarillas.cl	guiasamarillas.cl
amarillasinternet.cl	seccionamarilla.cl	catalogo-amarillas.cl

QUINTO:Que si bien a través de estas pruebas puede tenerse por acreditado el interés de esta parte en tener presencia en el mercado bajo la expresión "amarilla" y sus derivados, en todo caso, nada aportan al fondo del asunto debatido en estos autos, cual es la determinación de cuál de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio directoriointernet.cl, por lo que no habrá de tenérselas en cuenta al momento de resolver el conflicto principal de estos autos.

SEXTO: Que Los nombres de dominio constituyen localizadores mnemotécnicos que coadyuvan a la identificación de los sujetos que intervienen en la red. En este sentido se les ha reconocido por la doctrina una especie de distintividad derivada de la eventual identificación cognitiva que pueden alcanzar los usuarios por su conocimiento en el mundo físico, de los sujetos o productos que ahora se manifiestan en la red a través de un nombre de dominio determinado. Sin embargo esta identificación habrá de ser prístina a los sentidos, en orden a realizar un calce racional lógico y aún casi natural entre la identidad real y la identidad virtual del sujeto que invoca esta referida distintividad. En el caso de autos, el segundo solicitante no ha acreditado suficientemente su intención de indetificarse en el mundo real ni virtual por la cadena de caracteres directorio Internet, sino por el contrario queda claro que su imagen más fuerte está integrada por la palabra "amarilla" unida a distintas otras locuciones que en su conjunto denotan su carácter de empresa dedicada en parte importante al desarrollo de directorios o guías.

SEPTIMO:Que asimismo, se ha reconocido normativamente que pueden producirse infracciones a derechos patrimoniales legalmente constituidos, por la asignación de un nombre de dominio a una persona que pretende su consolidación en perjuicio de terceros, titulares de aquellos derechos. Esta es la razón por la que tanto la UDRP como el Reglamento de Nombres de Dominio reconocen la posibilidad de revocar la asignación de un nombre de dominio por mala fe de su titular, la que se ejemplifica con distintas hipótesis, las que claramente nos dan cuenta de la intención positiva de causar daño a quien debiera en definitiva constituirse en legítimo titular. Sin embargo claro es en nuestro derecho que la mala fe debe probarse a través de la acreditación de hechos contundentes que leven a concluir que en la inscripción del nombre de dominio se ha perseguido el perjuicio de su legítimo titular, hipótesis que no se ha cumplido en estos autos, por lo que no podrá darse aplicación a este capítulo del Reglamento de Nic Chile para la resolución del conflicto de autos.

OCTAVO: Que la segunda solicitante ha invocado derechos de propiedad intelectual sobre las expresiones DIRECTORIO INTERNET DE CHILE y DIRECTORIO DE INTERNET DE CHILE, N°s 103.094, de fojas 33 y 104.120 de fojas 35, que habría adquirido por transferencia que le realizara Editorial y Servicios de Internet Ltda.; al respecto habremos de tener presente que el nombre de una obra es un signo distintivo de una obra del intelecto, el que estará protegido por las normas de propiedad intelectual en la medida que esté revestido de la originalidad necesaria para ello.

En la esfera del derecho de la competencia, a su vez, se dice que "la función que puede cumplir el título de una obra para evitar su confusión con otras pone de relieve la estrecha relación de esta materia con el derecho de la competencia y, más concretamente con el derecho de marcas, cuya protección debe considerarse como complementaria de la correspondiente al derecho de autor." Y en este sentido, entre otras, señala que puede ser motivación para utilizar un nombre de una obra el deseo a aprovechar el renombre de la obra (reflejado en el título) para atraer usuarios de la red a un web que nada o poco tiene que ver con la obra en cuestión, o bien para perjudicar la reputación del autor (Bercovitz Rodríguez-Cano, R: "Comentarios al art. 102, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual", Edit. Tecnos, Madrid, 1997, pág. 195).

En el caso de autos, el segundo solicitante aduce que la asignación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante podría hacer que éste se aprovechara de la fama y notoriedad que le asiste como titular de la propiedad intelectual sobre el título de su obra DIRECTORIO INTERNET DE CHILE y DIRECTORIO DE INTERNET DE CHILE. Sin embargo esta aseveración carece de asidero en la realidad por cuanto la imagen comercial del Directorio de Internet de propiedad de la segunda solicitante se muestra al mercado como "Guía Web Sites", que es el nombre que realmente utiliza en sus diversos avisos publicitarios, portadas y portadillas que constan en autos. Así, si bien es efectivo que en alguna época acompañó esta expresión con la frase Directorio Internet, los antecedentes que constan en autos hacen presumir que esta frase hoy en día no integra su denominación, sino más bien se incluye como parte de la descripción del producto, es decir como índice del género al cual pertenece la publicación: constituir un directorio de Internet.

NOVENO: Que en cuanto a que con la asignación del dominio al primer solicitante se produciría dilución de los signos de que es titular la segunda solicitante, éste árbitro estima que no es efectivo, puesto que, como ha acreditado esta misma parte, hoy en día, sin contar con el nombre de dominio en disputa, goza de una gran presencia en los buscadores, los que la arrojan dentro de su primera página de resultados una referencia a sus productos, lo cual lleva a sostener que su imagen en la red está ampliamente reconocida. Asimismo, como esta misma parte acredita, cuenta con un alto número de nombres de dominio, que si bien acreditan su interés legitimo por tener presencia en la red, dan fuerza suficiente para estimar que cuenta con los medios necesarios para garantizar su preminencia y ubicuidad frente a los usuarios de Internet. Además de lo anterior, en cuanto a su producto Guía Web, esta solicitante cuenta con los dominios websites.cl que se corresponde en términos con la obra a identificar, por lo que en este punto, su presencia en la red queda asimismo protegida.

DECIMO:Que, en todo caso, en materia de asignación de nombres de dominio, cuando existe más de una solicitud presentada respecto de un nombre de dominio, habrá de atenderse a los criterios y principios que inspiran la materia. Es así como estando ambas partes en igualdad de condiciones, sin que sea posible atribuir a una de ellas un mejor derecho, habrá de aplicarse el principio first come first served, que involucra la asignación del nombre al primer solicitante, en aplicación del viejo adagio jurídico prior in tempore prior in iure.

En el caso de autos, no habiendo quedado suficientemente acreditado el mejor derecho del segundo solicitante a la cadena de caracteres "directoriointernet", presentada a solicitud al registro de Nic Chile, para el .cl, habrá de acudirse a este principio y, en consecuencia, consolidar el nombre de dominio en el primer solicitante.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Asignación de Nombres de Dominio bajo el .cl y su anexo I sobre el procedimiento de mediación y arbitraje, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "directoriointernet.cl" al primer solicitante FELIPE MAFIOLETTI CELEDON, ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

Firman como testigos de actuación los abogados:

Paula Jervis Ortiz,	Rodrigo Moya García
RUT: 8.542.625-7	RUT: 12.852.228-k

	Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos