Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "donapaula.cl"

SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL "DONAPAULA.CL"

Santiago, 19 de julio de 2002.-

VISTOS:

PRIMERO: Que con fecha 26 de Octubre de 1999 S.A. Viña Santa Rita solicitó la inscripción del nombre de dominio DONAPAULA.CL posteriormente con fecha 10 de Noviembre de 1999 Editora de Publicaciones S.A. solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio DONAPAULA.CL que en adelante se denominará también con el nombre de dominio "en disputa".

Que mediante oficio Nic 266/2000 el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio DONAPAULA.CL .

Que, una vez aceptado el cargo de árbitro se citó a las partes mediante resolución de fecha 2 de Octubre de 2000 a una audiencia de conciliación a celebrarse el día 10 de Octubre de 2000 a las 16:00 horas, en el domicilio de este tribunal ubicado en Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

Que según consta en autos la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada, la misma información fue remitida a Nic Chile al Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile con igual fecha.

SEGUNDO: Que con fecha 10 de Octubre de 2000 se celebró el comparendo de conciliación con la asistencia de doña María Paulina Bardón Calvo, representante del primer solicitante S.A. Viña Santa Rita y don Santiago Ortúzar Decombe en representación del segundo solicitante Editora de Publicaciones S.A. En la audiencia no se produce conciliación, sin embargo las partes de común acuerdo solicitan al tribunal la suspensión del procedimiento hasta el día 24 de Octubre de 2000 para un posible avenimiento, ante lo cual el tribunal resuelve acceder a lo solicitado y suspende este proceso hasta el día 24 de Octubre de 2000 vencido el cual si no ha habido avenimiento sometido a aprobación del tribunal, de oficio se fijará el procedimiento arbitral a seguir.

Que una vez cumplido el plazo para un posible acuerdo, este no se lleva a cabo dado lo cual el tribunal resolvió fijar las normas para el procedimiento que regiría; fija plazo para que las partes presentaran sus observaciones pretensiones o reclamaciones plazo que sería común y de 10 días para ambas partes; además se resolvió que en las respectivas presentaciones cada parte debería acompañar además las pruebas en que fundan sus pretensiones. Se estableció además que una vez vencido el término anterior, el tribunal podría o no recibir la causa a prueba si estimara que existen hechos sustanciales y pertinentes controvertidos que así lo ameriten debiendo señalarse tales hechos en la resolución correspondiente; el termino de prueba sería 10 días. Terminando el plazo probatorio cada parte tendría un plazo de 5 días para realizar observaciones a las presentaciones contrarias o a las pruebas rendidas, vencido el plazo anterior quedaría cerrado el debate de pleno derecho sin certificación ni resolución alguna y el juez árbitro dictaría sentencia. Se indicó, además, que el tribunal podría citar a las partes a una nueva audiencia de conciliación en cualquier estado del proceso hasta antes de dictarse la sentencia definitiva.

Igualmente, se resolvió que regirían las siguientes reglas de tramitación:

a)      Que todos los plazo de días establecidos en este procedimiento serían de días hábiles, teniéndose por inhábiles, para estos efectos, los días Sábados, Domingos y demás feriados.

b)      Que toda resolución produciría efecto desde que sea notificada a las partes por fax, correo ordinario, o certificado o por correo electrónico.

c)      Que toda excepción o incidencia sería resuelta en la sentencia definitiva.

d)      Que todo escrito o presentación debería ser efectuado con tantas copias como sean las contrapartes. Ante la omisión de este requisito podría tenerse por no presentado el escrito correspondiente.

e)      Que cualquier duda o disputa en cuanto a procedimiento sería, resuelta libremente por este tribunal, el cual podría igualmente actuar de oficio en esta materia, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efecto para ambas partes desde la fecha de su notificación.

TERCERO: Que a fojas 50, con fecha 6 de junio de 2001, doña María Paulina Bardón, abogada en representación de S.A. Viña Santa Rita solicitó que el nombre de dominio en disputa fuera asignado a su parte. Sostiene que su representante es la legitima titular de la expresión Doña Paula, su auténtica creadora y dueña y consecuentemente, quien posee mejor derecho a obtener la titularidad del nombre de dominio de Internet DONAPAULA.CL. Funda lo anterior en el hecho de que S.A. Viña Santa Rita correspondería a una prestigiosa empresa dedicada al rubro vitivinícola y titular hace muchos años de la expresión Doña Paula para distinguir vinos y también para identificar un restaurante de carácter criollo ubicado en sus viñedos.

Señala que como una forma de dar tributo a un personaje histórico de doña Paula Jaraquemada, Viña Santa Rita inició la producción de una línea de vinos finos bajo la marca Doña Paula que se comercializan no sólo en Chile sino que en el extranjero, asimismo abría escogido el mismo nombre para identificar un restaurant de corte chileno-colonial que funciona en los viñedos que poseen en el Valle del Maipo de gran fama y notoriedad en el ambiente gastronómico.

Sostiene la representante de Viña Santa Rita que con el objeto de afirmar su titularidad sobre la expresión Doña Paula, S.A. Viña Santa Rita presentó hace muchos años solicitudes de marca comercial para la expresión Doña Paula las cuales fueron concedidas tanto para vinos como para servicio de restaurant:

1) Reg. Nº514.435 Doña Paula, denominativa para productos de la clase 33.
2) Reg. Nº406.364 Doña Paula Jaraquemada, denominativa para productos de las clases 32 y 33.
3) Reg. Nº376.094 Doña Paula, etiqueta para productos de la clase 33.
4) Reg. Nº590.305 Doña Paula Santa Rita, etiqueta para productos de la clase33.
5) Reg. Nº444.356 Casa Doña Paula, clase 42.

En otro ámbito precisa que en vista del fuerte desarrollo de las comunicaciones y comercio virtual vía Internet Viña Santa Rita solicitó el registro del nombre de dominio DONAPAULA.CL con fecha 26 de Octubre de 1999 para desarrollar un sitio que pudiera ser visitado por los consumidores y distribuidores que aprovechan a diario los productos y servicios.

En relación a la oposición presentada por Editora de Publicaciones S.A. en virtud de la marca Paula, la representante de S.A. Viña Santa Rita señala que es improcedente pretender un monopolio de toda expresión que contenga la palabra Paula, más aún en el contexto de Internet donde los principios rectores han sido siempre informados por la libertad y no por la restricción, agrega que no es posible que la oponente pretenda que Viña Santa Rita no ejerza el legitimo derecho de usar su propia marca comercial registrada tanto en Chile como en el extranjero en relación a una página web impidiendo de esa manera, señala, a los consumidores de los productos y servicios de su mandante acceder a una fuente de información y a un centro de negocios de la red.

En otra línea de argumentación señala, que le parece infundada y desinformada la pretensión del oponente considerando los principios generales contenidos en norma RFC 1591 del Domain Name System Structure y aquellos mismos principios que informan al reglamento para la asignación de nombres de dominio .CL los cuales establecen el principio de "first come, first served" en caso de no verificarse ciertas condiciones y regularidades que no se presentan en este caso, sostiene también que no se puede suponer que el público pudiera confundir la expresión Doña Paula en relación a vinos y restaurant con la expresión Paula en relación a la famosa revista ni menos pensar que el sitio web de su mandante pudiera producir un perjuicio al oponente, en relación a esto mismo señala que el mejor derecho a la expresión Doña Paula tendrá quien ha inventado un nombre que lo usa en el comercio quien es su legitimo dueño y que vendría a ser el caso de su mandante quien posee la marca registrada Doña Paula.

En la misma presentación acompaña documentación que acredita el uso actual y efectivo de su mandante de su marca registrada.

CUARTO: Que por su parte a fojas 101 don Felipe Vinagre Larraín, abogado, en representación de Editora de Publicaciones S.A. solicita que la asignación del nombre de dominio DONAPAULA.CL recaiga en su representada, entre otras consideraciones sostiene que su mandante es una de las empresas editoriales más importantes del país destacándose por sus famosas publicaciones que han ido marcando a lo largo de su historia un sello y estilo que en sus páginas fueron plasmando las determinadas épocas y acontecimientos a través de reportajes y fotos uno de los ejemplos de publicaciones conocidas y reconocidas fue la Revista Ritmo que identifico a la famosa Nueva Ola y que hoy en día sus actores o cantantes intentan reeditar recordando sus canciones a las generaciones de esa época.

En relación a la revista Paula, señala que su primera edición fue el año 1967 y de ahí se ha publicado ininterrumpidamente hasta hoy siendo Paula la revista femenina chilena que se ha mantenido por más tiempo; agrega que esta revista ha sufrido modificaciones según las épocas y sus lectoras siendo al principio una revista dirigida hacia la mujer orientada a temas como cocina, decoración, sicología etc. y cuya impronta era el de una revista polémica de denuncias y muy feminista; posteriormente la revista Paula evoluciona aún más y empieza a generar números especiales en variados temas. El año 1996, sostiene el mandante, Paula sufrió un giro motivado por un largo proceso de autocrítica y ahí surge una revista con mayor énfasis en el arte y la cultura y la marca se proyecta también al exterior. Por otro lado, sostiene, que este nombre también se ha registrado en Internet bajo la forma de paula.cl; paula.com; revistapaula.cl; entre otros.

El representante de la Editorial describe el surgimiento de Internet y los conflictos de carácter jurídico asociados a los nombres de dominio que encuentra su principal conflicto en la inexistencia de un clasificador; agrega que el nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario de Internet jugando un papel primordial el nombre que se le asigne por parte oferente de los productos y servicios como del propio buscador, pudiendo este último llegar al sitio requerido, ya que en el caso contrario, la Internet carecería de eficacia y poder, si las personas no pueden llegar, por confusión, al sitio requerido y las personas no invertirán ni crearán nuevos portales.

En relación a lo anterior, cita la ley Nº19.039 en su art.20 letra f) que prohíbe el registro de marcas que se presten para producir error o engaño respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos. La hipótesis de confusión de acuerdo al representante de la Editorial se verificaría en este caso ya que la denominación solicitada por Viña Santa Rita está siendo pretendida para su uso en Internet cuyo problema básico es que no existe una distinción de productos y servicios y por otro lado su mandante tiene una marca famosa y notoria y de acuerdo a lo que sostiene sería casi idéntica a la pretendida por lo que se puede sostener que Doña Paula y Paula serán del todo confundibles para su uso en Internet.

Como corolario de todo lo anterior, afirma que a su mandante le asiste un mejor derecho para poder solicitar e inscribir el nombre DONAPAULA.CL

En subsidio, la representante de la Editora de Publicaciones S.A. solicita que en la eventualidad de que sea adjudicado a la parte contraria el nombre de dominio DONAPAULA.CL y dado los antecedentes expuestos en su escrito solicita que en su sentencia se le prohíba a la contraria que en su pagina web publique temas relacionados con la moda, cocina, decoración, salud, turismo, arte, cultura y todo lo que se relacione con temas que por años su mandante habría abordado en la Revista Paula, solicita que la prohibición anterior debe ser anotada en el mismo registro del nombre para que terceros tengan conocimiento de esta limitación la cual sería obligatoria a sucesores y futuros dueños del nombre. La solicitud anterior, de acuerdo a lo que señala el representante de Editora de Publicaciones S.A .se hace en el contexto de permitir una verdadera valorización de las marcas en el mundo de Internet y que no se produzca una distorsión entre lo que actualmente las empresas desarrollan en el mundo real y virtual.

Acompaña a su escrito variados documentos con citación tal como: ejemplar de la Revista Paula, variados registros marcarios correspondientes a la expresión Paula en varios países.

QUINTO: Que a fojas 108 este árbitro proveyó las presentaciones de ambas partes y recibió la causa prueba por el termino de 10 días a fin de que ambas partes acrediten los hechos fundantes de sus respectivas pretensiones, sin perjuicio de los documentos ya acompañados a los autos.

Y TENIENDO PRESENTE:

SEXTO: Que la primera solicitante ha acreditado en forma contundente, de acuerdo a los antecedentes que obran en el expediente, poseer un derecho sobre la expresión Doña Paula. En efecto S.A. Viña Santa Rita posee registros marcarios para distinguir vino y restaurantes, ha usado y publicitado la expresión en cuestión.

      Que si bien el dominio corresponde a la expresión "dona paula" y no Doña Paula, lo anterior es sólo consecuencia de una limitación técnica inherente al sistema de administración de dominios.

      Que Editora de Publicaciones S.A. no ha podido acreditar derecho alguno sobre la expresión Doña Paula y solo ha acreditado derechos sobre la marca PAULA, que no es objeto de este litigio.

      Que, como consecuencia de las consideraciones anteriores, este árbitro no acoge la petición subsidiaria de Editora de Publicaciones S.A. en el sentido de imponer a S.A. Viña Santa Rita algún tipo de limitación.

      Por tanto, y visto además lo dispuesto en la reglamentación para el funcionamiento del registro del nombres de dominio .CL y su anexo 1 sobre procedimiento de conciliación de arbitraje.

SE RESUELVE:

Asígnase el nombre de dominio en disputa donapaula.cl al primer solicitante, esto es S.A. Viña Santa Rita.

Notifíquese a las partes, vuelvan los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquese la presente resolución para los fines correspondientes.

Cada parte solventará sus costas.

Déjese copia simple de esta sentencia en poder de este tribunal.

Fallo dictado por el juez árbitro don Gonzalo Sánchez Serrano.

Se despachó cara certificada con esta fecha.- Santiago, 05 de agosto de 2002.-