Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "e-trade.cl"

Arbitraje e-trade.cl

En Santiago, a 29 de Abril de 2002.

VISTOS:

1.- Que, el oficio 103-99, de 29 de Diciembre de 1999, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como árbitro del conflicto entre RONALD P GEIGER y E TRADE SECURITIES, INC., por la inscripción del nombre de dominio E-TRADE.CL, agregado a fs. 1.

2.- Que, con fecha 24 de Enero de 2000, el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo que le ha sido encomendado, citando a las partes a un comparendo de estilo.

3.- Que, con fecha 6 de Marzo de 2000, se efectúa el comparendo de estilo, al que asisten don Christopher Doxrud en representación de E TRADE SECURITIES, INC . y don Ronald Geiger quien en el comparendo designa abogado patrocinante a don Sergio Montes Varas. Las partes no llegan a conciliación. Se fija audiencia para fijación de procedimiento para el día 3 de Abril de 2000 .

4.- Que, con fecha 3 de Abril de 2000, y con la asistencia de los apoderados de ambas partes, se fija el procedimiento Arbitral a seguir. Ambas partes consignan el honorario del Señor Arbitro.

5.- Que, con fecha 3 de Mayo de 2000, y  dentro de plazo don Christopher  Doxrud en representación de E TRADE SECURITIES, INC, efectúa su demanda  para la asignación del nombre de dominio e-trade.cl, en la que establece:

Que, la solicitud del nombre de dominio e-trade.cl por parte de Ronald Geiger afecta gravemente sus legítimos derechos sobre el mencionado nombre de dominio.

Que, E-trade se remonta al año 1982, con la figura de Bill Porter, quien funcionaba en una oficina de servicios, ofreciendo cotizaciones en línea a distintas empresas.

Que, en el año 1992 nació E-trade Securities, Inc, como una corredora electrónica  que en un comienzo ofrecía servicio de inversión en línea a través de empresas como America on Line y CompuServe.

Que, en el año 1996, y a propósito del inicio del uso de los nombres de dominio, su mandante empieza a utilizar la razón social e-trade.com, para otorgar servicios financieros.

Que, actualmente e-trade es el portal WEB más grande y líder en servicios financieros en línea.

Que, en Marzo de 2000, su mandante creo el Banco virtual más grande en Internet, E-TRADE BANK.

Que, E-trade fue elegido por segunda vez consecutiva, la compañía número 1 en inversiones en línea en los Estados Unidos.

Que, E-trade cuenta con clientes en los 50 estados de Estados Unidos y en 119 países del mundo desde Aruba hasta Zambia.

Que, en Chile E-trade ha efectuado sólo un estudio de nuestro mercado.

Que, sin perjuicio de lo anterior, ha registrado como marca comercial la expresión E-trade bajo los registros Nº544.291, para distinguir servicios de la clase 36; Nº489.515 para distinguir servicios de la clase 36; Nº474.863, para distinguir servicios de las clases 36, 38, 41 y 42; y de la Solicitud Nº474.864 para distinguir productos de la clase 09.

Que, E-trade Securities, Inc. no sólo es el portal Web de mayor trascendencia en el mercado de valores norteamericano y a nivel mundial, sino que, además, se ha convertido en el paradigma del comercio electrónico de la actualidad.

Que, nace y se desarrolla en el mundo de las comunicaciones a través de redes globales, y sus servicios son ofrecidos y desarrollados por este medio.

Que, por lo antecedentes antes mencionado, es posible concluir que don Ronald Geiger debía tener conocimiento de la existencia de  E-trade Securities, Inc.  y de su fama y notoriedad a nivel mundial, lo que motivo que lo inscribiera en nuestro país, pues él no desarrolla actividad alguna en base al nombre de dominio solicitado.

Que, por lo demás, el artículo 22 del Reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio “que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derecho el reclamante , o a un nombre por el cual el reclamante es conocido.

6) Que, con fecha 4 de Mayo de 2002 se le dio traslado a la otra parte, para que efectuara su presentación y descargos, cuestión que fue notificada tanto por correo electrónico como por facsimile.

7) Que,  con fecha 4 de Mayo de 2000 don Sergio Montes V en representación de don Ronald Geiger solicita se efectúe un comparendo a fin de que se suspenda en procedimiento arbitral a espera que se dicte fallo en los antecedentes sobre inscripción de la marca comercial “E-trade”, tramitada por su representado.

8) Que, con fecha 4 de Mayo de 2000 se fija comparendo para resolver el tema para el día 10 de Mayo de 2000.

9) Que, con fecha 10 de Mayo de 2000 se efectúa el comparendo al que sólo asiste don Luis Felipe Maino G, en representación de Ronald Geiger, solicitando se suspenda el procedimiento, cuestión que no fue aceptado pues el apoderado de E-trade Securities, Inc, no asistió al respectivo comparendo.

10) Que, con fecha 31 de Mayo de 2000, don Sergio Montes V en representación de Ronald Geiger evacua el traslado. En su presentación señala:

Que, con fecha 9 de Julio de 1999, Ronald Geiger solicitó ante NIC Chile el nombre de dominio e-trade.cl

Que, el hecho que el segundo solicitante constituya una gran compañía en el extranjero no tiene ningún valor en esta causa, pues lo que se discute es el nombre de dominio .cl, es decir, para operar en Chile.

Que, resulta revelador lo señalado por la contraria , en el sentido que la empresa, ha efectuado estudios de mercado en nuestro país, cuando la verdad es que ésta jamás ha operado en nuestro país. Agrega que el hecho que ésta tenga su marca registrada en nuestro país, no significa de forma alguna que este desarrollando algún tipo de servicio o de producto.

Que, la marca comercial para distinguir los servicios de internet como la solicitud de nombre de dominio e-trade.cl fue presentada con anterioridad por Ronald Geiger.

Que, en relación a las causales de revocación invocadas por la contraparte,  ésta deberá acreditar y probar todas y cada una de sus afirmaciones. Que en ese contexto, no se ha indicado de que forma, alguna actuación de Ronald Geiger podría ser fundamento para que se admitiera una acción de revocación.

Que, tanto la jurisprudencia nacional como internacional han consagrado el principio del “first to file,  first served”, es decir, el dominio deberá otorgarse a quien lo solicitó primero, cuestión que esta expresamente reconocido en el Reglamento del NIC Chile.

Que, respecto al artículo 22 del Reglamento, invocado por la contraparte, es menester señalar que dicho artículo menciona los requisitos establecidos para la aceptación de una revocación de nombre de dominio, todas las cuales son copulativas, no siendo ninguna de ellas aplicable a Ronald Geiger.

11) Que, con fecha 1 de Junio de 2000 se le dio traslado a E-trade Securities, Inc para que contestara la presentación efectuada por Ronald Geiger.

12) Que, con fecha 7 de Junio de 2000, E-trade Securities, Inc evacúo el traslado, señalando:

Que, el señor Geiger no ha acreditado tener un mejor derecho que E-trade Securities, Inc, sobre el nombre de dominio en disputa.

Que, ni la ley de Propiedad Industrial ni el Reglamento que regula la asignación de nombres de dominio establecen como requisito el uso, y que por lo tanto el no uso no tiene sanción en nuestra legislación. Es más, el uso es relevante al momento de probar la creación, fama y notoriedad ya sea de una marca, y en este caso de un nombre de dominio.

Que, ni la ley de Propiedad Industrial ni el Reglamento que regula la asignación de nombres de dominio exigen el estar constituido como sociedad o agencia en nuestro país, para solicitar el registro de marcas comerciales y nombres de dominio.

Que, a diferencia de lo señalado por la contraparte, tanto los servicios de corredores como los comisionistas forman parte del comercio electrónico.

Que , el señor Geiger no posee ningún registro marcario previo a la presentación de esta solicitud.

Que, el hecho que el señor Geiger haya solicitado la marca E-trade, en lo que a los servicios de la clase 38, no lo hace acreedor en forma plena e indiscutible  al nombre de dominio es disputa.

13) Que, con fecha 21 de Julio se tuvo presente los argumentos E-trade Securities, Inc, y se notificó a las partes.

14) Que, con fecha 20 de Septiembre de 2000, el señor Arbitro recibió la causa a prueba, notificando por carta certificada a las partes, respecto de  los puntos sobre los cuales ésta recaía.

15) Que, con fecha 22 de Septiembre de 2000, don Sergio Montes V, presento un recurso de reposición en contra del auto de prueba.

16) Que, con fecha con fecha 5 de Octubre de 2000 se dio traslado a la otra por un plazo de tres días.

17) Que, con fecha 17 de Noviembre de 2000, se desecho la reposición que pedía modificar los puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

18) Que, con fecha 20 de Noviembre de 2000, E-trade Securities, Inc acompañó los siguientes documentos:

Declaración Jurada del Vicepresidente de E-trade Securities, Inc.

Numerosas publicaciones de diversos periódicos y revistas.

Numerosas publicaciones publicitarias en diversos medios escritos.

Contenidos del sitio WEB www.etrade.com

Fotocopias de diversos registros marcarios en el extranjero, de la marca comercial etrade, para distinguir servicios de la clase 36.

19) Que, con fecha 12 de Diciembre 2000, se tuvo por acompañados los documentos, bajo apercibimiento. Asimismo, se fijo audiencia para el día 21 de Diciembre para efectuar una inspección personal del tribunal en la red,  y se amplio el término probatorio por 5 días.

20) Que, con fecha 21 de Diciembre de 2000, se efectúa la audiencia a la que sólo asiste don Christopher Doxrud, audiencia que tenía por objeto determinar las actividades de E-Trade Securities, Inc en la red.

21) Que, con fecha 23 de Enero de 2001, don Sergio Montes en representación de Ronald Geiger,  solicita se decrete una medida para mejor resolver.

22) Que, con fecha 31 de Enero de 2001, se provee dicha presentación emplazando a Sergio Montes para que el acompañe copia de los expedientes sobre tramitación de la marca comercial etrade en la clase 38.

23) Que, con fecha 2 de Abril de 2001, don Sergio Montes acompaña copia de la solicitud de inscripción de la marca comercial “E-Trade”,  Nº457.316, en la clase 38.

24) Que, con fecha 6 de Abril de 2001, se tuvo por acompañados los documentos con citación.

25) Que, con fecha 30 de Julio de 2001, don Sergio Montes acompaño titulo de inscripción de la marca comercial “E-trade”, Registro Nº594.893, en la clase 38.

26) Que, con fecha 17 de Agosto de 2001, don Christopher Doxrud acompaño documentos.

27) Que, con fecha 27 de Noviembre de 2001, se tuvo por acompañado bajo apercibimiento legal los documentos acompañados por E-Trade Securities, Inc. y con citación el documento presentado por S. Montes . Paralelamente se citó a las partes a oír sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.-  Que, con fecha 9 de Julio de 1999  Ronald Geiger, RUT  Nº9.588.192-0, con domicilio en Las Urbinas 53, Oficina 142, Santiago, solicitó la inscripción del Nombre de Dominio “E-TRADE.CL”.

II.-  Que, con fecha 4 de Agosto de 1999, E TRADE SECURITIES, INC., representada por don Max Montero y don Christopher Doxrud, con domicilio en San Pio X 2460, Oficina 1101, Providencia, Santiago, presentó una solicitud competitiva para el mismo nombre de dominio.

III.-  Que, en consecuencia, la materia objeto de este arbitraje, consiste en determinar a cuál de los solicitantes corresponde el mejor derecho para que le sea asignado el Nombre de Dominio “E-TRADE.CL”.

IV.- Que, en su presentación, E TRADE SECURITIES, INC , señala que su mandante nació como tal en el año 1992, empleando la razón social e-trade, a partir del año 1996,  con el objeto de desarrollar varios negocios en la red, relacionados con servicios financieros, haciendo presente que ha sido consecutivamente elegido en los Estados Unidos como la mejor empresa de servicios financieros en línea, cuestión que este arbitro pudo personalmente constatar en la diligencia efectuada con fecha 21 de Diciembre de 2000.

Se hace presente, además, que E-Trade Securities, Inc, cuenta con varios registros marcarios tanto en Chile como en el extranjero, todos los cuales tienen fecha de otorgamiento anterior a la fecha de  solicitud del nombre de dominio en disputa.

V.-  Que, para demostrar su mejor derecho sobre el Nombre de Dominio  en disputa, E-Trade Securities, Inc,  ha acompañado gran cantidad de material probatorio  respecto al  presente uso que se hace de la expresión e-trade, en disputa, y cuya data se remonta a principios de la década de los noventa. Queda, además, de manifiesto para este arbitro la veracidad de la información y de los servicios que se otorgan a través  del portal desarrollado por E-Trade Securities, Inc,.

Finalmente, agrega que en este caso, sin perjuicio de los argumentos esgrimidos,  no es posible  aplicar en su contra el principio “First Come, First Served”, ya que del material probatorio aportado ha quedado manifiestamente determinado el mejor derecho de que goza.

VI.- Que, en su presentación,  don Ronald Geiger señala que el hecho que el segundo solicitante constituya una gran compañía en el extranjero no es un argumento relevante en esta causa, cuando este jamás ha operado materialmente en nuestro país. Y que, por lo tanto, el hecho que tenga su marca registrada en nuestro país, no le otorga ningún derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa.

En este mismo sentido, señala que en lo que se refiere a los servicios de Internet,  E-Trade Securities, Inc,  no tiene registrada su marca comercial en nuestro país.

Que, en estas circunstancias, corresponde aplicar el principio del “first to file first served”, es decir otorgar el dominio al primer solicitante.

VII.-  Que, al responder los argumentos de la parte contraria, E-Trade Securities, Inc, señaló:

Que, el señor Geiger no ha demostrado tener un mejor derecho que E-Trade Securities, Inc, . Que nuestros sistemas marcario y de asignación de nombre de dominio, no establecen la obligatoriedad de uso, por lo que ese tipo de argumentos no pueden ser tenidos en consideración.

Finalmente señala, que todos los servicios de intermediación de valores otorgados por E-Trade Securities, Inc, , son a través de Internet,  y que por lo tanto sus registros marcarios son absolutamente atingentes y vinculados a Internet.

VIII.-      Que, con los documentos acompañados por E-Trade Securities, Inc,  más el conocimiento personal del sentenciador, se tiene por acreditado que esta firma es titular de la marca registrada “E-trade” y otras que contienen dicha expresión; marca que se considera constituye un signo notorio para identificar servicios de la clase 36.

Que, dichos servicios de intermediación financiera efectivamente son empleados en la Red, teniendo cualquier particular acceso a los mismos por Internet, según pudo constatar este arbitro en la diligencia de fecha 21 de Diciembre de 2000.

IX.-Que, con los documentos acompañados por don Ronal Geiger, más el conocimiento personal del sentenciador, se tiene por acreditado que éste, es titular de la marca comercial registrada “E-trade” que distingue servicios de la clase 38.

X.- Que, como consta del expediente el señor Geiger no acreditó hacer ningún tipo de uso respecto de la expresión e-trade. Que asimismo, el registro marcario de su propiedad fue obtenido en una fecha  posterior a la fecha de la traba de la litis. Que, en este mismo sentido, los registros marcarios de propiedad de E-Trade Securities, Inc, son de fecha anterior a la de la traba de la litis. Que, asimismo, se ha acreditado por parte de dicha compañía, un uso en la red en lo que dice relación a los servicios financieros y de intermediación de valores.

XI.-      Que, tal como se señaló en el numeral anterior, E-Trade Securities, Inc, acreditó fehacientemente un uso extenso de la expresión en la red, uso que se remonta a lo menos al año 1996. Que, unido a lo anterior, todos los registros marcarios acompañados por éste, y no impugnados por la contraparte, son anteriores a la fecha de la traba de la litis. Que asimismo, existe en Internet un proyecto financiero de envergadura que permite acreditar una extensa red de clientes y contactos  en el mundo entero.

XII.-     Que, gozando ambas partes de derechos de propiedad industrial, deben analizarse necesariamente los demás antecedentes aportados por la partes en este proceso.

XIII.-    Que, de lo anterior, es posible concluir que E-Trade Securities, Inc, goza de un mejor derecho respecto a la expresión “e-trade”.

XIV.-      Que, el hecho que el señor Geiger haya solicitado el nombre de dominio en disputa con anterioridad sólo constituye un elemento relevante cuando la contraparte no está en condiciones de poder acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

XV.- Que, en virtud de lo anterior a E-Trade Securities, Inc le asiste un derecho legal de protección sobre su nombre comercial, además de sus derechos marcarios; a diferencia del primer solicitante, que solamente tiene derechos marcarios sobre la expresión “e-trade”.

XVI.- Que, este arbitro considera que en el presente caso ambas partes han actuado de buena fe, por lo que no sería aplicable bajo ningún concepto lo señalado en el artículo 22 del Reglamento.

XVII.- Que, con lo descrito debe concluirse que el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa corresponde a E-Trade Securities, Inc ., a pesar de tener la calidad de segundo solicitante.

RESUELVO:

1.-  Rechazar la solicitud de nombre de dominio e-trade.cl pedida por Ronald Geiger.

2.-  Aceptar la solicitud de E-Trade Securities, Inc . y asignarle en forma definitiva el dominio E-TRADE.CL.

3.- Cada una de las partes se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese este fallo a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

Patricio de la Barra Gili

Arbitro