http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos
|
|
Sentencias Arbitrales
sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos |
|
|
|
Fallo por Arbitraje de dominio "easyhardware.cl"
Santiago, a 8 de julio de 2003.
Vistos:
PRIMERO: Que por oficio OF02629 de 7 de enero de 2003, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio easyhardware.cl.
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto don GUILLERMO ORTIZ CARRODEGUAS, con domicilio en calle Iquique Nº 6485, La Cisterna, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio referido, el cual solicitó a su favor el día 3 de octubre de 2002 a las 13:35:05 GMT y EASY S.A., representada por don Max F. Villaseca Molina, con domicilio en avenida Alonso de Córdova 5151, piso 8°, Las Condes, Santiago, la cual tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio antedicho, el cual solicitó a su favor el día 25 de octubre de 2002 a las 18:36:29 horas.
TERCERO: Que por resolución de fecha 9 de enero de 2003, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio easyhardware.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 22 de enero de 2003, a las 9:30 horas.
CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 10 de enero de 2003, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos.
QUINTO: Que el día 22 de enero de 2003, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de ambas partes, quienes procedieron a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, quedando ambas partes notificadas de lo obrado y de las resoluciones dictadas, según consta del acta que rola a fojas 12 de autos.
SEXTO: Que por escrito de fecha 3 de marzo de 2003, el cual rola a fojas 14 de autos, la parte de EASY S.A. dedujo demanda de mejor derecho del nombre de dominio "easyhardware.cl" invocando los siguientes argumentos: En primer término, manifestó que los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza. Ello está en la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio easyhardware.cl, disputado por dos personas distintas. Frente a tal disyuntiva, invoca tener un mejor derecho sobre el nombre en disputa, toda vez que la partícula "EASY" no sólo es el producto de su ingenio y creatividad, sino que además corresponde a su nombre o razón social. Por el contrario, aduce que la demandada ha obtenido el dominio en comento abusivamente y de mala fe, ya que Guillermo Ortiz Carrodeguas registró impunemente y aprovechando los vacíos legales existentes en esta materia el nombre de dominio easyhardware.cl, sin el consentimiento ni el conocimiento de la parte, creadora y propietaria de la famosa marca "EASY", registrada en Chile ante el Departamento de Propiedad Industrial, entre otros, bajo los siguientes registros: registro N° 408.063, para la marca EASY, que distingue "productos de la clase 6" y registro N° 408.071, para la marca EASY, que distingue "servicios de construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión; servicios prestados por empresas en el campo de la construcción, servicios de proyectos de construcción y trabajos de ingeniería de construcción, servicios de alquiler de herramientas o material de construcción; servicios de reparación de edificios y toda clase de objetos; servicios de conservación de objetos de su condición natural, clase 37"; registro N° 421.909, para la marca EASY, que distingue "servicios de construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión; servicios prestados por empresas en el campo de la construcción, servicios de proyectos de construcción y trabajos de ingeniería de construcción, servicios de alquiler de herramientas o material de construcción; servicios de reparación de edificios y toda clase de objetos; servicios de conservación de objetos de su condición natural, clase 37"; registro N° 462.694, para la marca EASY, que distingue "establecimiento comercial de compra y venta de toda clase de productos, con exclusión de los artículos de las clases 1, 2, 3, 4, 8, 25, 28, 29 y 30, excluyendo en las clases 9 y 16 todos los productos computacionales que se encuentran incorporadas a dichas clases", y registro N° 422.311, para la marca EASY, que distingue "impresoras y cualquier otro artículo comprendido en esta clase, relacionado con la computación, clase 7". Lo anterior revestiría importancia, ya que tanto la doctrina nacional, como también la extranjera, están contestes en el hecho de que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, y por consiguiente la solución de los conflictos por asignación de nombres de dominio, como el de la especie, debe ser fundada, entre otros factores, en atención a la propiedad de los registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. A mayor abundamiento, aduce que el otro solicitante corresponde a una persona natural, que no tiene relación alguna con el nombre pedido o registro. En efecto, "easyhardware" no corresponde ni al nombre de la contraparte, ni ella puede alegar relación alguna con ese signo. Invoca, además, la fama y notoriedad del signo pedido y las consecuencias disolventes que se generarían para la parte y su público de serle desconocido su mejor derecho. En cuanto a la normativa aplicable, la parte estima asistirle lo establecido en el artículo 8º del Convenio de París y la normativa de Nic Chile. En mérito de todas esas consideraciones, solicita le sea reconocido el mejor derecho al nombre de dominio en disputa, el cual pide le sea asignado en definitiva.
SÉPTIMO: Que por escrito de fecha 13 de marzo de 2003, el cual rola a fojas 31 de autos, la parte de Guillermo Ortiz Carrodeguas aportó a su vez antecedentes para resolver el conflicto sub lite, expresando lo siguiente: En ningún momento se trató de registrar un dominio ligado a la marca comercial EASY con vistas a venderlo posteriormente a los titulares de EASY; en ningún momento se trató de sacar partido de un nombre o reputación de una marca, ya sea por la fama o por la proximidad competitiva de la empresa involucrada; en ningún momento se trató de ridiculizar el nombre de EASY, ya que no existe ninguna relación con el nombre de la marca; no se están contrariando normas de abusos de publicidad o principios de competencia leal, ética mercantil, o derechos adquiridos a terceros. En efecto, la palabra EASY es una palabra de la lengua inglesa que significa FACIL y que es algo genérico y que no enmarca nada, teniendo el carácter de adjetivo y no de sustantivo, por lo que se hizo la mezcla de EASY con HARDWARE para denotar a este último término como algo fácil y sencillo, ya que a su vez es una palabra conocida, genérica y fácil de recordar por los que se interesan en el mundo de la computación. Es por esto que dos o más personas tienen, en principio, el derecho a utilizar una denominación sin un ánimo especulativo, lo que se da generalmente con nombres genéricos, lo cual ha sido denominado por la doctrina como "string conflicts". Prosigue señalando que la marca y el dominio EASYHARDWARE no se encontraba registrada ni en trámite en el momento de la inscripción del dominio, por lo que no existe antecedente alguno que acredite presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados para la marca EASYHARDWARE que denota un mercado y tipo de producto muy específico, que a diferencia del EASY no tiene producto alguno que se le pueda relacionar e identificar en el mercado como único y propio. También efectúa la diferenciación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, consistente en que los nombres de dominio son únicos y como tal sólo se pueden otorgar a un solo prestador, lo cual hace que EASY, como empresa en Chile, no pueda sentirse propietaria de todo nombre que contenga la palabra EASY. Expresa haber consultado las bases de datos de NIC Chile, a través de su sitio web www.nic.cl donde se comprueba que existen actualmente 48 dominios .CL que contienen la palabra EASY ya registrados y otros tantos en trámite y renovación, de los cuales sólo dos pertenecen al demandante, donde incluso llama la atención que sus dominios EASYHOME.CL y el otro EASY.CL no se ven amenazados por ninguno de los otros dominios, incluso el de EASYHOME.CL, por el de EASYHOUSE.CL a pesar de que prácticamente quiere decir lo mismo, de lo que se sigue que el nombre EASYHARDWARE.CL no le puede ocasionar perjuicios, máxime considerando que este último nombre enmarca un tipo de mercado y productos que nunca han sido característicos del EASY (Easy S.A.) ni incluso de sus competidores, que es el de la venta de Hardware. También, consultando la base de datos, del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, a través de su sitio web www.proind.cl, corrobora que no existe registro alguno bajo el nombre de easyhardware y que además existe una inmensa cantidad de registros con la palabra easy, los cuales no se han manifestado afectados por dicho nombre en cuestión. Aduce también buena fe basándose en el nombre en asunto, cuyo dominio cuenta ya operativamente con un sitio web de bastante complejidad, así como sus bases de datos de productos y demás, se hizo la iniciación de actividades para el mismo desde finales del año pasado, pero nada de esto se ha podido explotar debido a que a pesar de que se ha invertido gran cantidad de recursos y de tiempo no ha sido posible el lanzamiento al mercado puesto que aún no está decidido el propietario del nombre y será el sitio web su principal punto de contacto con el cliente, tanto informativo como operativo para las ventas. Es por esto que, basándose en el reglamento de NIC Chile para la asignación de nombres de dominio. CL, el cual establece el principio de "First Come First Served", que significa que, a falta de prueba de mala fe del primer solicitante, o de un mejor derecho del segundo, el derecho al nombre de dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer, solicita le sea reconocido su mejor derecho y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.
OCTAVO: Que por resolución de fecha 14 de abril de 2003, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 43 de autos, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre de dominio "easyhardware" o en sus componentes y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre de dominio "easyhardware" o de sus componentes.
NOVENO: Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas:
Por la parte de EASY S.A., los siguientes documentos:
1. Registro N° 408.063, para la marca "EASY", que distingue "productos de la clase 6";
2. Registro N° 408.064, para la marca "EASY", que distingue clase 17";
3. Registro N° 408.065, para la marca "EASY", que distingue clase 19";
4. Registro N° 408.066, para la marca "EASY", que distingue clase 20";
5. Registro N° 408.067, para la marca "EASY", que distingue clase 21";
6. Registro N° 408.068, para la marca "EASY", que distingue clase 22";
7. Registro N° 408.069, para la marca "EASY", que distingue clase 24";
8. Registro N° 408.070, para la marca "EASY", que distingue clase 27";
9. Registro N° 408.071, para la marca "EASY", que distingue "servicios de construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión; servicios prestados por empresas en el campo de la construcción; servicios de proyectos de construcción y trabajos de ingeniería de construcción; servicios de alquiler de herramientas o material de construcción; servicios de reparación de edificios y toda clase de objetos; servicios de conservación de objetos de su condición natural, clase 37";
10. Registro N°421.685, para la marca "EASY", que distingue servicios de las clases 35, 39 y 40";
11. Registro N° 421.908, para la marca "EASY", que distingue productos de las clases 6, 17, 19, 20, 21, 22, 24 y 27";
12. Registro N° 421.909, para la marca "EASY", que distingue "servicios de construccion de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión; servicios prestados por empresas en el campo de la construcción; servicios de proyectos de construcción y trabajos de ingeniería de construcción; servicios de alquiler de herramientas o material de construcción; servicios de reparación de edificios y toda clase de objetos; servicios de conservación de objetos de su condición natural, clase 37";
13. Registro N° 422.311, para la marca "EASY", que distingue "impresoras y cualquier otro artículo comprendido en esta clase, relacionado con la computación, clase 7";
14. Registro N° 430.380, para la marca "EASY", que distingue "emisión de cheques viajeros, emisión de tarjetas de crédito y servicios financieros excluyendo expresamente los servicios de administración de fondos de terceros, clase 36";
15. Registro N° 462. 694, para la marca "EASY", que distingue "establecimiento comercial de compra y venta de toda clase de productos, con exclusión de los artículos de las clases 1, 2, 3, 4, 8, 25, 28, 29 y 30, excluyendo en las clases 9 y 16 todos los productos computacionales que se encuentran incorporadas a dichas clases";
16. Folletos publicitarios de la marca "EASY"; y
17. Publicidad de la tienda "EASY" que apareció en el diario "El Mercurio" el día sábado 25 de abril de 2003.
18. Información obtenida de la página web del Departamento de propiedad Industrial.
19. Listado computacional emitido por el Estudio Federico Villaseca en el cual constan los registros y solicitudes formulados por Easy S.A.
Por la parte de Guillermo Ortiz Carrodeguas, los siguientes documentos: Anexo Nº 1, Listado de dominios.cl que contienen la palabra Easy; Anexo Nº 2, Listado de marcas registradas como Easyhardware; Anexo 3, Listado de marcas registradas con la palabra Easy;
DÉCIMO: Que por resolución de fecha 22 de mayo de 2002, notificada con esa fecha, la cual rola a fojas 66 de autos, se citó a las partes para oir sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite noveno de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados ni se invocó a su respecto causa legal que provocara su invalidez, inoponibilidad u otro vicio cualquiera, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos, sin perjuicio del valor probatorio que éste Tribunal les asignará en definitiva.
SEGUNDO: Que consta de los documentos referidos en el considerando segundo anterior y de lo alegado por las partes, en cuanto no ha sido controvertido, lo siguiente: 1) don Guillermo Ortiz Carrodeguas es el primer solicitante del nombre de dominio en disputa; 2) Easy S.A. tiene derechos marcarios en el nombre "easy", el cual es también su nombre o razón social, y la denominación bajo la cual ejerce sus actividades comerciales, teniendo tal nombre fama y notoriedad en Chile.
TERCERO:En relación con los puntos de prueba fijados en autos y con el objeto de la litis, es necesario establecer cual es el derecho o interés de las partes con respecto al nombre de dominio en disputa, y en caso de oposición entre tales derechos y/o intereses, cual(es) de ellos debe(n) prevalecer.
CUARTO: En su libelo de fojas 31, la parte de don Guillermo Ortiz Carrodeguas se concentró en general en una posición meramente defensiva, rechazando las imputaciones efectuadas por su contraparte de mala fé y abuso, y afirmando su proceder en contrario. De la lectura de dicho libelo sólo pueden advertirse dos argumentos de mejor derecho aducidos por esta parte: la calidad de primera solicitante del nombre de dominio, que le otorga una presunción de interés que se expresa con el principio "first come, first served", y el carácter genérico de la palabra dominante "easy", cuya traducción al castellano es "fácil".
QUINTO: la parte de EASY S.A., en tanto, ha demostrado poseer varios registros marcarios con dicha palabra, ser su nombre o razón social y efectuar sus operaciones mercantiles con el mismo. El Tribunal da por hecho cierto, adicionalmente, el gozar la palabra "easy" de fama y notoriedad en relación con las actividades de la parte, a lo menos en la localidad de Santiago de Chile.
SEXTO: Corresponde, por consiguiente, sopesar los intereses de las partes, a fin de determinar cual de ellas tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa.
SEPTIMO: A juicio de este Tribunal, el interés de la segunda solicitante EASY S.A, se sobrepone al del primer solicitante, don Guillermo Ortiz Carrodeguas, por varias razones: en primer lugar, por cuanto Easy S.A. ha demostrado tener estrechos vínculos y derechos en la palabra "easy", la cual es la voz dominante en el nombre de dominio en disputa; en segundo lugar, por cuanto la palabra "easy" ha sido inscrita como marca a favor de Easy S.A. a través de numerosos registros, lo cual, en los términos del artículo 20 letra e) de la ley Nº 19.039, manifiesta que no se trata de una palabra genérica, o a lo menos que no ha sido considerada como tal por una importante autoridad en materias de propiedad industrial, y tercero, que, si bien Easy S.A. no tiene inscrita a su favor la marca "easyhardware", si ha amparado bajo registros marcarios con "Easy" productos computacionales, como lo acreditan los instrumentos de fojas 26, 27, 60 y 62 y lo aseverado por la parte a fojas 15 de autos, que no fue objeto de controversia.
OCTAVO: Por las consideraciones anteriores, el Tribunal estima que la demandante y segunda solicitante, Easy S.A., ha demostrado tener un mejor derecho al nombre de dominio sub lite.
NOVENO: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, invoca, además de las normas legales mencionadas en las partes precedentes de esta sentencia, los artículos 10, 12 y 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile.
Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de mediación y Arbitraje, de Nic Chile,
RESUELVO:
PRIMERO: Que se acoge la acción deducida por la segunda solicitante Easy S.A. en contra de don Guillermo Ortiz Carrodeguas y se asigna el nombre de dominio easy.cl a la segunda solicitante, Easy S.A.
CUARTO: Que no se condena en costas a la parte vencida, por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar.
Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrónico para sólos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.
Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro