Fallo de Arbitraje "ebelparis.cl", NIC Chile

Mat.: sentencia definitiva ebelparis.cl

PARTES: EBEL INTERNATIONAL LIMITED
ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A.

En Santiago de Chile, a 20 de mayo de dos mil cuatro, en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio ebelparis.cl, suscitado entre EBEL INTERNATIONAL LIMITED, RUT: 78.509.540-5, y ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A. RUT: 81.201.000-k, ya individualizados en autos, se resuelve:

VISTOS:

1.- Que con fecha 02 de mayo de dos mil tres se recibió de NIC Chile el Oficio N° OF02934, por el que doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como Árbitro del presente conflicto por inscripción del nombre de dominio.

2.- Que a fs. 4 por resolución de fecha veintitrés de junio del año dos mil tres se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes 16 de julio de dicho año a las 09:30 horas, notificándose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 5.

3.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia de los representantes de ambas partes, tal y como consta a fojas 6. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral, notificándose la resolución correspondiente personalmente y por correo electrónico a las partes.

4.- Que a fojas 27, el primer solicitante EBEL INTERNATIONAL LIMITED, representada por el abogado Roberto J. Villasante Palacios, presenta alegaciones de mejor derecho, solicitando se rechace la demanda de ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A., en todas sus partes, fundándose en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

A.- LOS HECHOS:

Señala que EBEL INTERNATIONAL LIMITED, es una empresa internacional del rubro cosméticos y perfumes en forma integral, poseyendo numerosas filiales en diversos países del mundo, y que en Chile opera por medio de Promotora de Belleza S.A., correspondiendo el vocablo "EBEL" al elemento más característico y fundamental tanto en su razón social como en numerosas marcas comerciales registradas a su nombre en numerosos países, incluido Chile, en diversas clases del Clasificador Internacional de Productos y Servicios, la cual posee un enorme prestigio en el mercado que desarrolla su actividad a nivel internacional, como también en Chile, obteniendo los correspondientes registros marcarios sobre tal signo y/o en combinación con otros elementos. Además, singulariza 21 registros marcarios de diversas clases y categorías, todas las cuales llevan el vocablo "EBEL".

Indica, en este mismo ámbito de cosas, que su representada posee en tramitación la marca "EBEL PARIS" (mixta) Solicitud N° 599.313 de fecha 27 de febrero de 2003, aceptada a tramitación por el Conservador de Marcas y publicado su extracto en el Diario Oficial del día 30 de mayo de 2003, que distingue "Todos los productos de la clase 16". El primer solicitante señala que esta petición marcaria fue objeto de oposición por parte de ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A., siendo recepcionada por el Subdepartamento Jurídico del Departamento de Propiedad Intelectual con fecha 23 de julio de 2003.

Luego indica que considerando la importancia que tiene para su cliente que la marca "EBEL PARIS" y haciendo uso del legítimo derecho de cualquier empresario a proteger su marca en Internet, con fecha 2 de abril de 2003, solicitó la inscripción del nombre de dominio "ebelparis.cl" a NIC Chile, el cual fue objetado de acuerdo al Reglamento de Asignación de nombres de Dominio por Almacenes París Comercial S.A.

Señala que si bien la contraparte cuenta con registros marcarios que incluyen la marca "Paris" en combinación con otros elementos y en especial el Registro N° 448.267 para la expresión "PARIS" (denominativa), tal inscripción no le otorga un mejor derecho para impugnar el nombre de dominio "ebelparis.cl", que corresponde a un conjunto visible y único, compuesto de la "house mark" EBEL y la expresión PARIS, lo que le otorga una especial identificación respecto de aquel de propiedad de la objetante.

Agrega que Ebel International Limited tiene asignado el dominio "ebelparis.com" desde el 14 de marzo de 2003, sin que ésta haya sido objetado.

Consigna finalmente, la existencia de numerosas marcas comerciales obtenidas por distintos titulares que coexisten pacíficamente en el mercado que incluyen la expresión "PARIS", que es un elemento de uso común, por cuanto es una indicación de procedencia.

B.- EL DERECHO:

Señala que los nombres de dominio han adquirido una gran relevancia económica, pues además de su función técnica localizadora inicial, han pasado a ser utilizados como identificadores de los contenidos de la Red, lo cual les agrega un valor añadido que difícilmente pudo ser advertido por sus creadores. Agrega, que sin embargo, esta función no basta para sostener que estamos frente a un signo distintivo respecto del cual el legislador le reconozca derechos exclusivos a su titular, sino que, estamos antes una distintividad en ciernes, que gracias a que goza de reconocimiento doctrinario y jurisprudencial nos llama a analizar el argumento marcario de decidir un conflicto por solicitudes competitivas respecto de caracteres.

Señala que base de esos principios es el de "first come, first served", aforismo técnico que recoge el tradicional aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure". Es más, en el caso de los nombres de dominio "el primero que llega es el único servido". Prosigue el primer solicitante, indicando que este principio tendrá aplicación en todos aquellos casos en que las partes estén en igualdad de condiciones; esto es, ante la no concurrencia de alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que acrediten el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante. Finaliza en esta parte indicando que en este caso, corresponde al segundo solicitante la prueba de esas circunstancias.

Luego hace presente las causales que se consideran de mala fe por el artículo 22 del Reglamento del ramo, señalando que en este caso, la segunda solicitante, tiene presencia en la Red a través de su página www.almacenesparis.cl con una correspondencia exacta con su nombre comercial con lo cual queda demostrado que esta empresa no se ve impedida de tener presencia en la Red con la permanencia del dominio en manos de su representada.

Señala que como argumento central de su mejor derecho, Almacenes Paris Comercial S.A., invocó los derechos marcarios sobre la expresión "PARIS", derecho marcario que no es suficiente para sostener que esta parte tiene un mejor derecho sobre el dominio en disputa, lo que debe desestimarse por cuanto ambas empresas actúan en sectores distintos del mercado y Ebel International Limited cuenta con un nombre de dominio a través del cual es susceptible de ser localizado en la Red, el que además se encuentra utilizando en numerosos países para promocionar los productos que elabora y distribuye cosméticos a través de la Red, y que muestra los productos que estima necesario proteger a través de la solicitud planteada en autos, y por lo tanto los usuarios que la requieran podrán acceder directamente a su sitio web.

Señala que el conflicto de autos, debe encuadrarse dentro de la categoría doctrinaria de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito, derivado más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo idéntico - que no es el caso de autos- puede subsistir sin colisionar, en la medida en que sea inscrito en distintas clases.

Termina señalando, que habiendo su parte constatado el uso del dominio en numerosos países extranjeros, sumado a la buena fe y legitimidad en su inscripción, se concluye que la parte que representa tiene mejor derecho para solicitar la titularidad definitiva del nombre de dominio "ebelparis.cl", debiendo en consecuencia primar el principio "first come first served", conforme a la regla general que rige en la asignación de nombres de dominio, por lo que habrá que rechazarse la demanda de Almacenes París Comercial S.A.

5.- Que a fs. 117 el segundo solicitante, ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A., representada por el abogado Luis Fernando Ureta Icaza, interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, solicitando se acoja a tramitación, y en definitiva se resuelva asignar el nombre de dominio "ebelparis" a sus mandantes, con expresa condenación en costas de la contraria, fundándose en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

A. ANTECEDENTES DE HECHO:

Comienza señalando que Almacenes París Comercial S.A., sociedad comercial creada en 1900, es una de las mayores empresas del área de las Grandes Tiendas Comerciales del país. Fundada bajo el nombre de "Mueblería París", desde la década del 50 la empresa cambia su nombre a Almacenes París Comercial S.A. Por otra parte, dada la importancia que dicha empresa otorga a la tecnología, desde el año 1998 la empresa ya cuenta con sitios web en Internet, entre los cuales menciona:

- www.paris.cl, creado con fecha 29 de septiembre de 1998.

- www.almacenesparis.cl, creado con fecha 29 de septiembre de 1998.

- www.almacenesparis.com, creado con fecha 06 de Agosto de 1999.

- www.parisperfumes.cl, creado con fecha 19 de junio de 2001.

Indica, que con fecha 21 de marzo de 2003, la contraparte, Ebel International Limited, solicitó el nombre de dominio "ebelparis.cl" y que a su vez, con fecha 02 de Abril de 2003, y dentro de plazo establecido por el Reglamento de Nic Chile, su representada, solicitó también el dominio "ebelparis.cl".

Señala que su representada cuenta a la fecha con más de 40 registros marcarios, registrados en Chile, para su marca "PARIS", señalando a modo de ejemplo algunos de ellos.

B. ANTECEDENTES DE DERECHO:

El segundo solicitante efectúa una breve descripción de los nombres de dominio y su importancia, señalando que: El explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores INTERNET, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una " dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de 1NTERNET es conocido y se identifica dentro de esta red para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece tales como páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc.

El concepto de nombre de dominio, lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Coca Cola, Nike y Universidad de Chile, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

Prosigue señalando cuáles son los criterios aplicables en los conflictos de asignación de nombres de dominio, señalando al respecto:

a) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con tos nombres de dominio.

Señala que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el "mundo real" sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos.

En este sentido, hace presente que en el derecho comparado, y en los últimos años también en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet.

Indica que en razón de lo anterior, la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

En este contexto, señala que cabe tener presente que con fecha 1° de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, que en su título preliminar señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

Señala que ICANN es la entidad, a nivel mundial, con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc. Indica que a mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile.

Señala que si se asignara en estos autos el nombre de dominio a Ebel Paris International Limited, se estaría produciendo una dilución de la marca "PARIS" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "ebelparis.cl" con la intención de informarse sobre los productos que comercializa su mandante, dado que las personas, al buscar en Internet por la denominación "ebelparis.cl" estarán naturalmente buscando información de su cliente, dada la fama y notoriedad de su marca "PARIS" y dado el hecho que por más de 100 años los consumidores chilenos, al buscar bajo la marca "PARIS" tienden a relacionar "PARIS" con las afamadas tiendas comerciales de sus representados. El encontrarse con información de un tercero induciría a error en el público consumidor, dado que se encontrarán en el nombre de dominio "ebelparis" con cualquier otra información que la deseada.

Termina indicando a manera de síntesis, que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

b) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido.

Señala el segundo solicitante que esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Criterio que obliga a concluir que sus mandantes tienen el mejor derecho sobre el nombre de dominio ebelparis.cl, debido a que éstos le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e internacional a la denominación "PARIS", como se ha demostrado en la primera parte de este libelo.

Finaliza en esta parte, señalando que corresponde la aplicación de este criterio a la resolución del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio "ebelparis.cl" a su representado.

En otro orden de cosas, el segundo solicitante señala que en virtud del artículo 8 del Convenio de París, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del convenio por el solo hecho de ser tal nombre comercial, indicando que "PARIS" constituye parte esencial del nombre comercial de su mandante, "ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A". Finaliza este punto, señalando que las normas del Convenio de París tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen rango de ley.

En lo que respecta a la titularidad de registros marcarios para el signo "PARIS", el segundo solicitante señala que su representada es titular de varios registros marcarios en el país, y que por otra parte, el demandado de autos no es titular de ningún registro marcario que contenga el signo "PARIS" a la fecha. Solamente cuenta la contraparte, agrega, con la solicitud marcaria N° 599.313, "EBELPARIS", clase 16, en contra de la cual sus mandantes dedujeron debida oposición, la que se encuentra pendiente de ser resuelta por el Departamento de Propiedad Industrial.

Así, concluye que resulta evidente que el mejor derecho sobre el dominio "ebelparis.cl" corresponde a su representada, con el mérito de la titularidad para la marca "PARIS" antes referida.

Termina el representante del segundo solicitante señalando que a la luz de lo expuesto en su libelo y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de distintos registros marcarios para el signo "PARIS", considerando que es su representada la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos.

Hace presente que la larga data de los registros marcarios que cita acredita que ha sido ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A, quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "PARIS" en el mercado nacional por medio de los productos comercializados bajo dicha denominación.

Agrega que en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente en el derecho prioritario de sus mandantes sobre el signo en disputa.

Según el segundo solicitante, los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la asignación del dominio "ebelparis.cl" a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos en la Reglamentación de Nic Chile, aplicables en esta materia. Señala que las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos es fundamental para los intereses de su representada.

Por último, señala que la sola aplicación de los criterios de resolución de conflicto reflejados en la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio de ICANN y reflejada en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Registro de Nombres de Dominio en .cl, debe concluirse que es su representada ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A. la llamada a la titularidad del dominio "ebelparis.cl".

6.- Que a fs. 143 se tienen por interpuestas las alegaciones de mejor derecho de parte del primer solicitante y la demanda arbitral del segundo solicitante. Se da traslado de ellas y se tienen por acompañados los documentos, ordenándose que se agreguen a los autos.

7.- Que a fs. 144 el primer solicitante evacua traslado conferido a fs. 143 y acompaña documentos como medida para mejor resolver, solicitando rechazar la oposición deducida y asignarse el nombre de dominio "ebelparis.cl" a Ebel International Limited, aduciendo los argumentos que siguen:

a) Almacenes París Comercial S.A., apoya sus argumentaciones en los registros de la marca "PARIS" inscrita como Establecimiento Comercial y Establecimiento Industrial, pero ninguno de ellos dice relación con productos de la clase 3 internacional, es decir, no existe marca alguna que distinga productos cosméticos y otros relacionados con esos productos que ostenten por sí sola la marca "PARIS" a nombre de la empresa oponente.

El artículo 26 de la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial, en su inciso tercero, establece que "La marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no protege los artículos que en ellos se expenden o fabriquen, a menos que se inscribiere, además, para amparar dichos productos".

De los antecedentes allegados por esta parte y aquellos acompañados por la demandante en su libelo de oposición, se aprecia claramente que ésta no posee registro alguno con la expresión "PARIS" para productos de la clase 3 internacional ni en ninguna clase de productos y el hecho de ofrecer al público productos cosméticos, ninguno de ellos corresponde a productos con marca "EBEL", que es lo que interesa para establecer los posibles errores o confusiones que pudieran producirse en los consumidores.

Agrega el representante del primer solicitante, que el sinnúmero de marcas comerciales inscritas a nombre de terceros que contienen como un elemento adicional la expresión "PARIS" ratifica plenamente que tal expresión tiene un efecto evocativo de la procedencia de los productos, el cual no puede ser expropiado por terceros e impedir su utilización.

b) Cita a continuación jurisprudencia, que ha establecido este hecho en numerosos casos como el propuesto en este asunto, especialmente en casos que dicen relación con el mejor derecho alegado por Almacenes París Comercial S.A., a saber:

- Recurso de Queja Nº 5706 de fecha 27 de Agosto de 1991 interpuesto por Almacenes París Ltda. en contra del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial con motivo de la Sentencia Nº 63.137 de fecha 21 de Agosto de 1991, relacionada con la inscripción de la marca "PARIS BLUE" Nº 162.109 para distinguir productos de la clase 25 a nombre de Exportadora de Confecciones Limitada, mediante la cual rechazó la oposición deducida por Almacenes París Ltda. en todas sus partes.

Señala que al informar el funcionario recurrido respecto al recurso de queja, mediante Ord. Nº 5368 de 10 de septiembre de 1991, en el punto 3) señala textualmente que: "En efecto, en relación con las marcas "PARIS" que pertenecen al oponente, es dable señalar que ellas amparan un establecimiento comercial de venta de toda clase de productos, en tanto que el signo solicitado pretende distinguir sólo productos de la clase 25, debiendo considerarse que el nombre de un establecimiento comercial no se extiende, ni comprende, ni se aplica a los artículos que en él se expenden que pueden ser todos los que distingan los productos que se fabrican en el país, o incluso en el extranjero, y con mayor razón en el caso en estudio en el que se trata de un establecimiento comercial que vende prácticamente todas las marcas de los diferentes tipos de productos, pero ninguno de marca PARIS, con lo que queda establecido que se trata de ámbitos de protección distintos". Asimismo, más adelante en el mismo informe se indica que: "En el caso en estudio, si bien la marca PARIS en que se funda la oposición es de aquellas que en el país ha adquirido notoriedad en relación con un establecimiento comercial, no es menos cierto que dicha denominación corresponde a la denominación de una capital europea, acaso la más famosa y como tal ha sido registrada en diversas clases, para distinguir todo tipo de artículos, ya sea sola o acompañada de otro término que le confiere novedad como ocurre en la especie con "PARIS BLUE", de manera que mal puede alegar el oponente la propiedad exclusiva de dicho vocablo, ni menos la falta de novedad, circunstancias que quedan de manifiesto a través del documento que extraordinariamente se agrega a este expediente, en el cual consta el listado computacional de todas aquellas marcas registradas o solicitadas, que contienen la palabra PARIS en todas las clases........". Termina el primer solicitante apuntando que el recurso mencionado fue rechazado por la Excma. Corte Suprema por sentencia de fecha 30 de marzo de 1992.

- En relación al Recurso de Queja Nº 5705, de 27 de agosto de 1991, interpuesto por Almacenes París Ltda. en contra del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial con motivo de la Sentencia Nº 63.073 dictada el 21 de agosto de 1991 en relación a la inscripción de la marca "FLORENTYNE PARIS" Nº 157.653 para distinguir productos de la clase 25 a nombre de Doña Liliana Kirberg Malchuck, mediante la cual se rechazó la oposición de Almacenes París Ltda., señala el segundo solicitante que al informar el funcionario recurrido el recurso de queja mediante Ord. Nº 5492 de 24 de septiembre de 1991, se repite íntegramente lo informado en el recurso de queja analizado anteriormente y termina asimismo apuntando que el recurso fue rechazado por la Excma. Corte Suprema por sentencia de 8 de octubre de 1991.

En otro orden de cosas, señala el representante del primer solicitante que no se entiende el motivo por el cual el oponente, infiere que en el caso del nombre de dominio "ebelparis.cl" exista la intención de registrar la expresión "PARIS", en un conjunto cuyo elemento esencial y característico es "EBEL", en circunstancias que existen otras marcas vigentes que contienen el elemento "PARIS", con igual preponderancia en el conjunto.

Prosigue señalando que de los antecedentes que obran en autos se aprecia que Almacenes París Comercial S.A posee el registro de la marca "PARIS" para establecimiento comercial e industrial, de modo que no protege producto o artículo de ninguna clase por sí misma y por consiguiente, no puede impedir el registro de la expresión "PARIS" en conjunto con otro elemento, si además se advierte que en el caso de autos tal expresión ocupa un lugar secundario en el conjunto indivisible y único como lo es "ebelparis,cl".

Argumenta que los signos en conflicto son claramente diferentes, habida cuenta de que los elementos que los distinguen logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por los usuarios en Internet, lo que permite suponer fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente, sin que se produzcan los errores o confusiones a que alude el actor, al estar dirigido a un segmento diferente de un "establecimiento comercial e industrial de venta de productos de diferentes marcas de terceros que en ellos se expenden o fabrican".

Señala que el derecho marcario de la oponente sustentado en la marca "PARIS" para distinguir "establecimiento comercial de compra y venta de toda clase de productos" y "establecimiento industrial de fabricación de toda clase de productos" no es suficiente para sostener que la oponente tiene un mejor derecho sobre el dominio "ebelparis.cl", por cuanto ambos solicitantes actúan en sectores distintos del mercado y la oponente cuenta con una página web en Internet como www.almacenesparis.cl, fácilmente de ser localizado en la Red y que muestra entre otros productos cosméticos de diferentes marcas de terceros, pero ninguno con el nombre "PARIS", y por lo tanto los usuarios que la requieran acceden directamente a su sitio web.

Por último, señala que habiendo constatado el uso del dominio en numerosos países extranjeros, sumado a la buena fe y legitimidad en la inscripción del nombre de dominio "ebelparis.cl", Ebel International Limited posee un mejor derecho para solicitar la titularidad definitiva de él, primando el principio "first come first served", conforme a la regla general que rige en la asignación de nombres de dominio y, por último, en la hipótesis de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito, surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo idéntico - que no es el caso - puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en distintas clases; lo cual se hace patente si consideramos que del análisis del registro de propiedad industrial advertimos que coexiste la marca "PARIS", no sólo en los casos que invocan las partes en este asunto, sino también respecto a otros casos en que terceros detentan la titularidad de la misma en otras clases como un elemento secundario en dichos conjuntos.

8.- Que a fs. 168 el tribunal arbitral tiene por evacuado el traslado de parte del primer solicitante, y por acompañados los documentos a los autos, ordenando agregarlos a éstos.

9.- Que a fs. 169 se citó a las partes a oír sentencia.

10.- Que a fs. 170 se fijan los honorarios arbitrales definitivos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme consta en autos, con fecha 21 de marzo de 2003, siendo las 21:20:25 GMT, EBEL INTERNATIONAL LIMITED, representada por Villasante y Cía Limitada, formuló solicitud de inscripción de nombre de dominio ebelparis.cl constituyéndose en el primer solicitante y el día 02 de abril de ese mismo año, siendo las 17:09:42 GMT, ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A., representada por Sargent & Krahn, formula dentro de plazo, la solicitud competitiva que da lugar al presente conflicto de nombres de dominio, constituyéndose de esta manera en el segundo solicitante. Respecto de este punto no existe controversia entre las partes.

Que el conflicto por nombres de dominio que se ventila en este procedimiento arbitral se caracteriza por que ambas partes tienen un interés legítimo en adquirir la titularidad del nombre de dominio en disputa, ya que, las marcas comerciales por las que son conocidos por el público consumidor y que se encuentran inscritas en el Departamento de Propiedad Industrial, Ebel International en el caso del primer solicitante y Almacenes Paris en el caso del segundo solicitante, incluyen dentro de su denominación los vocablos o términos que forman el nombre de dominio en disputa: "ebelparis.cl".

SEGUNDO: Que siendo EBEL INTERNATIONAL LIMITED el primer solicitante, le corresponde -siguiendo tanto los parámetros doctrinarios como los establecidos en la UDRP y en el Reglamento de Nic Chile- al segundo solicitante acreditar alguna de las siguientes circunstancias, respecto de la inscripción del nombre de dominio en disputa por el primer solicitante:

- Que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a la marca de producto o de servicio sobre la cual el demandante tiene derechos o a un nombre por el cual el reclamante es conocido;

- Que el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos en relación con el nombre de dominio o que el demandante tiene un mejor derecho sobre éste; y

- Que el nombre de dominio ha sido registrado y/o usado de mala fe por el primer solicitante.

De esta manera, se establece el principio general y fundamental en estas materias que nos señala que todo registro o inscripción de dominio debe mantenerse protegido, salvo que se demuestre que ha sido inscrito en forma abusiva o de mala fe.

TERCERO: Que los dos principales fundamentos señalados por el segundo solicitante, en su escrito de demanda arbitral por asignación de nombre de dominio que rola a fs. 117, para demostrar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa giran en torno a la titularidad de registros marcarios y relacionado con lo anterior, a la dilución de la marca "Paris" y la confusión que en el público pudiera producirse debido a la utilización del nombre de dominio "ebelparis" por el primer solicitante de estos autos.

CUARTO: Que respecto a lo señalado en el considerando anterior, se encuentra acreditado en autos que EBEL INTERNATIONAL LIMITED con fecha 27 de febrero de 2003, efectuó una solicitud de inscripción de la marca "Ebel Paris" N° 599.313 ante el Departamento de Propiedad Industrial en la clase 16, como también que ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A. se opuso a tal solicitud, con fecha 09 de julio del año 2003, fundado en los artículos 5,19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039. De otra parte, tanto el primer como el segundo solicitante acompañaron a autos, fotocopias de certificados de Registros de Marcas Comerciales, que incluyen en el caso del primer solicitante el vocablo "Ebel", y, en el caso del segundo solicitante, incluyen el vocablo "Paris".

QUINTO: Que no existen pruebas en autos que acrediten que la marca en disputa "Ebel Paris" haya sido asignada a alguna de las partes, por lo tanto, ni el primer solicitante ni el segundo, son titulares de la marca "Ebel Paris". De esta manera, el criterio o antecedente marcario no es útil para determinar la asignación del nombre de dominio en disputa a alguna de las partes.

SEXTO: Que, no obstante lo anterior, es del caso mencionar que el primer solicitante acompaña prueba documental en la que se observan varias marcas concedidas por el Departamento de Propiedad Industrial a personas distintas de ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A, que tienen incluidas el término "Paris", como por ejemplo: Maxim's de Paris, Soir de Paris, Carita Paris, Rochas Paris, etc. Lo anterior, demuestra que es perfectamente posible que, a lo menos, en el ámbito marcario coexistan pacíficamente marcas comerciales que utilizan en su denominación el vocablo "Paris", con las marcas comerciales registradas por ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A.

SEPTIMO:Que éste árbitro no comparte el criterio señalado por el segundo solicitante en su demanda de asignación de nombre de dominio en orden a indicar que: "si se asignara en estos autos el nombre de dominio a Ebel Paris International Limited, se estaría produciendo una dilución de la marca "PARIS" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "ebelparis.cl" con la intención de informarse sobre los productos que comercializa su mandante, dado que las personas, al buscar en Internet por la denominación "ebelparis.cl" estarán naturalmente buscando información de su cliente, dada la fama y notoriedad de su marca "PARIS" y dado el hecho que por más de 100 años los consumidores chilenos, al buscar bajo la marca "PARIS" tienden a relacionar "PARIS" con las afamadas tiendas comerciales de sus representados. El encontrarse con información de un tercero induciría a error en el público consumidor, dado que se encontrarán en el nombre de dominio "ebelparis" con cualquier otra información que la deseada.", ya que como lo señala el mismo segundo solicitante, Almacenes Paris es una marca que es de reconocida trayectoria y que se encuentra asentada en el público consumidor, de manera tal, que cuando los usuarios-consumidores de Internet, buscan encontrar información de Almacenes Paris y/o sus productos, lo harán instintivamente a través de los nombres de dominio "Almacenesparis.cl" ó "Almacenesparis.com", nombres de dominio, que como consta en autos y como lo declara el segundo solicitante a fs. 120, son de titularidad de Almacenes Paris Comercial S.A., no existiendo consecuentemente, riesgo de dilución de la marca o de confusión en el público consumidor.

OCTAVO: Que el nombre de dominio es una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica dentro de un sistema de comunicación telemático como es el "Domain Name System", es una dirección electrónica alfanumérica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet. De esta manera, los diversos actores de Internet, aprovechando el carácter mnemotécnico de los nombres de dominio han optado por uno que además de localizar una determinada página o sitio web en la Red, sirva como orientación a los usuarios sobre el sujeto titular del sitio o página web o de la actividad, información o prestaciones presentes en el mismo.

NOVENO: Que la doctrina especialista en la materia ha clasificado los conflictos por nombres de dominio en tres categorías básicas, cuales son: "Domain name grabbing" (apropiaciones del nombre de dominio) que se refieren a prácticas predatorias de usurpación de nombres de dominios que resultan coincidentes con marcas o signos distintivos existentes en el mundo real y que son de conocida notoriedad y que en general tiene por objeto negociar con el titular de la marca o signo distintivo la cesión del nombre de domino; "Not quiete domain name grabbing" (apropiaciones insuficientes del nombre de dominio) en este caso se registra un nombre de dominio coincidente con una marca, pero existe la intención real por parte de su titular de utilizarlo; y, "logical choice" (casos de coincidencia fortuita) se trata acá de hipótesis de conflictos fortuitos, en donde ambas partes tienen intereses legítimos sobre un determinado nombre de dominio, pero que necesariamente han de resolverse a favor de alguno de los interesados, dada la naturaleza exclusiva de los nombres de dominio derivadas de su función localizadora en la Red. Justamente es en los casos de "logical choice" como es el de autos, donde la aplicación del principio "first come first served", cobra plena relevancia, dada la existencia de buena fe de parte de ambos solicitantes.

DÉCIMO: Que de lo razonado anteriormente, del análisis de lo indicado por las partes, de la prueba acompañada, se concluye que el segundo solicitante no ha acreditado mala fe o la existencia de un registro abusivo por parte del primer solicitante, como tampoco ha acreditado tener mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa

DÉCIMO PRIMERO: Que, de otra parte, se concluye que la inscripción del nombre de dominio en conflicto por parte del primer solicitante ha sido de buena fe, existiendo de su parte un interés legítimo en él.

DECIMOSEGUNDO: Que, por todo lo anteriormente expuesto, este árbitro aplicará en la resolución de esta disputa uno de los principios básicos existentes en Derecho, como es el representado en el aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que aplicado al ámbito de los nombres de dominio se denomina "first come, first served", esto es, "el primero que llega es el único servido". Este principio, además, se encuentra reconocido, o más bien, reflejado en el propio Reglamento sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile, el que en su artículo 8, señala a la letra: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante...". En consecuencia, se desecha la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio presentada por el segundo solicitante, Almacenes Paris Comercial S.A.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "ebelparis.cl" al primer solicitante EBEL INTERNATIONAL LIMITED, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

Resolvió: Alejandra Moya Bruzzone, Arbitro arbitrador.

Autorizó: Paula Jervis Ortiz, Actuaria.

Actúan como testigos los abogados

Rodrigo Moya García	Alberto Cerda Silva
RUT: 12.852.228-K	RUT: 12.472.069-9

	Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos