Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos

Fallo por Arbitraje de dominio "elfinanciero.cl"

Foja 61.-

 

En Santiago de Chile, a veintisiete de octubre del año dos mil tres.-

 

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 8 y 9 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

 

Parte Expositiva:

 

Primero: Por Oficio 02982 de fecha 16 de Julio de 2003, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "elfinanciero.cl", surgido entre Ediciones Financieras S.A. y don Víctor Manuel Ojeda Méndez. Que por resolución de fecha 18 de Julio de 2003 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Arbitro el día 28 de Julio de 2003.según consta a fojas 8 y 9 de autos.

 

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Ediciones Financieras S.A., Rut 96.539.380-3, del giro de su nombre, representada por don José Manuel Arraigada Pinto, ambos con domicilio en calle San Crecente Nº 81, Piso 2º, Las Condes, primer solicitante del nombre de dominio "elfinanciero.cl", sociedad que comparece en estos autos representada por sus abogados don Jorge Caro Cordero y por don Luis Fernando Ureta Icaza y en calidad de opositor don Víctor Manuel Ojeda Méndez, empresario, domiciliado en Luis Carrera Nº 1289, Vitacura, Santiago, representado por sus abogados doña Militza Marinkovic Gutiérrez y por don Rodrigo Marré Grez, ambos domiciliados en Nueva Tajamar 481, Torre Norte, piso 21, Las Condes.

 

Tercero:  Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el opositor y primer solicitante de autos:

La parte opositora o demandante de autos don Victor Manuel Ojeda Méndez funda su oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "elfinenciero.cl" a  Ediciones Financieras S.A., haciendo valer los siguientes fundamentos:

1.- Que don Víctor Manuel Ojeda Méndez es el legítimo creador y dueño de las marcas comerciales "Mercado Financiero", "Ámbito Financiero", "Estrategia Financiera", "El Pulso de las Finanzas" y asimismo, es propietario de los nombres de dominio "mercadofinanciero.cl", "estrategiafinanciera.cl" y "ambitofinanciero.cl", estas dos últimas inscritas a nombre de Editorial Gestión Limitada, empresa perteneciente a don Víctor Manuel Ojeda Méndez;

2.- Argumenta que "es imposible una coexistencia entre "mercadofinanciero.cl" y "ámbito financiero.cl" con el nombre de dominio en conflicto"el financiero.cl", puesto que ellos son prácticamente idénticos", ya que pueden producir lógicamente en el público consumidor una confusión ya que éste pensará que todos estos dominios pertenecen a un mismo dueño y que los usuarios de Internet al verse enfrentados a estos nombres de dominio pensarán que el primero de ellos, es decir, "el financiero.cl" , es el general o paraguas que da acceso a las demás direcciones que conforman la familia de nombres de dominio del opositor;

3.- Reconoce que cuando existe conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia, nacional y extranjera, han señalado que se deberá privilegiar a aquel que solicitó con anterioridad el nombre de dominio y que dicho principio es conocido come el "First file system" o "first come, first served", pero que si el primero no es capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma permitiendo que el principio de "first come, first served" ceda ante aquel solicitante que sin ser el primero, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma. En la especie invoca como mejor derecho en la titularidad de una serie de registros marcarios  y nombres de dominio, que se basan en la palabra FINANCIERO, para distinguir una amplia gama de productos y servicios, citando a modo de ejemplo los nombres de dominio: "ambitofinanciero.cl", "mercadofinanciero.cl" y " estrategiafinanciera.cl"; y, las marcas comerciales: "Mercado Financiero" en clase 16, " Ámbito Financiero" en clase 16, "El Pulso de las Finanzas" en clase 16 y  "Estrategia Financiera" en clase 16.

4.- Argumenta el opositor que si se otorga el registro a la contraparte, se producirá error o confusión en usuarios de internet, quienes al utilizar un buscador para encontrar las paginas de don Victor Manuel Ojeda Méndez, se producirá un desvío que los llevará a la página "elfinaciero.cl", produciéndose un "passig off", con lo que Ediciones Financieras S.A., se vería beneficiada por la fama y notoriedad  de las marcas y nombres del opositor.

5.- Finalmente, el opositor fundamenta su mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio "elfinanciero.cl", en virtud de sus marcas registradas, ya que tantos éstas como los nombres de dominio son utilizados como identificador, pero con la agravante de que los últimos son de carácter "universal" dado que se desenvuelven en "Internet", donde una persona, en cualquier región, o en cualquier país puede acceder a ella y que en el caso de autos el uso de un dominio puede entrar en conflicto con una marca registrada. Hace presente que puede producirse el delicado tema de la "dilución marcaria", ya que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria muy similar a las marcas del opositor, que identifique determinados servicios o productos que no corresponden a don Víctor Manuel Ojeda Méndez, generándose un debilitamiento del capital comercial  y marcario asociado al signo solicitado, lo que traduciría en un atentado a la "identidad comercial", avalándose un aprovechamiento injusto e ilegal por la contraparte, del prestigio y fama que actualmente goza don Víctor Manuel Ojeda Méndez y sus empresas en el mercado; y, concluye señalando que no existe ningún elemento que justifique que le nombre de dominio "elfinanciero.cl", sea adjudicado a la contraparte, por cuanto ha quedado demostrado que este nombre de dominio, es casi idéntico a otros nombres de dominio  del opositor lo que producirá el desvío de los usuarios de las paginas web a otra que no es de su propiedad.

 

La parte de Ediciones Financieras S.A., con fecha 2 de Septiembre de 2003, ha fundado su pretensión consistente en que se le asigne el nombre de dominio "elfinanciero.cl", en los siguientes argumentos jurídicos:

1.- Señala que Ediciones Financieras S.A. edita  el prestigioso Diario Financiero, presente en el mercado desde hace más de 10 años, siendo líder en la difusión del área financiera y que cuenta con más de 20 registros marcarios, entre otos: "El Diario Financiero" en clase 16, "El Diario Negocios y Viajes" clase 16, " Diario Empresarial" clase 16 y cuenta con los siguientes nombres de dominio: "eldiario.cl", desde marzo  de 2003  y "diariofinanciero.cl", desde mayo de 2002.

2.- Agrega que el nombre de dominio en disputa "elfiencnciero.cl" fue solicitado con fecha 6 de marzo de 2003, y que si bien por un error administrativo no fue pagado dentro de tiempo, no fue objeto de oposición por don Víctor Manuel Ojeda Méndez, hecho que en todo caso demuestra que Ediciones Financieras S.A. tenía interés en el dominio. Señala que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular en el mercado "real" con los productos y/o servicios que se transan en el mercado virtual  de la red internet y que las palabras "el" y "financiero" forman parte del nombre de El Diario Financiero, y que siendo competidor directo del oponente de autos, actualmente utiliza de buena fe tanto sus marcas comerciales como sus nombres de dominio.

3.- Argumenta que Ediciones Financiaras S.A. es la primera solicitante del nombre de dominio en conflicto, y que ha llevado a cabo esta solicitud para difundir su Diario actualmente tanto en formato de papel como en versión electrónica a la comunidad financiera nacional, los cuales se encuentran actualmente en uso, siendo un canal de comunicación vital para la obtención de información especializada en materias financieras, de tal suerte que si se adjudicara a don Víctor Manuel Ojeda Méndez, los usuarios de Internet, al ingresar al sitio web, se encontrarían con información de un particular, distinta a la usada, y perteneciente a su principal competidor en el mercado, quien es titular del Diario Estrategia.

4.- Como fundamentos jurídicos, Ediciones Financieras S.A. cita los siguientes: que el concepto de dominio, lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet; y que de lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica; que solicitó primero con fecha 6 de Marzo de 2003 y luego con fecha 11 de Abril de 2003 el dominio "elfinanciero.cl", y que posteriormente con fecha 8 de mayo de 2003 don Víctor Ojeda Méndez, solicitó el mismo nombre de dominio, por lo que aplicado el principio "first file system" o "first come first served", Ediciones Financieras S.A., tiene una prioridad para su asignación, y que al solicitar la inscripción respetó el artículo 14 de Reglamento para el Funcionamiento del registro de Nombres del Dominio Cl, ya que no contrarió las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, ni tampoco contrarió derechos validamente adquiridos por terceros. Asimismo, cita el criterio del uso del signo pedido, aplicado en derecho comparado y en nuestro país, que es aquel que efectúa una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y el uso de un nombre de parte del solicitante y que recoge el artículo 22 del Reglamento citado, que señala: "que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación", siendo este caso previsto como una actuación de buena fe. En el caso de autos alega tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio "el financiero.cl", toda vez que dice relación directa con su nombre y marca registrada "El Diario Financiero".

    

Cuarto: Con fecha 14 de Octubre de 2003, el tribunal arbitral conforme al mérito del proceso, considerando que no existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, citó a las partes a oír sentencia definitiva. Dicha resolución fue notificada con igual fecha a los apoderados de las partes por correo electrónico.

 

Parte Considerativa:

 

Quinto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo.

 

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "el financiero.cl", esto es si a Ediciones Financieras S.A., primer solicitante, o a don Víctor Manuel Ojeda Méndez, segundo solicitante u opositor.

 

2º Ambos litigantes reconocen y coinciden en que la litis debe ser resuelta conforme la aplicación de dos principios a saber, el principio "first come first served" o "first file system", esto es el primer solicitante tiene derecho a la asignación del nombre de dominio, y el segundo principio, que tendría aplicación de no poder resolverse con el primer principio citado, consistente en el principio del mejor derecho o legitimidad.

 

3º Ambos litigantes han acreditado en el proceso, mediante pruebas documentales, la titularidad de las marcas comerciales y nombres de dominio que han citado en sus escritos sumados deduce y fundamenta oposición  de fojas 24 y demanda arbitral por asignación de nombre de dominio de fojas 54, documentos acompañados a los autos con citación y no objetados de contrario.

 

4º Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador tiene en consideración que Ediciones Financieras S.A., según consta en autos es el primer solicitante del nombre de dominio "el financiero.cl", razón por la cual se le puede aplicar el principio "first come first served", el que como se ha señalado es reconocido como regla de solución de conflictos por ambas partes.

Sin perjuicio de lo señalado, se ha acreditado en autos que Ediciones Financieras S.A., edita hace más de diez años el periódico nacional "Diario Financiero" y que al efecto es titular de las marcas comerciales "Tiempo Financiero", clase 16, de fecha 22 de Septiembre de 1998, "El Diario Financiero", clase 16, de fecha 19 de febrero de 2003 y de los nombres de dominio "eldiario.cl" y "diariofinanciero.cl". Que en este orden de ideas, Ediciones Financieras S.A. ha acreditado en autos una legitimación  o mejor derecho en cuanto a la titularidad del dominio en disputa "elfinanciero.cl", toda vez que tiene inscrita a su nombre las marcas comerciales: "El Diario Financiero" y "Tiempo Financiero", hecho que hace presumir que el nombre de dominio solicitado "elfinanciero.cl", será usado para ubicar y difundir su publicación periódica "Diario Financiero" en internet, entendido este como un nombre de dominio complementario o de apoyo a su giro principal, cual es la edición y distrubución de El Diario Financiero.

 

5º Que el razonamiento anterior no puede entenderse como una situación o estado en virtud de la cual se vaya a producir dilución de  las marcas comerciales del opositor don Víctor Manuel Ojeda Méndez y sus empresas y que se denominan "Mercado Financiero", clase 16, "Ámbito Financiero" clase 16, "Estrategia Financiera" y "El Pulso de las Finanzas", clase 16, ni confusión respecto de sus nombres de dominio "estrategiafinanciera.cl" y "ambitofinanciero.cl", ni puede sostenerse que de asignarse el nombre en disputa al primer solicitante, vaya a producirse una confusión en los usuarios de la red inyternet, ni puedan creer que los nombres de dominio del opositor operan bajo el general o  "paraguas" del nombre "elfinenciero.cl". Lo señalado se ve corroborado si se considera que el periódico nacional denominado "Estrategia"utiliza como nombre de dominio en la red internet "estrategia.cl", hecho público u notorio en internet, sin que se produzca error o confusión entre lectores y usuarios de la citada red.

 

Respecto al tema de la dilución de marcas comerciales invocado como argumento o defensa en estos autos por don Víctor Manuel Ojeda Méndez, resulta pertinente la cita del autor argentino Ricardo Lorenzetti (Comercio Electrónico, Editorial Abeledo-  Perrot, Buenos Aires, 2001, página 138), quien señala que esta figura "es la perdida de la capacidad que posee una marca famosa de identificar y distinguir productos o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de riesgo de confusión, error o engaño".

En el caso de autos, no se divisa dicha figura, toda vez que las marcas registradas por las partes litigantes, gozan de prestigio propio y autónomo en el mercado respectivo y hasta donde se conoce compiten lealmente.

 

Finalmente, no se puede concluir, conforme a lo señalado anteriormente, que de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se vaya a producir perdida de identidad del nombre comercial del opositor y sus empresas.

6.- Por los argumentos señalados anteriormente, este sentenciador es de convicción de que Ediciones Financieras S.A., además de ser el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, le asiste un mejor derecho en virtud de editar y distribuir el "Diario Financiero", actividad principal en la que aplicará la dirección "elfinanciero.cl", de manera complementaria a su giro principal, sin que de ello se pueda colegir actos de dilución marcaria ni de confusión para los visitantes de sitios en la red internet.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y por aplicación de los principios "first come first served" y mejor derecho o legitimidad, asignar el nombre de dominio "el financiero.cl", a Ediciones Financieras S.A. 

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada  y  a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.  Remítase en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil,  se designa como Ministro de Fe, a efectos autorice la presente sentencia, a don Pedro Ricardo Reveco Hormazabal, Notario Público Titular de la Decimonovena Notaria de Santiago actuación que realiza ad honorem, quien firma conjuntamente con el suscrito.

 

 

 

 

Óscar Andrés Torres Zagal Abogado Juez Arbitro Arbitrador

Pedro Ricardo Reveco Hormazabal Notario Público 19º Notaria de Santiago